1. Hechos. La compañía Smart Drinks, Ltd. (Smart Drinks) encargó a Frinsdranken Industrie Winters BV (Winters) el llenado de unas latas con bebida refrescante. Las latas vacías habían sido previamente entregadas por Smart Drinks a Winters y mostraban varios signos distintivos, algunos de ellos similares a la marca notoria de bebidas energéticas RED BULL.
Red Bull GmbH (Red Bull) demandó ante los tribunales holandeses a Winters por infracción de su marca RED BULL. Se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si el servicio de llenado de envases facilitados por un tercero con un signo determinado constituye uso del signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Primera Directiva de Marcas. El Tribunal de Justicia responde negativamente.
2. Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exime de responsabilidad a Winters en la posible infracción de las marcas de Red Bull. A su juicio, Winters se limitó a ejecutar una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo interés en la presentación externa del envase del producto y, en particular, en los signos que figuraban sobre el mismo. A este respecto, el tribunal se remite a lo declarado en la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08), en la que se afirmaba que crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por ese servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104.
Como circunstancia adicional que opera en contra de la posible existencia de un acto de infracción de marca por parte de Winters, la sentencia añade que faltaría la necesaria identidad o similitud aplicativa entre los registros de marca RED BULL -que distinguen una bebida- y los servicios prestados por dicha empresa, consistentes en el llenado de envases.
3. Comentario. Red Bull y la Comisión Europea habían manifestado ante el Tribunal de Justicia su preocupación de que los derechos de marca pudieran ser vulnerados mediante la estrategia de dividir el proceso de producción en varias fases, encargándolas a operadores diferentes. La sentencia rechaza expresamente este argumento sosteniendo que la protección del titular de la marca está garantizada a través de la posibilidad de hacer responsable de los actos de infracción a aquel que contrata esas tareas sucesivas para obtener el producto final que incorpora la marca infractora. A la vista de esta doctrina, será necesario por tanto diseñar adecuadamente la estrategia a seguir por el titular de la marca para ejercitar las acciones en defensa de la misma contra quién sea verdadero responsable de la infracción.
Autor: Carlos Morán Medina
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