ELZABURU Blog - Industrial and Intellectual Property

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平行进口中的商标侵权问题((2020)粤73民终1944号)

背景

SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH是两项国际商标(“Franziskaner”No. G807592,和“Franziskaner Weissbier”No. G1241072)延伸中国注册的权利人,许可百威投资(中国)有限公司(以下简称百威公司)在中国境内使用上述两项商标及维权。

2019年3月7日,百威公司提起商标侵权诉讼,认为广州东方科苑进出口公司未经许可,在一批进口啤酒商品上使用与G807592和G1241072两项商标相同的标志,侵犯其商标权利。被告辩称,进口啤酒属于合法平行进口商品,是由商标权人(SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH)在欧洲生产,经其关联公司出口的合法商品,不构成侵犯涉案商标权行为。

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越秀区人民法院一审判决原告胜诉,要求被告销毁侵权产品并赔偿原告损失。广州知识产权法院二审推翻一审判决,认定被告商品构成合法平行进口商品。

判决

二审法院首先澄清“商标平行进口”的定义,“由商标权人在境外生产或销售的合法贴附商标的商品,未经商标权人或其被许可人的同意,通过海关进口到本国境内或者进行销售的跨境贸易方式”。一般而言,商标平行进口行为包括以下5个构成要件:

  1. 权利人对商品上贴附的商标在出口国与进口国均享有合法权利;
  2. 平行进口商品是权利人在出口国自己或授权他人贴附商标并投入市场的正品;
  3. 出口国与进口国的商标权人实质性归属于同一权利人——同一人,或两者之间存在管理上、经济上的控制关系,例如,子公司、分公司或同属同一主体的情形;
  4. 未经进口国境内商标权人同意;
  5. 履行正常合法海关监管手续进入进口国境内。

被诉侵权商品原产国是德国,所贴附商标在德国的权利人是SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH,其同时也是相同标志的国际注册延伸中国的权利人。

本案中,法院查明,被诉侵权啤酒商品原产地是德国,生产商是SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH,由发货商ANHEUSER-BUSCH INBEV NV/SA,和出口商INBEV BELGIUM S.A.将商品出口销售给已获得授权进口和销售“Franziskaner”啤酒的新加坡经销商OKUNI TRADING BUANGKOK CRESCENT。后STARBEV PTE LTD公司将从OKUNI TRADING手中购买的上述商品转售给被告,并由OKUNI TRADING,依其与STARBEV之间,以及STARBEV与被告之间的合同,直接从新加坡发货给被告。现有证据证明,被诉侵权商品的生产商、欧洲境内的销售商和发货商,授权许可他人在新加坡进口和销售的许可人,以及本案原告等,均是ANHEUSER-BUSCH INBEV NV/SA的直接或间接控股公司。

因此,法院认定,被诉侵权商品是平行进口的正品。

其次,《中华人民共和国商标法》未明确禁止一切商标平行进口,法院应当以商标法立法宗旨与原则为基准,进行个案判断,即维护商标功能和保护消费者利益。

商标核心功能是区分商品来源。本案中,被诉侵权商品所使用商标在其原产出口国(德国)和最终进口国(中国)均实质性归于同一权利人所有。因此,对于中国市场的相关公众而言,被诉侵权商标不会割裂商标权人与平行进口商品之间的唯一指向关系,不会导致混淆风险。

此外,平行进口商品与授权在中国市场销售的商品均处于同一权利人控制的产品质量体系管理之下,由权利人按照市场规则投放市场销售,商标所蕴含的质量保证功能得以发挥。

综上,鉴于被诉平行进口商品既未损害中国商标的各项功能,也未导致消费公众对商品来源产生误认风险,因此,法院判决涉案中国商标权未受侵犯。

评述

本案判决中,法院采取了商标平行进口中立的态度,认为判断一项平行进口行为合法与否,应针对具体案件情况进行个案判断。如果平行进口商品上所使用的商标权与进口国的商标权实质性归于同一人,且中国商标功能未受影响的,就没有理由禁止平行进口行为。

作者: Dan Liu

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《呈缴本法案(第23/2011号)》修改草案

在西班牙这样的国家,其特征之一就是历史上始终贯穿着文化混合现象。建立一个旨在保存该国每一历史时刻的文字、视听和数字文化遗产的制度,培养对文化、研究和信息的兴趣,至关重要。

这一制度即呈缴本制度(legal deposit),要求国家和自治大区各行政机构履行职责,编纂和保存在各类媒体上复制、旨在以任何方式向公众发行或传播、出租或销售的所有出版物的复印件。

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当今世界技术日新月异,尽快在法律制度中反映技术进步,避免规定落后于现实,具有重要意义。因此,西班牙部长理事会于近期批准了《呈缴本法案(第23/2011号 [in Spanish])》修订案。

该决定主要是为了调整立法,以应对出版业的近年来变化。新法案将在国家出版物保藏方面发挥更有效的作用,优化保藏中心的管理、提高和完善出版物的编纂,以适应当今技术发展水平,这也意味着在出版领域的逐步实施数字媒体。

但是,这项新法案也将为西班牙视听行业带来一系列重要变化。具体而言,该法案指定西班牙电影档案馆(Filmoteca Española)作为保藏中心,并加重制片者的作用。

鉴于制片者的重要性,法案将引入新规,要求相关机构,除编辑外,也有义务向制片者要求提交呈缴本号码。此外,新法案通过后,呈缴本将包括任何在西班牙有居所或常设营业所,或具有西班牙国籍的制片者制作的任何胶片电影的原始材料的副本。

然而,除上述“胶片电影”外,呈缴本还包括“其他视听作品”,即不打算单独在电影院放映,而是通过其他媒体向公众传播的视听作品。

现在,该项修订案已经公开征求意见。因此,西班牙呈缴本新规的最终生效版本还需要等待一段时间才能看到。

作者: Claudia Pérez Moneu

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演员和歌手Miley Gyrus有权将姓名作为商标使用

Miley Cyrus

2021年6月16日,普通法院公布Smiley Miley Inc.诉European Union Intellectual Property Office案判决(案件号:T-368/20)。

背景

2014年,国际著名艺术家Miley Cyrus的公司Smiley Miley Inc,向欧盟知识产权局申请注册欧盟商标“MILEY CYRUS”,指定第9、16、28和41类商品和服务。

Cyrus Trademarks Ltd.公司对上述申请提出异议,理由是该申请与其所有的一项在先欧盟注册商标(如下图所示,指定第9和20类商品)构成混淆相似。

CYRUS

2018年,欧盟知识产权局裁定同意部分异议申请,认定“MILEY CYRUS”与在先商标在争议商标申请指定的绝大部分商品和服务项目上存在混淆相似风险。

在同一年,欧盟知识产权局驳回了Smiley Miley Inc.公司的上诉,认定争议商标与在先商标在视觉和读音上具有相似性,由于二者都没有具体含义,不进行概念对比。Smiley Miley Inc.公司向普通法院提起上诉。

结论

通过深入分析本案情况,普通法院最终判决撤销了欧盟知识产权局的裁定结论,认定欧盟商标申请“MILEY CYRUS”应当准予注册。

普通法院的判决集中在两个主要问题上。

第一,法院纠正了欧盟知识产权局认定争议商标申请中的“Miley”(名字)元素比“Cyrus”(姓氏)元素的显著区别性弱的错误结论。

法院认为,尽管有案例指出,一般而言,姓氏的显著区别性比名字更强,但仍然需要:

考虑案件的具体情况,特别是,所涉姓氏是不常见的……,可能会影响显著区别特性的效果……,以及,要求将姓氏与名字放在一起申请注册为商标的申请人是否是著名人士……。

考虑到:(1)“Miley”和“Cyrus”都不是常见的姓氏和名字;(2)申请商标的内容是一位国际著名艺术家的姓氏加名字的组合;(3)这位艺术家的姓氏和名字是放在一起为人所熟知的,因此,法院判决这两个元素具有同等的显著区别性。

第二,法院纠正了欧盟知识产权局对比在先商标和争议商标的概念时,认定著名艺术家Miley Cyrus的名字没有具体含义的错误结论。

法院强调:

如果争议姓氏和名字因为所指向的人是名人而具备了概念意义,那么仍然可以进行概念比较……。

这位美国歌手和演员极负盛名,消费者几乎不可能不把商标“MILEY CYRUS”与这位艺术家的姓名相联系。

因此,法院判决,尽管争议商标与在先商标相似,但二者概念意义上的差别足以抵消它们在视觉和读音上的相似性。

评述

本案判决一方面肯定了姓氏和名字可能具备概念意义,另一方面也确认了如果特定公众对一个标志赋予了一个清楚、具体,能够立刻领会的含义,那么这一特殊含义可以“抵消”该标志与其它标志在视觉和读音上的相似性。

考虑到法院在过去几年内一直遵循同一标准,本案判决并未突破此前案例的规则。无论如何,考虑到名人通过媒体曝光获得的声誉和全球知名度,在商标注册中对他们给予更多保护。

本文首次发表于World Trademark Review (www.worldtrademarkreview.com)。

作者: Soledad Bernal

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信息自由权vs荣誉权:Fariña案

今年初,西班牙最高法院公布了Fariña案判决。《Fariña》是一本西班牙畅销书,讲述加利西亚贩毒史,因涉及一项诽谤诉讼,被采取临时措施暂停销售一段时间。

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书中多处提到,Bernabe参与了贩毒活动。原告认为这损害了其荣誉权。

为了解当前案件,需要注意的是,Bernabe曾两次面对贩卖毒品的犯罪指控,但两个案子最终都判决Bernabe不构成被指控的罪名。

本案争议焦点是信息自由权与荣誉权这两项基本权利的冲突

法院判决,专业传播信息人员应当尽职核实事实,避免损害公众获取真实信息的权利。基于易于识别和验证的客观可靠来源获得的信息,应认定为真实的,即提供信息一方根据这些来源经过验证的数据得出的结论,普通读者或阅览者基于相同数据也能得出同样的结论。

法院驳回了对该书作者的索赔请求。

本文是对Kluwer IP Law Copyright Cases发表的案件的摘要。

作者: Inés de Casas

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数据库的法律保护

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欧洲法院(第五庭)第C-762/19号裁定

欧洲法院公布第C-762/19号裁定,禁止第三人未经制作者许可,“提取(extraction)”和“再利用(re-utilization)” 数据库全部或实质性内容。

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本案争议是关于运营专业搜索引擎是否侵犯《欧洲议会和理事会关于数据库法律保护的指令(第96/9/EC号)》(以下简称《欧盟第96/9号指令》)规定的特殊权利(sui generis right)。(拉脱维亚)里加地区法院请求欧洲法院就以下两个问题作出初步裁定:首先,使用专业搜索引擎得到的检索结果列表中显示能够将用户重新定向到第三方网站的超链接,在该第三方网站上能够访问招聘广告数据库,那么,搜索结果显示超链接的行为是否属于《欧盟第96/9号指令》第7(2)(b)条规定的“再利用”;以及,搜索引擎显示上述网站的元标签(meta tags)信息,是否属于《欧盟第96/9号指令》第7(2)(b)条规定的“提取”?

为回答上述问题,需要首先明确,欧盟指令规定的特殊权利的范围和保护目的。设立这项特别权利的目的是,保护在获取、验证和展示数据库内容等方面的大量投资,使数据库制作者能够制止未经授权提取或再利用其数据库全部或实质性内容的行为,确保承担了重大投资风险的人能够获得投资回报。

还需要指出,依《欧盟第96/9号指令》第7条的规定,对数据库进行特殊权利保护的前提是,数据库内容的获取、验证、展示等方面有质和/或量上的实质性投资

关于《欧盟第96/9条指令》意义下的“提取”和“再利用”行为构成要件,其中“提取”是指“以任何方式暂时或永久转移数据库内容的全部或实质性部分至另一媒介,无论其形式”;而“再利用”包含“通过传播复制品、出租、上传至网络或其他传输方式向公众提供数据库全部或实质性内容的任何形式”。这两个概念都应该理解为,未经数据库制作者同意,擅自提取并向公众提供制作者投资的产物,并因此剥夺了投资者收回其投资成本的机会

本案争议搜索引擎在涉案数据库制造者提供的方式之外,通过向搜索引擎用户提供相关内容的方式,使其用户可以同时检索包括原告数据库在内的多个数据库的全部内容。而通过提供同时检索多个数据库的服务,该专业搜索引擎允许其用户在搜索引擎自己的网页中直接查看第三方数据库中的招聘广告内容。因此,使用户在数据库制作者提供的访问方式之外,获得访问数据库全部内容的其他方式

基于以上分析,欧洲法院裁定,《欧盟第96/9号指令》第7(1)和(2)条应当理解为,专门用以检索数据库内容的互联网搜索引擎,复制或编制索引通过互联网可自由访问的数据库的全部或实质性部分,并允许其用户在搜索引擎页面使用与其内容相关的标准检索数据库,属于该条款规定的“提取”和“再利用”行为。所涉数据库制作者有权禁止对其在获取、验证和展示数据库内容方面的投资有不利影响的行为,即妨碍数据库制作者通过数据库的正常运行收回投资成本的行为。

作者:Claudia Pérez Moneu

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