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La infracción de marca es irrelevante del montante de la retribución percibida por el importador

La infracción de marca es irrelevante del montante de la retribución percibida por el importador

La importancia del montante de la retribución percibida por un particular que importa productos con infracción de marca a cuenta de un tercero, es irrelevante a la hora de enjuiciar si hay o no infracción.

Sentencia del TJ del 30 de abril de 2020 en el asunto C‑772/18, Caso INA

La empresa (“A”) es titular de la marca int. 709.735 INA que designa Finlandia. Una persona particular (“B”) recibió en el aeropuerto de Helsinki una partida de productos (rodamientos) procedentes de China con la marca INA. Posteriormente los almacenó y después fueron transportados (aparentemente por un tercero) a Rusia. Como remuneración de su actividad, “B” recibió un cartón de cigarrillos y una botella de coñac.

 

La infracción de marca es irrelevante del montante de la retribución percibida por el importador

 

La Fiscalía denunció por la vía penal tal hecho al entender que “B”, a través de la importación de estos productos falsificados, había cometido una infracción de la marca INA. A la denuncia se sumó la empresa “A” solicitando el resarcimiento de los daños y la prohibición a “B” de continuar con la importación de los productos falsificados. El Tribunal rechazó la denuncia penal al considerar que no se había demostrado la intencionalidad de “B” en la comisión del delito. Sin embargo, admitió la petición de “A” sobre la prohibición de importación y la indemnización; no obstante, rebajó a una tercera parte la cantidad a pagar por “B”, basándose en las particulares circunstancias de “B”.

La causa penal fue archivada. Sin embargo, ambas partes apelaron la decisión judicial en lo que se refiere a la demanda indemnizatoria. El Tribunal de Apelación admitió el recurso de “B” y le exoneró del pago de la indemnización. El Tribunal entendió que “B” solo había recibido la mercancía en depósito, no tenía ánimo de lucro en el contexto de una actividad comercial; y no había realizado un uso de la marca infractora en el tráfico económico.

La empresa “A” interpuso recurso ante el Tribunal Supremo, quien suspendió el procedimiento y planteó varias cuestiones prejudiciales que el TJ agrupó en una sola.

 

Pulse aquí para acceder al comentario sobre la cuestión prejudicial y la respuesta del tribunal.

Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

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Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE

Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE

En diciembre de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor de la licitud, desde la perspectiva de las normas de libre competencia, de la prohibición impuesta por la compañía Coty Germany a los miembros de su red de distribución selectiva de ofrecer sus perfumes de lujo a través de la plataforma de comercio en línea de Amazon.

Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE  

Pues bien, el pasado 2 de abril el TJUE ha resuelto una nueva cuestión prejudicial (asunto C-567/18) referida a la venta a través de esa plataforma de los perfumes de Coty. En esta ocasión, sin embargo, Coty había dirigido su reclamación directamente contra Amazon, y la decisión ha sido contraria a sus intereses.

En efecto, Coty Germany había demandado a Amazon ante los tribunales alemanes alegando que estaba infringiendo sus derechos de marca al almacenar perfumes de la marca Davidoff sobre los que no se habían agotado sus derechos de marca. El almacenamiento en cuestión formaba parte del servicio prestado por Amazon a vendedores terceros que ofrecían productos para su venta en el apartado “Amazon-Marketplace” del sitio web de Amazon en Alemania.

La demanda fue desestimada y al interponer Coty recurso de casación contra la decisión el Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para que aclarase si ese almacenamiento constituía un uso de la marca en el sentido del artículo 9 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea. En concreto, si se trataba del supuesto de uso mencionado en el art. 9.3.b) del Reglamento 2017/1001, que permite que pueda prohibirse a terceros “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines.”

Para resolver la cuestión el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar su jurisprudencia anterior conforme a la cual en las plataformas de comercio electrónico son los vendedores de los productos los que usan las marcas de terceros y no los operadores de esas plataformas (sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oreal, C-324/09).

Respecto al servicio de almacenamiento prestado por Amazon a los terceros que venden productos a través de su plataforma, el Tribunal señala que, conforme a la información facilitada por el tribunal remitente, Amazon no ofrecía ella misma esos productos ni los comercializaba, sino los vendedores terceros. Y de esta circunstancia deduce que Amazon no usa las marcas en el marco de su propia comunicación comercial. Por tanto, no le resulta aplicable el art. 9 del Reglamento.

Por último, el TJUE puntualiza que lo anterior no excluye que la conducta del operador de la plataforma con relación a las marcas de terceros se examine con arreglo a otras normas, en concreto el artículo 14.1 de la Directiva 2000/31, de servicios de la sociedad de la información, o el artículo 11 de la Directiva 2004/48, de enforcement. Ahora bien, como esta cuestión no había sido planteada por el tribunal remitente en este caso, el Tribunal de Justicia se abstiene de realizar ese examen, a pesar de la solicitud de Coty en este sentido.

En suma, el Tribunal de Justicia rechaza que se pueda hacer responsable directa a Amazon de las infracciones de marca cometidas por los vendedores que utilizan su plataforma de venta en línea, ni siquiera cuando se ocupa de almacenar las mercancías infractoras. Pero no descarta que los titulares de marcas infringidas puedan solicitar la adopción de medidas frente a ella a través de la aplicación de las normas de las directivas mencionadas. Habrá que atender a estos efectos al precedente de la sentencia de 12 de julio de 2011 antes citada, donde sí se examinó esta cuestión en relación con la plataforma eBay.

 

Autor: Carlos Morán

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Condenado por poseer más de medio millón de productos falsificados

La Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 17ª, en sentencia de 19 de julio de 2019, ha confirmado la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Móstoles contra un ciudadano de origen chino al que impuso, entre otras, la pena de prisión de 11 meses y 29 días, multa por el mismo período (con cuota diaria de 15 euros) y estableció la responsabilidad civil subsidiaria de dos empresas regentadas por el mismo.

Los hechos se remontan al 19 de enero de 2012 cuando la Policía Nacional intervino en dos locales situados en el Polígono Industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, y en un vehículo propiedad del condenado, más de medio millón de artículos falsificados de múltiples marcas renombradas.

Durante el juicio, el acusado no aportó ningún documento o factura que acreditase a quién y a qué precio compró los artículos que se le incautaron e intentó alegar que no conocía ninguna de las marcas que se vendían en el local que regentaba. Para el Juzgador, el acusado “se estaba haciendo el ignorante, sin serlo”, añadiendo que “Es increíble que no conozca esas marcas; es fronterizo con lo imposible vivir en España sin conocer esas marcas: están por delante de nuestros ojos, por doquier. Y mucho menos creíble es el caso del acusado, que es comerciante profesional de años”.

Con buen criterio, el Juzgador enmarca estos hechos en diferentes tipos penales: infracción de derechos otorgados por un modelo o dibujo industrial e infracción de derechos otorgados por una marca. Además, considera el caso “de especial gravedad” atendiendo a la cantidad de los objetos falsificados dispuestos para la venta.

El daño al prestigio de la marca provocado por la existencia de productos falsificados y la vulgarización de la marca es reconocida por el Juzgador con toda rotundidad en los siguientes términos: “el prestigio de la marca queda resentido cuando aparecen productos imitados de una calidad muy inferior …y es idea de difícil refutación: la extensión del producto, con el aditivo de que buena parte de éste es falso, lo ´vulgariza´, e inexorablemente bajará de precio paralelamente a la reducción de demanda de potenciales consumidores, lo que abocará al genuino fabricante a aminorar el margen”.

En el presente caso, entiende el Juzgador que la mejor forma de calcular la indemnización a cada una de las marcas es usando el criterio del beneficio que el infractor hubiera obtenido, añadiendo “un incremento del 100 por ciento por el daño causado al prestigio de la marca”, considerando que “estamos ante marcas punteras, conocidas en todo el mundo”.

Resulta destacable la atención que el Juzgador presta a la vulgarización de la marca y su pérdida de exclusividad debido a la falsificación de la misma, procediendo a calcular el daño causado al prestigio de la marca aumentando al doble el importe que el condenado deberá abonar a cada uno de los titulares de marcas.

N.B. Caso originalmente mencionado en el especial jurídico del diario Expansión 19.11.2019 y en su página web 22.11.2019

Autores: Juan José Caselles y Alberto Gallo 

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Carros de compra que encienden pasiones

En una apasionada controversia sobre los monederos ubicados en los carros de compra, el Tribunal de lo Mercantil nº 2 de Valencia acaba de resolver en contra del proveedor de una importante cadena de supermercados españoles que había sido sustituido por otro competidor (sentencia 134/19 de 6 de mayo 2019 en el caso PO764/2017).

En este tipo de situación es habitual que se caldeen los ánimos y que la pelea termine en los tribunales. Con frecuencia el proveedor relegado alega la infracción de un modelo de utilidad y además competencia desleal por imitación servil. El hecho de que los modelos de utilidad no están sometidos a ningún tipo de examen sustantivo en la mayor parte de los países europeos como, por ejemplo, España y Alemania, es un catalizador para este tipo de litigios. Nada obsta a que se obtenga un derecho de exclusiva sobre algo que pueda carecer por completo de mérito. Se trasladan así las funciones propias del Estado a los competidores, que llevan la carga de probar la invalidez del título. Quizás sería más lógico si dicha carga la tuviera el titular, si se tiene en cuenta que ha obtenido un derecho de exclusiva que no tiene mayor fundamento que lo alegado por él mismo.

Siempre se ha defendido que este sistema ofrece a las PYMEs una vía rápida y relativamente económica para proteger sus invenciones, fomentando así la innovación, y dándoles acceso al sistema de patentes. Sin embargo, lo habitual es que los competidores de las PYMEs sean precisamente otras PYMEs que pueden verse obstaculizadas en su desarrollo por no poder costear un procedimiento judicial. En cualquier caso, cabe señalar que el sistema incorpora algunos límites y salvaguardas. Se puede solicitar a la oficina de patentes que realice un informe sobre el estado de la técnica anterior, algo que se ha convertido en obligatorio en España antes de iniciar un procedimiento judicial. Al contrario de lo que ocurre con las patentes, los tribunales alemanes de infracción pueden considerar la falta de validez por vía de excepción. En ambos países es posible presentar una oposición administrativa tras la concesión del modelo, lo que supone un coste muy inferior al de un procedimiento judicial.

En el presente asunto, el Juzgado de la Mercantil Nº 2 de Valencia consideró que los nuevos monederos no infringían el modelo de utilidad invocado, el cual se declaró nulo por ausencia de actividad inventiva. El hecho de que el cierre fuera o no una imitación servil no era relevante porque el ordenamiento español permite expresamente la imitación. El titular no había aportado nada que probara que la imitación en cuestión pudiera interferir en el normal desarrollo del mercado, por ejemplo, por causar confusión en la mente del comprador medio.

Esta resolución se apoya en la reiterada jurisprudencia que avala el principio de la libre imitación. Dicho principio a veces resulta sorprendente para el fabricante del producto original, quien, de algún modo, suele albergar la idea de que su “propiedad intelectual” se protege de forma automática. Sin embargo, la razón de ser de una economía de libre mercado es, precisamente, que se genere una oferta variada de productos similares. Las patentes y los demás derechos exclusivos son una excepción a esta regla que sólo se pueden justificar en la medida en que fomenten la innovación.

Autor: Colm Ahern

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Un corazón radiante para Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación presentado por los titulares de una marca gráfica, cuyo elemento central es un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreada en rojo, el cual es utilizado por los demandados para la comercialización de numerosos artículos y souvenirs en múltiples tiendas de Madrid. El Tribunal considera que el Corazón Radiante constituye un plagio de la obra del difunto grafittero de los años 80 Keith Haring.

Keith Haring fue un artista plástico graffitero de la “Generación Pop” de los años 80, y uno de los impulsores de la llamada “cultura demótica”, en la que se combinaban moda, arte y música. Muchas de sus creaciones artísticas incorporan la figura de un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreado en color rojo (conocido como “radiant Heart”). Algunas de estas obras han sido expuestas en museos y se encuentran registradas en la Oficina de Copryright de EEUU. Por lo general, el corazón no aparece solo, sino junto con otros elementos para conformar un conjunto creativo mayor.

Por su parte, los hermanos Bartolomé Alvarado son titulares de una marca española, de carácter mixto, conformada por un corazón prácticamente idéntico al descrito junto a la palabra “Madrid”. El signo es registrado para una gran variedad de productos (juguetes, papelería, imanes, textil), los cuales son objeto de comercialización por ambos hermanos en diferentes comercios de la capital española.

En el año 2015, The keith Haring Foundation, titular de todos los derechos sobre el legado artístico de Haring tras su muerte, interpuso demanda contra los hermanos Bartolomé Alvarado por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La postura de los demandados se centra en tratar de demostrar que no existe una obra artística que, como tal, pueda denominarse y estar constituida única y exclusivamente por la figura de un corazón. Su razonamiento es que el corazón es un elemento presente en algunas obras de Haring, conformando así el estilo artístico de Haring, pero carente de individualidad y singularidad propia como para poder ser considerado una obra intelectual de forma aislada y separado del resto de elementos que conforman los conjuntos artísticos del autor.

El 21 de marzo de 2016, el Juzgado de Lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó sentencia en la que se declaraba la infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra de Haring anulando consecuentemente el registro de marca Española y se condenaba a los demandados a cesar en la comercialización de los productos, así como al pago de 20.000 euros en concepto de daño moral.

Los demandados recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha de 23 de noviembre de 2018.

La Audiencia provincial, en contra de lo que sostienen los demandados, entiende que el Corazón Radiante es un elemento que por sí solo goza ya de singularidad y altura creativa propia como para ser considerado una obra intelectual original: “la figura del citado corazón radiante, tal cual se presente, en forma, color y contorno, constituye un elemento particularmente característico y relevante de la obra plástica “Radiant Heart”, por su situación y tamaño dentro de la composición plástica. Y ello no solo en esa obra de KEITH HARING, sino que aparece utilizado con la misma morfología en otras obras del autor, sin título.” En consecuencia con ello, confirma la sentencia de primera instancia en todos los extremos.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial en este asunto resulta paradigmática en el ámbito de las artes plásticas y permite extraer algunas enseñanzas relevantes. En particular, que los diferentes elementos de una composición artística son susceptibles de ser considerados obras intelectuales en sí mismos y aisladamente del resto de la composición siempre que gocen de la suficiente singularidad y relevancia dentro del conjunto.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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