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Agotamiento del derecho de marcas en el caso de reventa de productos recargables con sustitución de etiqueta.

El agotamiento del derecho de marcas en los casos de reventa del producto original cuenta, desde ayer, con un pronunciamiento más del Tribunal de Justicia.

La sentencia trae causa de la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal finlandés en el contexto de un litigio entre «SodaStream» y MySoda Oy en relación con una supuesta violación de las marcas SODASTREAM y SODA-CLUB.

SodaStream es una empresa internacional que fabrica y vende aparatos de carbonatación que permiten a los consumidores preparar, a partir del agua del grifo, agua con gas y bebidas gaseosas aromatizadas. En Finlandia, SodaStream comercializa estos aparatos con una botella recargable de dióxido de carbono que vende también por separado. En el etiquetado y en el cuerpo de aluminio de dichas botellas figuran grabadas las marcas SODASTREAM y SODA-CLUB. 

 

MySoda, sociedad domiciliada en Finlandia, comercializa en Finlandia las botellas de dióxido de carbono fabricadas y comercializadas inicialmente por SodaStream, destinadas a ser reutilizadas y recargadas en numerosas ocasiones. MySoda, tras haber recibido, a través de distribuidores, las botellas de dióxido de carbono de SodaStream que los consumidores han devuelto vacías, recarga esas botellas, retira la etiqueta en la que figura la marca de origen y la sustituye por sus propias etiquetas, en las que aparece el logotipo de MySoda, dejando visible la marca de origen grabada en el cuerpo de dichas botellas.

 

La cuestión prejudicial planteaba si el titular de una marca que ha comercializado en un Estado miembro productos que llevan esa marca y que están destinados a ser reutilizados y recargados en numerosas ocasiones tiene derecho a oponerse a la comercialización ulterior de dichos productos, en ese Estado miembro, por un revendedor que los ha recargado y que ha sustituido la etiqueta en la que figura la marca de origen por otra etiqueta, aunque dejando visible la marca de origen en los referidos productos.

Por aplicación de la jurisprudencia ya existente, era claro que la venta de una botella de gas recargable por el titular de las marcas que figuran en ella agota los derechos de exclusiva de manera que los competidores pueden proceder al rellenado y al cambio de las botellas vacías. Sin embargo la sustitución de unas etiquetas por otras puede ser sancionable cuando las condiciones en que se comercializa el producto menoscaban los legítimos intereses del titular de la marca.

 

El Tribunal de Justicia, a la hora de interpretar esa excepción al límite del agotamiento del derecho de marcas, sólo había tomado en cuenta las características propias del mercado de productos farmacéuticos. Con esta sentencia el Tribunal se adentra en un mercado distinto.

La clave para la sentencia es determinar si existe una impresión errónea en cuanto al vínculo económico entre las titulares de las marcas y el revendedor que ha recargado las botellas. Aunque es función del órgano jurisdiccional nacional tal apreciación conforme a las circunstancias del caso, la sentencia no se resiste a facilitar algunos parámetros interpretativos.

 

Los criterios que aporta la sentencia a este respecto son muy ricos (la mayor o menor claridad de la información que añade la etiqueta, las prácticas del sector, el hecho de que la marca original siga siendo o no visible) pero da la impresión de que no acaba de decantarse del todo por una  “condena” en el caso enjuiciado y prefiere dejar al arbitrio del órgano nacional la decisión final al respecto. No sería raro que cada parte interprete a su modo la sentencia y que haya que esperar a la decisión del tribunal finlandés para conocer el desenlace.

 

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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No es tan fácil plegar velas cuando se demanda por infracción de derechos de marca de la Unión Europea

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 13 octubre de 2022 en el asunto C 256/21 revela que interponer una demanda por violación de una marca de la Unión Europea tiene sus riesgos. Si la marca es vulnerable en cuanto a su validez, su titular se expone a que el demandado reconvenga de nulidad. Ante este medio de defensa, no cabe pensar en la posibilidad de plegar velas, desistir de la acción judicial y esperar que el pleito termine.

Si el demandado persiste en su interés en que la nulidad de la marca sea declarada en el pleito, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea conserva la competencia para hacerlo aunque el demandante desista de la acción. Así lo declara el Tribunal de Justicia.

 

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el contexto de un pleito por violación de marca entablado por KP, como titular de la marca denominativa de la Unión “Apfelzügle”, contra TV, propietario de una granja frutícola.

La demandada formuló reconvención de nulidad contra la marca en la medida en que el término «Apfelzügle» designa un convoy destinado a la cosecha de la manzana, compuesto por varios remolques tirados por un tractor.

En la Vista del juicio la demandante desistió formalmente de su acción por violación, pero la demandada mantuvo la reconvención de nulidad de registros contra la marca.

Teniendo en cuenta que la competencia de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea para declarar la nulidad de una marca está reservada al supuesto de una reconvención frente a la acción por infracción, porque la competencia general la tiene atribuida la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”), el tribunal alemán se pregunta si el tribunal de marcas de la Unión Europea sigue siendo competente para resolver acerca de la nulidad incluso después de que haya sido válidamente retirada la acción por violación de dicha marca.

 

Con el desistimiento de la acción por violación de marcas de la Unión Europea, cuando hay reconvención de nulidad, no acaba el pleito.

La respuesta del TJUE no era poca cosa: si el Tribunal de Marcas de la Unión Europea deja de ser competente, el demandado tendría que haber emprendido una nueva acción ante la EUIPO para obtener la declaración de nulidad y el demandante se habría marchado del pleito sin menoscabo de su titularidad registral. Es decir, que emprender una acción por infracción no entrañaría el riesgo de perder la marca porque en caso de reconvención de nulidad bastaría con desistir de la acción.

El TJUE, sin embargo, pone freno a esa estrategia. La sentencia recuerda que la declaración de validez de una marca de la Unión Europea es competencia “compartida” de la EUIPO y de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea en el supuesto de una la reconvención frente a la acción por infracción. Después de planteada la reconvención, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea no sólo conserva su competencia, pese al desistimiento por el demandante de su acción por violación, sino que está de algún modo obligado a pronunciarse sobre la validez.

 

Aunque bajo el sistema procesal español se podría haber llegado a la misma respuesta por aplicación del principio de la “perpetuatio iurisidictionis”, la sentencia del TJUE sienta una doctrina importante en el contexto específico de las acciones en materia de marcas de la Unión Europea. Y llama la atención sobre ese otro principio, no escrito, de la “prudencia procesal”, que conviene no perder nunca de vista a la hora de emprender acciones judiciales.

 

Autor: Ana Sanz

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El Tribunal General confirma el riesgo de confusión entre las marcas POLO CLUB

En una reciente sentencia dictada en el asunto T-355/21, el Tribunal General de la UE confirma la denegación de la marca figurativa Polo Club Düsseldorf Est. 1976 para productos de las clases 18 y 25 por ser incompatible con la marca española anterior POLO CLUB (fig) para los mismos productos. En la sentencia, el Tribunal General hace un interesante repaso de los criterios judiciales sobre la comparación de marcas, en base a los cuales confirma la conclusión de la EUIPO de que la nueva marca daba lugar a un riesgo de confusión con la marca prioritaria entre los consumidores españoles.

En su recurso contra las resoluciones de la EUIPO, la demandante alegó, en esencia, que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto ya que, por un lado, dichas marcas presentan un bajo grado de similitud global y, por otro, la marca anterior POLO CLUB (fig) carece de carácter distintivo o tiene un carácter distintivo débil. La EUIPO consideró que los productos controvertidos eran idénticos o muy similares. Las partes no discuten esta apreciación, por lo que los términos del debate se centran en la comparación entre las marcas desde la perspectiva del consumidor español.

Decisión del Tribunal General

En respuesta a las alegaciones de la demandante, el Tribunal General señala que la apreciación de la similitud entre dos marcas supone algo más que tomar sólo un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Por el contrario, la comparación debe realizarse examinando cada una de las marcas en cuestión en su conjunto, lo que no significa que la impresión de conjunto producida en el público pertinente por una marca compuesta no pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

En el presente caso, los términos “polo club” son a la vez dominantes y los elementos más distintivos de cada una de las marcas controvertidas. Estas palabras “polo club” son más distintivas que los elementos figurativos que componen las marcas controvertidas. Además, los únicos elementos denominativos de la marca anterior están íntegramente incluidos en la marca solicitada, mientras que los demás elementos denominativos que la componen, a saber, las palabras “Düsseldorf” y “est. 1976”, se consideran de carácter secundario.

Como conclusión de la comparación, el Tribunal de Primera Instancia considera que las marcas controvertidas presentan, desde el punto de vista visual, un grado de similitud al menos bajo, desde el punto de vista fonético, un grado de similitud al menos medio y, desde el punto de vista conceptual, un grado de similitud elevado. En estas circunstancias, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, las similitudes entre las marcas controvertidas, en particular, desde el punto de vista fonético y conceptual, no pueden verse compensadas por la existencia de diferencias visuales.  Por todas estas razones, la Sala de Recurso consideró correctamente que existía un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca de la UE.

Comentario

Desde mi punto de vista, como consumidor español, considero que la conclusión del Tribunal y antes la de la EUIPO es correcta. Sin embargo, hubiera sido interesante ver la valoración del tribunal si el público relevante hubiera sido, por ejemplo, el de los consumidores británicos, antes del Brexit.

En otro orden de cosas, este caso muestra la multitud de elementos, circunstancias e incluso sensibilidades que influyen en la conclusión sobre la posible existencia de riesgo de confusión entre marcas y puede hacernos reflexionar sobre si sería posible que este tipo de casos se resolvieran exclusivamente usando herramientas basadas en inteligencia artificial en un futuro más o menos próximo.

Autor: José Ignacio San Martín

Este articulo apareció por primera vez en WTR Daily, parte de World Tradmark Review, en (Junio/2022). Para mas información visitar: www.worldtrademarkreview.com.

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Nuevo fondo para PYMEs: Ideas Powered for Business

Ideas Powered for Business - EUIPO

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Comisión Europea (CE), con el objeto de potenciar la competitividad de las PYMES en el contexto actual de la pandemia por COVID-19, ha creado el Fondo Ideas Powered for Business. Se trata de un programa de subvenciones dotado de hasta 20 millones de Euros creado con el fin de brindar ayuda a las PYMES para que puedan obtener y desarrollar sus derechos de Propiedad Intelectual.

La cobertura de este programa será nacional (oficinas nacionales), regional (Oficina de Benelux) y comunitaria (EUIPO).

Ideas Powered for Business - EUIPO

 

Objeto de las ayudas: El fondo para PYMES cofinanciará dos tipos de servicios:

  • Servicio de prediagnóstico de la propiedad intelectual (denominado «IP Scan»)
  • Tasas de solicitud básicas de marcas, dibujos y modelos.

Importe de las ayudas: El importe máximo de las ayudas será de 1.500 Euros por pyme y los porcentajes de cofinanciación serán los siguiente:

Tipo de acción Límites de servicios por PYME  Límite de cofinanciación por acción Subvención máxima por PYME
Servicio 1: Servicio de prediagnóstico de la PI 1 servicio de prediagnóstico de la PI 75 % 1.500 EUR
Servicio 2: DPI 1 solicitud para una o varias marcas y dibujos y modelos 50 %
 

Plazo de presentación de las ayudas: La convocatoria de propuestas se abrirá en diferentes plazos de presentación de solicitudes, siendo el calendario provisional el siguiente:

Plazo 1 Plazo 2 Plazo 3 Plazo 4 Plazo 5
Presupuesto disponible por plazo 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Inicio del plazo de solicitud 11/1/2021 1/3/2021 1/5/2021 1/7/2021 1/9/2021
Plazo de presentación de candidaturas 31/1/2021 31/3/2021 31/5/2021 31/7/2021 30/9/2021
Los solicitantes recibirán notificación por escrito de los resultados y notificación de las decisiones de subvención en caso de adjudicación feb. – mar. 2021 abr. – may. 2021 jun. – jul. 2021 ago. – sep. 2021 oct. – nov. 2021
 

Para la concesión de las ayudas tendrán prioridad las solicitudes recibidas primero.

Beneficiarios de las ayudas: Para poder ser admisibles, los solicitantes deberán ser pequeñas y medianas empresas (pymes), tal como se definen en la recomendación 2003/361 de la UE, establecidas en los Estados miembros de la UE.

Procedimiento de solicitud: Se han de seguir 3 pasos para proceder con la solicitud:

  1. Presente el formulario de solicitud en línea junto con la documentación requerida para comprobar su condición de pyme y determinar si su solicitud puede seguir adelante. Se recibe un correo electrónico acusando recibo de su solicitud. Si la solicitud prospera, se recibe una decisión favorable a la subvención firmada por la Oficina. Se informará a los solicitantes no seleccionados sobre las razones de una decisión negativa.
  2. Presente la solicitud y abone su servicio de prediagnóstico de la PI (IP scan) o de registro de marca, dibujo o modelo en el plazo de 30 días desde que haya recibido la decisión de concesión de subvención. Las marcas, los dibujos y los modelos pueden solicitarse en una de las oficinas nacionales, en la Oficina de la Propiedad Intelectual de Benelux o en la EUIPO.
  3. Finalmente, una vez que hayan abonado por la pyme los servicios (IP Scan o solicitud de marca, dibujo o modelo), se presenta su solicitud de reembolso utilizando el enlace disponible en la decisión de concesión de subvención.

Una vez enviado, recibirá un correo electrónico acusando recibo de la solicitud de pago. El pago, sujeto a la aprobación de la información y la documentación presentadas, se efectuará en el plazo de un mes y los beneficiarios recibirán la notificación correspondiente por correo electrónico.

Esta ayuda es incompatible con otras ayudas que se hayan podido solicitar a nivel nacional o de la UE para el mismo fin.

Autor: Manuel Mínguez

Acceda a información sobre esta y otras subvenciones en nuestra página web.

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre Horizonte Europa

Horizon Europe 2021-27

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre Horizonte Europa, el próximo programa de investigación e innovación de la Unión Europea.

A pesar del contexto de incertidumbre en el que hemos convivido durante el año que está a punto de finalizar, parece que la apuesta de la Unión Europea por promover el liderazgo industrial en Europa se mantiene intacta.

Como ya comentábamos en la nota que publicamos al respecto, coincidiendo con la finalización del programa Horizonte 2020, la Comisión Europea trabaja en el lanzamiento del programa Horizonte Europa con el mismo objetivo con el que se lanzó su predecesor, apoyar la actividad innovativa en Europa y reforzar la excelencia científica. Cuenta para ello con un presupuesto de 95.500 millones de euros para el periodo 2021 – 2027, lo que le convierte en el mayor programa transnacional jamás realizado en apoyo a la investigación y la innovación.

banderas europeas, edificio, comisión europea

 

Tras unos meses de negociaciones, el pasado 11 de diciembre de 2020 las instituciones de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político sobre el programa Horizonte Europa. Aunque el acuerdo está pendiente de aprobación formal por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión ha estado preparando su implementación para poder iniciar el programa lo antes posible desde la publicación del acuerdo provisional en marzo y abril de 2019.

Según la información incluida en el acuerdo provisional firmado en marzo, Horizonte Europa descansa sobre tres pilares fundamentales: la promoción de la excelencia científica, el impulso de proyectos destinados a desarrollar soluciones tecnológicas a retos en áreas críticas como la salud, el cambio climático o la movilidad, y el fomento de las actividades de innovación en todos los países de la Unión Europea. Con el acuerdo a punto de aprobarse formalmente, se han concretado las medidas establecidas por Horizonte Europa para avanzar en el progreso:

  • La creación del Consejo Europeo de la Innovación (EIC), una ventanilla única para desarrollar las ideas más prometedoras y prestar apoyo a las PYMES más innovadoras, que actualmente se encuentra en una fase piloto y que complementará al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
  • La implementación de las misiones UE, destinadas a abordar los problemas que afectan a nuestra vida cotidiana, desde la lucha contra el cáncer hasta la adaptación al cambio climático y el cuidado del medio ambiente.
  • Un enfoque más simplificado de las asociaciones europeas, al tiempo que se fomenta una amplia participación de los asociados de los sectores público y privado.
  • Fortalecer la cooperación internacional otorgando la posibilidad de cooperar con países no pertenecientes a la UE (terceros países) con buena capacidad en ciencia, tecnología e innovación.
  • Promover la open science haciendo obligatorio el acceso a las publicaciones y datos de investigación.
  • Fomentar la participación y disminuir la brecha en innovación en Europa, aprobando un amplio espectro de medidas dirigidas a apoyar a los países con menor rendimiento en innovación, para construir centros de excelencia y facilitar los vínculos de colaboración.
  • Aumentar el impacto de la I+D+i creando sinergias con otros programas y políticas de la Unión Europea como InvestEU, Erasmus +, EU Cohesión Policy, Digital Europe, European Structural and Investment Funds, entre otros.
  • Aumentar la seguridad jurídica y reducir la carga administrativa para los beneficiarios y los administradores de los programas.

Según el dossier de prensa publicado por parte de la Comisión Europea, con la aplicación de estas medidas se prevé la creación de 300.000 empleos para 2040, de los cuales el 40% serán altamente cualificados, y la obtención de hasta once euros de PIB por cada euro invertido en I+D a lo largo de 25 años. Además, se calcula que más del 35% de los gastos de Horizonte Europa serán destinados a contribuir con los objetivos climáticos.

Sin perjuicio de las medidas que finalmente se adopten y de la formalización del acuerdo, no cabe duda de que este nuevo programa, aún más ambicioso que su predecesor, favorecerá la consolidación de un ecosistema innovador en Europa, que debe ser aprovechado por las empresas españolas que inviertan en I+D+i.

En este sentido, es esencial abordar las convocatorias que se publiquen en el marco del programa Horizonte Europa con una planificación y asistencia experta que ofrezca garantías a las empresas de poder optar a este tipo de oportunidades. En nuestro cometido de acompañar a las empresas e instituciones españolas en sus actividades de innovación, estaremos al día de las novedades que se publiquen acerca de Horizonte Europa, así como de las primeras convocatorias que se lancen en el marco del programa.

Pueden encontrar otra información de interés a continuación:

 

Autoras: Alba Mª López y Marina Martínez

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