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演员和歌手Miley Gyrus有权将姓名作为商标使用

Miley Cyrus

2021年6月16日,普通法院公布Smiley Miley Inc.诉European Union Intellectual Property Office案判决(案件号:T-368/20)。

背景

2014年,国际著名艺术家Miley Cyrus的公司Smiley Miley Inc,向欧盟知识产权局申请注册欧盟商标“MILEY CYRUS”,指定第9、16、28和41类商品和服务。

Cyrus Trademarks Ltd.公司对上述申请提出异议,理由是该申请与其所有的一项在先欧盟注册商标(如下图所示,指定第9和20类商品)构成混淆相似。

CYRUS

2018年,欧盟知识产权局裁定同意部分异议申请,认定“MILEY CYRUS”与在先商标在争议商标申请指定的绝大部分商品和服务项目上存在混淆相似风险。

在同一年,欧盟知识产权局驳回了Smiley Miley Inc.公司的上诉,认定争议商标与在先商标在视觉和读音上具有相似性,由于二者都没有具体含义,不进行概念对比。Smiley Miley Inc.公司向普通法院提起上诉。

结论

通过深入分析本案情况,普通法院最终判决撤销了欧盟知识产权局的裁定结论,认定欧盟商标申请“MILEY CYRUS”应当准予注册。

普通法院的判决集中在两个主要问题上。

第一,法院纠正了欧盟知识产权局认定争议商标申请中的“Miley”(名字)元素比“Cyrus”(姓氏)元素的显著区别性弱的错误结论。

法院认为,尽管有案例指出,一般而言,姓氏的显著区别性比名字更强,但仍然需要:

考虑案件的具体情况,特别是,所涉姓氏是不常见的……,可能会影响显著区别特性的效果……,以及,要求将姓氏与名字放在一起申请注册为商标的申请人是否是著名人士……。

考虑到:(1)“Miley”和“Cyrus”都不是常见的姓氏和名字;(2)申请商标的内容是一位国际著名艺术家的姓氏加名字的组合;(3)这位艺术家的姓氏和名字是放在一起为人所熟知的,因此,法院判决这两个元素具有同等的显著区别性。

第二,法院纠正了欧盟知识产权局对比在先商标和争议商标的概念时,认定著名艺术家Miley Cyrus的名字没有具体含义的错误结论。

法院强调:

如果争议姓氏和名字因为所指向的人是名人而具备了概念意义,那么仍然可以进行概念比较……。

这位美国歌手和演员极负盛名,消费者几乎不可能不把商标“MILEY CYRUS”与这位艺术家的姓名相联系。

因此,法院判决,尽管争议商标与在先商标相似,但二者概念意义上的差别足以抵消它们在视觉和读音上的相似性。

评述

本案判决一方面肯定了姓氏和名字可能具备概念意义,另一方面也确认了如果特定公众对一个标志赋予了一个清楚、具体,能够立刻领会的含义,那么这一特殊含义可以“抵消”该标志与其它标志在视觉和读音上的相似性。

考虑到法院在过去几年内一直遵循同一标准,本案判决并未突破此前案例的规则。无论如何,考虑到名人通过媒体曝光获得的声誉和全球知名度,在商标注册中对他们给予更多保护。

本文首次发表于World Trademark Review (www.worldtrademarkreview.com)。

作者: Soledad Bernal

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企业名称权与商标(商号)权的冲突问题

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企业名称权与商标(商号)权之间的冲突是十分常见的问题,相关概念之间的关系和区别等一直在法学理论和实践中争议不断,特别是企业名称与注册商标(商号)相同或相似时,注册商标专用权范围问题。

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首先,有必要指出这两个概念的区别:

  • 企业名称旨在法律事务中对企业加以识别(通常出现在法律关系相关企业文档中,例如发票、合同,等等)。企业名称应当向公司注册管理局申请注册,受《企业注册管理局条例》规范。
  • 商标是指区分市场上特定商品和服务来源的名称或标志,商号则是用以区别市场上进行相同或相似贸易和商业活动的不同主体。二者都需要向西班牙专利和商标局提出申请,获准注册后赋予注册权人在贸易活动中使用注册商标(商号)的专有权。

如果发现某一企业名称与注册商标(商号)相同或相似,如何处理?是否该企业名称构成对该注册商标(商号)的侵权?

处理上述冲突问题要依据《西班牙商标法》:

《商标法》第14条附加条款,规定了企业注册管理局应禁止注册的一种情形:欲注册企业名称与驰名商标(商号)相同或混淆相似的,企业注册主管机关应驳回注册申请。

依据该条规定能够明确,新申请注册企业名称不得与驰名商标(商号)存在混淆。但是,当相关商标(商号)并非驰名,或该企业名称已经取得企业注册管理局授权注册的,如何应对?该商标(商号)所有权人能否依其专有权要求撤销该企业名称或禁止其使用?

这种情况下,需要适用《商标法》第34条关于注册商标(商号)权利范围的规定。依该规定,商标(商号)所有权人要求第三方禁止使用特定标志的,需同时满足规定的要求,其中,为解决本文争议,笔者认为至少应满足以下两个要求:

  • 在贸易活动中使用;以及,
  • 其使用必须与商品或服务相关。

从以上规定可知:

  • 仅仅在企业注册管理局申请注册企业名称,并不构成商标(商号)所有权人可以要求禁止的,侵犯在先注册商标(商号)权行为。只有在贸易活动,即在市场中,使用该企业名称的行为才能予以禁止。
  • 仅仅为实现企业名称的法律意义的使用,即在法律事务中识别该企业,不构成商标(商号)所有权人可以要求禁止的,侵犯在先注册商标(商号)权行为。该使用行为必须与商品或服务相关。

因此,正如上述分析所指出的,除为在法律事务中识别企业的目的之外,使用企业名称的行为,均属于不正确使用。

总之,(除侵权行为要件,如存在混淆等,外),注册商标(商号)所有权人有权禁止他人:(1)贸易过程中,和(2)与商品或服务相关的活动上使用该企业名称。《商标法》第34条第3款(d)项,明确规定了禁止他人使用企业名称的有关权利。

上述条件和要求已经在判例法中得到确认。其中最著名的案例是2007年9月11日,欧洲法院对Céline一案所作的第C-17/06号判决,其审判原则仍然有效,且已为西班牙法院所采纳。

本文已发表在《经济学家与法学家》网站

作者: María Cadarso

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关于注册商标的强制使用要求的几点感想

近期欧洲法院发布了数项涉及注册商标使用争议的判决,笔者希望借此机会,与读者共同探讨有关注册商标强制使用问题的几点感想。

red car fender2020年10月22日,欧洲法院公布第C-720/18号裁定。该案涉及法拉利公司的图文商标“Testarossa”的使用问题。让笔者感到震惊的是,裁定引用了瑞士与德国于1892年签署的一份公约(坦白地说,这是笔者第一次知道有这个公约)。裁定认定上述公约仍处于生效状态,其中第5.1条规定,一方签约国的商标在另一方签约国领域内投入使用的事实,可用以排除该商标因未能在法律规定的时间内在其本国投入使用而可能产生的不利法律后果

 

根据这一规定,一项德国商标在瑞士领域内使用的事实,构成该项德国国家商标已经投入真实使用的证据,因此该商标不得因其未在德国领域内投入使用而被撤销。但正如裁定所指出的,这中间存在一个悖论,即以上述德国国家商标为基础,对在后欧盟商标申请提出异议,如果欧盟商标申请人在异议答辩时要求异议人证明在先商标已投入真实使用,那么由于异议人无法提供在先商标已经在欧盟领域内真实使用的证据(瑞士不是欧盟成员国——译者注),会导致该异议申请被驳回。

Infinite Eight Champagne Extra Brut 2004另一项引起笔者注意的判决是,2020年9月23日,欧盟普通法院(General Court)公布的第T-601/19号判决。该案中,西班牙商标“infinite”权利人对该欧盟商标申请“in·fi·ni·tu·de”提出异议,在先商标和争议欧盟商标申请指定商品均为葡萄酒。在上述异议程序中,争议商标申请人要求异议人提供在先商标的真实使用证据。异议人提交了大量文件,证明贴附西班牙商标“infinite”的红酒产品向加拿大、波多黎各和美国等多个国家出口的事实。

原则上,解决欧盟领域内商标间冲突问题,无需考虑该领域外的公众因素。但在主要使用证据是向第三国出口的情况下,似乎更符合逻辑的做法是,相关公众应当是从事货物进出口业务的专业人员,而相应的评估应基于该专业人员群体的注意程度进行。

FRIGIDAIRE笔者想要跟读者分享的最后一个案件是,2020年10月28日,欧盟普通法院公布的第T-583/19号判决。本案是关于商标“FRIGIDAIRE”,因权利人未能提供该商标在特定商品上(洗衣机、洗碗机等)的充足使用证据,被欧盟知识产权局撤销其在部分商品上商标权的问题。

本案商标权人已经提交了该商标在相关家电产品上的使用证据,包括位于比利时和德国的美国军事基地购买相关产品的销售凭证。普通法院认为,上述销售凭证涉及的军事基地不属于欧盟领域范围,因此,鉴于商标权人未能提供证据证明争议商标在欧盟境内投入真实使用,判决在未使用商品类别上撤销该商标注册权。

可以看出,本文提到的这些判决都存在一些不寻常之处,也进一步明确了,在适用商标法律时,任何评估都必须基于特定案件的具体情况

作者: Jesús Gómez Montero,艾萨博睿前合伙人,Alberto ELZABURU基金会顾问委员会委员

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能否将“COVID-19”注册为商标使用?

¿Se puede registrar la marca COVID-19?

在全国封锁期间,我们有机会能够思考一些可能平时不会成为问题的问题。 对于像我一样的知识产权执业人而言,让人好奇的其中一件事无疑是,现在现在有多少人想要独占“当下最热品牌”——COVID-19

能否将“COVID-19”注册为商标使用?  

通过检索西班牙专利和商标局数据库可以看到,从3月12日至5月5日,尝试注册COVID-19或包含该词语的商标和商号申请案,不少于16件(顺便说一句,全部是以居住地或营业地位于西班牙的自然人和企业的名义提交的申请)。

与媒体报道有出入的是,目前这些申请尚未有已经授权的

这意味着,目前在西班牙没有一个人能够声称已经取得“COVID-19” 或者包含该词语的名称的正式注册专有权。

“在这些申请中,有9件尚未通过西班牙商标局的初步审查程序,而其余申请案则被审查员以该申请违反《西班牙商标法(2001年12月7日,第17/2001号)》第5.1f)条的规定——禁止“违反法律、公共政策或者社会公共道德”的标志注册为商标使用——为由,决定中止申请程序

就这一点而言,需要注意的是,上述7件在审申请案收到的正式中止通知中,在涉及上述条款部分,均包括以下意见:“经审查认为,欲申请注册的标志中含有在我国和世界范围造成严重伤害的病毒名称的可识别部分,可能引起社会广泛反感,违反社会公共道德,属于《西班牙商标法(2001年12月7日,第17/2001号)》第5.1f)条应予禁止注册的情形”。

至于西班牙商标主管当局将在何种程度上接受包含“COVID-19”词语的商标注册申请,我们还需拭目以待。毕竟在部分申请中,申请人已经表明其申请注册的目的是为了维护公共健康。因此,仍然不排除他们能够最终取得授权注册的可能。

然而,相比知识产权专业人士,普通公众更感兴趣的是:“COVID-19”作为一个标志,是否真的能够进行商业开发并取得预期的商业利益;以何种方式推销,可以使“COVID-19”变成一个具有吸引力的商标,吸引消费者选择带有该标志的商品和服务;以及,如果有人最终取得了授权注册,他能够在多大程度上禁止第三方在与注册商标相同或类似的商品和服务上,对“COVID-19”进行商业目的使用?

只有时间能够回答上述问题,但让人感到好奇的是,竟然有人会在珠宝、玩具、鞋以及法律服务等商品和服务上,申请注册这一具有恐怖含义的词语。

毫无疑问,在西班牙,即使是在疫情大流行的困难时期,人们依然很清楚,无论其商业项目的性质如何,保障和维护商业项目可行性的主要方法之一,是取得商标注册

 

作者: Luis Beneyto

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欧洲法院裁定:从未使用过的商标能否要求损害赔偿?

licor st germain

3月26日,在受到新型冠状病毒(COVID-19)疫情影响调整其工作安排前,欧洲法院公布了一项很有趣的裁定 (案件号:C-622/18), 涉及对侵犯商标权行为要求损害赔偿,但是索赔所依据的商标权已经因未投入真实使用而被撤销

本案初步裁定是基于法国最高上诉法院的请求做出的,案件争议是法国商标“SAINT GERMAIN”(指定使用在酒精饮料商品上,以下简称“涉案商标”)商标权人起诉一企业生产销售名为“St-Germain”的利口酒的行为侵犯其商标权。在侵权诉讼进行过程中,该涉案商标因未投入真实使用而被撤销,但是,侵权诉讼原告坚持要求被告就其于涉案商标被撤销前期间内受到的侵权损害进行赔偿。

 

licor st germain

 

涉案商标于2006年5月注册,2013年2月28日被判决宣告无效,无效效力追溯至2011年5月13日,即商标注册之日起五年。也就是说,这个商标注册后从未投入过真实使用。但是,商标权人仍然要求侵权被告对其2009年6月8日至2011年5月13日期间的商标侵权行为进行赔偿。

法国法律对宣告商标无效的效力规定如下:“商标权人无正当理由连续五年不在注册指定的商品和服务项目上使用注册商标的,应当撤销其商标权。撤销效力自本条第一款规定的五年期间届满之日起生效,是绝对效力。”

本案争议在于,一个从未投入真实使用、且已经在法律规定的五年期限届满后被撤销的商标的权利人,能否以第三方使用与涉案商标相同或者类似标志,侵害了其商标基本功能为由,要求该行为人在涉案商标注册之日起五年内的上述使用行为进行赔偿?

欧洲法院在裁定中指出,《欧盟关于协调和统一各成员国商标法律的指令》中规定,成员国可以自由决定商标撤销的效力。因此,成员国法律规定(商标)效力自未投入使用五年期间届满之日起撤销,并不违反欧盟法律。因此,如果成员国法律允许,则不应禁止相关商标权人要求对其商标权尚有效之时受到的侵害进行赔偿。

第2004/48/EC号)》规定,赔偿应当“与(商标权人)因侵权行为所遭受的实际损失相当”。尽管,一个商标从未投入真实使用的事实,并不影响其要求侵权损害赔偿,但是在判定是否存在实际损害、商标权人受到损害的程度、以及可以要求的具体损害赔偿金额时,仍然是应当考虑的重要因素。

本案裁定公布后对西班牙的可能影响是,应当注意,《西班牙商标法》第60条对商标宣告撤销的效力做出规定:“自宣告撤销申请或者反诉要求撤销之日起,在商标权利被撤销范围内,注册商标应被视为不具有本法规定的效力。应一方当事人请求,可以在对撤销申请或要求作出的决定中写明,撤销理由出现的较早日期。”西班牙法律的上诉规定基本复制了《欧洲议会和理事会关于欧盟商标的实施细则(第(EU)2017/1001号)》第62条的内容,因此,欧盟商标的情况也相同。

综上,申请人提出宣告注册商标撤销的申请后,按照西班牙法律,撤销的效力也是追溯至商标连续不使用五年期间届满之日。无论怎样,商标权人可以要求对其商标尚未被撤销期间受到的他人侵犯其商标权的行为进行损害赔偿。但是,西班牙法院对于类似案件会如何确定赔偿数额,我们仍需拭目以待。

 

作者: Carlos Morán

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