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欧盟普通法院判决确认POLO CLUB商标之间存在混淆误认风险

  • 文字“polo club”构成各争议商标共同的主要元素,和最具有显著区别性的元素
  • 在后商标申请包含了在先商标的全部文字要素
  • 争议商标在读音和概念上的相似性,不因其在视觉上的差异性而被抵消


欧盟普通法院对Polo Club Düsseldorf GmbH & Co KG v European Union Intellectual Property Office案(案件号:T-355/21)作出判决,认定争议图文商标“POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976”指定第18类和第25类的申请,与在先西班牙图文商标“POLO CLUB”在相同指定商品上存在混淆误认风险,因此维持驳回争议商标申请的裁定结论。值得注意的是,欧盟普通法院在判决中对商标比较的司法标准作出评价,也正是基于此,法院最终判决维持欧盟知识产权局的结论——对西班牙消费者而言,争议商标申请与在先商标之间存在混淆误认风险。


向欧盟普通法院上诉

申请人在对欧盟知识产权局裁定的上诉请求书中主张,争议商标之间不存在混淆误认风险,理由是:

争议商标与在先商标的整体外观之间仅存在较低程度的相似性;以及,
在先商标“POLO CLUB”本身缺少显著区别特性,或仅具有微弱的显著区别性。

欧盟知识产权局查明,争议商标与在先商标指定的商品相同或较为类似。双方对这一事实没有异议,因此争议集中在从西班牙消费者角度对争议商标的比较问题。


欧盟普通法院的判决

针对申请人的上诉主张,欧盟普通法院认定,对两项商标进行相似性比较意味着,不能仅仅截取复合商标的一个组成元素与对比商标进行比较。相反地,应在将争议商标作为一个整体的基础上进行对比。但特定情况下,一项复合商标给相关公众的整体印象,也有可能是由一个或多个组成元素主导的。

本案中,文字“polo club”在两项争议商标中均属于主要元素,同时也是最具有显著区别性的元素。相比两项商标各自的图形元素,文字“polo club”的显著区别性更高。此外,在先商标的唯一文字元素,全部被包含在在后争议商标中,而在后商标申请的其他文字元素,即“Düsseldorf”和“est. 1976”等,经认定属于次要元素。

法院认定争议商标之间,视觉上至少具有较低的相似性,读音上则具有平均程度以上的相似性,而概念方面则具有较高的相似性。有鉴于此,正如欧盟知识产权局上诉委员会正确指出的,争议商标之间在读音和观念上的相似性不因其在视觉上存在的差异性而被抵消。基于以上原因,上诉委员会关于存在《欧盟商标条例(第2017/1001号)》第8(1)(b)条规定的混淆误认风险的裁定结论,是正确的。


评述

笔者作为一名西班牙消费者,同意法院的判决和欧盟知识产权局的裁定结论。然而,如果本案争议发生在英国脱欧之前,则相关公众范围(除西班牙消费者外)还要加上英国消费者,在这种情况下,法院会如何判决,值得思考。

另一点值得注意的是,本案指出可能影响商标混淆相似判断的众多要素、因素甚至感觉等。这也不禁让人想问,未来此类案件是否有可能完全依靠人工智能来解决。

 

作者:José Ignacio San Martín

这篇文章首先出现在 WTR Daily, part of World Trademark Review, in (June/2022). 欲了解更多信息,请访问  www.worldtrademarkreview.com.

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美国商标立法和专利商标局共同阻止欺诈性商标申请的扩散

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自2019年起,美国专利和商标局要求所有向其提交的商标申请,必须由本地律师代理,并提供权利人的电子邮件地址。此外,该局保留随机要求提供注册商标使用证明的权利。

上述措施出台后,2021年12月27日,一年前通过的《商标现代化法案(Trademark Modernization Act)》正式生效。这可以说是近年来,美国商标实践最重要的里程碑之一。

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《商标现代化法案》从两个方面对《商标法案》作出重要修改,引入新程序简化针对未充分使用商标的撤销,并修改了现有的部分程序。

对于新设规则,需要关注两个主要程序,因为可能对美国专利和商标局的现有情况产生重大影响,用美国同事的话讲,它们的目的是“清理登记册”:“依单方申请的删除(Expungement)程序和重新审查(Re Examination)程序”

这两个程序的目的都是为了促进美国专利和商标局的正常运转,为合法使用商标的人的商标注册“腾出空间”,并阻止未实际使用或未充分使用的商标登记注册。

这两个程序都提供了比现行商标撤销程序(在美国极其繁琐)更快、更简便、成本更低的替代方案。因此,在一个拥有悠久商标保护传统和文化的司法管辖区,我们可以看到商标保护策略方面的新动向。

  • 通过删除程序,任何人(以及商标局本身)均可要求删除未在商业过程中使用的商标。在该程序中,对于从未在商业活动中使用过的注册商标,可以请求删除其注册指定的全部或部分商品或服务。删除申请获得批准后,相关商标视为在所涉全部或部分指定商品或服务上从未使用过。商标注册之日起3年至10年内,可以提出删除申请。但是,2023年12月27日前,可针对任何注册满3年及以上的商标提出删除请求。这一特殊宽限期规定可以理解为,鼓励撤销商标或鼓励注册人根据实际使用情况调整其注册内容。
  • 依新的重新审查程序,如果一商标在申请提交之日或提交使用声明(如适用)的截止日期之前未曾使用,第三方(以及商标局本身)可以要求撤销商标在部分或全部商品和/或服务上的指定。

需要特别注意,美国的商标制度基础是“先使用(First to use)”原则,根据商标申请中的申请基础声明,需在提交申请之前或之后提供使用证据。因此,为此目的的时间期限依每一案件的具体使用要求而定。

毫无疑问,美国的商标保护将要求商标权利人,在制定保护计划时付出更多努力,从真实和实际的商标使用计划出发,更精确地指定商品和服务项目,并提供可靠且充分的使用证据。

因此,自2021年12月27日起,商标权人将不仅必须面对使用声明宣誓的考验,还将面临来自第三方和商标局要求撤销商标的风险。

《商标现代化法案》还对部分现行程序作出修改:

商标审判和上诉委员会(TTAB)的商标撤销程序中,可以注册商标从未在商业活动中使用过这一新理由,要求撤销商标。对于任何注册之日起已满3年的商标均可适用这一撤销理由。

尽管要到2022年12月1日才开始实施,但就发出的商标局通知而言,需要特别注意,《商标现代化法案》缩短了答复期限。答复商标局通知的期限将从目前更慷慨的6个月期限,缩短为3个月。

最后要强调的是,引入了第三方提交“抗议信(Letter of Protest)”(意见或要求提供证据)的2个月期限,即允许第三方在商标注册审查程序中申请驳回商标注册。

这些旨在从注册簿中清理无效商标注册以及确保美国市场平稳运作的变化,其重要性毋庸置疑,特定情形下,将会影响权利人如何在一个对全球商标权人而言至关重要的关键司法管辖区内制定有关商标的防御、保护和维护策略。

作者:Cristina Arroyo

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演员和歌手Miley Gyrus有权将姓名作为商标使用

Miley Cyrus

2021年6月16日,普通法院公布Smiley Miley Inc.诉European Union Intellectual Property Office案判决(案件号:T-368/20)。

背景

2014年,国际著名艺术家Miley Cyrus的公司Smiley Miley Inc,向欧盟知识产权局申请注册欧盟商标“MILEY CYRUS”,指定第9、16、28和41类商品和服务。

Cyrus Trademarks Ltd.公司对上述申请提出异议,理由是该申请与其所有的一项在先欧盟注册商标(如下图所示,指定第9和20类商品)构成混淆相似。

CYRUS

2018年,欧盟知识产权局裁定同意部分异议申请,认定“MILEY CYRUS”与在先商标在争议商标申请指定的绝大部分商品和服务项目上存在混淆相似风险。

在同一年,欧盟知识产权局驳回了Smiley Miley Inc.公司的上诉,认定争议商标与在先商标在视觉和读音上具有相似性,由于二者都没有具体含义,不进行概念对比。Smiley Miley Inc.公司向普通法院提起上诉。

结论

通过深入分析本案情况,普通法院最终判决撤销了欧盟知识产权局的裁定结论,认定欧盟商标申请“MILEY CYRUS”应当准予注册。

普通法院的判决集中在两个主要问题上。

第一,法院纠正了欧盟知识产权局认定争议商标申请中的“Miley”(名字)元素比“Cyrus”(姓氏)元素的显著区别性弱的错误结论。

法院认为,尽管有案例指出,一般而言,姓氏的显著区别性比名字更强,但仍然需要:

考虑案件的具体情况,特别是,所涉姓氏是不常见的……,可能会影响显著区别特性的效果……,以及,要求将姓氏与名字放在一起申请注册为商标的申请人是否是著名人士……。

考虑到:(1)“Miley”和“Cyrus”都不是常见的姓氏和名字;(2)申请商标的内容是一位国际著名艺术家的姓氏加名字的组合;(3)这位艺术家的姓氏和名字是放在一起为人所熟知的,因此,法院判决这两个元素具有同等的显著区别性。

第二,法院纠正了欧盟知识产权局对比在先商标和争议商标的概念时,认定著名艺术家Miley Cyrus的名字没有具体含义的错误结论。

法院强调:

如果争议姓氏和名字因为所指向的人是名人而具备了概念意义,那么仍然可以进行概念比较……。

这位美国歌手和演员极负盛名,消费者几乎不可能不把商标“MILEY CYRUS”与这位艺术家的姓名相联系。

因此,法院判决,尽管争议商标与在先商标相似,但二者概念意义上的差别足以抵消它们在视觉和读音上的相似性。

评述

本案判决一方面肯定了姓氏和名字可能具备概念意义,另一方面也确认了如果特定公众对一个标志赋予了一个清楚、具体,能够立刻领会的含义,那么这一特殊含义可以“抵消”该标志与其它标志在视觉和读音上的相似性。

考虑到法院在过去几年内一直遵循同一标准,本案判决并未突破此前案例的规则。无论如何,考虑到名人通过媒体曝光获得的声誉和全球知名度,在商标注册中对他们给予更多保护。

本文首次发表于World Trademark Review (www.worldtrademarkreview.com)。

作者: Soledad Bernal

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企业名称权与商标(商号)权的冲突问题

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企业名称权与商标(商号)权之间的冲突是十分常见的问题,相关概念之间的关系和区别等一直在法学理论和实践中争议不断,特别是企业名称与注册商标(商号)相同或相似时,注册商标专用权范围问题。

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首先,有必要指出这两个概念的区别:

  • 企业名称旨在法律事务中对企业加以识别(通常出现在法律关系相关企业文档中,例如发票、合同,等等)。企业名称应当向公司注册管理局申请注册,受《企业注册管理局条例》规范。
  • 商标是指区分市场上特定商品和服务来源的名称或标志,商号则是用以区别市场上进行相同或相似贸易和商业活动的不同主体。二者都需要向西班牙专利和商标局提出申请,获准注册后赋予注册权人在贸易活动中使用注册商标(商号)的专有权。

如果发现某一企业名称与注册商标(商号)相同或相似,如何处理?是否该企业名称构成对该注册商标(商号)的侵权?

处理上述冲突问题要依据《西班牙商标法》:

《商标法》第14条附加条款,规定了企业注册管理局应禁止注册的一种情形:欲注册企业名称与驰名商标(商号)相同或混淆相似的,企业注册主管机关应驳回注册申请。

依据该条规定能够明确,新申请注册企业名称不得与驰名商标(商号)存在混淆。但是,当相关商标(商号)并非驰名,或该企业名称已经取得企业注册管理局授权注册的,如何应对?该商标(商号)所有权人能否依其专有权要求撤销该企业名称或禁止其使用?

这种情况下,需要适用《商标法》第34条关于注册商标(商号)权利范围的规定。依该规定,商标(商号)所有权人要求第三方禁止使用特定标志的,需同时满足规定的要求,其中,为解决本文争议,笔者认为至少应满足以下两个要求:

  • 在贸易活动中使用;以及,
  • 其使用必须与商品或服务相关。

从以上规定可知:

  • 仅仅在企业注册管理局申请注册企业名称,并不构成商标(商号)所有权人可以要求禁止的,侵犯在先注册商标(商号)权行为。只有在贸易活动,即在市场中,使用该企业名称的行为才能予以禁止。
  • 仅仅为实现企业名称的法律意义的使用,即在法律事务中识别该企业,不构成商标(商号)所有权人可以要求禁止的,侵犯在先注册商标(商号)权行为。该使用行为必须与商品或服务相关。

因此,正如上述分析所指出的,除为在法律事务中识别企业的目的之外,使用企业名称的行为,均属于不正确使用。

总之,(除侵权行为要件,如存在混淆等,外),注册商标(商号)所有权人有权禁止他人:(1)贸易过程中,和(2)与商品或服务相关的活动上使用该企业名称。《商标法》第34条第3款(d)项,明确规定了禁止他人使用企业名称的有关权利。

上述条件和要求已经在判例法中得到确认。其中最著名的案例是2007年9月11日,欧洲法院对Céline一案所作的第C-17/06号判决,其审判原则仍然有效,且已为西班牙法院所采纳。

本文已发表在《经济学家与法学家》网站

作者: María Cadarso

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关于注册商标的强制使用要求的几点感想

近期欧洲法院发布了数项涉及注册商标使用争议的判决,笔者希望借此机会,与读者共同探讨有关注册商标强制使用问题的几点感想。

red car fender2020年10月22日,欧洲法院公布第C-720/18号裁定。该案涉及法拉利公司的图文商标“Testarossa”的使用问题。让笔者感到震惊的是,裁定引用了瑞士与德国于1892年签署的一份公约(坦白地说,这是笔者第一次知道有这个公约)。裁定认定上述公约仍处于生效状态,其中第5.1条规定,一方签约国的商标在另一方签约国领域内投入使用的事实,可用以排除该商标因未能在法律规定的时间内在其本国投入使用而可能产生的不利法律后果

 

根据这一规定,一项德国商标在瑞士领域内使用的事实,构成该项德国国家商标已经投入真实使用的证据,因此该商标不得因其未在德国领域内投入使用而被撤销。但正如裁定所指出的,这中间存在一个悖论,即以上述德国国家商标为基础,对在后欧盟商标申请提出异议,如果欧盟商标申请人在异议答辩时要求异议人证明在先商标已投入真实使用,那么由于异议人无法提供在先商标已经在欧盟领域内真实使用的证据(瑞士不是欧盟成员国——译者注),会导致该异议申请被驳回。

Infinite Eight Champagne Extra Brut 2004另一项引起笔者注意的判决是,2020年9月23日,欧盟普通法院(General Court)公布的第T-601/19号判决。该案中,西班牙商标“infinite”权利人对该欧盟商标申请“in·fi·ni·tu·de”提出异议,在先商标和争议欧盟商标申请指定商品均为葡萄酒。在上述异议程序中,争议商标申请人要求异议人提供在先商标的真实使用证据。异议人提交了大量文件,证明贴附西班牙商标“infinite”的红酒产品向加拿大、波多黎各和美国等多个国家出口的事实。

原则上,解决欧盟领域内商标间冲突问题,无需考虑该领域外的公众因素。但在主要使用证据是向第三国出口的情况下,似乎更符合逻辑的做法是,相关公众应当是从事货物进出口业务的专业人员,而相应的评估应基于该专业人员群体的注意程度进行。

FRIGIDAIRE笔者想要跟读者分享的最后一个案件是,2020年10月28日,欧盟普通法院公布的第T-583/19号判决。本案是关于商标“FRIGIDAIRE”,因权利人未能提供该商标在特定商品上(洗衣机、洗碗机等)的充足使用证据,被欧盟知识产权局撤销其在部分商品上商标权的问题。

本案商标权人已经提交了该商标在相关家电产品上的使用证据,包括位于比利时和德国的美国军事基地购买相关产品的销售凭证。普通法院认为,上述销售凭证涉及的军事基地不属于欧盟领域范围,因此,鉴于商标权人未能提供证据证明争议商标在欧盟境内投入真实使用,判决在未使用商品类别上撤销该商标注册权。

可以看出,本文提到的这些判决都存在一些不寻常之处,也进一步明确了,在适用商标法律时,任何评估都必须基于特定案件的具体情况

作者: Jesús Gómez Montero,艾萨博睿前合伙人,Alberto ELZABURU基金会顾问委员会委员

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