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Nuevo acuerdo aduanero entre China y la UE. ¿Qué implica para los titulares de marcas?

Mercado de la Seda de Beijing
(de gruntzooki vía Flickr)

China y la Unión Europea han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo en cooperación aduanera cuyo principal objetivo es facilitar los trámites aduaneros a aquellos comerciantes que sean considerados de confianza. Se han firmado a su vez dos nuevas iniciativas que complementan el acuerdo, un nuevo “Marco estratégico para la cooperación aduanera” y un nuevo “Plan de acción UE-China sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”.

La figura del “comerciante de confianza”, también conocido como “Operador económico autorizado”, ha estado presente en la regulación aduanera de la UE desde 2008 y se caracteriza por disfrutar de procedimientos aduaneros simplificados siempre que demuestre que es un operador seguro, fiable y que cumple con la normativa de seguridad. Por lo tanto, los comerciantes de confianza pasan por un número menor de controles aduaneros y disponen de procedimientos más rápidos al entrar y salir del Espacio Económico Europeo (EEE)

China no es el primer país en firmar un acuerdo de este tipo con la UE; existen acuerdos de reconocimiento mutuo ya firmados con países como EE.UU (2012) y Japón (2011), pero la incorporación de China lo ha convertido en el sistema de comercio certificado más aceptado en el mundo, ya que incluye en la actualidad alrededor de 15.000 empresas certificadas como comerciantes seguros (para más información véase la nota de prensa de la Comisión Europea).

Es necesario, sin embargo, resaltar otro punto. China ostenta la triste reputación de ser un país en el que comúnmente se comenten infracciones contra la propiedad intelectual. A pesar de ello, el 1 de mayo de 2014 ha entrado en vigor la nueva Ley de Marcas (para más detalles sobre las modificaciones, consulte la entrada previa en nuestro blog) que presumiblemente reforzará la protección de los titulares de marcas contra infracciones y solicitudes de mala fe. Es pronto aún para saber cómo se llevará a cabo en la práctica, pero la combinación entre la nueva Ley de Marcas y el acuerdo aduanero firmado recientemente son, sin lugar a dudas, buenas noticias para los titulares de derechos.

Nuestra experiencia en China, sin embargo, nos ha demostrado que los titulares  europeos de marcas suelen tener más problemas con los “trademark squattersque con los infractores de derechos de propiedad intelectual. La razón es simple: es una práctica ampliamente establecida entre los propietarios europeos de marcas la fabricación de sus mercancías en China para después venderlas en el mercado europeo, pero sin llevar a cabo el registro de sus marcas en China. Esto puede llevar aparejada una consecuencia: cualquier empresa o particular chino puede acudir a la Oficina de Marcas (SAIC) y registrar la marca europea sin ningún problema ya que el sistema de registro de marcas en China se basa en el principio de  “first-to file”. A continuación, también pueden registrar la marca en la aduana china (GAC) y cuando el dueño de la marca europea intenta mandar a Europa su próximo envío, los productos son detenidos en la aduana por infringir una marca china registrada. Con lo cual, el titular europeo se ve abocado a elegir una de estas dos opciones, igual de negativas: pagar una cantidad importante de dinero para adquirir su propia marca en China o ir a juicio / TRAB.

Una de las rutas más comunes es tratar de cancelar dicho registro por mala fe o falta de uso a partir de los tres primeros años de la inscripción. En este caso, el mayor problema al que se enfrenta el propietario legítimo es demostrar el uso, o al menos, cierta influencia de su marca en el mercado chino. Efectivamente, en la actualidad es casi imposible demostrar el uso de una marca europea en estos casos ya que la fabricación para la exportación no es considerado uso real de la marca (no existe precedente en el sistema judicial de China, por lo que los tribunales chinos no están obligados a seguir las decisiones anteriores, aún cuando las haya) y sólo algunas marcas muy famosas han conseguido ser reconocidas por los tribunales cuando no se habían utilizado en el mercado chino.

Con el fortalecimiento del requisito de buena fe en el registro y en el uso por la nueva Ley de Marcas de China y el acuerdo de reconocimiento mutuo con la UE, los casos mencionados anteriormente deberían disminuir. No sólo por la protección reforzada que ofrece la ley, sino también porque la cooperación aduanera facilitaría la lucha contra los “trademark squatters” mediante el reconocimiento de los comerciantes europeos de confianza en China, un hecho que puede alentar a las empresas de la UE a registrar sus marcas en este país con el fin de estar completamente protegidos. De esta manera, la aduana china podría dedicar muchos más recursos a los comerciantes de alto riesgo y luchar contra las infracciones de manera más eficiente.

A pesar de que la legislación china en materia relacionada con propiedad industrial e intelectual y las actuaciones de las autoridades están mejorando cada día más, debemos ser conscientes de los peligros que aún existen para adaptar nuestra estrategia de propiedad intelectual de acuerdo a ellos. Para el ciudadano corriente en China, los esfuerzos de las autoridades son casi invisibles, lo que demuestra una vez más la magnitud de las infracciones y la enorme cantidad de recursos y tiempo que hay que dedicar a esta lucha. Si el propietario de una marca se dedica a la fabricación o planea usar su marca en el mercado chino, sus derechos deberían ser registrados antes de comenzar cualquier actividad comercial o de otro tipo en China. En caso de que el propietario se encuentre en el mercado chino, es altamente recomendable registrar las marcas tan pronto como sea posible.




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¿Se podría bloquear el acceso de los usuarios a una página web que infrinja derechos de autor?


De Tobias Myrstrand Leander
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Durante el día de ayer se publicó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-314/12 en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Gerichtshof austriaco cuyo objeto era la interpretación del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29/CE relativo a la posibilidad de que los titulares de derechos de autor puedan requerir judicialmente la adopción de medidas cautelares frente a aquellos intermediarios a los que un tercero recurra para infringir derechos de autor.

Las cuestiones prejudiciales planteaban el supuesto aquel en el que un titular de derechos de autor hubiera solicitado la adopción de medidas cautelares frente a un proveedor de servicios de acceso a Internet, obligándole a bloquear el acceso de sus clientes a una página web de un tercero que no es cliente de ese mismo proveedor destinatario de las medidas.

La problemática que este supuesto planteaba con respecto al artículo 8.3 de la Directiva residía en si cabría considerar que el tercero -titular de la página web infractora- estaría recurriendo también a los servicios de los proveedores de aquellos usuarios que accediesen a la página web en cuestión.

La decisión del TJUE no admite dudas, al considerarse que el tercero infractor estaría recurriendo a cuantos servicios de proveedores permitan que sus clientes accedan al sitio web infractor, siendo indiferente para su determinación la existencia de un vínculo contractual entre proveedor e infractor. Lo que posibilita la adopción de medidas cautelares frente a todos los proveedores de servicios y no sólo aquel del que sea cliente el infractor

Por otra parte, también se señala que para la concesión de las medidas cautelares solicitadas no será necesario probar el acceso efectivo de los clientes de los proveedores a las páginas web con contenido ilícito, ya que estas medidas no sólo tendrían por objeto detener las infracciones, sino también evitarlas.

No obstante, matiza el Tribunal, estas medidas a adoptar por los proveedores de servicios en cumplimiento de las obligaciones que puedan derivar de esta normativa deberán respetar el derecho de los usuarios al libre acceso a la información y, por otro lado, ser razonablemente efectivas, en el sentido de que deben ser difícilmente eludibles por los usuarios.

Así pues, se deja abierta la posibilidad de que los titulares de derechos de autor puedan solicitar ante los tribunales la adopción de medidas cautelares frente a los proveedores de servicios de acceso a Internet de cuyos servicios se sirvan los usuarios, pudiendo consistir las medidas en bloquear el acceso a los usuarios a páginas web de terceros que infrinjan derechos de autor, como son aquellas que sin autorización del titular ofrecen la descarga o la visualización en streaming de películas.



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Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: conclusiones del AG en el asunto C-583/12


De Manuel Alarcón
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El abogado general, Pedro Cruz Villalón, ha presentado sus conclusiones respecto a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de Estonia al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento (CE) nº 1383/2003 relativo a la intervención aduanera de mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, los puntos a resolver son los referentes a la consideración o no de “autoridad competente para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual” a las autoridades aduaneras y el papel de éstas para iniciar o no el procedimiento para determinar dicha vulneración.

Aunque la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003 nacerá y posiblemente morirá pronto, pues desde el 1 de enero de 2014 ha sido derogado por el Reglamento (UE) nº 608/2013 que contiene la nueva regulación de intervención de mercancía falsificada, la misma podría concretar algo más el papel de las propias autoridades aduaneras nacionales.

Los hechos se remontan al año 2010 con la retención en la Aduana de Estonia de 63.700 botellas que presuntamente infringen un modelo industrial que está registrado a favor de la compañía Acerra y que fueron importadas por la compañía Sintax.

Sintax solicitó hasta en dos ocasiones a la Aduana el levante de la mercancía, que le fue denegada e interpuso contra Acerra una demanda ante el Tribunal Ordinario de 1ª Instancia para impugnar la validez del modelo industrial. Dicho tribunal confirmó el registro posteriormente y, por tanto, el modelo está en vigor.

Sintax en vista de la denegación del levante por parte de la Aduana, interpuso una demanda ante un Tribunal Contencioso-Administrativo. Dicho tribunal dio la razón a Sintax, pero la Aduana siguió con su postura de no conceder el levante y recurrió a un Tribunal superior.

El recurso de la aduana fue desestimado también y motivó que ésta interpusiera un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Estonia (remitente de las cuestiones prejudiciales) en base a que la aduana dispone de capacidad para decidir sobre la vulneración de derechos de propiedad intelectual.

El Tribunal Supremo en su primera cuestión prejudicial plantea si puede tramitarse también ante la administración aduanera el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual, mencionado en el artículo 13.1 del Reglamento nº 1383/2003, o bien la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo, mencionada en el capítulo III del Reglamento, debe ser distinta de las autoridades aduaneras.

La conclusión del abogado general es que el artículo 13.1 del Reglamento no excluye que los Estados miembros faculten a las autoridades aduaneras para tramitar el procedimiento previsto en la referida disposición, siempre que dicha facultad esté expresamente prevista en la normativa nacional, las autoridades aduaneras actúen de modo que queden garantizadas su independencia e imparcialidad, se observe el derecho a ser oído y exista la posibilidad de ejercitar control judicial.

Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo de Estonia se cuestiona si la autoridad aduanera debe tener la posibilidad de entablar el correspondiente procedimiento previsto en el artículo 13.1 del Reglamento.

La conclusión del Abogado General es que el Reglamento no excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de que las propias autoridades aduaneras entablen formalmente el procedimiento mencionado en dicha disposición, ya que aunque el Reglamento hace un esfuerzo para no obstaculizar la libertad de comercio, al mismo tiempo, previene la comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual.

Por ello, sigue diciendo el abogado general que la abstención del titular del derecho de iniciar el procedimiento dentro de plazo únicamente puede sustituirse por la incoación por parte de las autoridades aduaneras de un procedimiento que evite el levante de las mercancías en aquellos casos en los que las autoridades aduaneras adopten una decisión formal de entablar el procedimiento.

Si los Estados miembros otorgan, en sus respectivos derechos nacionales, las competencias necesarias a las autoridades aduaneras para que puedan determinar si se ha vulnerado o no un derecho de propiedad intelectual, se les estará otorgando un poder que hasta ahora, al menos en el derecho español, correspondía en exclusiva a los tribunales. Este poder conllevará, sin duda, también una gran responsabilidad (si me permiten parafrasear al tío de Spiderman) para poder garantizar la independencia e imparcialidad de sus actuaciones.


Autor: Transi Ruiz

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Día Internacional de la Mediación: su relación con la propiedad industrial e intelectual

Por Ferran Cornellà
Vía Wikimedia

Siendo hoy el Día Internacional de la Mediación, me ha parecido bueno hacer algunas reflexiones sobre el papel que este medio de resolución de conflictos puede jugar en el campo de la propiedad industrial e intelectual (PI). 

La mediación ha sido antaño identificada en España con la resolución de conflictos en materia familiar y laboral. Y esto ha sido más o menos así hasta que la Directiva de 2008 descubrió para muchos que la mediación podía servir también para la resolución de conflictos de naturaleza civil y mercantil.

Hemos asistido desde entonces a un proceso legislativo que culminó hace unos meses con la aprobación del Real Decreto que desarrolla la Ley de Mediación de 2012. Aun queda mucho por hacer en este campo pero vamos avanzando, incluso se puede decir que el tema está en plena ebullición.

Pero en este día quiero recordar a aquellos que, antes de que se hablase mucho de la mediación en PI, ya estaban haciendo por ella.

Es obligatorio comenzar citando al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, que cumple 20 años de existencia en 2014. El Centro ha mostrado su eficacia en la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, pero ha extendido su actividad mucho más allá, convirtiéndose en un actor destacado en la promoción e implantación de la mediación en materia de PI.

El Centro ha actuado no sólo en un plano general de la PI sino que ha buscado medios específicos para la resolución de conflictos en los sectores de Film & Media, TIC, I+D y transferencia de tecnología. La mediación OMPI figura ya como una alternativa para la resolución de conflictos en los contratos DESCA sobre proyectos de I+D en la UE, se está trabajando en su utilización en las licencias FRAND y tanto AGICOA como EGEDA han usado sus recursos para establecer sus sistemas. Además las Oficinas de Marcas de Singapur y de Brasil han implantado sistemas de mediación en cooperación con el Centro OMPI.

Otros en nuestro país también han apostado hace tiempo por la mediación como herramienta para la resolución de conflictos en PI. Puedo citar a la Universidad de Alicante y en concreto a UAIPIT, que bajo la coordinación de la Profesora Lydia Esteve organiza desde 2009 su famoso Congreso Internacional, en el que no ha faltado nunca el tratamiento de la mediación en este campo. También el IE Law School incorpora la mediación en sus programas sobre propiedad intelectual e industrial y asociaciones de referencia en el sector del entretenimiento como el DENAE y fundaciones como FIDE, han promovido y organizado desde hace años muchas sesiones formativas al respecto. Se incorpora también este año la materia en el Master de la Universidad Autónoma de Madrid.

No faltan por tanto en España defensores, promotores y adalides de la mediación en este campo. Cito a aquellos que conozco y con los que coopero y que me perdonen los otros, que seguro habrá mas.

Desde que la descubrí hace unos años, me di cuenta que la mediación es un medio altamente eficaz para resolver los conflictos en este campo. Con el paso del tiempo sigo pensando lo mismo y cada vez con más firmeza, después de muchos años litigando.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual tienen una especial naturaleza y los negocios alrededor de los mismos obligan a una resolución de conflictos rápida y eficaz, que no deje cicatrices en las relaciones entre las partes, pues  son varios los sectores de actividad en los que la PI juega un papel vital y cada uno de ellos es un mundo pequeño en el que sus actores pueden volver a encontrarse.

A pesar de algunas voces que promueven la mediación de amplio espectro, sigo pensando que es necesaria una especialización, al menos en esta materia. A mi modo de ver, quien conoce y trabaja con los derechos de propiedad industrial e intelectual está en mejores condiciones para poder ofrecer a las partes lo que éstas buscan, un resultado positivo, un acuerdo eficaz. Con el tiempo y una vez asentada la mediación en España creo que este criterio se irá imponiendo.

En cualquier caso, celebremos este día internacional y promovamos la mediación en nuestra actividad profesional diaria, todos saldremos beneficiados.




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Inminente aplicación del nuevo Reglamento UE de vigilancia aduanera contra las falsificaciones


El próximo 1 de enero de 2014 se empezará  a aplicar en la UE el nuevo Reglamento nº 608/2013 de vigilancia aduanera en protección de la propiedad industrial e intelectual.

El objetivo de este tipo de medidas en frontera es prevenir la presencia de productos falsificados en el mercado de la UE y adoptar las medidas necesarias para retener las mercancías que infrinjan los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin afectar al comercio de productos legítimos.

Derechos protegidos por el nuevo Reglamento nº 608/2013: marcas, diseños industriales, derechos de autor o derechos afines, indicaciones geográficas, patentes, certificados complementarios de protección para medicamentos y para productos fitosanitarios, obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad y nombres comerciales, así como dispositivos para la elusión de medidas tecnológicas de protección de derechos de autor y moldes o matrices para la fabricación de mercancías infractoras. Se excluyen, básicamente, las mercancías no comerciales contenidas en el equipaje personal de los viajeros, las importaciones paralelas y las sobreproducciones no autorizadas.

Se prevé la presentación de solicitudes de intervención en formato electrónico, empleando los formularios que se publicarán en el presente mes de diciembre de 2013.

En vista de las últimas tendencias en la distribución de productos falsificados (las compras por Internet), se establece un nuevo procedimiento para la destrucción de pequeños envíos de mercancías. Se define pequeño envío como el envío efectuado por correo postal o servicios de mensajería que contenga tres o menos unidades o tenga un peso bruto inferior a 2 Kg. Según este procedimiento, las aduanas notificarán la retención del paquete a su destinatario sin contactar con el titular del derecho de propiedad intelectual o industrial y concederán al primero el plazo de 10 días para consentir su destrucción. Si en ese plazo no se opone a la destrucción, las mercancías serán destruidas.

Asimismo, se establece el procedimiento de destrucción obligatorio (opcional en el antiguo Reglamento) cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) que en el plazo de 10 días el titular del derecho haya comunicado a la aduana su convicción de que se ha vulnerado su derecho y solicite la destrucción de los productos, tras haber procedido a la inspección de los mismos, y b) que en el plazo de 10 días el titular de las mercancías haya autorizado la destrucción de los productos o no se haya opuesto expresamente a la misma.

Se establece la posibilidad del levante anticipado de mercancías antes de que concluya el procedimiento judicial en caso de diseños industriales, patentes, modelos de utilidad, topografías de productos semiconductores u obtenciones vegetales, siempre que el titular de las mercancías haya aportado una garantía suficiente para proteger los intereses del titular del derecho y que la autoridad judicial competente no haya autorizado ninguna medida cautelar.

La responsabilidad del titular del derecho ante cualquier titular de mercancías que haya sufrido daños se limita a los siguientes supuestos: a) cuando se suspenda el procedimiento por acción u omisión del titular del derecho, b) cuando las muestras no se devuelvan o queden dañadas y c) cuando se compruebe con posterioridad que las mercancías retenidas no vulneran el derecho de propiedad intelectual o industrial.

El titular de la intervención reembolsará los costes en que hayan incurrido las autoridades aduaneras u otras partes que actúen en su nombre (por almacenaje, manipulación y destrucción) y asumirá los costes de las traducciones necesarias. Los gastos se podrán repercutir al infractor u otras personas de acuerdo con la Ley nacional.


Confiamos en que el nuevo Reglamento contribuya a una mejor protección de la propiedad industrial e intelectual y al estímulo de la creación, innovación tecnológica y competitividad de las empresas de la UE, evitando perjuicios a los comerciantes respetuosos de las leyes y a la salud y seguridad de los consumidores.



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