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La patente unitaria: una nueva realidad para 2023

El sistema conocido como “Patente Europea con Efecto Unitario” (o “Patente Unitaria”, como se le denomina coloquialmente), se prevé que se hará realidad en el primer semestre de 2023.

 

Este sistema consta de dos Reglamentos de la Unión Europea (EU 1257/2012 y EU 1260/2012), que definen:

  • la creación de una patente europea con efecto unitario para todos los países participantes, y
  • un Acuerdo Internacional por el que se crea un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que tendrá jurisdicción exclusiva para litigar estas nuevas patentes unitarias.

 

En la actualidad, este sistema se encuentra en la denominada fase de aplicación provisional, en la que se están llevando a cabo los preparativos prácticos necesarios (instalación de las sedes del TUP, desarrollo de sistemas, contratación de jueces, etc) para la puesta en marcha de este nuevo tribunal, que tendrá como sedes principales París y Múnich, además de sedes locales en los países participantes del TUP.

 

De acuerdo con este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas que lo deseen podrán solicitar que su patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes (EPO) tenga efecto unitario en todos los países que en ese momento sean participantes del sistema. Esto significa que la patente europea se considerará en esos países como una patente única para todos ellos. Una de las consecuencias más inmediatas de este sistema es que, si se opta por la vía unitaria, para los países participantes ya no será necesario proceder con las denominadas validaciones nacionales. Sin embargo, si no se desea que la patente europea concedida tenga efecto unitario, seguirá siendo posible validar en esos países por la vía nacional como hasta ahora. Además, seguirá siendo necesario validar en los países no adheridos al sistema, tales como España, Reino Unido, Suiza, Noruega, Polonia, Islandia o Turquía, entre otros.

Para poder beneficiarse de este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas podrán solicitar el efecto unitario en el plazo improrrogable de 1 mes a partir de la concesión de la patente por parte de la EPO. Esta solicitud deberá ir acompañada de la traducción de la patente europea concedida al inglés, si la patente europea fue concedida en francés o alemán, o a uno cualquiera de los idiomas oficiales de la UE, incluido el español, si la patente europea fue concedida en inglés, y no conlleva el pago de ninguna tasa oficial.

A día de hoy, los países que han ratificado ya el sistema y que por tanto serán los países que entrarán dentro del sistema de la patente unitaria cuando entre en vigor son: Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia, mientras que se encuentra en proceso de ratificación en: Chipre, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Irlanda, República Checa y Rumanía. España no se ha adherido a este sistema, si bien los solicitantes españoles de patentes europeas podrán beneficiarse del mismo, al igual que lo podrán hacer los de cualquier otro país del mundo.

A la hora de elegir si conviene o no el efecto unitario para una patente europea concedida, es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 

Ventajas del efecto unitario:

  • La patente se mantendrá en vigor en todos los países adheridos al sistema mediante un único pago de una cuota de mantenimiento anual a la EPO, que cubrirá todos los países adheridos al sistema, y por tanto no será necesario pagar tasas de mantenimiento individuales en cada uno de ellos.
  • Será posible litigar contra posibles infractores de la patente en los distintos países adheridos al sistema mediante un único pleito de infracción presentado ante el TUP.
  • Se prevé una compensación de gastos de traducción de 500 € para aquellas patentes europeas para las que se solicite efecto unitario y que fueran originalmente presentadas por pequeñas o medianas empresas, ONGs, etc. en un idioma distinto del inglés, francés o alemán.

 

Desventajas del efecto unitario:

  • La patente unitaria estará sujeta a acciones de invalidación centralizadas ante el TUP, que en caso de éxito invalidarán automáticamente la patente unitaria en todos y cada uno de los países adheridos al sistema. Esta acción de invalidación podrá presentarse a lo largo de toda la vida de la patente unitaria.
  • No será posible abandonar la protección en países individuales mediante la omisión del pago de las anualidades correspondientes en los países que ya no interesen, como se puede hacer ahora mismo en el caso de las patentes sometidas al sistema de validaciones nacionales. En caso de falta de pago de la cuota de mantenimiento de la patente unitaria, ésta quedará abandonada en todos los países adheridos al sistema.
  • La cuota de mantenimiento anual de la patente unitaria es relativamente elevada y equivale a aproximadamente 4-5 cuotas de mantenimiento anuales de países individuales de la UE tales como Francia o Alemania. Por tanto, si se desea protección en 3 países o menos del sistema, la patente unitaria generalmente tendrá un mayor coste de mantenimiento respecto al sistema de validaciones nacionales.

 

El sistema de la patente unitaria entrará en vigor el primer día del 4º mes desde el momento en que Alemania deposite su instrumento de ratificación ante el Consejo de la UE, lo que dará inicio al período de tiempo denominado “sunrise period”. En estos momentos está previsto que el “sunrise period” comience el día 1 de marzo de 2023, y la entrada en vigor del Tratado, el día 1 de junio de 2023. Desde el 1 de enero de 2023, aquellos titulares de solicitudes de patente europeas cercanas a concederse podrán, o bien retrasar la concesión para llegar a tiempo de solicitar el efecto unitario en cuanto el sistema empiece a funcionar, o bien realizar la petición de efecto unitario de manera anticipada.

 

Finalmente, una cuestión muy importante, para la cual los titulares de las patentes europeas actualmente concedidas deben tomar una decisión de manera inmediata: la jurisdicción exclusiva del TUP aplicará, desde el primer día de su entrada en vigor, a todas las patentes europeas para las que se solicite efecto unitario, pero también, por defecto, a las patentes europeas ya existentes, concedidas por la EPO con anterioridad a la entrada en vigor del sistema. Esto significa que estas patentes ya concedidas podrían sufrir una acción de invalidación ante el TUP nada más entrar en vigor el sistema. De ocurrir esto, la patente europea podría quedar invalidada en todos aquellos países adheridos al sistema donde se encuentre en vigor.

Para evitar que esto ocurra, los titulares de patentes europeas ya concedidas que tengan su patente en vigor en alguno de los países participantes del sistema tendrán la posibilidad de presentar, durante el “sunrise period”, una petición de “opt-out” de su(s) patente(s) de la jurisdicción del TUP, que implica lo siguiente:

 

  • Si se solicita dicho “opt-out”, la(s) patente(s) afectadas ya no caerán dentro de la jurisdicción del TUP, sino que lo seguirán haciendo ante los tribunales nacionales de cada país y por tanto se litigarán ante los mismos, como hasta ahora.
  • Por el contrario, en ausencia de petición de “opt-out”, las patentes europeas concedidas caerán dentro de la jurisdicción del TUP y podrán ser invalidadas en todos los países adheridos al sistema mediante una única acción de invalidación presentada ante dicho Tribunal.

En consecuencia, los titulares de patentes europeas concedidas hasta la fecha deben decidir ya si desean solicitar el “opt-out” para las mismas, con objeto de poder preparar la presentación de la petición de “opt-out” dentro de los tres meses que se prevé que durará el “sunrise period”.

Como es lógico, no es posible dar un consejo general que aplique a todos y cada uno de los casos, que tendrán que ser estudiados uno por uno, sopesando ventajas e inconvenientes para cada caso en particular, y tomando en consideración para ello tanto el punto de vista económico como el comercial y el estratégico. Para este fin, ELZABURU dispone de profesionales con la cualificación requerida para representar a nuestros clientes ante el Tribunal Unificado de Patentes y que podrán asesorarles. Para más información, le rogamos contacte con su contacto habitual en ELZABURU, o bien dirijan sus cuestiones a la dirección patenteunitaria@elzaburu.es

 

ELZABURU S.L.P.

 

La Inteligencia Artificial: un reto para la Propiedad Intelectual

La Inteligencia Artificial (IA) está cambiando el mundo en que vivimos. La capacidad de los algoritmos de inteligencia artificial para analizar ingentes cantidades de datos, relacionarlos, sacar conclusiones e incluso resolver tareas específicas, combinando los conocimientos adquiridos en el análisis de datos, está dando lugar a la aparición de aplicaciones informáticas y/o dispositivos que resuelven tareas hasta hace poco inasumibles o que incluso ni tan siquiera se habían planteado. 

 

La IA ya está presente en todos los campos

La Inteligencia Artificial está presente en campos como la Medicina, ayudando en el análisis, diagnóstico y predicción de enfermedades, así como en el desarrollo de nuevos medicamentos; en la Ciencia Ambiental, permitiendo analizar datos meteorológicos y/o ambientales sobre ecosistemas, permitiendo prevenir o actuar frente a plagas, incendios, inundaciones, etc.; o en el análisis de comportamientos humanos tales como el tráfico en las carreteras, permitiendo aportar soluciones a la congestión en los grandes núcleos de población.

Esta realidad está afectando también a la Propiedad Industrial. Cada vez es más frecuente que haya empresas que soliciten protección mediante patente por invenciones que han sido desarrolladas por una aplicación de Inteligencia Artificial. Esto supone un reto para la mayor parte de legislaciones de patentes en el mundo, las cuales suelen determinar que la patente es un derecho que se le reconoce a un inventor humano, premiando su esfuerzo y otorgándole un periodo de exclusividad para la explotación de aquello que es fruto de su trabajo y su conocimiento. 

 

¿Cómo actuar cuando el inventor no es humano?

Muchas oficinas nacionales de patentes y tribunales de muchos países se están viendo en la tesitura de tener que decidir acerca de la admisión de patentes referidas a invenciones que no han sido desarrolladas por una mente humana. En la inmensa mayoría de los casos, las decisiones adoptadas por dichos órganos van en la dirección de rechazar dichas patentes.

Aparte de la cuestión acerca de si las legislaciones nacionales e internacionales actuales permiten o no la protección de invenciones desarrolladas mediante IA, este tema suscita implicaciones filosófico prácticas acerca de si debe concederse o no una patente por una invención obtenida por una máquina.

Por ejemplo: ¿Cómo puede una mente humana (la de un examinador de una oficina de patentes) valorar el criterio de Actividad Inventiva exigido a una invención (“no obviedad” de la invención), cuando “quien” la ha inventado es un ente que tiene absoluto conocimiento de todos los datos publicados en el mundo y a lo largo de toda la historia acerca de dicha materia y con una capacidad de relacionar dichos datos que excede la de cualquier mente humana?

 

 

La necesidad de actualizar las legislaciones

Sea como fuere, parece necesario abordar el tema de las invenciones creadas por sistemas de Inteligencia Artificial, y que los distintos países adapten sus legislaciones en materia de Propiedad Industrial para permitir siquiera un cierto grado de protección para estos desarrollos. De lo contrario, se podría desincentivar la actividad de aquellas empresas tecnológicas que, ayudadas de dichos sistemas, buscan aportar soluciones técnicas que mejoren la vida de las personas.

¿Es necesario adaptar los reglamentos de las actuales leyes de patentes para que introduzcan criterios específicos para este tipo de invenciones? ¿Sería mejor establecer una nueva tipología de protección de Propiedad Intelectual para encauzar la protección de estos inventos? En todo caso, parece necesario abordar el tema desde un punto de vista conjunto por todos aquellos países suscritos a tratados internacionales en materia de protección de la Propiedad Industrial, a fin de armonizar los criterios a seguir con este tipo de invenciones.

Autor: Juan Bosco de la Vega Churruca

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¿Has recibido ya el traslado?

Los juzgados españoles dedican mucho tiempo a los “traslados”. Así, cuando el demandado por infracción de patentes presenta una reconvención de validez, el juzgado debe dar traslado al demandante. Este traslado es de vital importancia porque pone en marcha el plazo de dos meses para contestar a la reconvención. Sin embargo, se trata de un traslado simbólico porque el demandante ya tiene el escrito en su poder gracias al “traslado entre procuradores”. ¿No sería más lógico que se iniciara el plazo desde ese traslado anterior? Práctico, pero una afrenta inmediata al principio de que el proceso deber ser impulsado y controlado por el juzgado. La solución es sencilla. En un momento posterior, el juzgado dicta una resolución efectuando un “traslado” simbólico y dando comienzo al plazo.

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Hasta aquí todo bien. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando la Ley de Patentes de 2015 permitió al titular de la patente presentar una solicitud de limitación de la patente en respuesta a la reconvención. Aunque esto siempre había sido posible en virtud del artículo 138.3 del CPE, carecía de un cauce procesal específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que había dado lugar a cierta improvisación por parte de los tribunales. El artículo 120 de la nueva Ley cambió todo esto especificando que la solicitud de limitación debía presentarse con la contestación a la reconvención y fijando un plazo de dos meses para responder. Como de costumbre, el juzgado debía “dar traslado” de la solicitud al demandado reconviniente, cuyo plazo para responder comenzaba, sin embargo, a partir de la “recepción” de la solicitud. Esto dio lugar a una serie de artículos académicos que sostenían que el comienzo de este nuevo plazo no sería desde el “traslado” del juzgado, sino mucho antes, desde el momento del traslado entre procuradores.

En el auto de 11 de febrero pasado, el Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Barcelona resuelve esta cuestión a favor del traslado judicial: “Cualquier otra interpretación de las propuestas supondría dejar en manos de una de las partes el inicio del cómputo de plazos procesales, el impulso del proceso, amén de vaciar de contenido la previsión establecida en el primer párrafo del precepto. Llevado al absurdo: si el inicio del cómputo del plazo fuera desde el momento de la recepción de la solicitud –  traslado entre procuradores, entre las mismas partes, se entiende -, ¿para qué está previsto el traslado por el Juez o Tribunal?”. Pues el artículo 120.5 “en ningún caso, autoriza a soslayar o relegar el impulso del proceso, el control de los tiempos y su cómputo por parte del órgano judicial“.

Autor: Colm Ahern

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Actualización del Sistema de Protección del Diseño Industrial en China

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Los diseños en China (llamados “patentes de diseño” en aquel país) se encuentran amparados por la Ley de Patentes de la República Popular China [en inglés]. Este texto legal entró en vigor en 1985 y ha sido reformado en 1992, 2000 y 2008.

El 1 de junio de 2021 va a entrar en vigor una cuarta reforma con modificaciones importantes referentes a los diseños. En efecto, se hacía necesario actualizar algunos aspectos de la protección del diseño industrial en China para lograr, entre otros propósitos, su armonización con los sistemas de protección del diseño industrial en las principales oficinas del mundo. De este modo, se podrá facilitar la protección de los diseños extranjeros en China y, a la vez, mejorar la protección de los diseños de solicitantes chinos en otros países y Oficinas.

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Esta reforma también hay que enmarcarla en los preparativos de China para adherirse al Sistema de La Haya para la protección de diseños internacionales, ya que, tras las adhesiones de la EUIPO, Corea del Sur, EE.UU. y Japón, China es el único de los países del IP5 (que incluye las cinco principales Oficinas de Patentes del mundo) que aún no lo ha suscrito.

Tampoco hay que olvidar la importancia de China a nivel mundial en el número de solicitudes de diseño presentadas. Durante los últimos años la CNIPA ha sido con diferencia la Oficina de Patentes que ha recibido un mayor número de solicitudes de diseño. A modo de ejemplo, tanto en 2018 como en 2019 se superaron las 700.000 solicitudes anuales de diseño en China, lo que supuso más del 50% de todas las solicitudes de diseño a nivel mundial.

Los principales cambios que afectarán a los diseños en China se pueden resumir en los siguientes puntos:

1.- Ampliación de la duración de la vida legal de los diseños a 15 años.

El Artículo 42(1) de la Ley de Patentes amplía su vida legal de 10 a 15 años, siempre desde la fecha de presentación de la solicitud de diseño en China.

Esta ampliación del plazo de protección del diseño en China viene motivada por el Arreglo de La Haya, que requiere que los Estados Contratantes del mismo tengan un periodo de protección mínimo de 15 años para sus diseños nacionales.

2.- Posibilidad de protección por diseño para las partes de un producto.

El Artículo 2(4) de la Ley de Patentes ha sido modificado para incluir en la definición de “diseño” la posibilidad de que este se refiera a “la totalidad o una parte” de un producto.

Esta modificación permite ampliar el alcance de protección de los diseños a los diseños parciales o a los diseños de una parte de un producto.

Con esta nueva disposición, por ejemplo, se podrá proteger con mayor seguridad el diseño de una parte de un producto, sin necesidad de proteger el diseño de todo el producto. Actualmente es necesario representar el producto completo en trazo continuo, pero tras la reforma será posible mostrar en trazos continuos solamente la parte a proteger y en trazos discontinuos aquellas partes del producto para las que no se desea protección.

Se espera además que esta nueva posibilidad de protección para diseños parciales o para una parte de un producto permita incentivar la presentación de nuevas solicitudes de diseño, mejorando de este modo la protección frente a posibles infractores. En efecto, a partir de la reforma solamente será necesaria la copia de la parte protegida (por ejemplo, la suela de un calzado, o el mango de una herramienta), y no de todo el producto para poder entablar actuaciones frente a posibles infracciones.

Esta disposición permitirá alinear la práctica en China con las de los otros países del IP5, ya que en todos ellos es posible actualmente la protección para las partes de un producto.

3.- Posibilidad de reivindicación de prioridad interna para diseños.

El Artículo 29(2) de la Ley de Patentes introduce la posibilidad de reivindicar la prioridad interna de una solicitud anterior de diseño en China, dentro del plazo de 6 meses, con el objeto de permitir una presentación mejorada de una solicitud de diseño posterior.

Con el sistema actual, si un solicitante presenta una solicitud de diseño en China, y el diseño sufre mejoras o modificaciones, es necesario presentar una nueva solicitud de diseño. En el caso de que el diseño mejorado se diferencie en cambios relativamente menores, su solicitud de diseño resultaría vulnerable debido a la existencia de la primera solicitud.

Con la introducción de la posibilidad de reivindicar la prioridad interna de los diseños en China se evitan esos inconvenientes, ya que una vez creado el diseño el solicitante podrá presentar una primera solicitud de diseño para obtener una fecha de presentación más temprana, y luego mejorarlo dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la primera solicitud, reivindicando su prioridad.

En resumen, la reforma del sistema de protección para los diseños industriales en China supone un avance significativo que permitirá incentivar la innovación en el campo del diseño y mejorar su seguridad jurídica. Otros aspectos susceptibles de modificación, como ampliar la posibilidad de solicitudes múltiples de diseño, o la elaboración de un examen sustantivo o una búsqueda de diseños anteriores durante la tramitación, no han sido incluidos. Quizá en una próxima reforma.

Autor: Pedro Saturio

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¿Es una bicicleta plegable una obra intelectual protegida por el Derecho de autor?

Bicicleta Brompton plegada

Después de la Sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020 en el asunto C 833/18 Brompton la respuesta, como diría la canción, está flotando en el viento. Y no es raro que así sea.

Recordemos el caso: Brompton es una sociedad inglesa que comercializa una bicicleta plegable, vendida en su forma actual desde el año 1987, que había sido protegida como patente por las particularidades técnicas que comprende: la bicicleta Brompton puede adoptar tres posiciones distintas (posición plegada, posición desplegada y posición intermedia), lo que permite a la bicicleta permanecer en equilibrio en el suelo.

 
Bicicleta Brompton abierta Bicicleta Brompton plegada
 

Agotados los derechos de patente, Brompton demanda a la compañía Get2Get, sobre la base de derechos de autor, por comercializar una bicicleta cuyo aspecto visual es muy similar al de la bicicleta Brompton y que puede adoptar las tres posiciones mencionadas en el apartado anterior.

La pregunta está servida: ¿Puede un objeto que está condicionado por sus características técnicas hasta el punto de haber sido protegido como patente constituir una obra intelectual? El TJUE devuelve la pelota al órgano jurisdiccional nacional no sin antes recordar algunos criterios.

Para el Tribunal es cierto que la forma que presenta la citada bicicleta resulta necesaria para la obtención de un determinado resultado técnico, a saber, la aptitud de esa bicicleta para adoptar tres posiciones, una de las cuales le permite mantenerse en equilibrio en el suelo. Sin embargo, el órgano jurisdiccional nacional tiene que averiguar si, a pesar de esa circunstancia, esa bicicleta constituye una obra original resultante de una creación intelectual.

A este respecto, la sentencia advierte que esto no sucede cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa o han dejado un espacio tan limitado que la idea y su expresión se confunden. En el supuesto de que la forma del producto venga únicamente dictada por su función técnica, el citado producto no podrá acogerse a la protección que otorga el derecho de autor.

Para efectuar esa comprobación, el órgano nacional debe determinar si, por medio de la elección de la forma del producto, su autor ha expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y ha configurado el producto de modo que este refleje su personalidad.

En ese punto el Tribunal añade que la existencia de otras formas posibles para llegar al mismo resultado técnico no es determinante para apreciar los factores que guiaron la decisión adoptada por el creador. De modo similar, la voluntad del supuesto infractor resulta irrelevante en el marco de dicha apreciación.

Por lo que respecta a la existencia de una patente anterior, ya caducada en el litigio principal, y a la eficacia de la forma para llegar al mismo resultado técnico, estos elementos solo habrán de tenerse en cuenta si ponen de manifiesto las consideraciones que han fundamentado la elección de la forma del producto de que se trata.

El Tribunal concluye que los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29 deben interpretarse en el sentido de que la protección del derecho de autor que prevén se aplica a un producto cuya forma es, al menos parcialmente, necesaria para la obtención de un resultado técnico cuando ese producto constituye una obra original resultante de una creación intelectual, ya que, por medio de esa forma, su autor expresa su capacidad creativa de manera original adoptando decisiones libres y creativas de modo que la citada forma refleja su personalidad, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional teniendo en cuenta la totalidad de los elementos pertinentes del litigio principal.

En fin, parece claro que los límites que deslindan la obra intelectual de otros derechos de propiedad industrial (patentes, diseños, marcas) siguen sin estar del todo claros y que en la praxis el margen de arbitrio del órgano jurisdiccional nacional sigue siendo muy alto a  pesar (o gracias a) de los criterios (tan precisos como ambiguos) sentados por el TJUE.

 

Autor: Antonio Castán

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