El sistema conocido como “Patente Europea con Efecto Unitario” (o “Patente Unitaria”, como se la denomina coloquialmente), ha entrado en vigor el día 1 de junio de 2023.
Este sistema consta de dos Reglamentos de la Unión Europea (EU 1257/2012 y EU 1260/2012), que definen:
- la creación de una patente europea con efecto unitario para todos los países participantes, y
- un Acuerdo Internacional por el que se crea un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que tiene jurisdicción exclusiva para litigar estas nuevas patentes unitarias.
De acuerdo con este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas que lo deseen podrán solicitar que su patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes (EPO) tenga efecto unitario en todos los países que en ese momento sean participantes del sistema. Esto significa que la patente europea se considerará en esos países como una patente única para todos ellos. Una de las consecuencias más inmediatas de este sistema es que, si se opta por la vía unitaria, para los países participantes ya no será necesario proceder con las denominadas validaciones nacionales. Sin embargo, si no se desea que la patente europea concedida tenga efecto unitario, seguirá siendo posible validar en esos países por la vía nacional como hasta ahora. Además, seguirá siendo necesario validar en los países no adheridos al sistema, tales como España, Reino Unido, Suiza, Noruega, Polonia, Islandia o Turquía, entre otros.
Para poder beneficiarse de este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas podrán solicitar el efecto unitario en el plazo improrrogable de 1 mes a partir de la concesión de la patente por parte de la EPO. Esta solicitud, que no conlleva el pago de ninguna tasa oficial, deberá ir acompañada de la traducción de la patente europea concedida al inglés, si la patente europea fue concedida en francés o alemán, o a uno cualquiera de los idiomas oficiales de la UE, incluido el español, si la patente europea fue concedida en inglés.
A día de hoy, los países que han ratificado ya el sistema y que por tanto son los países que están dentro del sistema de la patente unitaria son: Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia, mientras que se encuentra en proceso de ratificación en: Chipre, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Irlanda, República Checa y Rumanía. España no se ha adherido a este sistema, si bien los solicitantes españoles de patentes europeas podrán beneficiarse del mismo, al igual que lo podrán hacer los de cualquier otro país del mundo.
A la hora de elegir si conviene o no el efecto unitario para una patente europea concedida, es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Ventajas del efecto unitario:
- La patente se mantendrá en vigor en todos los países adheridos al sistema mediante un único pago de una cuota de mantenimiento anual a la EPO, que cubrirá todos los países adheridos al sistema, y por tanto no será necesario pagar tasas de mantenimiento individuales en cada uno de ellos.
- Será posible litigar contra posibles infractores de la patente en los distintos países adheridos al sistema mediante un único pleito de infracción presentado ante el TUP.
- Se prevé una compensación de gastos de traducción de 500 € para aquellas patentes europeas para las que se solicite efecto unitario y que fueran originalmente presentadas por pequeñas o medianas empresas, ONGs, etc. en un idioma distinto del inglés, francés o alemán.
Desventajas del efecto unitario:
- La patente unitaria estará sujeta a acciones de invalidación centralizadas ante el TUP, que en caso de éxito invalidarán automáticamente la patente unitaria en todos y cada uno de los países adheridos al sistema. Esta acción de invalidación podrá presentarse a lo largo de toda la vida de la patente unitaria.
- No será posible abandonar la protección en países individuales mediante la omisión del pago de las anualidades correspondientes en los países que ya no interesen, como se puede hacer ahora mismo en el caso de las patentes sometidas al sistema de validaciones nacionales. En caso de falta de pago de la cuota de mantenimiento de la patente unitaria, ésta quedará abandonada en todos los países adheridos al sistema.
- La cuota de mantenimiento anual de la patente unitaria es relativamente elevada y equivale a aproximadamente 4-5 cuotas de mantenimiento anuales de países individuales de la UE tales como Francia o Alemania. Por tanto, si se desea protección en 3 países o menos del sistema, la patente unitaria generalmente tendrá un mayor coste de mantenimiento respecto al sistema de validaciones nacionales.
Finalmente, una cuestión muy importante: A partir del día 1 de junio de 2023, el TUP tiene la jurisdicción exclusiva sobre todas las patentes unitarias, pero también, por defecto, sobre todas las patentes europeas clásicas, tanto las futuras como las ya concedidas por la EPO con anterioridad a la entrada en vigor del sistema. Esto significa que las patentes europeas ya concedidas pueden sufrir en cualquier momento una acción de invalidación ante el TUP, pudiendo quedar invalidadas en todos aquellos países donde se encuentren en vigor y que estén adheridos al sistema.
Para evitar que esto ocurra, y durante un plazo inicial de 7 años desde la entrada en vigor del sistema, los titulares de patentes europeas clásicas, es decir, las que hayan seguido la ruta de las validaciones nacionales, podrán presentar una petición de “opt-out” de la jurisdicción del TUP, no siendo posible solicitar el opt-out de una patente unitaria. Esta petición de “opt-out” implica lo siguiente:
- Si se solicita dicho “opt-out”, las patentes afectadas ya no caerán dentro de la jurisdicción del TUP, sino que lo seguirán haciendo ante los tribunales nacionales de cada país y por tanto se litigarán ante los mismos, como hasta ahora.
- Por el contrario, en ausencia de petición de “opt-out”, las patentes europeas concedidas caerán dentro de la jurisdicción del TUP y podrán ser invalidadas en todos los países adheridos al sistema mediante una única acción de invalidación presentada ante dicho Tribunal.
En consecuencia, todos los titulares de patentes europeas clásicas, tanto las ya concedidas como las futuras, deben decidir si desean solicitar el “opt-out” para las mismas.
Como es lógico, no es posible dar un consejo general que aplique a todos y cada uno de los casos, que tendrán que ser estudiados uno por uno, sopesando ventajas e inconvenientes para cada caso en particular, y tomando en consideración para ello tanto el punto de vista económico como el comercial y el estratégico. Para este fin, ELZABURU dispone de profesionales que ya están reconocidos como representantes registrados ante el TUP y que por tanto podrán representar a nuestros clientes ante el Tribunal Unificado de Patentes y asesorarles adecuadamente. Para más información, le rogamos contacte con ELZABURU.
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