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La patente unitaria

El sistema conocido como “Patente Europea con Efecto Unitario” (o “Patente Unitaria”, como se la denomina coloquialmente), ha entrado en vigor el día 1 de junio de 2023.

Este sistema consta de dos Reglamentos de la Unión Europea (EU 1257/2012 y EU 1260/2012), que definen:

  • la creación de una patente europea con efecto unitario para todos los países participantes, y
  • un Acuerdo Internacional por el que se crea un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que tiene jurisdicción exclusiva para litigar estas nuevas patentes unitarias.

 

De acuerdo con este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas que lo deseen podrán solicitar que su patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes (EPO) tenga efecto unitario en todos los países que en ese momento sean participantes del sistema. Esto significa que la patente europea se considerará en esos países como una patente única para todos ellos. Una de las consecuencias más inmediatas de este sistema es que, si se opta por la vía unitaria, para los países participantes ya no será necesario proceder con las denominadas validaciones nacionales. Sin embargo, si no se desea que la patente europea concedida tenga efecto unitario, seguirá siendo posible validar en esos países por la vía nacional como hasta ahora. Además, seguirá siendo necesario validar en los países no adheridos al sistema, tales como España, Reino Unido, Suiza, Noruega, Polonia, Islandia o Turquía, entre otros.

 

Para poder beneficiarse de este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas podrán solicitar el efecto unitario en el plazo improrrogable de 1 mes a partir de la concesión de la patente por parte de la EPO. Esta solicitud, que no conlleva el pago de ninguna tasa oficial, deberá ir acompañada de la traducción de la patente europea concedida al inglés, si la patente europea fue concedida en francés o alemán, o a uno cualquiera de los idiomas oficiales de la UE, incluido el español, si la patente europea fue concedida en inglés.

 

A día de hoy, los países que han ratificado ya el sistema y que por tanto son los países que están dentro del sistema de la patente unitaria son: Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia, mientras que se encuentra en proceso de ratificación en: Chipre, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Irlanda, República Checa y Rumanía. España no se ha adherido a este sistema, si bien los solicitantes españoles de patentes europeas podrán beneficiarse del mismo, al igual que lo podrán hacer los de cualquier otro país del mundo.

 

A la hora de elegir si conviene o no el efecto unitario para una patente europea concedida, es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 

Ventajas del efecto unitario:

 

  • La patente se mantendrá en vigor en todos los países adheridos al sistema mediante un único pago de una cuota de mantenimiento anual a la EPO, que cubrirá todos los países adheridos al sistema, y por tanto no será necesario pagar tasas de mantenimiento individuales en cada uno de ellos.
  • Será posible litigar contra posibles infractores de la patente en los distintos países adheridos al sistema mediante un único pleito de infracción presentado ante el TUP.
  • Se prevé una compensación de gastos de traducción de 500 € para aquellas patentes europeas para las que se solicite efecto unitario y que fueran originalmente presentadas por pequeñas o medianas empresas, ONGs, etc. en un idioma distinto del inglés, francés o alemán.

Desventajas del efecto unitario:

 

  • La patente unitaria estará sujeta a acciones de invalidación centralizadas ante el TUP, que en caso de éxito invalidarán automáticamente la patente unitaria en todos y cada uno de los países adheridos al sistema. Esta acción de invalidación podrá presentarse a lo largo de toda la vida de la patente unitaria.
  • No será posible abandonar la protección en países individuales mediante la omisión del pago de las anualidades correspondientes en los países que ya no interesen, como se puede hacer ahora mismo en el caso de las patentes sometidas al sistema de validaciones nacionales. En caso de falta de pago de la cuota de mantenimiento de la patente unitaria, ésta quedará abandonada en todos los países adheridos al sistema.
  • La cuota de mantenimiento anual de la patente unitaria es relativamente elevada y equivale a aproximadamente 4-5 cuotas de mantenimiento anuales de países individuales de la UE tales como Francia o Alemania. Por tanto, si se desea protección en 3 países o menos del sistema, la patente unitaria generalmente tendrá un mayor coste de mantenimiento respecto al sistema de validaciones nacionales.

 

Finalmente, una cuestión muy importante: A partir del día 1 de junio de 2023, el TUP tiene la jurisdicción exclusiva sobre todas las patentes unitarias, pero también, por defecto, sobre todas las patentes europeas clásicas, tanto las futuras como las ya concedidas por la EPO con anterioridad a la entrada en vigor del sistema. Esto significa que las patentes europeas ya concedidas pueden sufrir en cualquier momento una acción de invalidación ante el TUP, pudiendo quedar invalidadas en todos aquellos países donde se encuentren en vigor y que estén adheridos al sistema.

 

Para evitar que esto ocurra, y durante un plazo inicial de 7 años desde la entrada en vigor del sistema, los titulares de patentes europeas clásicas, es decir, las que hayan seguido la ruta de las validaciones nacionales, podrán presentar una petición de “opt-out” de la jurisdicción del TUP, no siendo posible solicitar el opt-out de una patente unitaria. Esta petición de “opt-out” implica lo siguiente:

 

  • Si se solicita dicho “opt-out”, las patentes afectadas ya no caerán dentro de la jurisdicción del TUP, sino que lo seguirán haciendo ante los tribunales nacionales de cada país y por tanto se litigarán ante los mismos, como hasta ahora.
  • Por el contrario, en ausencia de petición de “opt-out”, las patentes europeas concedidas caerán dentro de la jurisdicción del TUP y podrán ser invalidadas en todos los países adheridos al sistema mediante una única acción de invalidación presentada ante dicho Tribunal.

 

En consecuencia, todos los titulares de patentes europeas clásicas, tanto las ya concedidas como las futuras, deben decidir si desean solicitar el “opt-out” para las mismas.

 

Como es lógico, no es posible dar un consejo general que aplique a todos y cada uno de los casos, que tendrán que ser estudiados uno por uno, sopesando ventajas e inconvenientes para cada caso en particular, y tomando en consideración para ello tanto el punto de vista económico como el comercial y el estratégico. Para este fin, ELZABURU dispone de profesionales que ya están reconocidos como representantes registrados ante el TUP y que por tanto podrán representar a nuestros clientes ante el Tribunal Unificado de Patentes y asesorarles adecuadamente. Para más información, le rogamos contacte con  ELZABURU.

 

ELZABURU S.L.P.

 

Programa de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes.

En el desarrollo de cualquier negocio, hoy en día resulta fundamental tener incorporado en el plan estratégico de cualquier empresa una adecuada estrategia de protección de sus intangibles. Esto facilita no solo una protección en el mercado frente a eventuales intentos de copia por parte de terceros, sino también el acceso a financiación por parte de fondos de inversión que puedan estar interesados en invertir en un determinado proyecto.

Los intangibles son protegidos mediante las diversas modalidades de protección de la Propiedad Industrial existentes, según la naturaleza del intangible que se desee proteger.

En el caso de la tecnología, estos intangibles son protegidos frecuentemente mediante las figuras jurídicas de la Patente de invención y el Modelo de Utilidad (en aquellas jurisdicciones en las que existe esta última).

Para cualquier empresa que esté planteándose una estrategia de crecimiento y posible expansión internacional, la protección mediante Patente o Modelo de Utilidad de su tecnología resulta crucial, y el acceso a esta protección en los distintos territorios requiere un importante desembolso en tasas oficiales ante los distintos organismos encargados de gestionar la tramitación y concesión de los correspondientes títulos.

Para facilitar el acceso a la protección mediante Patente y Modelo de Utilidad de las empresas y fomentar el posicionamiento de la Industria Española en los distintos mercados, un año más, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha convocado su programa de subvenciones para facilitar el acceso a la protección de desarrollos tecnológicos, tanto en territorio español como en otros países.

En el caso de España, se ofrece un programa de subvención para pymes y personas físicas de hasta el 90% de las tasas oficiales pagadas ante la OEPM para solicitudes de Patente o Modelo de Utilidad que aparezcan publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) en cualquiera de los años 2020, 2021 y 2022.

En el caso de protección fuera de España, se ofrecen subvenciones de hasta el 80% (hasta el 90% en caso de pymes y personas físicas) de las tasas pagadas en el año 2022 por solicitudes de Patente Europea, o por solicitudes internacionales de patente (solicitudes PCT), o por solicitudes de patente (o modelo de utilidad) directa en otros países ante las correspondientes oficinas nacionales de patentes.

El plazo para la solicitud de estas subvenciones finaliza el próximo 25 de mayo de 2023.

La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es/).

Agradecemos a la OEPM la convocatoria, un año más, de su programa de subvenciones, y deseamos mucho éxito a todos los titulares de patentes y modelos de utilidad que deseen participar.

 

Bosco de la Vega, Asociado de Área de Patentes

Propuesta de la Comisión Europea de tres nuevos Reglamentos en materia patentes.

La Comisión Europea acaba de lanzar la propuesta de tres nuevos Reglamentos de significativa relevancia en el ámbito del derecho de patentes. Ha sido elaborada tras un largo proceso de consulta con las partes interesadas, que se puso en marcha tras la publicación en noviembre de 2020 del Plan de Acción de la Comisión sobre la propiedad intelectual para ayudar a las empresas, especialmente a las pymes.

Según la Comisión Europea, los nuevos Reglamentos servirán para complementar el sistema de la nueva Patente Unitaria que entrará en funcionamiento el próximo 1 de junio de 2023, y su finalidad es hacer que el sistema de patentes sea más eficaz dentro de la Unión. Los Reglamentos propuestos se refieren a los siguientes aspectos:

Patentes esenciales y licencias FRAND

Las denominadas patentes esenciales (SEP en su terminología en inglés) protegen invenciones que forman parte de un estándar tecnológico aprobado por un organismo de estandarización independiente. Son de gran importancia en áreas de desarrollo tecnológico fundamentales como el 5G o el Internet de las Cosas.

A través de su propuesta de Reglamento, la Comisión pretende facilitar una mayor transparencia en relación con las carteras de patentes esenciales y la fijación de licencias sobre las mismas en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (licencias FRAND, por sus siglas en inglés). Entre las principales novedades en este sentido incluidas en la propuesta se encuentra la creación de un registro y base de datos de patentes SEP, la implementación de un sistema para la evaluación de su esencialidad, y la de un procedimiento de conciliación para la fijación del importe de las licencias FRAND que evite los largos y costosos procedimientos judiciales actuales. De todo ello se encargaría un nuevo “Centro de competencia” integrado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante.

Licencias obligatorias

Las licencias obligatorias son una figura legal que permite a los gobiernos autorizar el uso a terceros de invenciones patentadas en casos de necesidad, cuando los titulares de las patentes rechacen la concesión de licencias voluntarias.

A través del nuevo Reglamento se pretende unificar los sistemas nacionales de concesión de licencias obligatorias actualmente en vigor para complementar otros instrumentos de gestión de crisis a disposición de las instituciones de la Unión Europea.

Certificados Complementarios de Protección

A través de los llamados Certificados Complementarios de Protección se puede obtener un plazo adicional de cinco años de vigencia para las patentes de productos farmacéuticos y fitosanitarios, adicional a los 20 años de todas las patentes.

Los Certificados Complementarios de Protección se conceden por las Oficinas nacionales de Patentes y a través de la propuesta del nuevo Reglamento se busca la centralización del procedimiento de examen, que sería implementado por la EUIPO en colaboración con esas Oficinas. Además, se propone la creación de un Certificado Complementario de Protección Unitario que complementaría a las Patentes Unitarias.

Los nuevos Reglamentos propuestos por la Comisión deberán ser ahora discutidos y aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El debate sobre los mismos se prevé intenso por los importantes intereses en juego, en particular en lo que respecta a las patentes esenciales y las licencias obligatorias. Habrá que estar muy atentos al resultado de este proceso.

Carlos Morán, Socio en ELZABURU 

La patente unitaria: una nueva realidad para 2023

El sistema conocido como “Patente Europea con Efecto Unitario” (o “Patente Unitaria”, como se le denomina coloquialmente), se prevé que se hará realidad en el primer semestre de 2023.

 

Este sistema consta de dos Reglamentos de la Unión Europea (EU 1257/2012 y EU 1260/2012), que definen:

  • la creación de una patente europea con efecto unitario para todos los países participantes, y
  • un Acuerdo Internacional por el que se crea un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que tendrá jurisdicción exclusiva para litigar estas nuevas patentes unitarias.

 

En la actualidad, este sistema se encuentra en la denominada fase de aplicación provisional, en la que se están llevando a cabo los preparativos prácticos necesarios (instalación de las sedes del TUP, desarrollo de sistemas, contratación de jueces, etc) para la puesta en marcha de este nuevo tribunal, que tendrá como sedes principales París y Múnich, además de sedes locales en los países participantes del TUP.

 

De acuerdo con este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas que lo deseen podrán solicitar que su patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes (EPO) tenga efecto unitario en todos los países que en ese momento sean participantes del sistema. Esto significa que la patente europea se considerará en esos países como una patente única para todos ellos. Una de las consecuencias más inmediatas de este sistema es que, si se opta por la vía unitaria, para los países participantes ya no será necesario proceder con las denominadas validaciones nacionales. Sin embargo, si no se desea que la patente europea concedida tenga efecto unitario, seguirá siendo posible validar en esos países por la vía nacional como hasta ahora. Además, seguirá siendo necesario validar en los países no adheridos al sistema, tales como España, Reino Unido, Suiza, Noruega, Polonia, Islandia o Turquía, entre otros.

Para poder beneficiarse de este nuevo sistema, los solicitantes de patentes europeas podrán solicitar el efecto unitario en el plazo improrrogable de 1 mes a partir de la concesión de la patente por parte de la EPO. Esta solicitud deberá ir acompañada de la traducción de la patente europea concedida al inglés, si la patente europea fue concedida en francés o alemán, o a uno cualquiera de los idiomas oficiales de la UE, incluido el español, si la patente europea fue concedida en inglés, y no conlleva el pago de ninguna tasa oficial.

A día de hoy, los países que han ratificado ya el sistema y que por tanto serán los países que entrarán dentro del sistema de la patente unitaria cuando entre en vigor son: Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia, mientras que se encuentra en proceso de ratificación en: Chipre, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Irlanda, República Checa y Rumanía. España no se ha adherido a este sistema, si bien los solicitantes españoles de patentes europeas podrán beneficiarse del mismo, al igual que lo podrán hacer los de cualquier otro país del mundo.

A la hora de elegir si conviene o no el efecto unitario para una patente europea concedida, es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 

Ventajas del efecto unitario:

  • La patente se mantendrá en vigor en todos los países adheridos al sistema mediante un único pago de una cuota de mantenimiento anual a la EPO, que cubrirá todos los países adheridos al sistema, y por tanto no será necesario pagar tasas de mantenimiento individuales en cada uno de ellos.
  • Será posible litigar contra posibles infractores de la patente en los distintos países adheridos al sistema mediante un único pleito de infracción presentado ante el TUP.
  • Se prevé una compensación de gastos de traducción de 500 € para aquellas patentes europeas para las que se solicite efecto unitario y que fueran originalmente presentadas por pequeñas o medianas empresas, ONGs, etc. en un idioma distinto del inglés, francés o alemán.

 

Desventajas del efecto unitario:

  • La patente unitaria estará sujeta a acciones de invalidación centralizadas ante el TUP, que en caso de éxito invalidarán automáticamente la patente unitaria en todos y cada uno de los países adheridos al sistema. Esta acción de invalidación podrá presentarse a lo largo de toda la vida de la patente unitaria.
  • No será posible abandonar la protección en países individuales mediante la omisión del pago de las anualidades correspondientes en los países que ya no interesen, como se puede hacer ahora mismo en el caso de las patentes sometidas al sistema de validaciones nacionales. En caso de falta de pago de la cuota de mantenimiento de la patente unitaria, ésta quedará abandonada en todos los países adheridos al sistema.
  • La cuota de mantenimiento anual de la patente unitaria es relativamente elevada y equivale a aproximadamente 4-5 cuotas de mantenimiento anuales de países individuales de la UE tales como Francia o Alemania. Por tanto, si se desea protección en 3 países o menos del sistema, la patente unitaria generalmente tendrá un mayor coste de mantenimiento respecto al sistema de validaciones nacionales.

 

El sistema de la patente unitaria entrará en vigor el primer día del 4º mes desde el momento en que Alemania deposite su instrumento de ratificación ante el Consejo de la UE, lo que dará inicio al período de tiempo denominado “sunrise period”. En estos momentos está previsto que el “sunrise period” comience el día 1 de marzo de 2023, y la entrada en vigor del Tratado, el día 1 de junio de 2023. Desde el 1 de enero de 2023, aquellos titulares de solicitudes de patente europeas cercanas a concederse podrán, o bien retrasar la concesión para llegar a tiempo de solicitar el efecto unitario en cuanto el sistema empiece a funcionar, o bien realizar la petición de efecto unitario de manera anticipada.

 

Finalmente, una cuestión muy importante, para la cual los titulares de las patentes europeas actualmente concedidas deben tomar una decisión de manera inmediata: la jurisdicción exclusiva del TUP aplicará, desde el primer día de su entrada en vigor, a todas las patentes europeas para las que se solicite efecto unitario, pero también, por defecto, a las patentes europeas ya existentes, concedidas por la EPO con anterioridad a la entrada en vigor del sistema. Esto significa que estas patentes ya concedidas podrían sufrir una acción de invalidación ante el TUP nada más entrar en vigor el sistema. De ocurrir esto, la patente europea podría quedar invalidada en todos aquellos países adheridos al sistema donde se encuentre en vigor.

Para evitar que esto ocurra, los titulares de patentes europeas ya concedidas que tengan su patente en vigor en alguno de los países participantes del sistema tendrán la posibilidad de presentar, durante el “sunrise period”, una petición de “opt-out” de su(s) patente(s) de la jurisdicción del TUP, que implica lo siguiente:

 

  • Si se solicita dicho “opt-out”, la(s) patente(s) afectadas ya no caerán dentro de la jurisdicción del TUP, sino que lo seguirán haciendo ante los tribunales nacionales de cada país y por tanto se litigarán ante los mismos, como hasta ahora.
  • Por el contrario, en ausencia de petición de “opt-out”, las patentes europeas concedidas caerán dentro de la jurisdicción del TUP y podrán ser invalidadas en todos los países adheridos al sistema mediante una única acción de invalidación presentada ante dicho Tribunal.

En consecuencia, los titulares de patentes europeas concedidas hasta la fecha deben decidir ya si desean solicitar el “opt-out” para las mismas, con objeto de poder preparar la presentación de la petición de “opt-out” dentro de los tres meses que se prevé que durará el “sunrise period”.

Como es lógico, no es posible dar un consejo general que aplique a todos y cada uno de los casos, que tendrán que ser estudiados uno por uno, sopesando ventajas e inconvenientes para cada caso en particular, y tomando en consideración para ello tanto el punto de vista económico como el comercial y el estratégico. Para este fin, ELZABURU dispone de profesionales con la cualificación requerida para representar a nuestros clientes ante el Tribunal Unificado de Patentes y que podrán asesorarles. Para más información, le rogamos contacte con su contacto habitual en ELZABURU, o bien dirijan sus cuestiones a la dirección patenteunitaria@elzaburu.es

 

ELZABURU S.L.P.

 

La Inteligencia Artificial: un reto para la Propiedad Intelectual

La Inteligencia Artificial (IA) está cambiando el mundo en que vivimos. La capacidad de los algoritmos de inteligencia artificial para analizar ingentes cantidades de datos, relacionarlos, sacar conclusiones e incluso resolver tareas específicas, combinando los conocimientos adquiridos en el análisis de datos, está dando lugar a la aparición de aplicaciones informáticas y/o dispositivos que resuelven tareas hasta hace poco inasumibles o que incluso ni tan siquiera se habían planteado. 

 

La IA ya está presente en todos los campos

La Inteligencia Artificial está presente en campos como la Medicina, ayudando en el análisis, diagnóstico y predicción de enfermedades, así como en el desarrollo de nuevos medicamentos; en la Ciencia Ambiental, permitiendo analizar datos meteorológicos y/o ambientales sobre ecosistemas, permitiendo prevenir o actuar frente a plagas, incendios, inundaciones, etc.; o en el análisis de comportamientos humanos tales como el tráfico en las carreteras, permitiendo aportar soluciones a la congestión en los grandes núcleos de población.

Esta realidad está afectando también a la Propiedad Industrial. Cada vez es más frecuente que haya empresas que soliciten protección mediante patente por invenciones que han sido desarrolladas por una aplicación de Inteligencia Artificial. Esto supone un reto para la mayor parte de legislaciones de patentes en el mundo, las cuales suelen determinar que la patente es un derecho que se le reconoce a un inventor humano, premiando su esfuerzo y otorgándole un periodo de exclusividad para la explotación de aquello que es fruto de su trabajo y su conocimiento. 

 

¿Cómo actuar cuando el inventor no es humano?

Muchas oficinas nacionales de patentes y tribunales de muchos países se están viendo en la tesitura de tener que decidir acerca de la admisión de patentes referidas a invenciones que no han sido desarrolladas por una mente humana. En la inmensa mayoría de los casos, las decisiones adoptadas por dichos órganos van en la dirección de rechazar dichas patentes.

Aparte de la cuestión acerca de si las legislaciones nacionales e internacionales actuales permiten o no la protección de invenciones desarrolladas mediante IA, este tema suscita implicaciones filosófico prácticas acerca de si debe concederse o no una patente por una invención obtenida por una máquina.

Por ejemplo: ¿Cómo puede una mente humana (la de un examinador de una oficina de patentes) valorar el criterio de Actividad Inventiva exigido a una invención (“no obviedad” de la invención), cuando “quien” la ha inventado es un ente que tiene absoluto conocimiento de todos los datos publicados en el mundo y a lo largo de toda la historia acerca de dicha materia y con una capacidad de relacionar dichos datos que excede la de cualquier mente humana?

 

 

La necesidad de actualizar las legislaciones

Sea como fuere, parece necesario abordar el tema de las invenciones creadas por sistemas de Inteligencia Artificial, y que los distintos países adapten sus legislaciones en materia de Propiedad Industrial para permitir siquiera un cierto grado de protección para estos desarrollos. De lo contrario, se podría desincentivar la actividad de aquellas empresas tecnológicas que, ayudadas de dichos sistemas, buscan aportar soluciones técnicas que mejoren la vida de las personas.

¿Es necesario adaptar los reglamentos de las actuales leyes de patentes para que introduzcan criterios específicos para este tipo de invenciones? ¿Sería mejor establecer una nueva tipología de protección de Propiedad Intelectual para encauzar la protección de estos inventos? En todo caso, parece necesario abordar el tema desde un punto de vista conjunto por todos aquellos países suscritos a tratados internacionales en materia de protección de la Propiedad Industrial, a fin de armonizar los criterios a seguir con este tipo de invenciones.

Autor: Juan Bosco de la Vega Churruca

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