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Los registros de marcas nacionales se mantienen en España


La Oficina Española de Patentes y Marcas ha hecho público recientemente su Memoria de Actividades 2012. Sorprende constatar que pese al empuje de la marca comunitaria y  aunque la situación económica en España ha atravesado por momentos delicados, el número de solicitudes de marca presentados sigue siendo considerable.

En concreto, el número de solicitudes de marcas españolas fue de 44.029 (en sistema multiclase), lo que prácticamente iguala la cifra alcanzada en 2011, cuando el número fue de 44.116. En lo que vamos de ejercicio. la tendencia es similar, con 30.487 solicitudes hasta finales de agosto. Aunque los tiempos en que las solicitudes superaban las ochenta mil (2000) quedan lejos, en estos últimos años se observa una frenada en la caída y un repunte hacia la recuperación.

2009
201
2011
2012
42.437
43.364
44.116
44.029

En ello está quizá influyendo la creciente confianza en el futuro de la economía española (queremos creer) pero también las incógnitas que ha generado la jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso OMEL C-149/11). Según cual sea la perspectiva que se adopte bien podría interpretarse que el uso de una marca comunitaria en un solo Estado de la UE podría no ser suficiente a efectos de una acción de caducidad. Esta sentencia cambia el criterio anterior y puede suscitar un interés en titulares de marcas comunitarias que decidan asegurar su protección mediante la cobertura complementaria a través de marcas nacionales. Lo mismo puede ocurrir respecto a las renovaciones de marcas españolas.

La OEPM también hizo públicos datos sobre delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual. En concreto, la policía española y la guardia civil incautaron casi 9 millones de objetos falsificados cuyo valor se estimaba en más de 694 millones de euros. Hubo 2.348 intervenciones y se detuvieron e imputaron a 2.101 personas. Por sectores, el más perjudicado fue el audiovisual, seguido de la electrónica, maquinaria y juguetes. Como dato positivo, los delitos desminuyeron un 31% respecto al año anterior.

También accesible en inglés en World Trademark Review


Autor: Luis Soriano 

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China ha adoptado su nueva Ley de Marcas


El pasado 30 de agosto de 2013 el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, la máxima legislatura de China, ha aprobado la tercera modificación de la Ley de Marcas. La nueva Ley entrará en vigor el 1 de mayo de 2014. 


Entre los cambios importantes se incluyen los siguientes: 

Procedimiento más rápido: según la antigua ley, no existía un plazo para la tramitación de una solicitud, oposición, cancelación o disputa, lo que hacía el procedimiento demasiado lento. La ley se ha modificado estableciendo un plazo de entre 9 y 12 meses para cada procedimiento con la posibilidad de realizar una extensión de 6 o 12 meses.

Marcas sonoras y otros elementos no tradicionales: con la nueva Ley será posible registrar una marca sonora así como otras marcas no tradicionales, si bien éstas no han sido mencionadas en la modificación.

Solicitudes para varias clases: hasta ahora los solicitantes de marcas en China tenían que presentar una solicitud para cada clase aunque se tratara de la misma marca. Con la modificación, China se une a los demás países, como España, que permiten incluir varias clases en una única solicitud.

Solicitudes electrónicas: las solicitudes electrónicas ahora son posibles pero solo a una escala limitada. La modificación de la Ley reconoce las solicitudes electrónicas como solicitudes aceptables y también permitirá la presentación electrónica de todo tipo de documentos relacionados con una solicitud.

Etiquetas “Well-known trademark”: desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Marcas, los fabricantes y los comerciantes no podrán etiquetar sus productos como marcas notorias en ningún tipo de actividad comercial. En caso de incumplimiento, el fabricante / comerciante podría ser sancionado con una multa de RMB 100.000 (unos 12.500 euros).

Nueva causa para impugnar solicitudes de mala fe: de acuerdo con las modificaciones introducidas, si un solicitante de marca ha tenido una relación contractual, comercial o de otro tipo con el dueño de una marca anterior idéntica o similar y ha tenido conocimiento de la marca anterior, las marcas del solicitante no se podrán registrar para productos idénticos o similares a aquellos para los que se había utilizado la marca anterior.

Determinación de daños y perjuicios 
  • En relación a la licencia: si los daños por una infracción de mala fe son graves, los jueces pueden otorgar una compensación de hasta 3 veces la tasa de licencia. 

  • Proporcionar libros de contabilidad: con la nueva versión de la ley se permite a los jueces, en función de las particularidades de cada caso, condenar a los demandados a presentar sus libros de contabilidad y materiales relacionados con la infracción. 

  • Prueba por los demandantes del uso real de la marca: si el demandante no puede probar que la marca en cuestión había sido objeto de un uso real y efectivo durante los 3 años anteriores a la demanda, y no puede probar sus otras pérdidas sufridas por la infracción, los demandados estarán exentos de las reclamaciones por daños y perjuicios. 

  • Indemnizaciones de hasta 3 millones de RMB: bajo la ley actual, en una demanda por infracción de marca, cuando no sea posible calcular los daños sufridos por el demandante y los beneficios ilícitos obtenidos por la parte demandada, los jueces tienen la facultad de adjudicar un daño de hasta 500.000 yuanes (unos 62.500 euros). La nueva Ley amplía esta discreción seis veces a 3 millones de RMB (unos 375.000 euros).

Multas administrativas: de acuerdo con la ley modificada, la multa administrativa será hasta 5 veces el valor de las actividades comerciales ilegales donde el valor del negocio ilegal no es inferior a 50.000 RMB (unos 6.250 euros), o hasta 250.000 RMB (unos 31.250 euros), donde el valor del negocio ilegal no se puede determinar o es inferior a 50.000 RMB (unos 6.250 euros).




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El Tribunal de Justicia de la UE emite sentencia sobre la mala fe en el registro de una marca


El pasado 27 de junio el Tribunal de Justicia dictó una interesante sentencia (asunto C-320/12) en una petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret danés que tenía por objeto la interpretación del concepto de mala fe referenciado en el art. 4, apartado 4, letra g) de la Directiva 2008/95/CEE relativa a la aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas.


En esta sentencia el Tribunal de Justicia declara:

Que el concepto de mala fe es un concepto autónomo de derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la propia Unión.

Que el concepto de mala fe previsto en el art. 4, apartado 4, letra g) de la Directiva 2008/95 debe interpretarse de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. 

A este respecto el Tribunal señala que de la jurisprudencia que interpreta este concepto en el contexto del mencionado Reglamento, se deriva que la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso y que existían en el momento de presentarse la solicitud de registro. En todo caso, el Tribunal apostilla que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que pueda confundirse con la marca cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la mencionada disposición, de que concurra mala fe en el solicitante.

En último término el Tribunal agrega que el art. 4, apartado 4, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros establecer un régimen de protección específica para las marcas extranjeras distinto del establecido por dicha disposición y basado en que el autor de la solicitud de registro de una marca conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.


Autor: Enrique Armijo

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Cruz Roja vence a Mistol

Ningún particular, empresa, organismo o artículo comercial puede utilizar como símbolo una cruz roja sobre fondo blanco. Así lo recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia que desestima el recurso de Henkel Ibérica, dueña de la marca de lavavajillas Mistol, contra una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó a esta compañía el uso de un sello idéntico en color y forma al que utiliza Cruz Roja como emblema. El fallo considera que tal uso puede confundir a los consumidores al hacerles creer que el producto está asociado o avalado por la institución humanitaria.

En el año 2006, Henkel lanzó al mercado un nuevo producto de su gama de lavavajillas Mistol cuyo etiquetado contenía una cruz roja sobre fondo blanco. En un primer momento la Oficina de Patentes concedió la inscripción de la marca, pero Cruz Roja impugnó la decisión y el caso acabó en el Tribunal Superior de Madrid. Para evitar polémicas mientras se resolvía el conflicto, en 2007 la compañía decidió invertir los colores del sello -pasó a ser una cruz blanca sobre fondo rojo-, y así es como sigue presentándose actualmente.




Miguel Ángel Medina, abogado de despacho ELZABURU que ha actuado en representación de Cruz Roja, destaca la trascendencia del fallo. “El símbolo de la institución, que inconscientemente los consumidores asocian siempre con acciones humanitarias y sanitarias, se usa en muchas ocasiones de forma deliberada para transferir estos valores a un producto o un servicio. Es importante frenar estos intentos, y también que los ciudadanos entiendan que una cruz roja no es un emblema genérico que pueda usarse para cualquier cosa médica, clínica o higiénica. Si se vulgariza, perderá su eficacia, vital en espacios tan críticos como las zonas de guerra”, subraya Medina.

Un portavoz de Henkel España asegura que en ningún momento se quiso asociar el producto con la Cruz Roja, sino que se decidió adoptar ese signo porque se utiliza habitualmente como símbolo de higiene. La sentencia del Tribunal Superior de Madrid puede ser recurrido ante el Supremo, pero la compañía ha decidido aceptar el fallo porque considera que el símbolo inverso ha funcionado bien y no vale la pena seguir recurriendo.

Autor: EL PAIS

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El llenado de envases por encargo de otra empresa no constituye infracción de marca de un tercero. Sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 2011, Red Bull (C-119/10).

1.            Hechos. La compañía Smart Drinks, Ltd. (Smart Drinks) encargó a Frinsdranken Industrie Winters BV (Winters) el llenado de unas latas con bebida refrescante. Las latas vacías habían sido previamente entregadas por Smart Drinks a Winters y mostraban varios signos distintivos, algunos de ellos similares a la marca notoria de bebidas energéticas RED BULL.

Red Bull GmbH (Red Bull) demandó ante los tribunales holandeses a Winters por infracción de su marca RED BULL. Se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si el servicio de llenado de envases facilitados por un tercero con un signo determinado constituye uso del signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Primera Directiva de Marcas. El Tribunal de Justicia responde negativamente.




2.         Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exime de responsabilidad a Winters en la posible infracción de las marcas de Red Bull. A su juicio, Winters se limitó a ejecutar una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo interés en la presentación externa del envase del producto y, en particular, en los signos que figuraban sobre el mismo. A este respecto, el tribunal se remite a lo declarado en la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C-236/08 a C-238/08), en la que se afirmaba que crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por ese servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104.

Como circunstancia adicional que opera en contra de la posible existencia de un acto de infracción de marca por parte de Winters, la sentencia añade que faltaría la necesaria identidad o similitud aplicativa entre los registros de marca RED BULL -que distinguen una bebida- y los servicios prestados por dicha empresa, consistentes en el llenado de envases.

3.         Comentario. Red Bull y la Comisión Europea habían manifestado ante el Tribunal de Justicia su preocupación de que los derechos de marca pudieran ser vulnerados mediante la estrategia de dividir el proceso de producción en varias fases, encargándolas a operadores diferentes. La sentencia rechaza expresamente este argumento sosteniendo que la protección del titular de la marca está garantizada a través de la posibilidad de hacer responsable de los actos de infracción a aquel que contrata esas tareas sucesivas para obtener el producto final que incorpora la marca infractora. A la vista de esta doctrina, será necesario por tanto diseñar adecuadamente la estrategia a seguir por el titular de la marca para ejercitar las acciones en defensa de la misma contra quién sea verdadero responsable de la infracción.


Autor: Carlos Morán Medina


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