Tag Archives: Marcas

Filipinas, nueva declaración de uso actual para mantener los derechos de marca

En Filipinas se ha producido una importante novedad legislativa que atañe al mantenimiento de los derechos de marca. El cambio consiste en la exigencia de una nueva Declaración de Uso Actual (en adelante DAU) en esta jurisdicción. The Intellectual Property Office of the Phillipines (IPO) así lo ha establecido en la Circular No.17-010 (Reglamento de Marcas de 2017) en vigor desde el pasado 1 de agosto de 2017.

Aparentemente, el cambio trae causa de la necesaria adecuación de la legislación filipina de marcas a las disposiciones del Protocolo de Madrid, aunque también podrían existir otro tipo de motivos que persiguieran restringir la obtención en exclusiva de marcas de cobertura o incluso el apercibimiento de una nueva tasa. No es nuestro cometido analizar en estas líneas los porqués de la novedad, sino exponer en la manera más sencilla posible en qué consisten tales cambios.

Hasta ahora, para conservar los derechos de marca en Filipinas era preciso acreditar su uso aportando una DAU y pruebas del mismo. Bajo la nueva Ley de Marcas, la acreditación del uso se requería en momentos diferentes de la vida de la marca:

  • En el tercer aniversario desde la fecha de la solicitud de la marca,
  • Entre el quinto y sexto aniversario desde la fecha de registro de la marca y
  • Entre el quinto y sexto aniversario desde la fecha de renovación de la marca.

Pues bien, la Circular No.17-010 introduce una DAU adicional a las ya exigidas por la legislación vigente que debe presentarse en el plazo de un año desde la fecha de expiración de la vigencia de la marca.

La necesidad de presentar la DAU afectaría tanto a marcas nacionales filipinas, como a registros internacionales que designan Filipinas y a designaciones posteriores de registros internacionales en este país. Cuando una marca se haya protegido a través del sistema de registro internacional, si bien el plazo es también de un año, se computará a partir de la fecha de renovación de la marca internacional.

La Circular No.17-010 es verdaderamente retorcida, pues parece indicar que la exigencia de la nueva DAU se aplicará con un cierto carácter retroactivo para las marcas que se hubieran renovado a partir del pasado 1 de enero de 2017, y al mismo tiempo parece indicar que todas las marcas deben cumplir con este requisito en el plazo de un año desde su fecha de expiración.

En la práctica, para toda marca que se pretenda mantener en Filipinas se deberá aportar una DAU en el plazo establecido de un año desde su fecha de expiración y habrá que reiterar dicha formalidad cuando se cumpla cada uno de los ciclos de 10 años de duración de la vigencia del registro.

En un futuro más inmediato, aquellos titulares de expedientes cuya fecha de expiración recaía a partir del 1 de enero de 2017, deberán cumplir con el requisito de aportación  de la DAU antes del fin del plazo de un año desde la fecha en que vencía su vigencia. Aquellos titulares que hayan renovado sus marcas durante el transcurso del año 2017 y deseen mantenerlas, deben tener en cuenta que deben cumplir con esta prescripción.

En lo que se refiere a las marcas internacionales, en realidad no existiría tal retroactividad porque Filipinas entró en el Protocolo el 25 de julio del 2012. No será hasta 2022 cuando haya que renovar las primeras marcas internacionales que designan esta jurisdicción. En este sentido, el art. 14.5) del Protocolo de Madrid establece que con respecto a los registros internacionales efectuados bajo el Protocolo antes de la fecha de adhesión de la Parte Contratante en cuestión, no es posible la designación posterior y, en consecuencia, tampoco existirían designaciones posteriores de marcas internacionales en Filipinas que se vieran afectadas retroactivamente por esta novedad. En el caso de las marcas internacionales, es una novedad a tener en cuenta de cara a un futuro más lejano.

Autora: Cristina Arroyo
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¿Conoces el Principado de Andorra?

Hace ya casi 35 años que mis padres me llevaron a Andorra para conocer ese pequeño país de los Pirineos. También me llevaban porque Andorra era el destino óptimo para invertir mis ahorros en el que fuera mi primer reloj digital.

Han pasado muchos años desde entonces y el Principado de Andorra sigue siendo un auténtico reclamo para el turismo. Sus impresionantes pistas de ski –muchas veces reconvertidas durante el período estival en pistas de mountain bike-; sus paisajes inigualables y caminos para los amantes del senderismo y su maravilloso arte románico, constituyen una magnífica excusa para viajar al Principado

Pero Andorra posee además otro valor que atrae todos los años a miles de turistas: su frenética actividad comercial basada en una política de impuestos y precios ajustados. No es difícil encontrar en sus calles establecimientos de marcas de lujo, coches que conquistan la mirada de los viandantes, tiendas de perfumes y licores, moda y electrónica o restaurantes donde resulta muy agradable degustar los mejores vinos de todos los rincones del mundo.

A pesar de este potencial turístico y comercial y de ser un país con una renta per cápita significativamente más elevada que la de sus países vecinos –España y Francia- el Principado de Andorra no ha dispuesto hasta fechas relativamente recientes de una legislación en materia de marcas. Hace tan sólo unos meses se celebraba el vigésimo aniversario del inicio de las actividades de la Oficina de Marcas y Patentes del Principado de Andorra (OMPA). Fue el 5 de diciembre de 1996 cuando las primeras solicitudes de marcas eran depositadas y los primeros titulares obtenían, por fin, una adecuada protección de sus marcas. No en vano, la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas destaca que “la importante actividad comercial y de prestación de servicios del Principado de Andorra hace necesario regular mediante una ley que dé la seguridad jurídica suficiente, tanto a nacionales como extranjeros, la protección al derecho de propiedad y el uso de marcas industriales, comerciales y de todo tipo”.

Andorra no forma parte de la Unión Europea ni es miembro del Protocolo del Arreglo de Madrid, por lo que un sistema propio de protección de marcas se había revelado necesario. Un sistema alineado con las legislaciones modernas, pero que permitiese el registro ágil y de coste muy contenido. Un procedimiento de registro en el que al no preverse la formulación de oposiciones tuviese como casi única dificultad la codificación de los productos. Un procedimiento de registro que rara vez se alargue más de quince o veinte días.

Parece que fue ayer cuando Elzaburu empezó a gestionar los primeros expedientes de registro en el Principado de Andorra. Desde entonces, ha intervenido en la tramitación de varios miles de marcas y gestionado su mantenimiento y cuidado de forma integral. Y el resultado se puede decir que es muy satisfactorio, porque ha permitido cubrir una de las carencias de protección que tenían los titulares de derechos. Ya no hay excusa; cualquier estrategia de protección de una marca en Europa debe pasar necesariamente por el registro en el Principado de Andorra.

Y quien no haya tenido presente el Principado de Andorra en sus estrategias de internacionalización, tiene todavía la oportunidad de hacerlo porque el registro de marcas del Principado de Andorra está ahora en su plenitud. La OMPA ha cumplido 20 años. ¡Felicidades!

Autor: Luis Baz
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El registro de marcas en España paso a paso

En la reciente guía de la serie International Comparative Legal Guides (ICLG) los socios de ELZABURU, Luis Baz y Fernando Ilardia, ofrecen una panorámica completa, a la vez que sencilla, del derecho de marcas en España: cómo solicitar una marca, posibles rechazos y oposiciones, particularidades del registro, etc.

Capítulo de España (en inglés)

Reproducido con permiso de Global Legal Group (publicado en mayo 2017) 

Los Juzgados de lo Mercantil mueven ficha

El BOE de este penúltimo día del año viene con sorpresa: la publicación del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se designan juzgados especializados para conocer de los pleitos en materia de propiedad industrial en las siguientes Comunidades autónomas:

  
Tribunal Superior de Justicia
Juzgado/s designado/s



Cataluña

Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: patente y diseño industrial

Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9: marcas


Madrid

Juzgados de lo Mercantil números 7, 8, 9 y 10 de Madrid



Comunidad Valenciana

Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: patentes.

Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3: marcas y diseño industrial.


La decisión trae causa del riesgo (relativo y según se mire) de migración de los pleitos a Barcelona que trajo consigo la promulgación de la nueva Ley 24/2015 de patentes.

La medida será aplicable, en línea con la entrada en vigor de la nueva Ley, en abril de 2017.

Queda por ver si el alcance limitado de la especialización supone la concentración en Madrid, Barcelona y Valencia de los pleitos (con el añadido de Alicante) y la exclusión de otras Comunidades Autónomas. Pero eso es otra historia. De momento cabe saludar con alivio y aplauso la decisión del CGPJ.



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El arrendador de un local también infringe derechos de marca


Si vas a alquilar un local o un puesto de venta en un mercadillo a un comerciante que puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual e industrial, ten bien presente que podrías llegar a ser demandado por sus titulares. 

El Tribunal de Justicia en una Sentencia hecha pública ayer 7 de julio de 2016, asunto C 494/15, considera al arrendador como un “intermediario” susceptible de soportar la acción judicial.

La sentencia trae causa de un litigio suscitado por las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste y Burberry contra Delta Center. La demandada es la arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado cubierto de Praga) que subarrienda a comerciantes los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado.

Las demandantes interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga con el objeto, básicamente, de que Delta Center se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

La Sentencia concluye como sigue: “el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.”

La Sentencia matiza a continuación que en estos casos son aplicables los mismos requisitos que se exigen para la acción contra los intermediarios en el entorno digital, a saber: “Los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

Aunque la Sentencia contiene un llamamiento a la búsqueda de un justo equilibrio, la ampliación subjetiva del concepto de “intermediario” en las acciones por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el entorno analógico parece clara.


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