Tag Archives: Marcas

El registro de marcas en España paso a paso

En la reciente guía de la serie International Comparative Legal Guides (ICLG) los socios de ELZABURU, Luis Baz y Fernando Ilardia, ofrecen una panorámica completa, a la vez que sencilla, del derecho de marcas en España: cómo solicitar una marca, posibles rechazos y oposiciones, particularidades del registro, etc.

Capítulo de España (en inglés)

Reproducido con permiso de Global Legal Group (publicado en mayo 2017) 

Los Juzgados de lo Mercantil mueven ficha

El BOE de este penúltimo día del año viene con sorpresa: la publicación del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se designan juzgados especializados para conocer de los pleitos en materia de propiedad industrial en las siguientes Comunidades autónomas:

  
Tribunal Superior de Justicia
Juzgado/s designado/s



Cataluña

Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: patente y diseño industrial

Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9: marcas


Madrid

Juzgados de lo Mercantil números 7, 8, 9 y 10 de Madrid



Comunidad Valenciana

Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: patentes.

Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3: marcas y diseño industrial.


La decisión trae causa del riesgo (relativo y según se mire) de migración de los pleitos a Barcelona que trajo consigo la promulgación de la nueva Ley 24/2015 de patentes.

La medida será aplicable, en línea con la entrada en vigor de la nueva Ley, en abril de 2017.

Queda por ver si el alcance limitado de la especialización supone la concentración en Madrid, Barcelona y Valencia de los pleitos (con el añadido de Alicante) y la exclusión de otras Comunidades Autónomas. Pero eso es otra historia. De momento cabe saludar con alivio y aplauso la decisión del CGPJ.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/ 

El arrendador de un local también infringe derechos de marca


Si vas a alquilar un local o un puesto de venta en un mercadillo a un comerciante que puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual e industrial, ten bien presente que podrías llegar a ser demandado por sus titulares. 

El Tribunal de Justicia en una Sentencia hecha pública ayer 7 de julio de 2016, asunto C 494/15, considera al arrendador como un “intermediario” susceptible de soportar la acción judicial.

La sentencia trae causa de un litigio suscitado por las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste y Burberry contra Delta Center. La demandada es la arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado cubierto de Praga) que subarrienda a comerciantes los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado.

Las demandantes interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga con el objeto, básicamente, de que Delta Center se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

La Sentencia concluye como sigue: “el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.”

La Sentencia matiza a continuación que en estos casos son aplicables los mismos requisitos que se exigen para la acción contra los intermediarios en el entorno digital, a saber: “Los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

Aunque la Sentencia contiene un llamamiento a la búsqueda de un justo equilibrio, la ampliación subjetiva del concepto de “intermediario” en las acciones por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el entorno analógico parece clara.


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/  

El Tribunal Supremo aplica la doctrina del Tribunal de Justicia respecto al uso de marcas ajenas como palabras clave en buscadores de Internet

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 105/2016, de 29 de febrero, fija los criterios conforme a los cuales debe examinarse el uso de una marca ajena como palabra clave en un buscador de Internet para determinar si tal uso constituye una infracción del derecho de exclusiva del titular de la marca.

Para ello el Tribunal Supremo sigue -como había hecho la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante recurrida- la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google France vs. Viaticum- y C-238/08 – Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines), 12 de julio de 2011 (C-324/09, L’Oréal SA vs. eBay International AG), y 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc).

Conforme a esa doctrina, el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye en principio una infracción del derecho del titular de la marca. Ahora bien, como el derecho de exclusiva sobre la marca no es absoluto, en determinadas circunstancias ese uso no tendrá carácter infractor. Esas circunstancias son las siguientes:

  • i) que el uso de la marca no menoscabe las funciones de la marca de indicación del origen empresarial del producto, publicitaria ni de inversión; y
  • ii) que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca ni de una empresa económicamente vinculada.

En el caso concreto enjuiciado por el Tribunal Supremo, la demandada había utilizado las marcas “masaltos” y “masaltos.com” como palabras clave (keywords) para contratar anuncios de Google.es (adwords), de forma que cuando los internautas introducían esos términos aparecía un anuncio de la demandada en la parte superior de los resultados de la búsqueda, con un enlace a su página web. El anuncio, sin embargo, no contenía ninguno de esos términos, sino el siguiente texto: aumentar su altura de 7 cm/ bertulli-zapatos.es. Zapatos con plantillas para aumentar la altura www.bertulli-zapatos.es”.


El Tribunal Supremo confirma los pronunciamientos desestimatorios de las resoluciones de primera instancia y de apelación por considerar que, al no reproducirse las marcas de la actora en el anuncio en cuestión, se estaba indicando claramente a los consumidores que se trataba de empresas distintas y competidoras con ella, de forma que se respetaba la función indicadora del origen empresarial de la marca. Tampoco se menoscababan, a juicio del Tribunal Supremo, las funciones publicitaria y de inversión.

El Tribunal Supremo recalca a este respecto que el derecho de exclusiva sobre la marca no es absoluto, y advierte de que, llevado a sus últimas consecuencias, podría originar disfunciones en el mercado, restándole transparencia y obstaculizando la actividad comercial lícita de los competidores.

Finalmente, rechaza el argumento de la recurrente según el cual la sentencia recurrida sería contradictoria con las de la Audiencia Provincial de Granada de 14 de marzo de 2014 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 2013, esta última confirmada por la sentencia del propio Tribunal Supremo núm.98/2016, de 19 de febrero. En ambas se había estimado la acción de infracción de las marcas “masaltos” y “masaltos.com”, que habían sido utilizadas como palabras clave en Internet.

A este respecto, el Tribunal Supremo destaca que el supuesto de hecho enjuiciado en esos casos era distinto, puesto que las marcas en cuestión aparecían también en el texto de los anuncios patrocinados y en la página web a la que redirigía al anuncio, respectivamente, por lo que en esos casos sí concurrían los requisitos para que hubiera violación de marca conforme a la jurisprudencia del TJUE.

En definitiva, el Tribunal Supremo español se alinea, como es lógico, con la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia para estos supuestos cada vez más frecuentes de utilización de marcas ajenas como keywords en anuncios en Internet.


Autor: Carlos Morán

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/  

Uso no autorizado de una marca en anuncios publicados en Internet sin el consentimiento del anunciante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia (caso C-179/15) resolviendo una interesante cuestión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría) sobre la interpretación que debe darse al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva en un caso en el que nos encontramos ante un uso no autorizado de la marca en un anuncio publicado en Internet sin el consentimiento del anunciante o que se mantiene en la red pese a los esfuerzos de éste por conseguir su retirada.

Antecedentes

El litigio principal en el que se suscita la cuestión tiene como parte a una compañía de la industria del automóvil y a una empresa húngara dedicada al comercio minorista de vehículos automóviles y piezas sueltas de vehículos y a la reparación y mantenimiento de esos vehículos.

En 2007 ambas entidades suscribieron un contrato de prestación de servicios de postventa por el que la compañía húngara estaba autorizada a anunciarse como “taller oficial” de la marca de automóviles. Dicho contrató terminó en marzo de 2012.

Durante la vigencia del contrato, la empresa húngara contrató con una compañía la publicación de un anuncio on-line en el sitio web www.telefonkonyv.hu que la presentaba como taller autorizado de la marca. La publicación de dicho anuncio debía limitarse a los años 2011 a 2012.

Tras la expiración del acuerdo suscrito entre ambas compañías, la compañía húngara trató de suprimir cualquier anuncio publicado en Internet en el que se la mencionara como taller autorizado de la marca objeto del contrato. Para ello se dirigió directamente a la compañía a la que había encargado la publicación del anuncio, así como a varios operadores de sitios web en los que aparecían anuncios calificándola como  “taller autorizado” de la marca de vehículos en cuestión. No obstante, las solicitudes no fueron atendidas.

Ante el uso continuado de su marca, la empresa automovilística inició las acciones correspondientes encaminadas a: (i) que se declarase que la compañía húngara había violado la marca mediante dichos anuncios; y (ii) que se ordenase a ésta que suprimiese los anuncios en cuestión, se abstuviese de cualquier nueva infracción y publicara una rectificación en periódicos nacionales y regionales.

En su defensa, la sociedad húngara argumentó que el único anuncio que puso en Internet fue el publicado en el sitio web www.telefonkonyv.hu y que los demás anuncios habían sido publicados con independencia de su voluntad. A este respecto, el taller aportó un informe pericial en el que se acreditaba que los anuncios habían sido copiados y reproducidos por determinados prestadores de servicios de publicidad en Internet, sin su conocimiento ni consentimiento, algo que constituye una práctica comercial habitual en Internet por parte de determinados operadores.  

En estas circunstancias, el Tribunal de Budapest suspendió el procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva [89/104] en el sentido de que el titular de una marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido?”. 

Cuestión prejudicial

Para dar respuesta a la cuestión planteada, el TJUE comienza por delimitar el objeto de la cuestión y reformularla como sigue:
“(…) si el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95, debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, hace un uso de ese signo que puede ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o a pesar de que éste haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido.”
Sentado lo anterior, y tras una breve referencia a la interpretación dada al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva hasta la fecha, el TJUE, atendiendo a las particularidades del caso que nos ocupa, afirma que aunque la publicación en un sitio de Internet de referenciación de un anuncio publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del sitio, no cabe imputar a ese anunciante actos y omisiones del prestador que, deliberadamente o por negligencia, desatiende las instrucciones expresas de dicho anunciante dirigidas, precisamente a evitar ese uso de la marca. De acuerdo con el Tribunal, no habrá un uso de la marca por parte del anunciante cuando el prestador se abstenga de dar cumplimiento a la solicitud del anunciante de suprimir el anuncio en cuestión o la mención de la marca incluida en él.

En relación con los anuncios publicados en otros sitios web, sin conocimiento ni consentimiento del anunciante, el TJUE afirma que no cabe imputar al anunciante actos autónomos de otros operadores económicos con los que el anunciante no tiene relación alguna y que no actúan por cuenta o encargo del anunciante.

El Tribunal justifica su apreciación aludiendo, en primer lugar, al sentido habitual de la expresión “zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, empleada respectivamente en las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y húngara del artículo 5.1 de la Directiva, que implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Según el TJUE, ese comportamiento activo no se da cuando el acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de éste. En este punto, el Tribunal se refiere también a que el artículo 5.3 de la Directiva, al enumerar los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, menciona únicamente comportamientos activos (“poner el signo”, “utilizar el signo”, “ofrecer”, etc.).

Finalmente, el TJUE justifica también su respuesta atendiendo a la finalidad del artículo 5.1 de la Directiva que no es otra que ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, por tanto, hacer cesar, cualquier uso de su marca llevado a cabo por un tercero sin su consentimiento. No obstante, sólo un tercero que tiene el dominio del acto que constituye el uso tiene la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición. Por ello, entiende el Tribunal que si el artículo 5.1 se interpretara de tal modo que, en un caso como el que nos ocupa, el titular de la marca estuviera facultado para prohibir al anunciante el uso controvertido, dicha interpretación sería contraria a la finalidad del artículo 5.1 y al principio impossibilium nulla obligatio est.

Por todo lo anterior, el TJUE responde a la cuestión plantada en los siguientes términos: “que el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él.”

No obstante, debemos señalar que en su sentencia el Tribunal deja la puerta abierta no sólo a una posible acción contra los operadores de los sitios de Internet de referenciación de que se trate, sino también, a la posibilidad de que el titular de la marca reclame al anunciante la restitución de la ventaja económica que haya podido obtener sobre la base del Derecho nacional. 

Autor: Ana Sanz


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/  

Buscar

Archivo

Formulario de suscripcion

Sí, soy humano*

Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
Este email ya está en uso
Debes escribir un email válido
Debes cliquear el captcha
El captcha no es correcto