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Uso no autorizado de una marca en anuncios publicados en Internet sin el consentimiento del anunciante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia (caso C-179/15) resolviendo una interesante cuestión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría) sobre la interpretación que debe darse al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva en un caso en el que nos encontramos ante un uso no autorizado de la marca en un anuncio publicado en Internet sin el consentimiento del anunciante o que se mantiene en la red pese a los esfuerzos de éste por conseguir su retirada.

Antecedentes

El litigio principal en el que se suscita la cuestión tiene como parte a una compañía de la industria del automóvil y a una empresa húngara dedicada al comercio minorista de vehículos automóviles y piezas sueltas de vehículos y a la reparación y mantenimiento de esos vehículos.

En 2007 ambas entidades suscribieron un contrato de prestación de servicios de postventa por el que la compañía húngara estaba autorizada a anunciarse como “taller oficial” de la marca de automóviles. Dicho contrató terminó en marzo de 2012.

Durante la vigencia del contrato, la empresa húngara contrató con una compañía la publicación de un anuncio on-line en el sitio web www.telefonkonyv.hu que la presentaba como taller autorizado de la marca. La publicación de dicho anuncio debía limitarse a los años 2011 a 2012.

Tras la expiración del acuerdo suscrito entre ambas compañías, la compañía húngara trató de suprimir cualquier anuncio publicado en Internet en el que se la mencionara como taller autorizado de la marca objeto del contrato. Para ello se dirigió directamente a la compañía a la que había encargado la publicación del anuncio, así como a varios operadores de sitios web en los que aparecían anuncios calificándola como  “taller autorizado” de la marca de vehículos en cuestión. No obstante, las solicitudes no fueron atendidas.

Ante el uso continuado de su marca, la empresa automovilística inició las acciones correspondientes encaminadas a: (i) que se declarase que la compañía húngara había violado la marca mediante dichos anuncios; y (ii) que se ordenase a ésta que suprimiese los anuncios en cuestión, se abstuviese de cualquier nueva infracción y publicara una rectificación en periódicos nacionales y regionales.

En su defensa, la sociedad húngara argumentó que el único anuncio que puso en Internet fue el publicado en el sitio web www.telefonkonyv.hu y que los demás anuncios habían sido publicados con independencia de su voluntad. A este respecto, el taller aportó un informe pericial en el que se acreditaba que los anuncios habían sido copiados y reproducidos por determinados prestadores de servicios de publicidad en Internet, sin su conocimiento ni consentimiento, algo que constituye una práctica comercial habitual en Internet por parte de determinados operadores.  

En estas circunstancias, el Tribunal de Budapest suspendió el procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva [89/104] en el sentido de que el titular de una marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido?”. 

Cuestión prejudicial

Para dar respuesta a la cuestión planteada, el TJUE comienza por delimitar el objeto de la cuestión y reformularla como sigue:
“(…) si el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95, debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, hace un uso de ese signo que puede ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o a pesar de que éste haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido.”
Sentado lo anterior, y tras una breve referencia a la interpretación dada al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva hasta la fecha, el TJUE, atendiendo a las particularidades del caso que nos ocupa, afirma que aunque la publicación en un sitio de Internet de referenciación de un anuncio publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del sitio, no cabe imputar a ese anunciante actos y omisiones del prestador que, deliberadamente o por negligencia, desatiende las instrucciones expresas de dicho anunciante dirigidas, precisamente a evitar ese uso de la marca. De acuerdo con el Tribunal, no habrá un uso de la marca por parte del anunciante cuando el prestador se abstenga de dar cumplimiento a la solicitud del anunciante de suprimir el anuncio en cuestión o la mención de la marca incluida en él.

En relación con los anuncios publicados en otros sitios web, sin conocimiento ni consentimiento del anunciante, el TJUE afirma que no cabe imputar al anunciante actos autónomos de otros operadores económicos con los que el anunciante no tiene relación alguna y que no actúan por cuenta o encargo del anunciante.

El Tribunal justifica su apreciación aludiendo, en primer lugar, al sentido habitual de la expresión “zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, empleada respectivamente en las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y húngara del artículo 5.1 de la Directiva, que implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Según el TJUE, ese comportamiento activo no se da cuando el acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de éste. En este punto, el Tribunal se refiere también a que el artículo 5.3 de la Directiva, al enumerar los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, menciona únicamente comportamientos activos (“poner el signo”, “utilizar el signo”, “ofrecer”, etc.).

Finalmente, el TJUE justifica también su respuesta atendiendo a la finalidad del artículo 5.1 de la Directiva que no es otra que ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, por tanto, hacer cesar, cualquier uso de su marca llevado a cabo por un tercero sin su consentimiento. No obstante, sólo un tercero que tiene el dominio del acto que constituye el uso tiene la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición. Por ello, entiende el Tribunal que si el artículo 5.1 se interpretara de tal modo que, en un caso como el que nos ocupa, el titular de la marca estuviera facultado para prohibir al anunciante el uso controvertido, dicha interpretación sería contraria a la finalidad del artículo 5.1 y al principio impossibilium nulla obligatio est.

Por todo lo anterior, el TJUE responde a la cuestión plantada en los siguientes términos: “que el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él.”

No obstante, debemos señalar que en su sentencia el Tribunal deja la puerta abierta no sólo a una posible acción contra los operadores de los sitios de Internet de referenciación de que se trate, sino también, a la posibilidad de que el titular de la marca reclame al anunciante la restitución de la ventaja económica que haya podido obtener sobre la base del Derecho nacional. 

Autor: Ana Sanz


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La humanización de la marca comercial

¿Qué tienen en común Rafael Alberti, Joan Miró, Miquel Barceló o Jorge Luis Borges? Todos han puesto ocasionalmente su arte al servicio de una marca comercial. ¿Y Banksi, Pedro Salinas, Mario Benedeti o Tom Wesselmann? Todos han hecho de una marca comercial el motivo principal de sus creaciones artísticas o poéticas.

La revista LITORAL en su número “El signo anunciado. La marca en la literatura y el arte” (diciembre 2015) revela que entre los pliegues de un lienzo o de un poema es frecuente que irrumpa con fuerza la referencia a una marca comercial.

Estructurada como si de un bazar se tratase –donde los versos e imágenes se agrupan por plantas temáticas a lo largo de 250 páginas- la revista contiene el testimonio elocuente de más de un centenar de poemas, cuadros e ilustraciones donde las marcas más diversas desempeñan un papel singular en la obra.

No se trata de un ejercicio meramente estético. La utilización de la marca en una obra intelectual o artística es un recurso expresivo que responde a veces a su valor metafórico. Salvador Dalí se dirige en cierta ocasión a Federico García Lorca con estas palabras: “¡Qué japonesito chocolate Suchard más estupendo eres!”. Y Miguel D’Ors describe en un poema el paso del tiempo con estos versos finales: “ver cómo se suceden, implacables/los tubos de Colgate”.

El número editado por LITORAL, una revista con noventa años de historia, demuestra que la marca forma parte de la conciencia social colectiva y constituye también un elemento cultural de primer orden. Como recuerda Lorenzo Saval, su director, los artistas nos enseñan que un anuncio puede ser más bello y transparente que un paisaje.

¿Puede el Windows 98, un Mercedes Benz, la cuchilla Gillette o el perfume Carolina Herrera inspirar a un poeta o a un artista? El número de LITORAL así lo enfatiza. No es extraño, por eso, que la iniciativa haya sido impulsada por la Fundación Alberto Elzaburu y cuente con el patrocinio de la Oficina Española de Patentes y Marcas y del Foro de Marcas Renombradas.




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La importancia de los activos inmateriales para las startups: Claves para su adecuada protección

Estamos viviendo la tercera revolución industrial. Si el control de las materias primas y la creación de infraestructuras caracterizaron a la primera y la producción y distribución en masa a la segunda, en esta tercera prima la creación de valor a través de la información. Vivimos la era de la globalización y la hiperconexión, la rapidez en el desarrollo y la implementación de ideas valiosas marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.

En este contexto, el valor de las compañías se está desplazando de los activos materiales a los inmateriales. Empresas como Google, Facebook, Apple, apenas tienen inmovilizado material pero el inmaterial las sostiene y hace crecer. A esta tendencia se irán incorporando cada vez más compañías, incluidas las tradicionales, que están haciendo o tendrán que hacer evolucionar sus negocios para sobrevivir.

Y si los activos inmateriales cobran cada vez más importancia, su adecuada protección resulta vital. Podemos proteger un edificio con llaves, alarmas y vigilantes, pero ¿cómo proteger una idea valiosa? El marco legal es la clave. Es ahora cuando la propiedad intelectual está cobrando una importancia cada vez mayor  y esa importancia seguirá aumentando.

La propiedad intelectual  es como una mano y sus cinco dedos son la marca, la patente, el diseño, el copyright y el secreto empresarial. Este símil viene al hilo de lo que hablamos porque la mano es un instrumento extraordinario, que logra realizar tareas muy complejas. Piénsese en la ejecución de un instrumento musical.La clave está por tanto en la utilización de los derechos disponibles de modo inteligente.

Qué derecho usar, cuando y donde registrarlo, combinarlo con otros complementarios, como hacerlo valer frente a nuestros competidores y como valorizarlo en las transacciones son las claves de un uso inteligente de la propiedad intelectual.

Y la integración de la propiedad intelectual en la gestión del proceso innovador es otra clave. No puede hacerse un desarrollo y llegar al final para decidir sobre su protección. No se puede gestionar un proyecto sin gestionar desde el inicio las relaciones con empleados y colaboradores, empresas codesarrolladoras, proveedores y clientes.

No se puede decidir sobre el desvío o abandono de un proyecto sin tener en cuenta los derechos obtenidos o en trámite, las posibilidades de reorientación y las consecuencias del abandono.

Lo anterior es importante para toda empresa pero es vital para una pyme innovadora o una startup. Puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. He visto como muchas empresas jóvenes, con grandes ideas de negocio basadas en la innovación, han visto fracasar sus proyectos por una inadecuada gestión de la propiedad intelectual.

Se ha dicho, especialmente por este tipo de empresas, que la propiedad  intelectual es un gasto, es muy cara, no sirve para mucho. Estoy de acuerdo con esas afirmaciones, incluso con la última, porque de nada sirve la propiedad intelectual si no se sabe utilizar con inteligencia.

Es por tanto la integración en el proceso innovador, su utilización inteligente, lo que hace a la propiedad intelectual útil, necesaria, imprescindible. Y para eso no hace falta tanto dinero, solo pensar en que gastarlo y cuando, como hacer una verdadera inversión que contribuya al éxito.

N.BPublicado originalmente en Socios Inversores




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España, el tercer país de la UE de mayor impacto de las falsificaciones en el sector del deporte

España se sitúa en tercer lugar en el ranking de países de la UE con mayor impacto de la falsificación en el sector del deporte con un 15,7% de las ventas, solo por detrás de Lituania y Latvia, superando en más del doble la media de la UE (6,5% de las ventas). Sin embargo, los impactos absolutos de mayor importancia se dan en Francia y España, concentrando ambos países la tercera parte de las ventas perdidas en la UE debido a la falsificación, que asciende a un total de 492 millones de euros.

Estas son las principales conclusiones que afectan a España del reciente informe “El coste económico de la vulneración de los DPI en losartículos de deporte” del Observatorio Europeo de las Vulneración de losDerechos de Propiedad Intelectual de la OAMI, elaborado conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes. De acuerdo con este informe, el consumo total de artículos deportivos en la UE en 2012 se estimó en 7.500 millones de euros, existiendo un total de 4.271 empresas dedicadas a la fabricación de estos productos dando empleo a 43.000 trabajadores en la UE.

Además de los efectos directos de la falsificación por la pérdida de ventas de las empresas legítimas del sector de artículos deportivos, indirectamente se ven afectados otros sectores económicos con unas pérdidas de 361 millones de euros. Por otro lado, la Administración Pública pierde ingresos por impuestos (IVA, Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social) estimados en 150 millones de euros. Los efectos directos e indirectos de la falsificación en este sector provocan una pérdida de ventas en la economía de la UE estimada en unos 850 millones de euros dando lugar a la pérdida de 5.800 puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta que este informe incluye solamente la fabricación de artículos y equipos de deporte (como palos de golf, raquetas y pelotas de tenis, esquíes, etc) pero excluye las prendas de vestir y el calzado deportivo, hay que deducir que los costes económicos de la falsificación de artículos de deporte son realmente mayores a los que se indican en el informe.


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Las marcas del Mundial de Fútbol


En recientes investigaciones en siete de los principales mercados globales, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA registró un nivel de reconocimiento medio del 83% (99% en Brasil). Estos niveles son significativamente más altos que cualquier otro trofeo deportivo.
Logo oficial

Frases como “BRAZIL 2014”, “FIFA”, “WORLD CUP”, “COPA2014” e incluso imágenes del propio trofeo están protegidos por las leyes de propiedad industrial e intelectual en todo el mundo.

La Ley específica y la protección de las marcas

Es una práctica habitual  que se adopte una ley específica en el país donde la copa tendrá lugar y en este caso La Ley de la Copa Mundial 2014 fue aprobada por el presidente de Brasil, Dilma Roussef en el año 2012. Esta ley establece varias medidas relacionadas con la propiedad industrial e intelectual, entre otras, y más en concreto con las marcas propiedad de la FIFA. Esta ley también incluye cláusulas sobre el llamado “ambush marketing[1].

Según esta ley, la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas (BPTO) concede el estatus de “marcas renombradas” a todas las marcas registradas propiedad de la FIFA, lo cual les da protección respecto a cualquier producto o servicio. Además, se concede el estatus de “marcas notorias” a las marcas de la FIFA que aún no están registradas en Brasil, lo que les otorga una protección en sus campos de actividades correspondientes frente a marcas similares.

Las marcas del Mundial 2014 en particular incluyen: el emblema, la mascota, el lema y el cartel oficiales, así como los carteles de las ciudades anfitrionas y las frases mencionadas arriba. 

Por otro lado, la ley establece, expresamente, que el uso indebido de los “símbolos oficiales” será perseguido por la vía civil o penal, dependiendo de la infracción concreta y las penalizaciones varían desde una indemnización por daños y perjuicios hasta una pena de prisión de 3 meses a 1 año, o el pago de una multa.  

La legislación en España

España no tiene una ley específica que trate la Copa Mundial u otros eventos deportivos de importancia similar. Sin embargo, varias leyes recogen las normativas aplicables. Estas son la Ley de Marcas, la Ley General de Publicidad y la Ley de Defensa de la Competencia. También existen algunas estipulaciones en la Ley del Deporte. Esta ley por ejemplo recoge la protección de los símbolos olímpicos.

Los patrocinadores

Los informes financieros de la FIFA indican que ha recaudado miles de millones de dólares en patrocinios, acuerdos de licencia y derechos exclusivos de retransmisión, además de cantidades no imponibles y algunos ingresos no revelados.

Todos los socios comerciales de la FIFA pagan licencias por el uso de las marcas, palabras, logos, imágenes, etc. relacionados con la Copa Mundial. Esto hace que el 90% de los ingresos de la FIFA vengan de activos intangibles, i.e. propiedad industrial e intelectual (la participación en conjunto solo a los patrocinadores asciende a más de 1500 millones de dólares incluyendo pagos directos en efectivo y  provisión de servicios). 

Entre los patrocinadores de la Copa 2014 podemos encontrar varias de las empresas mas importantes del mundo, como p.ej. Adidas, McDonalds, Johnson & Johnson, Budweiser, VISA, etc.

Cualquier otro uso de terceros se considera infracción de los derechos de propiedad industrial e/o intelectual y estará perseguido por la FIFA.

Frases protegidas mediante marcas como “FIFA WORLD CUP” se pueden usar solo con propósito descriptivo, p.ej. cuando un bar anuncia que va a poner los partidos en su establecimiento. Sin embargo, empresas o marcas no pueden estar directamente relacionados con estas frases si no son patrocinadores oficiales.

Por otro lado, imprimir y usar las imágenes, p.ej. de la copa, en negocios y comercio sería una infracción no solo de marca sino de derechos de autor .

En la mayoría de los casos de infracciones basta con que la FIFA haga una llamada telefónica o mande una carta de requerimiento para resolver el problema en cuestión, aunque a veces la Federación se vea obligada a acudir a los tribunales u otras autoridades. En la mayoría de estos casos se trata de grandes empresas que intentan aprovecharse de la notoriedad de las marcas de la FIFA usándolas en material de marketing y actividades promocionales.

Aunque la FIFA tiene un programa global de licencias para la fabricación y comercialización de artículos originales, también se enfrenta a muchísimos casos de falsificaciones. Para el Mundial de 2014, la FIFA está trabajando con las autoridades brasileñas, incluyendo a la policía, las aduanas y las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial para poder utilizar las estructuras y conocimientos existentes en la lucha contra los productos falsificados.


[1] Actividades de marketing prohibidos que tratan de aprovecharse del enorme interés y del alto perfil del evento mediante la creación de una asociación comercial y/o la búsqueda de una exposición promocional sin la autorización de los organizadores del evento.


Autora: Geri Dimitrova

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