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México. Importantes novedades para las marcas

El pasado 18 de mayo de 2018, se publicaron en México, en su Diario Oficial de la Federación (DOF), las Reformas y Adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en materia de marcas. El Decreto por el que se promulgan las modificaciones entrará en vigor a los 60 días desde su publicación, es decir, en torno al 10 de agosto de 2018.

México es una jurisdicción principal en los proyectos de internacionalización para las empresas y clientes españoles. Lo cierto es que el legislador mexicano así como nuestros colegas en el ejercicio de su profesión, han hecho un enorme esfuerzo por modernizar la práctica marcaria durante los últimos años.

En términos generales, parece que el legislador mexicano ha pretendido, además de actualizar su legislación de marcas, consolidar el procedimiento de oposición, que cuenta con escasos dos años de vida, así como incidir en principios tan importantes en el ámbito marcario como la “mala fe” como impedimento para registrar una marca y/o clarificar algunas cuestiones que quedaban muy indeterminadas en la práctica, como por ejemplo, la obligatoriedad de uso por parte de los titulares.

Como primera mención relevante, hay que destacar que se ha ampliado el concepto de marca para dar cabida a marcas no tradicionales (por ejemplo, hologramas, marcas de sonido o marcas de olor), marcas colectivas y de certificación, o incluso el “trade-dress”  que, si bien no es citado literalmente con dicha expresión anglosajona, la nueva redacción de la ley permite su protección.

Como excepción a las prohibiciones absolutas de registro, se crea la posibilidad de registrar marcas que adolezcan de falta de distintividad (por genericidad o  descriptividad) siempre que a través de su uso en el mercado hayan adquirido “secondary meaning”.

Se podrá solicitar una declaración de notoriedad de una marca no registrada, para lo cual, antes del Decreto, debía estar registrada.

En la resolución de conflictos u obstáculos por riesgo de confusión, el IMPI comenzará a admitir las cartas de consentimiento o acuerdos de coexistencia. Sin embargo, parece que pueden no admitirse en casos en los que exista una identidad absoluta.

Siguiendo una tendencia más anglosajona y también en la línea de la archinombrada sentencia del Tribunal de Justicia de la UE “IP Translator”, -a la que están poniendo el ojo jurisdicciones ajenas a la UE-, el legislador mexicano se muestra partidario de especificar los enunciados de productos y servicios y por ende, los enunciados generales no serán admitidos. Si a ello se suma la nueva exigencia de Declaración de Uso a la que me referiré más adelante, nos parece prudente, en un país que suele ser principal para los clientes españoles, determinar ab initio la estrategia de protección aplicativa más oportuna y conveniente.

La razón de ser de las marcas y el medio por el que se materializan es su uso, y de hecho, la mayoría de las leyes del mundo incorporan una obligación de uso de las marcas. Pues bien, una de las cuestiones más relevantes que incorpora el nuevo Decreto es precisamente la obligación para todos los titulares de las marcas concedidas a partir de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones, de presentar una Declaración de Uso de sus marcas a partir de los 3 años desde la fecha de registro. Según nuestras principales fuentes, tal declaración también podría ser exigible con cada renovación, por lo que en México cobraría una importancia esencial el uso de una marca a la hora de definir una estrategia de protección. La falta de cumplimiento de esta nueva exigencia provocaría la cancelación de la misma.

Hasta la fecha, otra cuestión controvertida en torno al uso, era la necesidad o no de incorporar una fecha de primer uso en México al solicitar una marca, porque en realidad el formulario de solicitud no contemplaba tal posibilidad, y sin embargo, incorporaba una suerte de “presunción tácita de declaración de intención de uso”. Pues bien, a partir de agosto, si se pretende reivindicar una fecha de un primer uso en una solicitud de marca, habrá que incorporar dicha fecha en el propio formulario. Y en ausencia de una fecha de primer uso, entonces se podrá interpretar que la solicitud lleva implícita una declaración de intención de uso.

Así, recuperando el principio de “mala fe” al que me refería al principio de este texto, el Decreto lo incorpora como causa de oposición y de cancelación de una marca. Asimismo, las oposiciones ganan en fuerza vinculante.

Estamos convencidos de que estas novedades redundarán en esfuerzos adicionales de motivación de sentencias y resoluciones que llevarán a México a una mayor especialización progresiva de Oficina y Tribunales en materia de marcas.

  Autora: Cristina Arroyo
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Fashion Law. La protección de las marcas en el sector de la moda (I)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Se trata de una obra necesaria donde un amplio plantel de profesionales del derecho ha analizado las distintas relaciones jurídicas que se crean en el mundo del diseño de moda y su comercialización.

Una amplia representación de ELZABURU ha podido aportar su visión sobre temas relativos a los intangibles, la tecnología o la privacidad, entre otros. A partir de hoy iremos incluyendo en nuestro blog – con una periodicidad semanal – pequeños resúmenes de las aportaciones de dichos autores, que nos permitan descubrir de qué estamos hablando cuando decimos “fashion law”: 

La protección de las marcas en el sector de la moda

El primer capítulo de la obra trata sobre la protección de las marcas en el sector de la moda. Con un estilo sencillo, claro y eminentemente práctico, se explican los principales aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de definir la estrategia de protección más adecuada en este campo. A lo largo de la exposición se orienta al lector sobre qué proteger, para qué y dónde. Los aspectos teóricos se completan con un gran número de casos reales, que muestran los diferentes tipos de marcas disponibles para el registro, las clases de productos y servicios más relacionados con la moda y los diferentes sistemas nacionales, supranacionales o internacionales de protección.

La estrategia pasa, en primer lugar, por la elección de la marca a registrar. Para ello, se explican en este capítulo las características de los diferentes tipos de marca, centrándose en las que tienen especial interés en el sector de la moda.

La elección de la marca debe venir acompañada de una correcta y completa redacción de los productos y servicios a cubrir por la marca. Esto evitará tener que enfrentarse a objeciones formales durante la tramitación del registro de la marca en las Oficinas de marcas y permitirá, una vez registrada la marca, una defensa eficaz frente a los competidores.

Otro aspecto que se menciona es la extensión territorial de la marca registrada, así como la mejor estrategia a la hora de afrontar un proceso de internacionalización de la misma.

Se describen además los principales obstáculos con los que puede encontrarse una marca durante el procedimiento de registro. Se exponen para ello numerosos casos prácticos y reales que se refieren a marcas del ámbito de la moda y se sugieren medidas para reducir los riesgos en un proceso de registro de marca o para superar los potenciales obstáculos que pudieran surgir.

El capítulo también se adentra en un aspecto de gran importancia en la práctica, como es el de la vigilancia y defensa de la marca frente a nuevas marcas de competidores. Sólo una correcta vigilancia permite detectar los casos que podrían resultar más problemáticos para la marca registrada y que pudieran dañar su derecho exclusivo y su reputación. El capítulo sugiere algunas medidas para una defensa más eficaz.

No podía faltar tampoco una mención a la estrategia de uso de la marca en el ámbito de la moda. Este sector ofrece, junto a las formas más habituales de uso de la marca, otras formas más novedosas e innovadoras, que constituyen usos igualmente válidos de la marca desde una perspectiva legal. El capítulo analiza cada uno de estos posibles usos y, para ilustrar estas explicaciones, expone varios casos reales de marcas del ámbito de la moda. En su apartado final, se contiene una mención a los procesos de modernización de la marca y se apuntan los riesgos de pérdida de protección que estos procesos pueden causar, así como la mejor estrategia para mantener la plena protección de la marca durante su proceso de adaptación a los nuevos usos del mercado.

En definitiva, el capítulo se centra en los aspectos de mayor interés para los empresarios de este sector que buscan obtener o reforzar la protección de sus marcas y que necesitan prever los posibles escenarios conflictivos que deben tener presentes al definir su proyecto de marca y su protección en el ámbito nacional, europeo e internacional.

Autores: Fernando Ilardia y Cristina Velasco

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2. La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3. La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4. La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Fashion Law. Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Fashion Law. Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Una tasa singular: la tasa hondureña de rehabilitación por no uso

Ubicada en el corazón de América, Honduras es un país singular en la tramitación de sus marcas.

La Ley de Propiedad Industrial de Honduras, en su Art. 106, contempla una protección opcional para aquellos titulares de marcas que no hayan hecho uso de las mismas durante su período de registro. Dicha protección se materializa en el pago de una tasa denominada “tasa de rehabilitación por no uso” que tiene el efecto de evitar que una marca sea cancelada a instancia de un tercero.

Como corresponde a la más pura esencia de las marcas, éstas deben ser usadas en el mercado hondureño. Sin embargo, la posibilidad de suplir el desuso con el pago de un tributo puede que sea algo exclusivo de esta jurisdicción.

Una acción de cancelación por no uso puede ser interpuesta en Honduras cuando una marca no esté siendo usada y el demandante haya tenido conocimiento de que tal uso no ha existido durante tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha de interposición de la acción y, en tanto en cuanto, el titular de la marca no haya pagado la tasa anual de rehabilitación durante dicho tiempo.

Ante una acción de cancelación por no uso, hay que tener en cuenta que el uso debe haber faltado durante 3 años consecutivos. Si se dan estas circunstancias, es altamente recomendable pagar la tasa de rehabilitación. También es conveniente cumplir con este trámite si pese a haber habido uso, éste no se puede llegar a demostrar mediante prueba documental.

Así pues, en la práctica, existiendo una facultad prevista por la Ley para evitar cancelaciones por no uso por medio del pago de una tasa, que además de consistir en un trámite sencillo es económica -los gastos oficiales ascienden aproximadamente a unos 25 €-, por prudencia, se recomienda pagar todos aquellos períodos en los que no haya habido uso.

Autora: Cristina Arroyo
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Marcas en Iraq: re-solicitud de marcas de principal interés

Un día más desde que tengo uso de razón, Iraq (oficialmente República de Iraq) vuelve a convertirse en noticia internacional. Estados Unidos, por primera vez desde que se emprendiera la guerra contra el Estado Islámico, ha iniciado la retirada de tropas del país.

Me he detenido un instante en la noticia -que pasa casi desapercibida entre la densidad política, el temporal de nieve en España, y otras borrascas y chubascos varios- para reflexionar sobre el alcance y los matices inimaginables de un  contexto de crisis que, por diferentes motivos, dura desde hace décadas.

Aún siento el impacto que me produjo, a finales de los años 90, la noticia de que Estados Unidos bombardearía Iraq, siendo yo prácticamente una niña. En aquel momento no era capaz de comprender qué sucedería ni qué alcance tendría. Creo que tampoco sería capaz 20 años después. Ni siquiera logro entender con todos los matices las condiciones en las que se debe ejercer nuestra profesión en un entorno semejante. Los conflictos afectan a todos los ámbitos de la vida, y por ello, aunque pueda resultar insignificante, también a la Propiedad Industrial, a las marcas, a las instituciones y organismos gubernamentales que las administran, a los funcionarios y profesionales locales, a titulares y terceros interesados, incluso a las comunicaciones, servicios postales y tecnología y a los expedientes físicos que desaparecen o se destruyen.

No me cuesta imaginar un contexto en el que rigen otras prioridades. Por eso, personalmente estoy empezando a encontrar una justificación al hecho de que la Oficina de Marcas Iraquí haya decidido llevar a cabo una suerte de tabla rasa con algunos expedientes de marca, según hemos conocido estos días.

Interpreto que en un intento de renacimiento tras el desastre, entre las medidas y enmiendas que ha ido introduciendo la Oficina de Marcas Iraquí, se ha puesto en práctica un nuevo procedimiento de registro en el que se ha invertido el orden de algunos de los principales hitos procesales. Ahora, las solicitudes de marca quedan supeditadas al resultado positivo de un examen previo tras el cual se considerarán depositadas oficialmente, para pasar después a ser publicadas y registradas.

Esta medida no tendría una gran relevancia en nuestra profesión, de no ser porque ha ido acompañada de la decisión de suspender aquellas solicitudes de marca que hubieran sido depositadas bajo el amparo de la antigua ley y antigua práctica. A los titulares interesados se les da, como única opción, la re-solicitud de sus marcas con la preferencia de poder preservar la fecha de prioridad de la solicitud más antigua durante el procedimiento de registro de la nueva solicitud.

La reactivación de los procedimientos suspendidos parece verdaderamente improbable. Y esta improbabilidad parece cobrar sentido tras haber conocido estos días que, el 29 de enero de 2018, la Oficina de Marcas de Iraq ha comenzado a requerir oficialmente a los titulares de marcas suspendidas la re-solicitud de sus derechos a riesgo de resolver su cancelación.

Si bien hay que tomar esta noticia con todas las cautelas del contexto expresado, pues existen también opiniones e informaciones discordantes, lo que parece conveniente es precisar los intereses reales en Iraq y, por prudencia, re-solicitar aquellos registros que se consideren fundamentales.

Autora: Cristina Arroyo
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Venezuela: se recomienda abonar los pagos de tasas oficiales relativos a marcas con suficiente antelación a los vencimientos

En Venezuela, como consecuencia de la Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal (art. 6 del Decreto nº 1.398) del año 2015, se ha producido un importante incremento en las tasas oficiales correspondientes a trámites de derechos ya registrados.

La Reforma también ha complicado sobremanera la gestión del pago de las tasas de registro, renovación e inscripción de cambios de titularidad, domicilios y licencias, en materia de marcas.

La experiencia nos ha demostrado que las gestiones en Venezuela deben anticiparse lo máximo posible a los vencimientos, pues el pago de las tasas debe quedar transferido a la cuenta del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (en adelante SAPI) y una vez realizado el depósito efectivo, los comprobantes de dichas transferencias deben recibir el sello oficial. No es infrecuente encontrarse con obstáculos burocráticos extraordinarios que demoren las actuaciones.

Además, recientemente, el Gobierno de EEUU ha impuesto sanciones económicas a Venezuela que también tienen un efecto en materia marcaria. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está realizando un seguimiento de las transacciones efectuadas en dólares a cuentas venezolanas, lo cual puede producir importantes retrasos en la materialización de los pagos. Estos obstáculos pueden tener importantes consecuencias para los derechos de marca. Tomando como ejemplo el procedimiento de renovación para el que la legislación venezolana no prevé periodo de gracia para extender el plazo de vencimiento, el pago de la tasa oficial – que para una marca en una clase asciende actualmente a 3.000 USD -, debe haberse acreditado convenientemente ante el SAPI antes de la fecha de expiración de la marca con el fin de evitar que el organismo declare su abandono.

Conviene tener presente, por tanto, que en Venezuela, en aquellos trámites que conlleven el pago de una tasa afectada por el art. 6 del Decreto nº 1.398, es necesario actuar ágilmente y con suficiente antelación a los vencimientos.

Autora: Cristina Arroyo
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