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Nueva Ley española de Marcas por Navidad!

Un año más el legislador español se muestra fiel a su tradición de irrumpir en las fiestas Navideñas con bruscos cambios legislativos. En esta ocasión, acuciado por el plazo de adaptación de la ley española a la Directiva sobre Marcas, el Gobierno ha optado por impulsar la reforma por la vía de “urgencia” del Real Decreto-Ley.

En el BOE de hoy, en un texto conjunto al lado de la regulación del transporte ferroviario y los servicios de viaje vinculados, se publica la anunciada reforma de la Ley de Marcas.

La entrada en vigor de los cambios será escalonada, lo que permite cierto tiempo para la asimilación. El 14 de enero de 2019, entrará en vigor el grueso principal de la Ley; ciertas previsiones relativas al procedimiento de oposición deberán aguardar a que se lleve a cabo el pertinente desarrollo reglamentario; y la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad de marcas por asumir la OEPM la competencia no será efectiva hasta el 14 de enero de 2023.

Sin perjuicio de las vicisitudes que pueda experimentar el Real Decreto Ley durante su ratificación parlamentaria, contamos ya con una Ley de Marcas adaptada a la Directiva que empezará a dar su juego muy pronto… ¡como un regalo anticipado de Reyes!

  Autor: Antonio Castán
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Somalia. Cómo proteger sus marcas en el Estado más fallido de África

A lo largo de los últimos años, algunos clientes se han interesado por registrar sus marcas en Somalia. La situación de extrema conflictividad y dificultad que sufre este país del Cuerno de África y el cierre permanente de su Oficina de Marcas desde hace casi 3 décadas, no lo han posibilitado.

Pues bien, aunque no existe Ley de Marcas, los titulares de marcas pueden adoptar medidas precautorias ante eventuales usos ilícitos por parte de terceros no autorizados.

Estas medidas se materializan por medio de la publicación de Avisos Precautorios (Cautionary Notices) en un periódico relevante del país. Con esta fórmula, los titulares de marcas informan y advierten a terceros de su titularidad y preparan una suerte de prueba de sus derechos.

Aunque no son muchas las compañías y clientes que mantienen sus intereses en este país africano, algunas compañías han empezado ya a prepararse por la vía de la publicación de Avisos Precautorios.

  Autora: Cristina Arroyo
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Ruanda. Nueva fecha para renovar las marcas solicitadas antes de la entrada en vigor de la Ley de 26 de octubre de 2009

La ley ruandesa de marcas de fecha 26 de octubre de 2009 entró en vigor hace tiempo, en el mes de diciembre del mismo año.

Sin embargo, es ahora cuando por fin  la Oficina de Marcas ha aclarado la fecha en la que las marcas depositadas antes de la entrada en vigor de la Ley deberán quedar renovadas para adaptarse a las nuevas disposiciones legislativas.

Ha existido confusión en torno a esa fecha, pues en un principio, la Oficina de Marcas fijó el 26 de Octubre de 2019 como fecha final de renovación para las marcas que quedaron pendientes de registro a la entrada en vigor de la nueva Ley.  Pues bien, la Oficina de Marcas del país africano ha confirmado que la fecha en la que todas las marcas afectadas han de quedar renovadas es el 14 de Diciembre de 2019.

Aunque Ruanda no es un país frecuentemente incluido en los proyectos de internacionalización de las empresas y titulares españoles, estamos trabajando con nuestros colaboradores en el país para que aquellos casos que deban ser regularizados, queden resueltos antes de la fecha señalada por la Oficina de Marcas ruandesa.

  Autora: Cristina Arroyo
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Fashion Law. La reputación corporativa en el sector de la moda (IX)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

 

La reputación corporativa

La reputación corporativa podría asimilarse al concepto de prestigio o fama, y definirse como la imagen o percepciones que tanto el público general como los clientes de la compañía de moda, así como esta misma, tienen sobre ésta.

Si tenemos en cuenta que el proceso de toma de decisiones de los consumidores ha dejado de regirse por factores objetivos como la calidad de los materiales o el precio de un producto, para pasar a seleccionar los artículos en función de los valores y experiencias que transmiten las marcas (ej.: modernidad, diseño, etc.), podemos concluir que la reputación corporativa es un activo de gran valor para una empresa, repercutiendo en el valor y precio de los productos de esa empresa en el mercado.

La reputación de las marcas y compañías de moda es fruto de una estrategia cuidada de comunicación, de la creación y del mantenimiento del valor de la marca más allá del producto, y del reconocimiento de ésta por el mercado (consumidores reales o potenciales, competidores, público general).

Esta estrategia suele apoyarse sobre tres pilares:

  • La creación y mantenimiento de una reputación en el mercado de la moda, mediante la selección de un nicho de mercado y llevando a cabo labores de posicionamiento.
  • El diseño de políticas de comunicación y el desarrollo de acciones de marketing
  • La implantación de políticas de gestión de crisis de reputación.

Para cuando estas acciones no son suficientes, las empresas y marcas de moda deben conocer el marco normativo que garantiza la protección legal de esta reputación, y establecer un plan de actuación frente a un ataque ilegítimo a la misma, desde un plano comunicativo y legal.

De manera sistemática pueden dividirse las opciones ofrecidas por el ordenamiento jurídico en dos, por un lado, la civil y por otro la penal.

1.Civil

Dentro de la primera existen dos vías cuya aplicación depende del bien jurídico afectado: la protección del derecho al honor y la competencia desleal.

La protección del derecho al honor está prevista en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Las personas jurídicas tienen reconocido este derecho en su configuración como “buena fama” o “reputación.

Por otro lado, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal tiene como objeto velar por el correcto funcionamiento del mercado y sancionar comportamientos desleales en el mercado, que puede distorsionar la actividad normal del mismo. En ocasiones, los ataques contra la reputación de una compañía de moda pueden encuadrarse dentro de las categorías de conductas desleales (ej.: actos de denigración), y la compañía podría buscar la tutela de sus derechos por esta vía.

Adicionalmente hay que tener en cuenta el derecho de rectificación, regulado en la Ley 2/1984, que permite a una persona (ya sea natural o jurídica) «rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio».

2.Penal

Por último, cuando los ataques contra la reputación de la compañía o marca de moda revistan especial gravedad, ésta podrá buscar la tutela de la jurisdicción penal.

En concreto, en el caso de que las manifestaciones que atenten contra la reputación corporativa de la compañía o marca de moda consistan en una acción o expresión que lesione su dignidad, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, podríamos encontrarnos ante un delito de injurias regulado en los artículos 208 a 210 del Código Penal.

En el caso de que dichas manifestaciones consistan en la imputación de un delito, hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, podríamos encontrarnos ante un delito de calumnias, regulado en los artículos 205 a 207.

  Autora: Alba María López

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

México. Importantes novedades para las marcas

El pasado 18 de mayo de 2018, se publicaron en México, en su Diario Oficial de la Federación (DOF), las Reformas y Adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en materia de marcas. El Decreto por el que se promulgan las modificaciones entrará en vigor a los 60 días desde su publicación, es decir, en torno al 10 de agosto de 2018.

México es una jurisdicción principal en los proyectos de internacionalización para las empresas y clientes españoles. Lo cierto es que el legislador mexicano así como nuestros colegas en el ejercicio de su profesión, han hecho un enorme esfuerzo por modernizar la práctica marcaria durante los últimos años.

En términos generales, parece que el legislador mexicano ha pretendido, además de actualizar su legislación de marcas, consolidar el procedimiento de oposición, que cuenta con escasos dos años de vida, así como incidir en principios tan importantes en el ámbito marcario como la “mala fe” como impedimento para registrar una marca y/o clarificar algunas cuestiones que quedaban muy indeterminadas en la práctica, como por ejemplo, la obligatoriedad de uso por parte de los titulares.

Como primera mención relevante, hay que destacar que se ha ampliado el concepto de marca para dar cabida a marcas no tradicionales (por ejemplo, hologramas, marcas de sonido o marcas de olor), marcas colectivas y de certificación, o incluso el “trade-dress”  que, si bien no es citado literalmente con dicha expresión anglosajona, la nueva redacción de la ley permite su protección.

Como excepción a las prohibiciones absolutas de registro, se crea la posibilidad de registrar marcas que adolezcan de falta de distintividad (por genericidad o  descriptividad) siempre que a través de su uso en el mercado hayan adquirido “secondary meaning”.

Se podrá solicitar una declaración de notoriedad de una marca no registrada, para lo cual, antes del Decreto, debía estar registrada.

En la resolución de conflictos u obstáculos por riesgo de confusión, el IMPI comenzará a admitir las cartas de consentimiento o acuerdos de coexistencia. Sin embargo, parece que pueden no admitirse en casos en los que exista una identidad absoluta.

Siguiendo una tendencia más anglosajona y también en la línea de la archinombrada sentencia del Tribunal de Justicia de la UE “IP Translator”, -a la que están poniendo el ojo jurisdicciones ajenas a la UE-, el legislador mexicano se muestra partidario de especificar los enunciados de productos y servicios y por ende, los enunciados generales no serán admitidos. Si a ello se suma la nueva exigencia de Declaración de Uso a la que me referiré más adelante, nos parece prudente, en un país que suele ser principal para los clientes españoles, determinar ab initio la estrategia de protección aplicativa más oportuna y conveniente.

La razón de ser de las marcas y el medio por el que se materializan es su uso, y de hecho, la mayoría de las leyes del mundo incorporan una obligación de uso de las marcas. Pues bien, una de las cuestiones más relevantes que incorpora el nuevo Decreto es precisamente la obligación para todos los titulares de las marcas concedidas a partir de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones, de presentar una Declaración de Uso de sus marcas a partir de los 3 años desde la fecha de registro. Según nuestras principales fuentes, tal declaración también podría ser exigible con cada renovación, por lo que en México cobraría una importancia esencial el uso de una marca a la hora de definir una estrategia de protección. La falta de cumplimiento de esta nueva exigencia provocaría la cancelación de la misma.

Hasta la fecha, otra cuestión controvertida en torno al uso, era la necesidad o no de incorporar una fecha de primer uso en México al solicitar una marca, porque en realidad el formulario de solicitud no contemplaba tal posibilidad, y sin embargo, incorporaba una suerte de “presunción tácita de declaración de intención de uso”. Pues bien, a partir de agosto, si se pretende reivindicar una fecha de un primer uso en una solicitud de marca, habrá que incorporar dicha fecha en el propio formulario. Y en ausencia de una fecha de primer uso, entonces se podrá interpretar que la solicitud lleva implícita una declaración de intención de uso.

Así, recuperando el principio de “mala fe” al que me refería al principio de este texto, el Decreto lo incorpora como causa de oposición y de cancelación de una marca. Asimismo, las oposiciones ganan en fuerza vinculante.

Estamos convencidos de que estas novedades redundarán en esfuerzos adicionales de motivación de sentencias y resoluciones que llevarán a México a una mayor especialización progresiva de Oficina y Tribunales en materia de marcas.

  Autora: Cristina Arroyo
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