Tag Archives: Marcas

Brasil será el próximo miembro americano del Sistema de Madrid

El próximo 2 de octubre de 2019 se consolidará la entrada de Brasil en el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

Con Brasil, los países del continente americano que forman parte del Sistema de Madrid serán 6. Actualmente ya son miembros Cuba, Colombia, México, EE.UU y el pasado 17 de junio de 2019 se incorporó Canadá firmando el Protocolo. Todo ello, sin perjuicio de algunas jurisdicciones caribeñas que ya eran miembros desde hace años como Antigua & Barbuda y las antiguas Antillas Holandesas (Curazao, San Martín y las Islas Bes integradas por Bonaire, San Eustaquio y Saba).

Con la adhesión de Brasil, que hará el miembro 121 del Sistema de Madrid, se dará la posibilidad a los titulares de derechos de marca de optar por una vía alternativa de protección ante la OMPI, por medio de una sola solicitud multiclase, el pago de una única tasa, la flexibilidad de ir incorporando países de protección en un futuro, o un único trámite de renovación en los países protegidos, entre otras de las ventajas que ofrece el sistema internacional de marcas.

Se presume que el idioma oficial del INPI sea el portugués y por tanto, el factor idiomático será un elemento a considerar a la hora de definir las estrategias. Si bien el INPI ha trabajado duro a lo largo de estos años para agilizar procesos, no cabe duda de que uno de los grandes retos a los que se enfrenta el gobierno brasileño es el cumplimiento de los plazos dispuestos por del Sistema de Madrid, por ejemplo el plazo para realizar el examen de la solicitud y plazos de oposición.

Autores: Cristina ArroyoJuan M. Sáinz de Marles
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EE.UU. Representación obligatoria ante la USPTO

Desde el día 3 de agosto de 2019 la oficina norteamericana USPTO exige un agente americano designado e inscrito a los titulares extranjeros incluso desde el primer momento del depósito de una solicitud. En lo relativo a las solicitudes de marca por designación de Marca Internacional, la personación se hará tan pronto sea requerida la primera actuación por parte del solicitante, normalmente la relativa a la declaración de uso.

Se trata de una medida que intenta dar seguridad a las actuaciones y adquisición de derechos para el titular ante la proliferación de intervenciones no conocedoras de las normas, procedimientos o prácticas americanas. En lo relativo a nuestros clientes y a los derechos tramitados por nuestra firma o cuyo cuidado nos ha sido encomendado, esta nueva medida no tiene trascendencia, pues ya veníamos actuando con la colaboración de nuestros colegas norteamericanos, expertos en su propia jurisdicción.

  Autor: Juan M. Sáinz de Marles
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El nuevo Reglamento de la Ley de Marcas da el pistoletazo de salida a la prueba de uso en España

Imagen de Mohamed Hassan en Pixabay

Hoy día 30 de abril se ha publicado la modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas española. Entrará en vigor mañana día 1 de mayo.

Con la aprobación de esta modificación se da el pistoletazo de salida para que en los procedimientos de oposición el solicitante de la marca posterior pueda exigir al titular oponente que acredite el uso efectivo de los registros en que basa su oposición, siempre que esos registros estén sometidos a la obligación de uso. De esta forma, si el oponente no probara el uso de la marca que invoca o no alegase causa alguna justificativa de la falta de uso, la oposición sería desestimada.

Se trata de un importante cambio en el sistema marcario español, derivado de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta modificación no va a afectar, sin embargo, a los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de esta modificación del Reglamento, en aplicación de lo previsto en su disposición transitoria primera.  Sólo las solicitudes que se presenten a partir del día 1 de mayo estarán sujetas al nuevo régimen de la prueba de uso en los procedimientos de oposición.

Tal y como estaba ya previsto se pospone la entrada en vigor del nuevo régimen de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad al día 14 de enero de 2023.

Acceso al Decálogo sobre las reformas de la Ley de Marcas española

Autor: Luis Baz

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Canadá y cómo simplificar tu sistema de marcas para ganar en eficiencia

Desde al año 2015, el gobierno canadiense ha estado preparándose para su incorporación al Sistema de Madrid de registro internacional de marcas y con este propósito ha tomado decisiones y desarrollado herramientas jurídicas internas para adaptarse a los estándares internacionales de los sistemas marcarios del planeta. Ha firmado tres tratados internacionales fundamentales en materia de marcas: el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

Sobre esta premisa, los canadienses han promulgado una nueva ley de marcas nacional cuya entrada en vigor está previsto que suceda el próximo 17 de junio de 2019.

La nueva ley introduce cambios muy significativos, que sin duda simplificarán de manera importante los trámites para la protección de las marcas, en una de las jurisdicciones que hasta ahora resultaba muy compleja y que, en cierto modo, se alejará de los sistemas del Common Law, para acercarse a una perspectiva jurídica más continental europea.

El cambio más relevante radica en la eliminación de los condicionantes sobre el uso o intención de uso en las solicitudes de las marcas, y la derogación de la exigencia de declarar el uso para acceder al registro de una marca. De esta forma se puede afirmar que Canadá, en junio de este año, pasará a tener un sistema marcario “first to file” y abandonará su tradicional sistema de corte anglosajón “first to use”.

Algunas claves que formarán parte del escenario práctico marcario a partir del 17 de junio de 2019 en Canadá:

  • La vía internacional será una opción para la internacionalización de los derechos de marca.
  • Las solicitudes de marca depositadas a partir del 17 de junio no tendrán que invocar base alguna que genere una dependencia y se registrarán sin necesidad de declarar previamente el uso.
  • En cambio, será obligatorio reivindicar los productos y servicios en virtud de la Clasificación de Niza lo cual incrementará los gastos de protección al introducirse un sistema de clases.
  • Se reduce significativamente el periodo de vigencia de las marcas, pues pasa de los 15 años actuales a los 10 años en armonía con la mayoría de las leyes de marcas y el Protocolo de Madrid.
  • A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, la próxima renovación de una marca tendrá dos consecuencias fundamentales: su duración será de 10 años y su listado de productos y servicios deberá quedar regularizado según la Clasificación de Niza.
  • Aunque la declaración de uso ya no será un requisito sine qua non para el registro de una marca, sí se podrá exigir acreditación de uso en el ejercicio y defensa de los derechos, por ejemplo, en el seno de procedimientos de cancelación u oposición.

Da la impresión de que el legislador canadiense ha apostado por una transición muy práctica durante el cambio. Parece haber querido evitar una engorrosa convivencia de dos sistemas -viejo y nuevo- y periodos transitorios de difícil gestión administrativa.

Además, Canadá se integra en el grupo de 120 países miembros del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Un número muy bonito para una adhesión esperada desde hace tiempo que facilitará a los canadienses la internacionalización de sus derechos extranjeros de marca y que esperamos que suponga también un aliciente para explorar nuestros mercados europeos.

Autor: Cristina Arroyo
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Myanmar pone en marcha los pilares para la protección de marcas

Fuente: Wikipedia

El pasado 31 de enero de 2019, se ha promulgado la nueva Ley de Marcas de la República de la Unión de Myanmar (en adelante, Myanmar). Los pilares fundamentales de la nueva Ley se asientan sobre un sistema de registro de marcas First to File donde el primero en acceder al registro será el primero en obtener derechos de marca en este país.

Hasta la fecha, Myanmar no contaba con una Ley de Marcas y, en su defecto, los titulares se podían proteger frente a eventuales actos desleales de manera preventiva y con fines probatorios. Las medidas preventivas generalmente consistían en inscribir una declaración de titularidad en un registro oficial (DTO) al que seguía una publicación en un diario o periódico local. Se recomendaba adoptar medidas precautorias cada 3 años, aproximadamente.

La nueva Ley no ha entrado aún en vigor y está pendiente todo su desarrollo normativo, organizativo, administrativo y estructural, incluida la puesta en marcha de la Oficina de Propiedad Intelectual. Por tanto, por el momento, no es posible depositar solicitudes de marca y tampoco es predecible cuánto tiempo se demorará la Oficina de Propiedad Intelectual en estar operativa. Las tasas oficiales no están publicadas, ni se conoce si el sistema de registro que regirá será uniclase o multiclase, cuestiones muy relevantes que aún están en el aire.

Sin embargo, ante esta nueva posibilidad que ofrece la nueva Ley birmana, aquellos titulares con intereses en el país deben ir revisando sus carteras y adoptando las decisiones estratégicas pertinentes en lo que afecta a la protección de sus marcas para, tan pronto sea inaugurada la Oficina de Propiedad Intelectual, intentar ganar una fecha de presentación.

Es importante considerar, que es altamente probable que NO exista Sunrise Period ni se tengan en cuenta las inscripciones previas de DTOs, según nuestras fuentes. En consecuencia, en el caso de aquellos titulares que han adoptado medidas precautorias en el pasado y cuenten con DTOs inscritas, no podrían beneficiarse de la protección previamente adquirida, y para proteger sus marcas tendrían que depositar solicitudes de marca ex novo, al amparo de la nueva Ley y ante la Oficina de Marcas birmana.

Asimismo, en este nuevo escenario, aquellos que no hayan protegido nunca sus marcas en Myanmar y deseen hacerlo ahora, conviene que vayan tomando las decisiones pertinentes y se interesen por los preparativos dirigidos a ello.

Resulta muy importante tener en cuenta que hasta la fecha, la República de la Unión de Myanmar no dispone de representación consular en España y que aquellos documentos, como por ejemplo poderes y/o autorizaciones que exija la Oficina de Propiedad Intelectual para actuar ante ella, deberán ser reconocidos por una representación consular de este país en el extranjero. Desde España la representación consular más próxima se sitúa en París, Francia, lo cual puede ocasionar demoras importantes en los trámites.

Por si fuese de su interés, adjuntamos enlace ampliando información: “Myanmar: Próxima apertura de un “Soft Opening” period para titulares de marcas inscritos en el Office of Registration of Deeds, en enero de 2020″

Autor: Cristina Arroyo
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