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El nuevo Reglamento de la Ley de Marcas da el pistoletazo de salida a la prueba de uso en España

Imagen de Mohamed Hassan en Pixabay

Hoy día 30 de abril se ha publicado la modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas española. Entrará en vigor mañana día 1 de mayo.

Con la aprobación de esta modificación se da el pistoletazo de salida para que en los procedimientos de oposición el solicitante de la marca posterior pueda exigir al titular oponente que acredite el uso efectivo de los registros en que basa su oposición, siempre que esos registros estén sometidos a la obligación de uso. De esta forma, si el oponente no probara el uso de la marca que invoca o no alegase causa alguna justificativa de la falta de uso, la oposición sería desestimada.

Se trata de un importante cambio en el sistema marcario español, derivado de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta modificación no va a afectar, sin embargo, a los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de esta modificación del Reglamento, en aplicación de lo previsto en su disposición transitoria primera.  Sólo las solicitudes que se presenten a partir del día 1 de mayo estarán sujetas al nuevo régimen de la prueba de uso en los procedimientos de oposición.

Tal y como estaba ya previsto se pospone la entrada en vigor del nuevo régimen de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad al día 14 de enero de 2023.

Acceso al Decálogo sobre las reformas de la Ley de Marcas española

Autor: Luis Baz

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Canadá y cómo simplificar tu sistema de marcas para ganar en eficiencia

Desde al año 2015, el gobierno canadiense ha estado preparándose para su incorporación al Sistema de Madrid de registro internacional de marcas y con este propósito ha tomado decisiones y desarrollado herramientas jurídicas internas para adaptarse a los estándares internacionales de los sistemas marcarios del planeta. Ha firmado tres tratados internacionales fundamentales en materia de marcas: el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

Sobre esta premisa, los canadienses han promulgado una nueva ley de marcas nacional cuya entrada en vigor está previsto que suceda el próximo 17 de junio de 2019.

La nueva ley introduce cambios muy significativos, que sin duda simplificarán de manera importante los trámites para la protección de las marcas, en una de las jurisdicciones que hasta ahora resultaba muy compleja y que, en cierto modo, se alejará de los sistemas del Common Law, para acercarse a una perspectiva jurídica más continental europea.

El cambio más relevante radica en la eliminación de los condicionantes sobre el uso o intención de uso en las solicitudes de las marcas, y la derogación de la exigencia de declarar el uso para acceder al registro de una marca. De esta forma se puede afirmar que Canadá, en junio de este año, pasará a tener un sistema marcario “first to file” y abandonará su tradicional sistema de corte anglosajón “first to use”.

Algunas claves que formarán parte del escenario práctico marcario a partir del 17 de junio de 2019 en Canadá:

  • La vía internacional será una opción para la internacionalización de los derechos de marca.
  • Las solicitudes de marca depositadas a partir del 17 de junio no tendrán que invocar base alguna que genere una dependencia y se registrarán sin necesidad de declarar previamente el uso.
  • En cambio, será obligatorio reivindicar los productos y servicios en virtud de la Clasificación de Niza lo cual incrementará los gastos de protección al introducirse un sistema de clases.
  • Se reduce significativamente el periodo de vigencia de las marcas, pues pasa de los 15 años actuales a los 10 años en armonía con la mayoría de las leyes de marcas y el Protocolo de Madrid.
  • A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, la próxima renovación de una marca tendrá dos consecuencias fundamentales: su duración será de 10 años y su listado de productos y servicios deberá quedar regularizado según la Clasificación de Niza.
  • Aunque la declaración de uso ya no será un requisito sine qua non para el registro de una marca, sí se podrá exigir acreditación de uso en el ejercicio y defensa de los derechos, por ejemplo, en el seno de procedimientos de cancelación u oposición.

Da la impresión de que el legislador canadiense ha apostado por una transición muy práctica durante el cambio. Parece haber querido evitar una engorrosa convivencia de dos sistemas -viejo y nuevo- y periodos transitorios de difícil gestión administrativa.

Además, Canadá se integra en el grupo de 120 países miembros del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Un número muy bonito para una adhesión esperada desde hace tiempo que facilitará a los canadienses la internacionalización de sus derechos extranjeros de marca y que esperamos que suponga también un aliciente para explorar nuestros mercados europeos.

Autor: Cristina Arroyo
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Myanmar pone en marcha los pilares para la protección de marcas

Fuente: Wikipedia

El pasado 31 de enero de 2019, se ha promulgado la nueva Ley de Marcas de la República de la Unión de Myanmar (en adelante, Myanmar). Los pilares fundamentales de la nueva Ley se asientan sobre un sistema de registro de marcas First to File donde el primero en acceder al registro será el primero en obtener derechos de marca en este país.

Hasta la fecha, Myanmar no contaba con una Ley de Marcas y, en su defecto, los titulares se podían proteger frente a eventuales actos desleales de manera preventiva y con fines probatorios. Las medidas preventivas generalmente consistían en inscribir una declaración de titularidad en un registro oficial (DTO) al que seguía una publicación en un diario o periódico local. Se recomendaba adoptar medidas precautorias cada 3 años, aproximadamente.

La nueva Ley no ha entrado aún en vigor y está pendiente todo su desarrollo normativo, organizativo, administrativo y estructural, incluida la puesta en marcha de la Oficina de Propiedad Intelectual. Por tanto, por el momento, no es posible depositar solicitudes de marca y tampoco es predecible cuánto tiempo se demorará la Oficina de Propiedad Intelectual en estar operativa. Las tasas oficiales no están publicadas, ni se conoce si el sistema de registro que regirá será uniclase o multiclase, cuestiones muy relevantes que aún están en el aire.

Sin embargo, ante esta nueva posibilidad que ofrece la nueva Ley birmana, aquellos titulares con intereses en el país deben ir revisando sus carteras y adoptando las decisiones estratégicas pertinentes en lo que afecta a la protección de sus marcas para, tan pronto sea inaugurada la Oficina de Propiedad Intelectual, intentar ganar una fecha de presentación.

Es importante considerar, que es altamente probable que NO exista Sunrise Period ni se tengan en cuenta las inscripciones previas de DTOs, según nuestras fuentes. En consecuencia, en el caso de aquellos titulares que han adoptado medidas precautorias en el pasado y cuenten con DTOs inscritas, no podrían beneficiarse de la protección previamente adquirida, y para proteger sus marcas tendrían que depositar solicitudes de marca ex novo, al amparo de la nueva Ley y ante la Oficina de Marcas birmana.

Asimismo, en este nuevo escenario, aquellos que no hayan protegido nunca sus marcas en Myanmar y deseen hacerlo ahora, conviene que vayan tomando las decisiones pertinentes y se interesen por los preparativos dirigidos a ello.

Resulta muy importante tener en cuenta que hasta la fecha, la República de la Unión de Myanmar no dispone de representación consular en España y que aquellos documentos, como por ejemplo poderes y/o autorizaciones que exija la Oficina de Propiedad Intelectual para actuar ante ella, deberán ser reconocidos por una representación consular de este país en el extranjero. Desde España la representación consular más próxima se sitúa en París, Francia, lo cual puede ocasionar demoras importantes en los trámites.

Por si fuese de su interés, adjuntamos enlace ampliando información: “Myanmar: Próxima apertura de un “Soft Opening” period para titulares de marcas inscritos en el Office of Registration of Deeds, en enero de 2020″

Autor: Cristina Arroyo
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Condena por almacenamiento con fines comerciales de mercancías que infringen el derecho de autor, almacenadas incluso en lugares separados al lugar de la venta

Fuente: Pixabay

La sentencia del TJUE (Caso Syed, C-572/17) del pasado 19 diciembre se dicta en el contexto de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Suecia en un procedimiento penal tramitado por la Fiscalía de dicho Tribunal contra el Sr. Imran Syed por violación de marcas y del derecho de propiedad intelectual sobre las obras literarias y artísticas.

El Sr. Syed regentaba un comercio minorista en Estocolmo (Suecia) en el que vendía prendas de vestir y accesorios que portaban motivos relativos a la música rock. Además de los productos puestos a la venta en la tienda, el Sr. Seyd guardaba mercancías de este tipo en un almacén contiguo y en otro situado en Bandhagen (Suecia), que se encuentra a las afueras de Estocolmo, constando que la tienda del Sr. Syed se abastecía con regularidad de mercancías procedentes de esos almacenes.

Se suscita la cuestión de si las mercancías que una persona tiene en un almacén y que portan un motivo protegido pueden considerarse puestas a la venta cuando esa persona ofrece a la venta mercancías idénticas en un comercio al por menor que regenta.

El TJUE recuerda en esta sentencia que una operación de este tipo puede constituir una vulneración del derecho exclusivo de distribución (artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29) aunque dicha operación no vaya seguida de una transmisión al adquirente de la propiedad de la obra protegida o de su copia (citando expresamente su sentencia de 13 de mayo de 2015, Dimensione Direct Sales, C‑516/13. Para comentario de esta sentencia en este blog, aquí). Por lo tanto, puede constituir una vulneración de dicho derecho de distribución un acto previo a la realización de una venta de una obra o de una copia de una obra protegida por un derecho de autor llevado a cabo sin la autorización del titular de ese derecho y con el objetivo de realizar dicha venta. Aunque la realización de la venta no es un elemento necesario para caracterizar una vulneración del derecho de distribución, sí debe probarse, en todo caso, que las mercancías de que se trate están efectivamente destinadas a ser distribuidas al público sin la autorización del titular del derecho, en particular mediante una puesta a la venta, en un Estado miembro en el que la obra se encuentre protegida.

El hecho de que una persona que vende en una tienda mercancías que portan motivos protegidos por un derecho de autor sin la autorización del titular de ese derecho almacene mercancías idénticas puede constituir un indicio tendente a demostrar que las mercancías almacenadas también están destinadas a ser vendidas en esa tienda y, por tanto, que ese almacenamiento puede constituir un acto previo a la realización de una venta susceptible de vulnerar el derecho de distribución de ese titular.

Si bien la distancia entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta puede constituir un indicio para demostrar que las mercancías consideradas están destinadas a ser vendidas en ese lugar de venta, ese indicio no puede ser decisivo por sí solo. En cambio, dicho indicio puede tomarse en consideración en un examen concreto del conjunto de los elementos que puedan ser pertinentes, como, por ejemplo, el abastecimiento regular de la tienda con mercancías procedentes de los almacenes de que se trata, datos contables, el volumen de ventas y de pedidos en relación con el volumen de las mercancías almacenadas y los contratos de venta en curso.

La sentencia acaba finalmente declarando que el almacenamiento por un comerciante de mercancías que portan un motivo protegido por un derecho de autor en el territorio del Estado miembro de almacenamiento puede constituir una infracción del derecho exclusivo de distribución cuando dicho comerciante ofrece para la venta en una tienda sin autorización del titular de dicho derecho de autor mercancías idénticas a las que almacena, siempre que las mercancías almacenadas estén destinadas efectivamente a la venta en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra protegido dicho motivo. La distancia existente entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta no puede constituir, por sí sola, un elemento decisivo para determinar si las mercancías almacenadas están destinadas a la venta en el territorio de ese Estado miembro.

Con esta sentencia, el TJUE viene a poner orden, una vez más, al problema de los actos o medios previos a la venta de productos que infringen los derechos de autor que, lamentable y dolorosamente, afectan a los creadores con excesiva frecuencia.

Autor: Juan José Caselles
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Nueva Ley española de Marcas por Navidad!

Un año más el legislador español se muestra fiel a su tradición de irrumpir en las fiestas Navideñas con bruscos cambios legislativos. En esta ocasión, acuciado por el plazo de adaptación de la ley española a la Directiva sobre Marcas, el Gobierno ha optado por impulsar la reforma por la vía de “urgencia” del Real Decreto-Ley.

En el BOE de hoy, en un texto conjunto al lado de la regulación del transporte ferroviario y los servicios de viaje vinculados, se publica la anunciada reforma de la Ley de Marcas.

La entrada en vigor de los cambios será escalonada, lo que permite cierto tiempo para la asimilación. El 14 de enero de 2019, entrará en vigor el grueso principal de la Ley; ciertas previsiones relativas al procedimiento de oposición deberán aguardar a que se lleve a cabo el pertinente desarrollo reglamentario; y la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad de marcas por asumir la OEPM la competencia no será efectiva hasta el 14 de enero de 2023.

Sin perjuicio de las vicisitudes que pueda experimentar el Real Decreto Ley durante su ratificación parlamentaria, contamos ya con una Ley de Marcas adaptada a la Directiva que empezará a dar su juego muy pronto… ¡como un regalo anticipado de Reyes!

  Autor: Antonio Castán
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