En una reciente sentencia dictada en el asunto T-355/21, el Tribunal General de la UE confirma la denegación de la marca figurativa Polo Club Düsseldorf Est. 1976 para productos de las clases 18 y 25 por ser incompatible con la marca española anterior POLO CLUB (fig) para los mismos productos. En la sentencia, el Tribunal General hace un interesante repaso de los criterios judiciales sobre la comparación de marcas, en base a los cuales confirma la conclusión de la EUIPO de que la nueva marca daba lugar a un riesgo de confusión con la marca prioritaria entre los consumidores españoles.
En su recurso contra las resoluciones de la EUIPO, la demandante alegó, en esencia, que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto ya que, por un lado, dichas marcas presentan un bajo grado de similitud global y, por otro, la marca anterior POLO CLUB (fig) carece de carácter distintivo o tiene un carácter distintivo débil. La EUIPO consideró que los productos controvertidos eran idénticos o muy similares. Las partes no discuten esta apreciación, por lo que los términos del debate se centran en la comparación entre las marcas desde la perspectiva del consumidor español.
Decisión del Tribunal General
En respuesta a las alegaciones de la demandante, el Tribunal General señala que la apreciación de la similitud entre dos marcas supone algo más que tomar sólo un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Por el contrario, la comparación debe realizarse examinando cada una de las marcas en cuestión en su conjunto, lo que no significa que la impresión de conjunto producida en el público pertinente por una marca compuesta no pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.
En el presente caso, los términos “polo club” son a la vez dominantes y los elementos más distintivos de cada una de las marcas controvertidas. Estas palabras “polo club” son más distintivas que los elementos figurativos que componen las marcas controvertidas. Además, los únicos elementos denominativos de la marca anterior están íntegramente incluidos en la marca solicitada, mientras que los demás elementos denominativos que la componen, a saber, las palabras “Düsseldorf” y “est. 1976”, se consideran de carácter secundario.
Como conclusión de la comparación, el Tribunal de Primera Instancia considera que las marcas controvertidas presentan, desde el punto de vista visual, un grado de similitud al menos bajo, desde el punto de vista fonético, un grado de similitud al menos medio y, desde el punto de vista conceptual, un grado de similitud elevado. En estas circunstancias, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, las similitudes entre las marcas controvertidas, en particular, desde el punto de vista fonético y conceptual, no pueden verse compensadas por la existencia de diferencias visuales. Por todas estas razones, la Sala de Recurso consideró correctamente que existía un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca de la UE.
Comentario
Desde mi punto de vista, como consumidor español, considero que la conclusión del Tribunal y antes la de la EUIPO es correcta. Sin embargo, hubiera sido interesante ver la valoración del tribunal si el público relevante hubiera sido, por ejemplo, el de los consumidores británicos, antes del Brexit.
En otro orden de cosas, este caso muestra la multitud de elementos, circunstancias e incluso sensibilidades que influyen en la conclusión sobre la posible existencia de riesgo de confusión entre marcas y puede hacernos reflexionar sobre si sería posible que este tipo de casos se resolvieran exclusivamente usando herramientas basadas en inteligencia artificial en un futuro más o menos próximo.
Autor: José Ignacio San Martín
Este articulo apareció por primera vez en WTR Daily, parte de World Tradmark Review, en (Junio/2022). Para mas información visitar: www.worldtrademarkreview.com.
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