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El TG confirma la incompatibilidad de las marcas KERRYMAID y KERRYGOLD en la UE

mantequilla, kerrygold, produccion

El 28 de junio de 2011 Kerry Luxembourg Sàrl (“Kerry”) solicitó la marca de la UE KERRYMAID (denominativa) para distintos productos en clases 29 y 30. La compañía irlandesa Ornua Co-operative Ltd. (“Ornua”) presentó oposición sobre la base de 18 marcas prioritarias compuestas por el signo KERRYGOLD y registradas en clases 1, 5, 29, 30, 32 y 33, en base a los arts. 8.1. b), 8.4 y 8.5 RMUE.

La División de Oposición estimó la oposición aplicando el art. 8.5 RMUE y en base a la siguiente marca:

kerrygold, logo, vaca, pastar

En diciembre de 2013 la solicitante interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición. No obstante, los procedimientos ante la EUIPO fueron suspendidos con motivo de la acción de infracción interpuesta por Ornua ante los tribunales españoles por la comercialización de productos bajo la marca KERRYMAID.

En julio de 2019 la Sala de Recurso resolvió el recurso interpuesto por Kerry anulando parcialmente la decisión de la División de Oposición y estimando la oposición formulada por Ornua en base al art. 8.1.b) RMUE, para todos los productos cubiertos por la marca solicitada con la excepción de “carne, pescado, carne de aves y caza, frutas y verduras en conserva, seca y cocida” en clase 29. La Sala de Recurso concluyó que los signos en conflicto eran similares en un grado medio y, por tanto, existía un riesgo de confusión en relación con los productos en clases 30 y 29 que eran idénticos o similares a los productos cubiertos por la marca anterior. Además, la Sala señaló que la coexistencia pacífica de los signos controvertidos en Irlanda y el Reino Unido no permitía concluir que no existiera riesgo de confusión para una  parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término “kerry”.

El recurso de Kerry ante el Tribunal General (TG) se basa en un único motivo: la supuesta infracción por la resolución de la Sala de Recurso del art. 8.1 b) RMUE. Kerry argumenta que la Sala erró al concluir que existía un riesgo de confusión entre las marcas en pugna e impugna las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la percepción del público relevante del nombre geográfico “kerry”, el carácter distintivo de la marca anterior y la similitud de los signos controvertidos.

El TG en sentencia de 10 de marzo de 2021 (T‑693/19) inadmite el recurso de Kerry y confirma la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO en base a las siguientes apreciaciones:

  • Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso de que no había ningún indicio claro de que el público no anglófono de la Europa continental entendiera el término “kerry” como una indicación geográfica de los productos designados.
  • Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera poner en tela de juicio la apreciación de la Sala de Recurso de que el término “kerry” incluido en la marca anterior tenía, para la mayor parte del público relevante, excepto el público irlandés y eventualmente el público del Reino Unido, carácter distintivo en relación con los productos para los que se registró la marca.
  • Que, aunque pudiera apreciarse que el público relevante en su conjunto percibe el término “kerry” como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, no cabe cuestionar la conclusión de la Sala de Recurso de que el elemento denominativo “kerrygold” es el elemento dominante de la marca anterior y ello en la medida en que, al contrario de lo que afirma Kerry, dicha conclusión no se derivó exclusivamente de la presencia del término “kerry” en el elemento denominativo “kerrygold”, sino de la posición y tamaño de dicho elemento y la nula distintividad de los elementos figurativos de la marca anterior.
  • Que la Sala no cometió un error al no considerar que los elementos figurativos de la marca anterior no eran los elementos dominantes y distintivos del signo y ello en la medida en que, como la Sala apreció,  la representación de una vaca pastando que figura en la marca anterior, en relación con productos lácteos, será percibida por los consumidores como un elemento descriptivo de la naturaleza de los productos designados y que los demás elementos figurativos del signo (las flores, el fondo verde, las líneas blancas y la tipografía utilizada) serán percibidos como elementos meramente decorativos que no sirven para transmitir ningún mensaje que pueda ser recordado por los consumidores.
  • Que los signos en cuestión son visual y fonéticamente similares en un grado medio debido al elemento común “kerry” situado en la parte inicial de los elementos denominativos de los signos y, por tanto, la Sala concluyó acertadamente que, pese a que los signos en conflicto no son conceptualmente similares, los signos son similares en su conjunto.
  • Que, a la luz de las anteriores consideraciones, la Sala concluyó acertadamente que, en la apreciación global del riesgo de confusión, en el presente caso, respecto a los productos cubiertos por la marca solicitada que son similares o idénticos a los productos de la clase 29 cubiertos por la marca anterior, puede existir un riesgo de confusión para la parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término “kerry” y que corresponde a una gran parte del público relevante.

En relación con las objeciones planteadas por Kerry en relación con el análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Sala, el TG señala:

  • Que el examen del riesgo de confusión llevado a cabo por la EUIPO implica necesariamente una apreciación abstracta, que no se basa en las circunstancias de la comercialización de los productos, sino en las modalidades “objetivas” de comercialización de los productos designados por las marcas controvertidas y, por tanto, el modo en que se usa la marca anterior es irrelevante a efectos de analizar el riesgo de confusión y la Sala de Recurso no estaba obligada a tomar en consideración las pruebas invocadas por Kerry.
  • Que, en cualquier caso, aun suponiendo que la toma en consideración de esas pruebas hubiera permitido a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que el término “kerry” tenía connotaciones irlandesas para el público relevante, las meras connotaciones no pueden bastar para demostrar que el público relevante en su conjunto percibe el término “kerry” como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, ya que para ello sería necesario que existiera una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos, que permitiera al público relevante percibir inmediatamente, sin más, una descripción de los productos en cuestión o de una de sus características.
  • Que la sentencia del TJ de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11), invocada por Kerry no resulta aplicable al caso porque de la lectura de la misma no se desprende que el TJ haya examinado si el término “kerry”, asociado a los productos de que se trata, sería entendido por el público pertinente como una indicación de su origen geográfico.
  • Que la Sala no erró al no tomar en consideración las sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante y del Juzgado de Marcas de la UE dictadas en el marco de la acción de infracción ejercitada por Ornua, en la medida en que la EUIPO no está vinculada por las decisiones de los tribunales de marcas de la UE dictadas en el marco de acciones de infracción, en el contexto del ejercicio de su competencia exclusiva en materia de registro de marcas de la UE y, en particular, cuando, al hacerlo, examina las oposiciones presentadas contra las solicitudes de registro de marcas de la UE.
  • Que, en relación con la supuesta coexistencia pacífica de las marcas en pugna, en contra de lo que sostiene Kerry, la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la existencia de esa coexistencia pacífica y, además, cuando la oposición al registro de una marca de la UE se basa en una marca de la UE anterior, la coexistencia debe probarse para todo el territorio de la Unión Europea.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TG concluye que la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía un riesgo de confusión por parte del público relevante no anglófono entre la marca solicitada y la marca anterior, en el sentido del artículo 8.1. b) RMUE, para los productos de que se trata.

Autora: Ana Sanz

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El Tribunal de Justicia se pronuncia por primera vez sobre la prohibición referente a la “marca del agente”

Edificio del palacio de justicia

El Tribunal de Justicia ha dictado la sentencia de 11 de noviembre de 2020 (C-809/18 P; MINERAL MAGIC) en la que, por primera vez, ha tenido la oportunidad de establecer los requisitos que deben concurrir para la aplicación del artículo 8.3 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE).

Este precepto -que tiene su antecedente en el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París (CUP)- contempla el caso en el que un agente (persona vinculada comercialmente con el titular de una marca extranjera) solicita a su nombre la marca del titular extranjero sin contar con el consentimiento de éste. En términos coloquiales, es el supuesto que se denomina caso del “agente infiel”.

Edificio del palacio de justicia  

Los hechos que dan lugar a la sentencia que comentamos, se pueden sintetizar de la siguiente manera. La empresa inglesa JOHN MILLS solicitó la marca de la Unión Europea MINERAL MAGIC para distinguir varios productos de la clase 3. Con anterioridad a la solicitud, existía un contrato de distribución entre JOHN MILLS y la firma norteamericana JEROME ALEXANDER CONSULTING referido a productos comercializados con la denominación MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER. Apercibido de la presentación de la marca MINERAL MAGIC, la firma norteamericana presentó oposición alegando la aplicación del artículo 8.3 RMUE. Entre otras, alegó la existencia del registro de la marca estadounidense MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER también para productos de la clase 3.

La cuestión fundamental que se dilucidó ya ante la EUIPO, era si el artículo 8.3 RMUE se podía aplicar cuando, como en el presente caso, las denominaciones de la marca europea y la marca norteamericana no eran completamente idénticas y, tampoco resultaban idénticos- al menos en su totalidad- los productos distinguidos por ambas.

Al no existir la doble identidad, la División de Oposición de la EUIPO rechazó las pretensiones de la firma norteamericana. Sin embargo, el posterior recurso fue estimado por la Sala Primera de Recursos de la EUIPO por lo que la marca MINERAL MAGIC quedó, en ese momento, denegada. La Sala hizo una interpretación flexible del supuesto contemplado en el artículo 8.3 RMUE declarando que también se podía aplicar cuando las marcas controvertidas fueran semejantes tanto en sus denominaciones  como en relación con los productos distinguidos..

Interpuesto el oportuno recurso por JOHN MILLS, el Tribunal General lo estimó mediante sentencia de 15 de octubre de 2018 (T-7/17). Fundamentalmente, el TG hace una interpretación literal del artículo 8.3 RMUE que habla de “dicha marca”  lo que supone –a juicio del TG- que la marca extranjera y la marca solicitada deben ser las mismas y, en consecuencia, idénticas. Asimismo, y para ratificar su tesis, el TG acude a los trabajos realizados durante la elaboración del Proyecto de Reglamento 40/94 de la Marca Comunitaria. En tales antecedentes constaba un documento donde, explícitamente, se indicaba que no había sido aceptada la propuesta de una delegación para que la disposición en cuestión se aplicara también a supuestos de marcas «similares» para productos «similares». Para el TG, siendo el artículo 8.3 tan claro en su redacción, no había necesidad de acudir a otras fuentes interpretativas como, por ejemplo, el artículo 6 septies CUP. Por eso, entendió que al haber solo una mera semejanza entre las marcas controvertidas no concurrían los presupuestos para aplicar el artículo 8.3 RMUE.

El TJ, al contrario, entiende que para aplicar el artículo 8.3 RMUE resulta imprescindible tener en cuenta el artículo 6 septies CUP, desde el momento en que la Unión Europea forma parte de la Organización Mundial del Comercio y, como tal, está obligada a cumplir con el ADPIC que, a su vez, declara que los artículos 1 a 12 del CUP deben ser respetados.

Pues bien, el TJ aunque reconoce que en la versión francesa (que es la auténtica) del artículo 6 septies CUP se utiliza la expresión «cette marque» a los efectos de designar la marca anterior,  no por ello han de dejarse de estudiar los antecedentes de la norma. En este aspecto, el TJ afirma que de las  Actas de la Conferencia de Lisboa de 1958 -que fue la Conferencia en la que se introdujo tal norma- se indica que una marca solicitada por el agente o el representante del titular de la marca anterior también puede quedar amparada por esa disposición cuando la marca solicitada sea similar a la referida marca anterior.

Es decir, el TJ no da por sentado que el artículo 8.3 RMUE (y su antecedente del 6 septies CUP) solo se aplica en el caso de la doble identidad y ya reconoce que, a priori, también puede ser aplicado en los supuestos de “semejanza”. Y en este aspecto, -y para mí este argumento es muy convincente-  el TJ claramente señala que “si el art. 8.3 RMUE solo se aplicase al supuesto de la identidad entre marcas (incluyendo también la identidad aplicativa) tal interpretación tendría el efecto de poner en tela de juicio la concepción general del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea en la medida en que tendría como consecuencia que el titular de la marca extranjera se vería privado de la posibilidad de oponerse, sobre la base del artículo 8.3, al registro de una marca similar por parte de su agente o representante, mientras que el agente o representante, una vez efectuado tal registro, estaría facultado, en virtud específicamente del artículo 8.1 b), para formular oposición a la posterior solicitud de registro de la marca inicial por parte de ese titular debido a la similitud de esta marca con la marca registrada por el agente o representante de ese mismo titular”.

Sobre la base de estos argumentos el TJ estima el recurso e incluso entra en el fondo del asunto de tal manera que considera que, en el presente caso, concurren los presupuestos aplicativos del artículo 8.3 RMUE y, por tanto, las marcas resultan incompatibles.

En definitiva podemos concluir afirmando que esta sentencia tiene gran trascendencia pues confirma cuáles son los requisitos necesarios para que el titular de una marca extranjera pueda impedir el registro de una marca posterior cuya petición ha realizado su agente o representante. En forma resumida, podemos señalar que tales requisitos -que deben concurrir de forma acumulativa-  son los siguientes.

  1. El primer requisito es que, específicamente en los países donde la marca se adquiere en virtud del registro, la persona que pretende hacer valer su derecho sea titular de una marca  en un país que forme parte del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio.
  2.  
  3. El segundo requisito es que entre los titulares de las marcas exista con anterioridad a la solicitud de la marca impugnada una relación comercial. En este aspecto, hay conformidad en que los términos de “agente” o “representante” han de interpretarse de forma amplia; incluyendo, por ejemplo, al distribuidor como es el caso enjuiciado por la presente sentencia.
  4.  
  5. El último de los requisitos, que en definitiva es el que analiza la sentencia comentada, se refiere a que no es imprescindible la doble identidad entre las marcas enfrentadas, sino que también puede aplicarse en los supuestos de que exista semejanza entre los distintivos y similitud en los productos o servicios reivindicados en ambas marcas.

Si concurren tales requisitos resultarán de aplicación los artículos 8.3 RMUE y 6 septies CUP, a no ser que- como dicen los mencionados preceptos- el agente  pueda justificar su actuación o tenga autorización (que entiendo debe ser expresa) del titular de la marca extranjera.

 

Autor: Jesús Gómez Montero; Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

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Victoria definitiva de MESSI sobre MASSI

Victoria definitiva de MESSI sobre MASSI

Cuando parecía que Lionel Messi por fin había dejado de ser noticia tras un convulso verano, el pasado 17 de septiembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) resolvió en los asuntos C-449/18 y C-474/18 sobre los Recursos de Casación planteados por EUIPO y J.M.- E.V. e hijos S.R.L. contra la sentencia dictada por el Tribunal General (TG).

Como ya comentáramos en su día, y por recapitular, el jugador del F.C. Barcelona Lionel Messi presentó en 2011 ante EUIPO la solicitud de marca de la Unión Europea No. 010181154 para distinguir productos de las clases 9, 25 y 28, bajo el siguiente gráfico:

Logo Messi

Como consecuencia de dicha solicitud, el titular de las marcas anteriores de la Unión Europea Nos. 3436607 y 414086 MASSI (denominativas), registradas respectivamente en clases 25, 9 y 28 formuló oposición sobre la base de la existencia de riesgo de confusión y/o asociación (Artículo 8.1. b. del RMC) entre la marca solicitada por Leo Messi y las marcas anteriores en torno al distintivo MASSI.

EUIPO resolvió estimando íntegramente la oposición formulada por el titular de las marcas MASSI, y denegando con ello la solicitud de Leo Messi, aduciendo que existía riesgo de confusión entre los distintivos enfrentados. Es por ello que en 2014, Lionel Messi interpuso recurso contra la decisión de denegación, pero EUIPO lo desestimó el mismo.

El solicitante recurrió en septiembre de 2014 dicha decisión de denegación ante el TG por entender que las marcas MESSI y MASSI eran perfectamente compatibles a nivel registral, ya que no se había considerado por la EUIPO la importancia que poseía el plano conceptual a la hora de analizar el asunto.

El TG estimó el recurso el 28 de abril de 2018, concediendo la marca de la Unión Europea que nos ocupa, resolución que fue recurrida en Casación tanto por EUIPO como por J.M.- E.V. e hijos S.R.L.

Pues bien, el TJ se ha pronunciado al respecto y ha confirmado lo ya dispuesto por el TG en 2018, estableciendo lo siguiente:

  1. En el asunto C-449/18 P (EUIPO), determina que el TG tuvo debidamente en cuenta la percepción de las marcas MESSI y MASSI por la totalidad del público pertinente a la hora de analizar el riesgo de confusión, y no sólo de una parte como alegaba EUIPO. Ello se debe, en opinión del TJ, a una lectura errónea de la sentencia dictada por el TG por parte del recurrente.
  2. En lo que concierne al asunto C-474/18 P (J.M.- E.V. e hijos S.R.L.), el alto tribunal señala que, al igual que el renombre de la marca anterior, la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca es uno de los factores pertinentes a tener en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, en la medida que esa notoriedad puede influir en la percepción de la marca por el público pertinente (STJUE de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, apartado 37). Ello implica que el TG consideró fundamentadamente, que la notoriedad de Lionel Messi constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre los términos “messi” y “massi”.
  3. Del mismo modo, el TJ establece que – ante la alegación del recurrente de que el TG se basó en hechos y pruebas presentados por primera vez ante él- la notoriedad que goza Lionel Messi ya formaba parte del objeto del litigio ante EUIPO.

Es más, el TJ añade que el TG declaró de manera fundada que, dado que la notoriedad del apellido Messi -en cuanto apellido de un futbolista de fama mundial y personaje público- era un hecho notorio, que puede ser conocido por cualquier persona o que es fácilmente averiguable utilizando fuentes accesibles. Dichas fuentes estaban a disposición de EUIPO cuando adoptó su resolución, debiendo haberlas tenido en cuenta EUIPO a la hora de analizar la similitud de las marcas MESSI y MASSI en el plano conceptual.

  1. Por último, el TJ determina que el recurrente llevó a cabo una lectura errónea de la sentencia Ruiz Picasso y otros / OAMI (C-361/04 P), ya que éste sostenía en su escrito de recurso que el TG afirmó que, en determinadas circunstancias, las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trate.

En este sentido, el TJ recuerda que la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente. Por tanto, dado que el público pertinente percibiría los signos en liza (MESSI y MASSI) como dos signos conceptualmente diferentes, la aplicación de la sentencia Ruiz Picasso y otros / OAMI (C-361/04 P) fue correcta.

El mensaje que lanza el TJ en este asunto –en nuestra opinión de manera acertada- es claro, pues con independencia de las semejanzas visuales y fonéticas entre dos marcas, puede no darse la existencia de riesgo de confusión si existe una diferenciación marcada en el plano conceptual, no siendo por tanto aplicable el artículo 8.1 b).

Dicha diferencia marcada en el plano conceptual en el presente asunto se basa en que el renombre del apellido del que goza el astro argentino por parte del público pertinente, hecho notorio a tener en cuenta para que la marca posterior pueda acceder al registro pese a la existencia de marcas anteriores MASSI. Parece obvio que de no existir tal renombre del apellido Messi, las marcas MESSI y MASSI serían a todas luces incompatibles y por ende debería haberse denegado la solicitud de marca que nos ocupa.

La cuestión que debemos plantearnos ahora es si el argumentario del TJ es aplicable a los casos en los que la marca del solicitante no es un personality, sino que se trata de una marca que ya disfruta de un alto grado de conocimiento y difusión entre el público pertinente derivada del uso en el mercado. Es decir, ¿podría el renombre de una marca ser considerado como un hecho notorio por parte de EUIPO, donde la distintividad adquirida de la marca solicitada deba considerase como factor relevante al analizar el riesgo de confusión respecto a marcas anteriores?

Veremos a ver qué dirección toma a partir de ahora la práctica de EUIPO en este sentido.

Autor: Manuel Mínguez

Publicado anteriormente en Economist & Jurist

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Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE

Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE

En diciembre de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció a favor de la licitud, desde la perspectiva de las normas de libre competencia, de la prohibición impuesta por la compañía Coty Germany a los miembros de su red de distribución selectiva de ofrecer sus perfumes de lujo a través de la plataforma de comercio en línea de Amazon.

Amazon no infringe marcas ajenas al almacenar productos ofrecidos y vendidos por terceros, según el TJUE  

Pues bien, el pasado 2 de abril el TJUE ha resuelto una nueva cuestión prejudicial (asunto C-567/18) referida a la venta a través de esa plataforma de los perfumes de Coty. En esta ocasión, sin embargo, Coty había dirigido su reclamación directamente contra Amazon, y la decisión ha sido contraria a sus intereses.

En efecto, Coty Germany había demandado a Amazon ante los tribunales alemanes alegando que estaba infringiendo sus derechos de marca al almacenar perfumes de la marca Davidoff sobre los que no se habían agotado sus derechos de marca. El almacenamiento en cuestión formaba parte del servicio prestado por Amazon a vendedores terceros que ofrecían productos para su venta en el apartado “Amazon-Marketplace” del sitio web de Amazon en Alemania.

La demanda fue desestimada y al interponer Coty recurso de casación contra la decisión el Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para que aclarase si ese almacenamiento constituía un uso de la marca en el sentido del artículo 9 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea. En concreto, si se trataba del supuesto de uso mencionado en el art. 9.3.b) del Reglamento 2017/1001, que permite que pueda prohibirse a terceros “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines.”

Para resolver la cuestión el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar su jurisprudencia anterior conforme a la cual en las plataformas de comercio electrónico son los vendedores de los productos los que usan las marcas de terceros y no los operadores de esas plataformas (sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oreal, C-324/09).

Respecto al servicio de almacenamiento prestado por Amazon a los terceros que venden productos a través de su plataforma, el Tribunal señala que, conforme a la información facilitada por el tribunal remitente, Amazon no ofrecía ella misma esos productos ni los comercializaba, sino los vendedores terceros. Y de esta circunstancia deduce que Amazon no usa las marcas en el marco de su propia comunicación comercial. Por tanto, no le resulta aplicable el art. 9 del Reglamento.

Por último, el TJUE puntualiza que lo anterior no excluye que la conducta del operador de la plataforma con relación a las marcas de terceros se examine con arreglo a otras normas, en concreto el artículo 14.1 de la Directiva 2000/31, de servicios de la sociedad de la información, o el artículo 11 de la Directiva 2004/48, de enforcement. Ahora bien, como esta cuestión no había sido planteada por el tribunal remitente en este caso, el Tribunal de Justicia se abstiene de realizar ese examen, a pesar de la solicitud de Coty en este sentido.

En suma, el Tribunal de Justicia rechaza que se pueda hacer responsable directa a Amazon de las infracciones de marca cometidas por los vendedores que utilizan su plataforma de venta en línea, ni siquiera cuando se ocupa de almacenar las mercancías infractoras. Pero no descarta que los titulares de marcas infringidas puedan solicitar la adopción de medidas frente a ella a través de la aplicación de las normas de las directivas mencionadas. Habrá que atender a estos efectos al precedente de la sentencia de 12 de julio de 2011 antes citada, donde sí se examinó esta cuestión en relación con la plataforma eBay.

 

Autor: Carlos Morán

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Balance del MWC 2019 de Barcelona

El Tribunal de lo Mercantil de Barcelona y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante acaban de hacer público su informe resumen sobre la aplicación del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress celebrado la semana pasada en Barcelona (MWC 2019). Para quienes, como ELZABURU, han vivido muy de cerca las peripecias procesales de este Congreso, los datos facilitados en este informe no son ninguna sorpresa.

1. Los Tribunales han atendido y resuelto un total de 50 asuntos, lo que representa un incremento del 42% sobre los asuntos ingresados en 2018.

2. Para tratar de evitar la adopción de medidas cautelares inaudita altera parte, se presentaron 38 escritos preventivos, 36 en Barcelona en materia de patentes y 2 en Alicante en materia de marcas y diseños de la Unión Europea. Todos ellos fueron tramitados y resueltos en 24 horas.

3. Para verificar la presencia durante la Feria de mercancía sospecha de infracción de patentes, el Tribunal atendió 5 solicitudes de Diligencias de comprobación de hechos, que fueron tramitadas y concedidas en un plazo de 48 horas. 2 de estas solicitudes se notificaron y ejecutaron, mediante la aprehensión de ejemplares, con la inauguración misma del Congreso.

4. En materia de medidas cautelares inaudita altera parte el Tribunal de Barcelona atendió 5 solicitudes que fueron presentadas y concedidas en un plazo de 48 horas antes del comienzo del Congreso. Las medidas se ejecutaron durante la tramitación del Congreso, con el embargo de ejemplares in situ. Curiosamente, en uno de los casos la interesada pudo presentar en dos días escrito de oposición y el Tribunal estimó la oposición levantando las medidas sobre la marcha.

5. ELZABURU ha seguido en vivo y en directo la celebración del MWC2019 interviniendo en 6 procedimientos judiciales, preparando la estrategia de defensa en otros 2 casos adicionales que han seguido otros derroteros y asistiendo al Congreso in situ para hacer frente a los incidentes que pudieran producirse.

Por lo demás, la actuación de los Juzgados de Barcelona y Alicante no ha podido ser más ejemplar, si se mide por la inmediatez de la respuesta judicial y por la efectividad de los mecanismos establecidos en el Protocolo. Ahora a pensar en el MWC2020!

Autor: Enrique Armijo
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