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La legislación estadounidense de marcas y la USPTO luchan por evitar la proliferación de fraudes en las solicitudes de marcas

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Desde el año 2019, la Oficina de Patentes y Marcas estadounidense (USPTO) exige la intervención de un abogado local en la gestión de los expedientes de marca y la aportación de una dirección de correo-e del titular, como requisito para el depósito de marcas ante la Oficina. Asimismo, la Oficina ha venido reservándose el derecho a requerir, aleatoriamente, pruebas adicionales de uso de las marcas registradas.

En esta línea, el siguiente paso se producirá el 27 de diciembre de 2021, cuando despliegue sus efectos la “Trademark Modernization Act (TMA)” promulgada hace un año. Posiblemente, este será uno de los hitos más importantes en los últimos años en la práctica marcaria de los Estados Unidos de América.

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El TMA modifica la Ley en dos aspectos principales, introduce nuevos procedimientos que simplifican la cancelación de marcas cuyo uso es inadecuado y modifica algunas cuestiones en procedimientos que ya existían.

En lo que respecta a los procedimientos creados “ex novo”, a lo largo de estas líneas nos centraremos en los dos fundamentales, pues posiblemente alteren el actual escenario de la Oficina al pretender, en palabras de colegas norteamericanos, una “limpieza del registro”: “Ex Parte Expungement and Re Examination Proceedings”.

La finalidad de ambos es el correcto funcionamiento de la Oficina, “hacer hueco y ganar espacio” para el registro de marcas de titulares que usen legítimamente sus marcas, impedir el acceso al registro de marcas que no se usen o cuyo uso sea inadecuado.

Ambos procedimientos constituyen una alternativa más rápida, fácil y barata a la judicial – desorbitadamente onerosa en EE.UU- para cancelar marcas. Y es por ello que, en una jurisdicción con larga trayectoria y cultura de defensa de la Marca, podríamos encontrarnos con nuevas dinámicas en las estrategias de protección de las marcas.

  • Por medio del Expungement, cualquiera (incluso la propia Oficina) puede solicitar un pronunciamiento sobre la inexistencia de uso en el comercio de una marca. Este procedimiento persigue una declaración de ausencia total de uso en el comercio respecto de una marca registrada, para todos o parte de los productos y/o servicios reivindicados. La obtención de una resolución negativa en un procedimiento de Expungement supondría que la marca nunca se ha usado para todos o alguno de los productos o servicios. Se podrá solicitar tal petición respecto de una marca, entre los 3 años y 10 años desde la fecha del registro. Sin embargo, hasta el 27 de diciembre de 2023, es posible hacerlo respecto de cualquier marca de 3 años o más. Cabría interpretar este plazo excepcional, como una suerte de incentivo para cancelar marcas o bien para fomentar que los titulares ajusten sus registros a su verdadero uso.
  • Por su parte, el Re Examination faculta a un tercero (también a la propia Oficina), para solicitar la cancelación de algunos o todos los productos y/o servicios de una marca sobre la base de que dicha marca no estaba en uso en la fecha de presentación de la solicitud o antes de la fecha límite para presentar la declaración de uso cuando corresponda.

No hay que olvidar que el sistema de marcas estadounidense se basa en el principio “First to use” y que, en función de la base reivindicada en la solicitud de marca, se exigirá la acreditación del uso antes o después. Por tanto, el plazo relevante a estos efectos dependerá de la reivindicación sobre el uso que se haya efectuado en cada caso particular.

No cabe duda de que la protección de marcas en EE. UU va a exigir a los titulares un mayor esfuerzo en la selección de sus planes de protección, una visión sumamente realista y veraz del uso que se pretenda llevar a cabo de las mismas,  unos enunciados de productos y servicios muy afinados y una prueba sólida y suficiente.

En consecuencia, a partir del 27 de diciembre de 2021, los titulares ya no sólo deberán pasar la criba de las declaraciones juradas de uso, sino que existirá un riesgo de cancelación de marcas a instancia de terceros o de la propia Oficina.

El TMA también matiza aspectos relativos a procedimientos ya existentes:

Así, en los procedimientos de cancelación de marcas ante el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), se añade como motivo de cancelación que una marca registrada nunca se haya usado en el comercio. Este motivo se puede aducir tras los primeros tres años desde la fecha de registro.

Aunque no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022, en la resolución de acciones oficiales señaladas por la Oficina, resulta especialmente relevante, la flexibilización y acortamiento que incorpora el TMA. Los plazos para contestar a una acción oficial, serán de tres meses en vez de los holgados 6 de los que se dispone aún todavía.

Finalmente, nos parece destacable también resaltar la introducción de un plazo de dos meses para que terceros presenten, las llamadas en EE. UU, “Letter of Protest” (una suerte de Observaciones o solicitud de prueba) en relación con un motivo de denegación para el registro de una marca, en los procedimientos de examen.

Sin duda, se trata de cambios relevantes con los que se busca no desvirtuar el registro de marcas y la buena marcha del mercado americano, y que, en algunos casos, afectarán a las estrategias diseñadas por los titulares para la defensa y protección de las marcas y también a su mantenimiento, en una jurisdicción esencial para las carteras de titulares de todo el mundo.

Autora: Cristina Arroyo

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El enfrentamiento entre las denominaciones sociales y las marcas (o nombres comerciales)

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Los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas (o nombres comerciales) son muy habituales y ha habido siempre un importante debate, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sobre la relación y diferencias entre ambas figuras y, concretamente, sobre el alcance que tiene el derecho de exclusiva que confiere un registro de marca (o nombre comercial) frente a una denominación social que pudiera ser coincidente o similar a dichos signos.

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Primero hay que precisar las diferencias entre una y otras figuras:

  • La denominación social es el nombre que sirve para identificar a las empresas en el tráfico jurídico (normalmente figurará en la documentación de la compañía que se refiera a sus relaciones jurídicas como facturas, contratos, etc.). Se inscribe en el Registro Mercantil y su regulación se encuentra recogida en el Reglamento del Registro Mercantil.
  • La marca es el nombre o signo que sirve para identificar los productos y servicios de una empresa en el mercado y distinguirlos de los de otras empresas, y el nombre comercial es el nombre o signo que sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de otras que realicen actividades similares o idénticas en el mercado. Ambas se inscriben en la Oficina Española de Patentes y Marcas y su registro confiere a su titular un derecho de exclusiva para utilizarlas en el tráfico.

¿Qué ocurre cuando una denominación social coincide o se asemeja a una marca o nombre comercial registrado? ¿Constituye dicha denominación social una infracción de estos últimos?

Las normas que resuelven este conflicto son las siguientes de la Ley de Marcas:

  • La Disposición adicional 14ª
  • El Artículo 34

La Disposición adicional 14ª de la Ley de Marcas establece una prohibición dirigida al Registro Mercantil: los órganos registrales mercantiles denegarán la denominación social solicitada si ésta coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados.

A tenor de dicha norma, es claro, por tanto, que una nueva solicitud de denominación social no puede chocar con una marca o nombre comercial renombrados. Pero ¿qué pasa cuando la marca o el nombre comercial no son renombrados? ¿o cuando esa denominación social ya está registrada en el Registro Mercantil? ¿Puede el titular de la marca o nombre comercial invocar sus derechos de exclusiva para pedir la cancelación de la denominación social o impedir su uso?

En este otro caso, hay que acudir al artículo 34 de la Ley de Marcas, que es el precepto que regula los derechos conferidos por el registro de marca o nombre comercial. Pues bien, según este precepto, para que el titular de la marca o nombre comercial pueda prohibir que un tercero utilice un signo, deben cumplirse varios requisitos cumulativos, de los cuales, a los efectos del tema que nos ocupa, nos interesa destacar los siguientes:

  • El uso debe ser en el tráfico económico.
  • Y el uso debe ser en relación con productos o

De lo anterior se deduce que:

  • El mero registro de una denominación social en el Registro Mercantil no constituye por sí mismo una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que el titular de éstos pueda prohibir. Es necesario que dicha denominación social se utilice en el tráfico económico, esto es, en el mercado.
  • El mero uso de la denominación social como tal, esto es, para la finalidad que le es propia, que es la de identificar a la empresa en el tráfico jurídico, no puede constituir una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que faculte a sus titulares a prohibir tal uso. Es necesario que el uso de dicha denominación social se realice en relación con productos o servicios.

Se tratará, a la postre, de un uso impropio de la denominación social, pues, como se ha apuntado antes, no es ese el fin para el que está destinada (fines propios de las marcas y nombres comerciales), que es identificar a la empresa en el tráfico jurídico.

En resumen, el titular de una marca o nombre comercial registrados podrá prohibir que se utilice una denominación social siempre que (además de otros requisitos de infracción -confusión, etc.-) dicha denominación social: (i) se utilice en el tráfico económico, y (ii) en relación con productos o servicios. La facultad de prohibir una utilización infractora de una denominación social la contempla también, expresamente, en el art. 34.3 (d) de la Ley de Marcas.

Por lo demás, la jurisprudencia ha confirmado los anteriores parámetros o requisitos. Es célebre en este asunto la Sentencia del TJUE C-17/06 Céline de 11 de septiembre de 2007 cuya doctrina sigue en vigor y siendo aplicada por nuestros tribunales nacionales.

Anteriormente publicado en Economist & Jurist

Autora: María Cadarso

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Uso obligatorio de la marca registrada: algunas consideraciones

En el presente post me gustaría compartir algunas reflexiones sobre el tema del uso obligatorio de la marca registrada, a la luz del contenido de algunas sentencias recientemente dictadas por los órganos judiciales que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

red car fenderEn la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2020 (C-720/18) planteada con ocasión del uso de la marca Testarossa (figurativa) de FERRARI me ha llamado la atención la cita de un Convenio (cuya existencia, francamente, desconocía) suscrito nada menos que en 1892 entre Suiza y Alemania. En este Convenio –que según señala la sentencia está aún vigente– se establece que las consecuencias perjudiciales que, según las leyes de las Partes contratantes, resulten de que una marca industrial o comercial no se haya utilizado durante cierto tiempo no se producirán si se ha utilizado en el territorio de la otra Parte (art. 5.1).

 

Sobre la base de esta circunstancia el uso en Suiza de una marca alemana resultará válido para acreditar el uso de una marca nacional alemana que, por tanto, no podrá ser caducada aunque no se use en territorio alemán. La paradoja que se produce deriva de que esa misma marca alemana –como señala la sentencia– en el caso de que se oponga a una nueva solicitud de marca de la Unión Europea, tal oposición no prosperará si el solicitante de esta última pide que se acredite el uso de la marca alemana, ya que ese uso no se realiza en el territorio de la Unión Europea.

Comprar Infinite Eight Champagne Extra Brut 2004 | Precio y Opiniones en Drinks&CoOtra sentencia que me gustaría comentar es la del Tribunal General de 23 de septiembre de 2020 (T-601/19) que resolvió el caso relativo a un procedimiento de oposición entre la solicitud de marca de la Unión Europea “in·fi·ni·tu·de” y la marca española anterior “infinite”, ambas para distinguir vinos. En el marco de tal procedimiento se requirió al oponente para que acreditara el uso de su marca, para lo cual aportó diversos documentos que acreditaban que la marca “infinite” se había utilizado mediante la exportación de unos vinos a Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos.

Una vez admitido el uso de la marca “infinite”, el Tribunal entra a valorar si había riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas; en este aspecto, el Tribunal parte de la consideración de que el territorio pertinente era España y el público de referencia era el constituido por el gran público, cuyo nivel de atención es medio. La verdad es que ambas circunstancias pueden ser objeto de matización, ya que, en efecto, al ser española la marca, parece correcto que el territorio de referencia sea el español; sin embargo, bien miradas las cosas, hay que reconocer que el producto se vende y consume fuera de la UE, por lo que , en la realidad del mercado, el riesgo de confusión –al menos valorado desde la perspectiva del público en general– se produciría en esos países pues ese “gran público” sería el consumidor canadiense o de Estados Unidos.

Lógicamente, tal público de referencia no es válido para analizar un conflicto entre marcas producido en el ámbito de la Unión Europea. En estos casos referentes al uso acreditado mediante la exportación del producto a terceros países parece más lógico pensar que el público pertinente debería estar integrado por los profesionales que realicen las operaciones de importación o exportación de los productos; y tal examen deberá realizarse comprobando, en este caso, cual es el nivel de atención de estos profesionales.

FRIGIDAIRELa última de las sentencias de la que quiero dar noticia es la dictada por el Tribunal General el 28 de octubre de 2020 (T-583/19). Este asunto se refiere a la marca FRIGIDAIRE que fue caducada parcialmente por la EUIPO al no acreditarse un uso suficiente para determinados productos (lavadoras, lavavajillas…).

El titular de la marca había presentado pruebas del uso de la marca para distinguir esos electrodomésticos aportando, entre otras pruebas, la referida a la venta de tales productos para su utilización en bases militares norteamericanas en Bélgica y Alemania. Pues bien, el Tribunal General considera que en estos casos no hay uso en el territorio de la Unión Europea pues los espacios ocupados por tales bases militares no forman parte de tal territorio y, por tanto, al no haber uso de la marca FRIGIDAIRE en la Unión Europea, procede su cancelación para tales productos.

Como se puede apreciar, los casos tratados en las sentencias citadas son un tanto peculiares y son una nueva muestra de que a la hora de aplicarse el Derecho de Marcas toda valoración que se haga deberá realizarse en función de caso concreto y de las singulares circunstancias que concurran en el mismo.

Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

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“Good morning, Myanmar”

Myanmar "Soft Opening Period"

Después de unos meses de adormecimiento de la nueva Ley de Marcas de Myanmar, fruto seguramente de la Covid-19, parece que finalmente despierta. La ley contempla un procedimiento denominado “Soft Opening Period” para que aquellos titulares que ostentan derechos adquiridos sobre sus signos en este país puedan inscribir sus marcas de manera preferente. Nuestra firma ha venido informando sucesivamente del desarrollo de esta ley y de este procedimiento. Pueden consultar en nuestro blog noticias previas pinchando en los siguientes enlaces:

Myanmar "Soft Opening Period"  

Desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 31 de enero de 2019, se han efectuado varios intentos de puesta en marcha de la oficina y de su práctica. Hasta ahora, todos ellos se han visto frustrados por unos u otros motivos. El reto de crear desde cero una oficina de marcas en un país como Myanmar, y la desgraciada situación acontecida a nivel mundial tras la expansión de la Covid-19 durante lo que va de año 2020, han provocado un parón y demora importantes en este ambicioso proyecto.

Pues bien, tras los fallidos y sucesivos anuncios de inauguración del “Soft Opening period”, primero el pasado enero y posteriormente en abril, las autoridades birmanas han informado de una nueva fecha de comienzo de la actividad. Si ninguna circunstancia trunca los planes del gobierno, este procedimiento preferente para inscribir los derechos adquiridos se abrirá el próximo 1 de octubre de 2020.

Recordamos que la nueva ley de marcas introduce el principio registral “first to file”. Para no perjudicar derechos adquiridos por propietarios de marcas que ya han sido usadas en el mercado birmano y/o que han cumplido con los formalismos hasta ahora disponibles para la defensa de las marcas en este país, quien cumpla las condiciones pertinentes, dispondrá de 6 meses a contar desde el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2021 para solicitar sus derechos de marca ante la oficina de marcas. Una vez finalice el “Soft Opening Period”  el registro quedará abierto a cualquier interesado.

El procedimiento preferente está dirigido a:

  • Titulares de declaraciones inscritas en el “Declaration of Ownership at the ORD”.
  • Titulares que hayan usado sus marcas y dispongan de prueba suficiente para acreditarlo (por ejemplo, publicación en periódicos de medidas precautorias).

La firma ELZABURU ha efectuado un seguimiento de la nueva ley de marcas desde sus orígenes y cuenta con una red de colegas locales que informan y actualizan la situación permanentemente. Con ello, estamos preparados para acompañar a nuestros clientes en la protección de sus signos distintivos en este país, ahora ya como derechos de marcas.

 

Autora: Cristina Arroyo

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El renombre de la marca anterior en la evaluación del riesgo de confusión

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2020 (C-115/19 P)

El 14 de octubre de 2014, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. solicitó la marca de la Unión Europea figurativa Fig.1 en la clase 36. La entidad francesa GROUPEMENT DE CARTES BANCAIRES presentó oposición sobre la base de la marca de la Unión Europea figurativa Fig.2 de la clase 36. La oposición se fundamentó en los arts. 8.1. b)  y 8.5 RMUE.

Fig.1 Fig.2
 

La División de Oposición estimó la misma aplicando únicamente el art. 8.1. b) RMUE. El posterior recurso del solicitante fue desestimado por resolución de 14 de junio de 2017 (R-2265/2016/1). La Sala de Recursos de la EUIPO tuvo en cuenta, principalmente, el renombre de la marca CB en Francia y consideró que, al menos en Francia, existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. Sobre la base de tales circunstancias, mantuvo la denegación de la marca figurativa CCB  aplicando el art. 8.1. b) RMUE.

El recurso ante el Tribunal General (TG) fue desestimado por sentencia de 6 de diciembre de 2018 (T-665/17). Interesa destacar que el TG reitera el alto carácter distintivo de la marca anterior CB en Francia en relación con “tarjetas bancarias”. Además, tuvo en cuenta tal renombre a la hora de evaluar la semejanza entre los distintivos de las marcas en litigio. Finalmente, el TG amplió el reconocimiento de tal renombre a los siguientes servicios que consideró una categoría general: negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios.

En el planteamiento de su recurso de casación, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. señaló, entre otros y como primer motivo, que el TG había incurrido en un error de Derecho  al tomar en consideración, en la fase de su examen consistente en apreciar la similitud entre los signos en conflicto, el renombre de la marca anterior, y al volver a tomar en consideración tal renombre en la apreciación global del riesgo de confusión, por lo que el TG tuvo dos veces en cuenta el alto carácter distintivo de la marca anterior. Asimismo, alegó falta de motivación y, en particular, que el TG no había motivado porque  había declarado que la marca anterior gozaba de renombre y tenía, por tanto, un elevado carácter distintivo en lo que respecta a los negocios financieros, los negocios monetarios y los negocios bancarios; también criticó que  la sentencia del TG no hubiera explicado las razones por las que las pruebas del uso de la marca anterior, que se referían específicamente a las tarjetas de pago, podían justificar una conclusión tan general.

El TJ en la sentencia de 11 de junio de 2020 (C-115/19) admite ambos motivos y anula tanto la sentencia del TG como la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO. En este breve comentario nos detendremos en el análisis del primer motivo y, particularmente, en el papel que juega el alto carácter distintivo o el renombre de la marca anterior a la hora de aplicar el art. 8.1. b) RMUE.

Como es conocido, este artículo exige para su aplicación la concurrencia acumulativa de las tres circunstancias siguientes: a) Identidad o semejanza entre los signos que componen las marcas en litigio; b) Identidad o similitud entre los productos y/o servicios distinguidos por las respectivas marcas; c) que la concurrencia de las circunstancias anteriores lleven a que el público  pueda creer que los productos o servicios a que se refiere la marca anterior y aquellos a los que se refiere la marca solicitada proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; es decir, riesgo de confusión directo o riesgo de confusión indirecto ( riesgo de asociación).

Pues bien, el TJ aclara en la sentencia que comentamos que el “renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior no puede ser tenido en cuenta a la hora de examinar la semejanza entre los distintivos que componen las marcas controvertidas ya que -contrariamente al factor de la similitud entre los signos en conflicto- el del renombre y el carácter distintivo de la marca anterior no implica una comparación entre varios signos, sino que se refiere únicamente a un solo signo; a saber, el que el oponente ha registrado como marca. Dado que, por lo tanto, esos dos factores tienen un alcance fundamentalmente diferente, el examen de uno de ellos no permite extraer conclusiones respecto del otro. Incluso en el supuesto de que la marca anterior tenga un elevado carácter distintivo debido a su renombre, tal circunstancia no permite determinar si dicha marca es similar a la marca solicitada en los planos visual, fonético y conceptual y, en el supuesto de que sea similar, en qué grado lo es”.

 

En efecto, el examen de la similitud de los signos en conflicto consiste en una comparación visual, fonética y conceptual basada en la impresión de conjunto que tales signos dejan en la memoria del público pertinente, habida cuenta de sus cualidades intrínsecas. Se puede afirmar que el examen de la semejanza de los signos a la que se refiere el primero de los factores necesarios para aplicar el art. 8.1. b) RMUE, debe seguir unos criterios fundamentalmente objetivos (elemento dominante, escala vocálica….) que, además, están predeterminados por el conjunto de los elementos que forman las marcas litigiosas, tal y como figuran el Registro de Marcas. De ninguna forma el renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior puede influenciar en este examen comparativo.

Cuestión diferente es la influencia del renombre de la marca anterior a la hora de analizar la tercera de las circunstancias acumulativas exigida por el art. 8.1. b) RMUE referida a  la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, ya que es posible que tal riesgo sea más factible si la marca anterior tiene renombre o un alto carácter distintivo. En otras palabras, el renombre puede justificar que se extreme el rigor comparativo a la hora de apreciar si entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión o asociación, pero tal rigor no se puede emplear en el factor previo y necesario de la existencia o no de semejanza entre los distintivos de las marcas.

En cualquier caso- y para finalizar- no se puede obviar que en aquellos supuestos donde haya algún grado de similitud objetiva entre los distintivos de las marcas pero éste no sea suficiente para generar un riesgo de confusión o asociación en el público que imposibilite la aplicación del art. 8.1.b RMUE, aún podría ser posible invocar el art. 8.5 RMUE si se dieran las circunstancias que tal precepto exige para su aplicación. En este aspecto,  debemos recordar que de acuerdo con abundante jurisprudencia, el grado de semejanza entre los signos enfrentados, exigido para aplicar el art. 8.5 RMUE, es menor que el del art. 8.1. b) RMUE. Y, por otra parte, la existencia de la generación de un vínculo entre ambas marcas que establece el art. 8.5 RMUE es, también de acuerdo con la jurisprudencia europea, más fácil que se produzca cuanto mayor sea el renombre de la marca anterior.

Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

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