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No es tan fácil plegar velas cuando se demanda por infracción de derechos de marca de la Unión Europea

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 13 octubre de 2022 en el asunto C 256/21 revela que interponer una demanda por violación de una marca de la Unión Europea tiene sus riesgos. Si la marca es vulnerable en cuanto a su validez, su titular se expone a que el demandado reconvenga de nulidad. Ante este medio de defensa, no cabe pensar en la posibilidad de plegar velas, desistir de la acción judicial y esperar que el pleito termine.

Si el demandado persiste en su interés en que la nulidad de la marca sea declarada en el pleito, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea conserva la competencia para hacerlo aunque el demandante desista de la acción. Así lo declara el Tribunal de Justicia.

 

La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el contexto de un pleito por violación de marca entablado por KP, como titular de la marca denominativa de la Unión “Apfelzügle”, contra TV, propietario de una granja frutícola.

La demandada formuló reconvención de nulidad contra la marca en la medida en que el término «Apfelzügle» designa un convoy destinado a la cosecha de la manzana, compuesto por varios remolques tirados por un tractor.

En la Vista del juicio la demandante desistió formalmente de su acción por violación, pero la demandada mantuvo la reconvención de nulidad de registros contra la marca.

Teniendo en cuenta que la competencia de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea para declarar la nulidad de una marca está reservada al supuesto de una reconvención frente a la acción por infracción, porque la competencia general la tiene atribuida la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”), el tribunal alemán se pregunta si el tribunal de marcas de la Unión Europea sigue siendo competente para resolver acerca de la nulidad incluso después de que haya sido válidamente retirada la acción por violación de dicha marca.

 

Con el desistimiento de la acción por violación de marcas de la Unión Europea, cuando hay reconvención de nulidad, no acaba el pleito.

La respuesta del TJUE no era poca cosa: si el Tribunal de Marcas de la Unión Europea deja de ser competente, el demandado tendría que haber emprendido una nueva acción ante la EUIPO para obtener la declaración de nulidad y el demandante se habría marchado del pleito sin menoscabo de su titularidad registral. Es decir, que emprender una acción por infracción no entrañaría el riesgo de perder la marca porque en caso de reconvención de nulidad bastaría con desistir de la acción.

El TJUE, sin embargo, pone freno a esa estrategia. La sentencia recuerda que la declaración de validez de una marca de la Unión Europea es competencia “compartida” de la EUIPO y de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea en el supuesto de una la reconvención frente a la acción por infracción. Después de planteada la reconvención, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea no sólo conserva su competencia, pese al desistimiento por el demandante de su acción por violación, sino que está de algún modo obligado a pronunciarse sobre la validez.

 

Aunque bajo el sistema procesal español se podría haber llegado a la misma respuesta por aplicación del principio de la “perpetuatio iurisidictionis”, la sentencia del TJUE sienta una doctrina importante en el contexto específico de las acciones en materia de marcas de la Unión Europea. Y llama la atención sobre ese otro principio, no escrito, de la “prudencia procesal”, que conviene no perder nunca de vista a la hora de emprender acciones judiciales.

 

Autor: Ana Sanz

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Registro de marca adquirido por otros medios indebidos, sentencia del Tribunal Supremo de la R.P.C. sobre “Penfolds” ((2021)最高法行再252号)

[Antecedentes]

En julio de 2012, Dongfang Mingri (Jinjiang) Import & Export Co. (“Dongfang Mingri”) presentó una solicitud de registro de marca denominativa en caracteres chinos “奔富酒园” (en inglés: BEN FU WINERY, n.º 11157214), que fue concedida en diciembre de 2015, entre otros, designando productos como “vino, brandy” en clase 33. Después del registro, Dongfang Mingri comenzó a utilizar la marca para productos vinícolas en el mercado chino.

 

Southcorp Brands Pty Limited (una filial de Treasury Wine Estates, “Southcorp”) presentó una solicitud de nulidad del registro de la marca impugnada “奔富酒园” en marzo de 2016, basándose en que la marca impugnada era similar a un signo (“奔富” (pronunciado como: BEN FU)) que ya había sido utilizado por algunos distribuidores de Southcorp y que gozaba de una influencia sustancial, además de que el titular de la marca impugnada había registrado un gran número de marcas que eran reproducción, imitación o traducción de marcas conocidas de terceros, lo que era contrario al principio de buena fe.

 

La Junta de Revisión y Adjudicación de Marcas decidió invalidar el registro de la marca impugnada, estableciendo que había una intención obvia de aprovechamiento injusto de la reputación de marcas renombradas, competencia desleal y búsqueda de beneficios ilegales, violando el principio de buena fe, perturbando el buen orden de la gestión del registro de marcas y la competencia leal y ordenada del mercado. Se consideró que las actividades de Dongfang Mingri constituyeron “Adquisición de registro por otros medios indebidos“, como queda establecido en el Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014 (igual en la Enmienda de la Ley de Marcas de 2019).

El Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín rechazó la apelación de Dongfang Mingri, que fue devuelta por el Tribunal Superior de Pekín.

El caso pasa finalmente al Tribunal Supremo de la R.P.C.

 

[Decisión]

El Tribunal Supremo, en primer lugar, resumió la cuestión clave del caso, que consistía en determinar si la marca impugnada “奔富酒园” fue registrada por otros medios indebidos como los prohibidos en el Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014.

Al principio, el Tribunal confirmó que el elemento más relevante de la marca impugnada son los dos primeros caracteres chinos “奔富 (BEN FU)”, la combinación de los dos caracteres chinos restantes “酒园” significa bodega, que sólo puede tratarse como una descripción común en el área industrial pertinente.

 

Southcorp aportó pruebas suficientes para respaldar su argumento de que el signo “奔富” fue utilizado por primera vez por algunos distribuidores de Southcorp en la década de 1990 para referirse a la marca de vino “Penfolds”, un producto de Southcorp. Y, desde la perspectiva del público pertinente, desde mucho antes de la presentación de la solicitud de marca impugnada, los caracteres chinos “奔富 (BEN FU)” se han considerado una transliteración de “Penfolds” y, por tanto, crearon un sólido vínculo con él.

Antes del caso que nos ocupa, había habido muchos conflictos de infracción de marcas y competencia desleal entre Southcorp y Dongfang Mingri. En sentencias anteriores se afirmaba que Dongfang Mingri y sus filiales habían engañado intencionadamente al público utilizando los artículos de presentación del producto vinícola “Penfolds” en los medios de comunicación, lo que constituía competencia desleal, así como una infracción de la marca registrada “PENFOLDS”.

 

En relación con el análisis anterior, el Tribunal concluyó que, al presentar la solicitud de registro de la marca impugnada “奔富酒园”, Dongfang Mingri tiene la intención de aferrarse a la reputación del fabricante de vinos “Penfolds” y de obtener una ventaja desleal de éste.

Además, el Tribunal consideró que el hecho de que Dongfang Mingri y sus filiales hayan registrado un gran número (más de 250) de marcas copiadas a otras marcas reputadas, como “宾利 (BIN LI, transliteración de BENTLEY)”, designando productos y servicios en las clases 33 y 35, es demasiado sobre lo necesario para un negocio normal.

 

[Comentarios]

Desde la presentación de la solicitud de nulidad del registro de la marca hasta la obtención de la sentencia de nulidad, este caso ha llegado a su fin después de seis años.

En el procedimiento de apelación ante el Tribunal Superior de Pekín, la decisión de la TRAB y la sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín de invalidar la marca impugnada, entre otras cosas, se basaba en el hecho de que la marca impugnada había sido usada en el comercio por el propietario después del registro.

 

En contra de la opinión del Tribunal Superior de Pekín, el Tribunal Supremo aclaró el concepto “adquirir el registro por medios fraudulentos u otros medios indebidos” del Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014 (no hay cambios en la Enmienda de la Ley de Marcas de 2019), considerando que debe interpretarse como el medio que se había tomado al presentar la solicitud de registro, y no el propósito para el registro, que de por sí es indebido.

 

Por lo tanto, el hecho de que la marca impugnada se haya puesto en uso, independientemente del nivel de inversión publicitaria o de la eficacia de la publicidad, después del registro, no puede invalidar el carácter “indebido” de los medios que se adoptaron para adquirir el registro, y por lo tanto, no puede justificar el registro de la marca.

De la Sentencia se desprende la tendencia del Tribunal a proteger las buenas prácticas en el registro de marcas, de un modo coherente con la CNIPA, que sigue combatiendo duramente el registro malicioso de marcas en los últimos años.

Autor: Dan Liu

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Novedades competenciales en materia de nulidad y caducidad de marcas

En apenas unos meses, a comienzos del próximo año, entrará en vigor en España una relevante reforma legislativa que afecta a los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas españolas: éstos, que tradicionalmente se venían tramitando ante los tribunales civiles, pasarán a ser gestionados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Se equiparán así a sus homólogos procedimientos de nulidad y caducidad de marcas de la UE, que se tramitan ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) y no ante la vía judicial. No obstante, los tribunales civiles españoles seguirán siendo competentes para conocer de las acciones de nulidad y caducidad de marcas que se interpongan por vía de reconvención en un procedimiento civil iniciado por una demanda de infracción de marca.

La reforma se aprobó hace varios años, en 2019, con motivo de la transposición al derecho español de una Directiva de la UE de 2015 sobre marcas, pero debido a su importancia, su entrada en vigor se pospuso hasta el 14 de enero de 2023.

 

Los profesionales del derecho y algunos académicos expresaron en su momento sus reservas sobre el nuevo sistema jurisdiccional. Entre otras cuestiones, las críticas apuntaban al importante ingrediente probatorio que pueden tener algunos procedimientos de nulidad y caducidad de marcas (por ejemplo, en el caso de nulidad por solicitud presentada de “mala fe”) para cuyo examen y valoración la OEPM carecía de la amplia experiencia y el detallado marco normativo que tienen los tribunales y procedimientos judiciales.

 

Las citadas críticas deben haber tenido algún efecto en el legislador español, a la vista de la reciente reforma legislativa (aprobada a finales de julio de 2022), que atribuye a la jurisdicción civil (en particular, a las Secciones especializadas de los Tribunales de Apelación) la competencia para conocer de los recursos contra todas las resoluciones definitivas de la OEPM (incluidas, por tanto, las relativas a la nulidad y caducidad de marcas) de la OEPM. Esta reforma también entrará en vigor el 14 de enero de 2023.

 

Este nuevo escenario obligará a las Secciones especializadas de los Tribunales de Apelación a empezar a acostumbrarse a resolver recursos no sólo contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Mercantil, sino también contra las resoluciones de un órgano administrativo (la OEPM) dictadas en el marco de un procedimiento administrativo cuyas normas y particularidades procesales han permanecido hasta ahora fuera del control de los tribunales civiles.

El legislador español ha justificado esta nueva distribución de competencias en base al “alto grado de experiencia en materia de propiedad industrial” de las Secciones especializadas de los Tribunales de Apelación, así como “en la conveniencia de evitar criterios jurisprudenciales diferentes en esta materia al ser competentes dos órdenes jurisdiccionales, el contencioso-administrativo y el civil, favoreciendo así el principio de seguridad jurídica”.

 

Más allá de las dudas que esta reforma del marco competencial en las acciones de propiedad industrial pueda suscitar sobre la idoneidad de la OEPM, por un lado, y de los tribunales civiles, por otro, para conocer de las referidas acciones y recursos, no parece discutible la utilidad de concentrar los recursos contra todas las resoluciones de la OEPM en las Secciones especializadas de los Tribunales de Apelación: se unificarán los criterios jurisprudenciales sobre el Derecho de la propiedad industrial en España, eliminando las hasta ahora posibles interpretaciones divergentes sobre las mismas o similares cuestiones por parte de los tribunales civiles y de los tribunales contencioso-administrativos (incluidas las correspondientes Salas civiles y contencioso-administrativas del Tribunal Supremo).

Autor: María Cadarso

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La legislación estadounidense de marcas y la USPTO luchan por evitar la proliferación de fraudes en las solicitudes de marcas

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Desde el año 2019, la Oficina de Patentes y Marcas estadounidense (USPTO) exige la intervención de un abogado local en la gestión de los expedientes de marca y la aportación de una dirección de correo-e del titular, como requisito para el depósito de marcas ante la Oficina. Asimismo, la Oficina ha venido reservándose el derecho a requerir, aleatoriamente, pruebas adicionales de uso de las marcas registradas.

En esta línea, el siguiente paso se producirá el 27 de diciembre de 2021, cuando despliegue sus efectos la “Trademark Modernization Act (TMA)” promulgada hace un año. Posiblemente, este será uno de los hitos más importantes en los últimos años en la práctica marcaria de los Estados Unidos de América.

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El TMA modifica la Ley en dos aspectos principales, introduce nuevos procedimientos que simplifican la cancelación de marcas cuyo uso es inadecuado y modifica algunas cuestiones en procedimientos que ya existían.

En lo que respecta a los procedimientos creados “ex novo”, a lo largo de estas líneas nos centraremos en los dos fundamentales, pues posiblemente alteren el actual escenario de la Oficina al pretender, en palabras de colegas norteamericanos, una “limpieza del registro”: “Ex Parte Expungement and Re Examination Proceedings”.

La finalidad de ambos es el correcto funcionamiento de la Oficina, “hacer hueco y ganar espacio” para el registro de marcas de titulares que usen legítimamente sus marcas, impedir el acceso al registro de marcas que no se usen o cuyo uso sea inadecuado.

Ambos procedimientos constituyen una alternativa más rápida, fácil y barata a la judicial – desorbitadamente onerosa en EE.UU- para cancelar marcas. Y es por ello que, en una jurisdicción con larga trayectoria y cultura de defensa de la Marca, podríamos encontrarnos con nuevas dinámicas en las estrategias de protección de las marcas.

  • Por medio del Expungement, cualquiera (incluso la propia Oficina) puede solicitar un pronunciamiento sobre la inexistencia de uso en el comercio de una marca. Este procedimiento persigue una declaración de ausencia total de uso en el comercio respecto de una marca registrada, para todos o parte de los productos y/o servicios reivindicados. La obtención de una resolución negativa en un procedimiento de Expungement supondría que la marca nunca se ha usado para todos o alguno de los productos o servicios. Se podrá solicitar tal petición respecto de una marca, entre los 3 años y 10 años desde la fecha del registro. Sin embargo, hasta el 27 de diciembre de 2023, es posible hacerlo respecto de cualquier marca de 3 años o más. Cabría interpretar este plazo excepcional, como una suerte de incentivo para cancelar marcas o bien para fomentar que los titulares ajusten sus registros a su verdadero uso.
  • Por su parte, el Re Examination faculta a un tercero (también a la propia Oficina), para solicitar la cancelación de algunos o todos los productos y/o servicios de una marca sobre la base de que dicha marca no estaba en uso en la fecha de presentación de la solicitud o antes de la fecha límite para presentar la declaración de uso cuando corresponda.

No hay que olvidar que el sistema de marcas estadounidense se basa en el principio “First to use” y que, en función de la base reivindicada en la solicitud de marca, se exigirá la acreditación del uso antes o después. Por tanto, el plazo relevante a estos efectos dependerá de la reivindicación sobre el uso que se haya efectuado en cada caso particular.

No cabe duda de que la protección de marcas en EE. UU va a exigir a los titulares un mayor esfuerzo en la selección de sus planes de protección, una visión sumamente realista y veraz del uso que se pretenda llevar a cabo de las mismas,  unos enunciados de productos y servicios muy afinados y una prueba sólida y suficiente.

En consecuencia, a partir del 27 de diciembre de 2021, los titulares ya no sólo deberán pasar la criba de las declaraciones juradas de uso, sino que existirá un riesgo de cancelación de marcas a instancia de terceros o de la propia Oficina.

El TMA también matiza aspectos relativos a procedimientos ya existentes:

Así, en los procedimientos de cancelación de marcas ante el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), se añade como motivo de cancelación que una marca registrada nunca se haya usado en el comercio. Este motivo se puede aducir tras los primeros tres años desde la fecha de registro.

Aunque no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022, en la resolución de acciones oficiales señaladas por la Oficina, resulta especialmente relevante, la flexibilización y acortamiento que incorpora el TMA. Los plazos para contestar a una acción oficial, serán de tres meses en vez de los holgados 6 de los que se dispone aún todavía.

Finalmente, nos parece destacable también resaltar la introducción de un plazo de dos meses para que terceros presenten, las llamadas en EE. UU, “Letter of Protest” (una suerte de Observaciones o solicitud de prueba) en relación con un motivo de denegación para el registro de una marca, en los procedimientos de examen.

Sin duda, se trata de cambios relevantes con los que se busca no desvirtuar el registro de marcas y la buena marcha del mercado americano, y que, en algunos casos, afectarán a las estrategias diseñadas por los titulares para la defensa y protección de las marcas y también a su mantenimiento, en una jurisdicción esencial para las carteras de titulares de todo el mundo.

Autora: Cristina Arroyo

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El enfrentamiento entre las denominaciones sociales y las marcas (o nombres comerciales)

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Los conflictos entre las denominaciones sociales y las marcas (o nombres comerciales) son muy habituales y ha habido siempre un importante debate, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, sobre la relación y diferencias entre ambas figuras y, concretamente, sobre el alcance que tiene el derecho de exclusiva que confiere un registro de marca (o nombre comercial) frente a una denominación social que pudiera ser coincidente o similar a dichos signos.

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Primero hay que precisar las diferencias entre una y otras figuras:

  • La denominación social es el nombre que sirve para identificar a las empresas en el tráfico jurídico (normalmente figurará en la documentación de la compañía que se refiera a sus relaciones jurídicas como facturas, contratos, etc.). Se inscribe en el Registro Mercantil y su regulación se encuentra recogida en el Reglamento del Registro Mercantil.
  • La marca es el nombre o signo que sirve para identificar los productos y servicios de una empresa en el mercado y distinguirlos de los de otras empresas, y el nombre comercial es el nombre o signo que sirve para identificar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de otras que realicen actividades similares o idénticas en el mercado. Ambas se inscriben en la Oficina Española de Patentes y Marcas y su registro confiere a su titular un derecho de exclusiva para utilizarlas en el tráfico.

¿Qué ocurre cuando una denominación social coincide o se asemeja a una marca o nombre comercial registrado? ¿Constituye dicha denominación social una infracción de estos últimos?

Las normas que resuelven este conflicto son las siguientes de la Ley de Marcas:

  • La Disposición adicional 14ª
  • El Artículo 34

La Disposición adicional 14ª de la Ley de Marcas establece una prohibición dirigida al Registro Mercantil: los órganos registrales mercantiles denegarán la denominación social solicitada si ésta coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados.

A tenor de dicha norma, es claro, por tanto, que una nueva solicitud de denominación social no puede chocar con una marca o nombre comercial renombrados. Pero ¿qué pasa cuando la marca o el nombre comercial no son renombrados? ¿o cuando esa denominación social ya está registrada en el Registro Mercantil? ¿Puede el titular de la marca o nombre comercial invocar sus derechos de exclusiva para pedir la cancelación de la denominación social o impedir su uso?

En este otro caso, hay que acudir al artículo 34 de la Ley de Marcas, que es el precepto que regula los derechos conferidos por el registro de marca o nombre comercial. Pues bien, según este precepto, para que el titular de la marca o nombre comercial pueda prohibir que un tercero utilice un signo, deben cumplirse varios requisitos cumulativos, de los cuales, a los efectos del tema que nos ocupa, nos interesa destacar los siguientes:

  • El uso debe ser en el tráfico económico.
  • Y el uso debe ser en relación con productos o

De lo anterior se deduce que:

  • El mero registro de una denominación social en el Registro Mercantil no constituye por sí mismo una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que el titular de éstos pueda prohibir. Es necesario que dicha denominación social se utilice en el tráfico económico, esto es, en el mercado.
  • El mero uso de la denominación social como tal, esto es, para la finalidad que le es propia, que es la de identificar a la empresa en el tráfico jurídico, no puede constituir una infracción de un registro de marca o nombre comercial anteriores que faculte a sus titulares a prohibir tal uso. Es necesario que el uso de dicha denominación social se realice en relación con productos o servicios.

Se tratará, a la postre, de un uso impropio de la denominación social, pues, como se ha apuntado antes, no es ese el fin para el que está destinada (fines propios de las marcas y nombres comerciales), que es identificar a la empresa en el tráfico jurídico.

En resumen, el titular de una marca o nombre comercial registrados podrá prohibir que se utilice una denominación social siempre que (además de otros requisitos de infracción -confusión, etc.-) dicha denominación social: (i) se utilice en el tráfico económico, y (ii) en relación con productos o servicios. La facultad de prohibir una utilización infractora de una denominación social la contempla también, expresamente, en el art. 34.3 (d) de la Ley de Marcas.

Por lo demás, la jurisprudencia ha confirmado los anteriores parámetros o requisitos. Es célebre en este asunto la Sentencia del TJUE C-17/06 Céline de 11 de septiembre de 2007 cuya doctrina sigue en vigor y siendo aplicada por nuestros tribunales nacionales.

Anteriormente publicado en Economist & Jurist

Autora: María Cadarso

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