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Uso obligatorio de la marca registrada: algunas consideraciones

En el presente post me gustaría compartir algunas reflexiones sobre el tema del uso obligatorio de la marca registrada, a la luz del contenido de algunas sentencias recientemente dictadas por los órganos judiciales que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

red car fenderEn la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2020 (C-720/18) planteada con ocasión del uso de la marca Testarossa (figurativa) de FERRARI me ha llamado la atención la cita de un Convenio (cuya existencia, francamente, desconocía) suscrito nada menos que en 1892 entre Suiza y Alemania. En este Convenio –que según señala la sentencia está aún vigente– se establece que las consecuencias perjudiciales que, según las leyes de las Partes contratantes, resulten de que una marca industrial o comercial no se haya utilizado durante cierto tiempo no se producirán si se ha utilizado en el territorio de la otra Parte (art. 5.1).

 

Sobre la base de esta circunstancia el uso en Suiza de una marca alemana resultará válido para acreditar el uso de una marca nacional alemana que, por tanto, no podrá ser caducada aunque no se use en territorio alemán. La paradoja que se produce deriva de que esa misma marca alemana –como señala la sentencia– en el caso de que se oponga a una nueva solicitud de marca de la Unión Europea, tal oposición no prosperará si el solicitante de esta última pide que se acredite el uso de la marca alemana, ya que ese uso no se realiza en el territorio de la Unión Europea.

Comprar Infinite Eight Champagne Extra Brut 2004 | Precio y Opiniones en Drinks&CoOtra sentencia que me gustaría comentar es la del Tribunal General de 23 de septiembre de 2020 (T-601/19) que resolvió el caso relativo a un procedimiento de oposición entre la solicitud de marca de la Unión Europea “in·fi·ni·tu·de” y la marca española anterior “infinite”, ambas para distinguir vinos. En el marco de tal procedimiento se requirió al oponente para que acreditara el uso de su marca, para lo cual aportó diversos documentos que acreditaban que la marca “infinite” se había utilizado mediante la exportación de unos vinos a Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos.

Una vez admitido el uso de la marca “infinite”, el Tribunal entra a valorar si había riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas; en este aspecto, el Tribunal parte de la consideración de que el territorio pertinente era España y el público de referencia era el constituido por el gran público, cuyo nivel de atención es medio. La verdad es que ambas circunstancias pueden ser objeto de matización, ya que, en efecto, al ser española la marca, parece correcto que el territorio de referencia sea el español; sin embargo, bien miradas las cosas, hay que reconocer que el producto se vende y consume fuera de la UE, por lo que , en la realidad del mercado, el riesgo de confusión –al menos valorado desde la perspectiva del público en general– se produciría en esos países pues ese “gran público” sería el consumidor canadiense o de Estados Unidos.

Lógicamente, tal público de referencia no es válido para analizar un conflicto entre marcas producido en el ámbito de la Unión Europea. En estos casos referentes al uso acreditado mediante la exportación del producto a terceros países parece más lógico pensar que el público pertinente debería estar integrado por los profesionales que realicen las operaciones de importación o exportación de los productos; y tal examen deberá realizarse comprobando, en este caso, cual es el nivel de atención de estos profesionales.

FRIGIDAIRELa última de las sentencias de la que quiero dar noticia es la dictada por el Tribunal General el 28 de octubre de 2020 (T-583/19). Este asunto se refiere a la marca FRIGIDAIRE que fue caducada parcialmente por la EUIPO al no acreditarse un uso suficiente para determinados productos (lavadoras, lavavajillas…).

El titular de la marca había presentado pruebas del uso de la marca para distinguir esos electrodomésticos aportando, entre otras pruebas, la referida a la venta de tales productos para su utilización en bases militares norteamericanas en Bélgica y Alemania. Pues bien, el Tribunal General considera que en estos casos no hay uso en el territorio de la Unión Europea pues los espacios ocupados por tales bases militares no forman parte de tal territorio y, por tanto, al no haber uso de la marca FRIGIDAIRE en la Unión Europea, procede su cancelación para tales productos.

Como se puede apreciar, los casos tratados en las sentencias citadas son un tanto peculiares y son una nueva muestra de que a la hora de aplicarse el Derecho de Marcas toda valoración que se haga deberá realizarse en función de caso concreto y de las singulares circunstancias que concurran en el mismo.

Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

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“Good morning, Myanmar”

Myanmar "Soft Opening Period"

Después de unos meses de adormecimiento de la nueva Ley de Marcas de Myanmar, fruto seguramente de la Covid-19, parece que finalmente despierta. La ley contempla un procedimiento denominado “Soft Opening Period” para que aquellos titulares que ostentan derechos adquiridos sobre sus signos en este país puedan inscribir sus marcas de manera preferente. Nuestra firma ha venido informando sucesivamente del desarrollo de esta ley y de este procedimiento. Pueden consultar en nuestro blog noticias previas pinchando en los siguientes enlaces:

Myanmar "Soft Opening Period"  

Desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 31 de enero de 2019, se han efectuado varios intentos de puesta en marcha de la oficina y de su práctica. Hasta ahora, todos ellos se han visto frustrados por unos u otros motivos. El reto de crear desde cero una oficina de marcas en un país como Myanmar, y la desgraciada situación acontecida a nivel mundial tras la expansión de la Covid-19 durante lo que va de año 2020, han provocado un parón y demora importantes en este ambicioso proyecto.

Pues bien, tras los fallidos y sucesivos anuncios de inauguración del “Soft Opening period”, primero el pasado enero y posteriormente en abril, las autoridades birmanas han informado de una nueva fecha de comienzo de la actividad. Si ninguna circunstancia trunca los planes del gobierno, este procedimiento preferente para inscribir los derechos adquiridos se abrirá el próximo 1 de octubre de 2020.

Recordamos que la nueva ley de marcas introduce el principio registral “first to file”. Para no perjudicar derechos adquiridos por propietarios de marcas que ya han sido usadas en el mercado birmano y/o que han cumplido con los formalismos hasta ahora disponibles para la defensa de las marcas en este país, quien cumpla las condiciones pertinentes, dispondrá de 6 meses a contar desde el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2021 para solicitar sus derechos de marca ante la oficina de marcas. Una vez finalice el “Soft Opening Period”  el registro quedará abierto a cualquier interesado.

El procedimiento preferente está dirigido a:

  • Titulares de declaraciones inscritas en el “Declaration of Ownership at the ORD”.
  • Titulares que hayan usado sus marcas y dispongan de prueba suficiente para acreditarlo (por ejemplo, publicación en periódicos de medidas precautorias).

La firma ELZABURU ha efectuado un seguimiento de la nueva ley de marcas desde sus orígenes y cuenta con una red de colegas locales que informan y actualizan la situación permanentemente. Con ello, estamos preparados para acompañar a nuestros clientes en la protección de sus signos distintivos en este país, ahora ya como derechos de marcas.

 

Autora: Cristina Arroyo

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El renombre de la marca anterior en la evaluación del riesgo de confusión

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2020 (C-115/19 P)

El 14 de octubre de 2014, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. solicitó la marca de la Unión Europea figurativa Fig.1 en la clase 36. La entidad francesa GROUPEMENT DE CARTES BANCAIRES presentó oposición sobre la base de la marca de la Unión Europea figurativa Fig.2 de la clase 36. La oposición se fundamentó en los arts. 8.1. b)  y 8.5 RMUE.

Fig.1 Fig.2
 

La División de Oposición estimó la misma aplicando únicamente el art. 8.1. b) RMUE. El posterior recurso del solicitante fue desestimado por resolución de 14 de junio de 2017 (R-2265/2016/1). La Sala de Recursos de la EUIPO tuvo en cuenta, principalmente, el renombre de la marca CB en Francia y consideró que, al menos en Francia, existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. Sobre la base de tales circunstancias, mantuvo la denegación de la marca figurativa CCB  aplicando el art. 8.1. b) RMUE.

El recurso ante el Tribunal General (TG) fue desestimado por sentencia de 6 de diciembre de 2018 (T-665/17). Interesa destacar que el TG reitera el alto carácter distintivo de la marca anterior CB en Francia en relación con “tarjetas bancarias”. Además, tuvo en cuenta tal renombre a la hora de evaluar la semejanza entre los distintivos de las marcas en litigio. Finalmente, el TG amplió el reconocimiento de tal renombre a los siguientes servicios que consideró una categoría general: negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios.

En el planteamiento de su recurso de casación, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. señaló, entre otros y como primer motivo, que el TG había incurrido en un error de Derecho  al tomar en consideración, en la fase de su examen consistente en apreciar la similitud entre los signos en conflicto, el renombre de la marca anterior, y al volver a tomar en consideración tal renombre en la apreciación global del riesgo de confusión, por lo que el TG tuvo dos veces en cuenta el alto carácter distintivo de la marca anterior. Asimismo, alegó falta de motivación y, en particular, que el TG no había motivado porque  había declarado que la marca anterior gozaba de renombre y tenía, por tanto, un elevado carácter distintivo en lo que respecta a los negocios financieros, los negocios monetarios y los negocios bancarios; también criticó que  la sentencia del TG no hubiera explicado las razones por las que las pruebas del uso de la marca anterior, que se referían específicamente a las tarjetas de pago, podían justificar una conclusión tan general.

El TJ en la sentencia de 11 de junio de 2020 (C-115/19) admite ambos motivos y anula tanto la sentencia del TG como la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO. En este breve comentario nos detendremos en el análisis del primer motivo y, particularmente, en el papel que juega el alto carácter distintivo o el renombre de la marca anterior a la hora de aplicar el art. 8.1. b) RMUE.

Como es conocido, este artículo exige para su aplicación la concurrencia acumulativa de las tres circunstancias siguientes: a) Identidad o semejanza entre los signos que componen las marcas en litigio; b) Identidad o similitud entre los productos y/o servicios distinguidos por las respectivas marcas; c) que la concurrencia de las circunstancias anteriores lleven a que el público  pueda creer que los productos o servicios a que se refiere la marca anterior y aquellos a los que se refiere la marca solicitada proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; es decir, riesgo de confusión directo o riesgo de confusión indirecto ( riesgo de asociación).

Pues bien, el TJ aclara en la sentencia que comentamos que el “renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior no puede ser tenido en cuenta a la hora de examinar la semejanza entre los distintivos que componen las marcas controvertidas ya que -contrariamente al factor de la similitud entre los signos en conflicto- el del renombre y el carácter distintivo de la marca anterior no implica una comparación entre varios signos, sino que se refiere únicamente a un solo signo; a saber, el que el oponente ha registrado como marca. Dado que, por lo tanto, esos dos factores tienen un alcance fundamentalmente diferente, el examen de uno de ellos no permite extraer conclusiones respecto del otro. Incluso en el supuesto de que la marca anterior tenga un elevado carácter distintivo debido a su renombre, tal circunstancia no permite determinar si dicha marca es similar a la marca solicitada en los planos visual, fonético y conceptual y, en el supuesto de que sea similar, en qué grado lo es”.

 

En efecto, el examen de la similitud de los signos en conflicto consiste en una comparación visual, fonética y conceptual basada en la impresión de conjunto que tales signos dejan en la memoria del público pertinente, habida cuenta de sus cualidades intrínsecas. Se puede afirmar que el examen de la semejanza de los signos a la que se refiere el primero de los factores necesarios para aplicar el art. 8.1. b) RMUE, debe seguir unos criterios fundamentalmente objetivos (elemento dominante, escala vocálica….) que, además, están predeterminados por el conjunto de los elementos que forman las marcas litigiosas, tal y como figuran el Registro de Marcas. De ninguna forma el renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior puede influenciar en este examen comparativo.

Cuestión diferente es la influencia del renombre de la marca anterior a la hora de analizar la tercera de las circunstancias acumulativas exigida por el art. 8.1. b) RMUE referida a  la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, ya que es posible que tal riesgo sea más factible si la marca anterior tiene renombre o un alto carácter distintivo. En otras palabras, el renombre puede justificar que se extreme el rigor comparativo a la hora de apreciar si entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión o asociación, pero tal rigor no se puede emplear en el factor previo y necesario de la existencia o no de semejanza entre los distintivos de las marcas.

En cualquier caso- y para finalizar- no se puede obviar que en aquellos supuestos donde haya algún grado de similitud objetiva entre los distintivos de las marcas pero éste no sea suficiente para generar un riesgo de confusión o asociación en el público que imposibilite la aplicación del art. 8.1.b RMUE, aún podría ser posible invocar el art. 8.5 RMUE si se dieran las circunstancias que tal precepto exige para su aplicación. En este aspecto,  debemos recordar que de acuerdo con abundante jurisprudencia, el grado de semejanza entre los signos enfrentados, exigido para aplicar el art. 8.5 RMUE, es menor que el del art. 8.1. b) RMUE. Y, por otra parte, la existencia de la generación de un vínculo entre ambas marcas que establece el art. 8.5 RMUE es, también de acuerdo con la jurisprudencia europea, más fácil que se produzca cuanto mayor sea el renombre de la marca anterior.

Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

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¿Se puede registrar la marca COVID-19?

¿Se puede registrar la marca COVID-19?

Es indudable que estos tiempos de confinamiento nos brindan la oportunidad de darle vueltas en nuestra cabeza a curiosidades en las que quizá no hubiéramos reparado en circunstancias normales.

Para un profesional del Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual, como quien suscribe estas líneas, una de esas cuestiones es sin duda la de comprobar cuántos ciudadanos habrán tenido la idea de sacarle partido a la “marca del momento”: COVID-19.

  ¿Se puede registrar la marca COVID-19?  

Si se efectúa esa comprobación, los números que arroja el sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas dicen que desde el día 12 de marzo hasta el día 5 de mayo, se han depositado nada menos que 16 solicitudes de marca o nombre comercial que consisten en la denominación COVID-19 o que la contienen (todas ellas, por cierto, presentadas en nombre de personas físicas o jurídicas domiciliadas en España).

Contrariamente a algunas noticias que se han publicado en diversos medios, debe señalarse que ninguna de esas solicitudes ha sido aún concedida.

Ello significa, ni más ni menos, que no hay un solo ciudadano que a día de hoy pueda presumir de haber conseguido un derecho registrado sobre la denominación COVID-19, u otra que la contenga en el conjunto distintivo cuya protección oficial pretende.

De todas esas solicitudes, 9 no han sido aun objeto de examen inicial por parte de la Oficina, mientras que la tramitación de las restantes ha sido suspendida por los examinadores oficiales con base en la prohibición del Artículo 5.1, f) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, que impide el registro de aquellos signos que sean “…contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres”.

Resulta digno de mención, a este respecto, que en la totalidad de los casos los oficios que han declarado en suspenso esas 7 solicitudes contienen , en aplicación del citado artículo, la siguiente observación: “Se considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artº5.1.f de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, toda vez que el distintivo solicitado atenta contra las buenas costumbres, ya que puede herir la sensibilidad de un amplio sector de la sociedad por intentar extraer rédito comercial, incluyendo en el distintivo la parte identificativa del nombre de un virus que está causando mucho sufrimiento en nuestro país y en el mundo”.

Habrá que estar atentos al criterio final con el que se posicione nuestro máximo organismo marcario en relación con la posible registrabilidad de la denominación COVID -19, si bien no es descartable que, en aquellos casos en los que los solicitantes concreten que su solicitud tiene como objeto preservar la salud pública, pueda obtenerse una decisión favorable.

Al margen de ello se plantean otras interrogantes colaterales, que puedan resultar de más interés para el ciudadano de a pie que para un profesional del derecho: ¿Es realmente “COVID 19” un signo susceptible de ser explotado comercialmente con expectativas aceptables de rentabilidad? ¿Cómo pueden comercializarse productos y servicios consiguiendo que “COVID-19” constituya un signo atractivo que empuje a la población al consumo de esos productos o la contratación de esos servicios? Y, a mayor abundamiento, en el supuesto de que alguno de los titulares de esas solicitudes obtuviera el registro, ¿hasta qué punto podría impedir que terceros utilizaran la denominación COVID-19 con fines comerciales, en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que obtuvo dicho registro?

Solo el tiempo nos permitirá obtener una respuesta a estas interrogantes, pero es cuando menos curioso que una denominación con tan “diabólico” significado haya sido ya objeto de intento de registro en relación con productos como joyas, juguetes o calzado; o con servicios jurídicos, por ofrecer unos pocos ejemplos.

Lo que resulta indiscutible es que, incluso en momentos tan difíciles como los causados por una terrible pandemia, los españoles tenemos claro que el principal instrumento para garantizar y proteger la viabilidad de un proyecto comercial, sea cual sea su naturaleza, es la obtención de un registro de marca.

 

Autor: Luis Beneyto

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La infracción de marca es irrelevante del montante de la retribución percibida por el importador

La infracción de marca es irrelevante del montante de la retribución percibida por el importador

La importancia del montante de la retribución percibida por un particular que importa productos con infracción de marca a cuenta de un tercero, es irrelevante a la hora de enjuiciar si hay o no infracción.

Sentencia del TJ del 30 de abril de 2020 en el asunto C‑772/18, Caso INA

La empresa (“A”) es titular de la marca int. 709.735 INA que designa Finlandia. Una persona particular (“B”) recibió en el aeropuerto de Helsinki una partida de productos (rodamientos) procedentes de China con la marca INA. Posteriormente los almacenó y después fueron transportados (aparentemente por un tercero) a Rusia. Como remuneración de su actividad, “B” recibió un cartón de cigarrillos y una botella de coñac.

 

La infracción de marca es irrelevante del montante de la retribución percibida por el importador

 

La Fiscalía denunció por la vía penal tal hecho al entender que “B”, a través de la importación de estos productos falsificados, había cometido una infracción de la marca INA. A la denuncia se sumó la empresa “A” solicitando el resarcimiento de los daños y la prohibición a “B” de continuar con la importación de los productos falsificados. El Tribunal rechazó la denuncia penal al considerar que no se había demostrado la intencionalidad de “B” en la comisión del delito. Sin embargo, admitió la petición de “A” sobre la prohibición de importación y la indemnización; no obstante, rebajó a una tercera parte la cantidad a pagar por “B”, basándose en las particulares circunstancias de “B”.

La causa penal fue archivada. Sin embargo, ambas partes apelaron la decisión judicial en lo que se refiere a la demanda indemnizatoria. El Tribunal de Apelación admitió el recurso de “B” y le exoneró del pago de la indemnización. El Tribunal entendió que “B” solo había recibido la mercancía en depósito, no tenía ánimo de lucro en el contexto de una actividad comercial; y no había realizado un uso de la marca infractora en el tráfico económico.

La empresa “A” interpuso recurso ante el Tribunal Supremo, quien suspendió el procedimiento y planteó varias cuestiones prejudiciales que el TJ agrupó en una sola.

 

Pulse aquí para acceder al comentario sobre la cuestión prejudicial y la respuesta del tribunal.

Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

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