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Myanmar: Próxima apertura de un “Soft Opening” period para titulares de marcas inscritos en el Office of Registration of Deeds, en enero de 2020

Tras casi un año de trabajos y preparativos para definir el alcance de la nueva Ley y su puesta en práctica, las autoridades birmanas han decidido abrir un periodo previo transitorio en el que aquellos que tuvieran inscrita una declaración de titularidad en el ORD, pueden presentar su marca en un plazo de preferencia de 6 meses previo a la apertura oficial del Registro de Marcas. Este plazo ha sido denominado “Soft Opening” period y tiene como finalidad, permitir que los titulares de una DTO puedan intentar obtener una cierta prioridad.

Aunque no existe fecha oficial de apertura del “Soft Opening” period y aún quedan muchos flecos por cerrar respecto a este procedimiento (por ejemplo, se desconocen aún los importes de las tasas oficiales y si el poder debe estar legalizado consularmente), se prevé que comience en enero de 2020. Suponiendo que esta fecha se cumple sin demoras, los titulares que puedan y quieran aprovechar el “Soft Opening” period, dispondrán de un plazo hasta julio de 2020 para solicitar sus marcas, mientras que el Registro abrirá de forma oficial y ya para cualquier interesado, en el mes de julio. Aquel titular de DTO que no hubiera aprovechado el “Soft Opening” period, perdería esta prioridad y tendría que acudir al registro una vez abierto oficialmente en la segunda mitad del año.

En esta situación se plantean tres posibles escenarios:

1.- Los titulares que cuentan con DTOs inscritas. Estos titulares, están legitimados para depositar sus marcas en el registro en el “Soft Opening” period, con el pago de una tasa y el cumplimiento de todas las formalidades para acreditar su titularidad.

2.- Titulares que no cuenten con una DTO inscrita. Podrían, hasta el fin del mes de diciembre de 2019, intentar inscribir una DTO antes del “Soft Opening” period para, con posterioridad, solicitar la marca dentro de ese plazo de preferencia. Para ello, hay que cumplir con el pago de una tasa oficial y cumplir con todas las formalidades requeridas.

3.- Aquellos interesados que, a partir de la puesta en marcha del Registro de Marcas de Myanmar en la segunda mitad del 2020, quieran presentar una solicitud de marca ex novo sin ningún derecho preferente previo, ya bajo las disposiciones de la nueva Ley. 

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta el escaso plazo existente antes de la apertura del “Soft Opening” period y que es posible que haya que legalizar los poderes consularmente (fuera de España al no contar Myanmar con representación consular en nuestro país), rogamos a aquellos clientes interesados en proteger sus marcas en Myanmar que nos contacten sin demora para poder realizar un asesoramiento, evaluar las posibilidades en cada caso y poder comenzar cuanto antes con la preparación de la información y documentación necesarias, así como valorar el coste de las actuaciones.

Por si fuese de su interés, adjuntamos enlace a información previa en relación a esta nueva Ley: “Myanmar pone en marcha los pilares para la protección de marcas”

Autor: Cristina Arroyo y Juan Miguel Sáinz de Marles
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Condenado por poseer más de medio millón de productos falsificados

La Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 17ª, en sentencia de 19 de julio de 2019, ha confirmado la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Móstoles contra un ciudadano de origen chino al que impuso, entre otras, la pena de prisión de 11 meses y 29 días, multa por el mismo período (con cuota diaria de 15 euros) y estableció la responsabilidad civil subsidiaria de dos empresas regentadas por el mismo.

Los hechos se remontan al 19 de enero de 2012 cuando la Policía Nacional intervino en dos locales situados en el Polígono Industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, y en un vehículo propiedad del condenado, más de medio millón de artículos falsificados de múltiples marcas renombradas.

Durante el juicio, el acusado no aportó ningún documento o factura que acreditase a quién y a qué precio compró los artículos que se le incautaron e intentó alegar que no conocía ninguna de las marcas que se vendían en el local que regentaba. Para el Juzgador, el acusado “se estaba haciendo el ignorante, sin serlo”, añadiendo que “Es increíble que no conozca esas marcas; es fronterizo con lo imposible vivir en España sin conocer esas marcas: están por delante de nuestros ojos, por doquier. Y mucho menos creíble es el caso del acusado, que es comerciante profesional de años”.

Con buen criterio, el Juzgador enmarca estos hechos en diferentes tipos penales: infracción de derechos otorgados por un modelo o dibujo industrial e infracción de derechos otorgados por una marca. Además, considera el caso “de especial gravedad” atendiendo a la cantidad de los objetos falsificados dispuestos para la venta.

El daño al prestigio de la marca provocado por la existencia de productos falsificados y la vulgarización de la marca es reconocida por el Juzgador con toda rotundidad en los siguientes términos: “el prestigio de la marca queda resentido cuando aparecen productos imitados de una calidad muy inferior …y es idea de difícil refutación: la extensión del producto, con el aditivo de que buena parte de éste es falso, lo ´vulgariza´, e inexorablemente bajará de precio paralelamente a la reducción de demanda de potenciales consumidores, lo que abocará al genuino fabricante a aminorar el margen”.

En el presente caso, entiende el Juzgador que la mejor forma de calcular la indemnización a cada una de las marcas es usando el criterio del beneficio que el infractor hubiera obtenido, añadiendo “un incremento del 100 por ciento por el daño causado al prestigio de la marca”, considerando que “estamos ante marcas punteras, conocidas en todo el mundo”.

Resulta destacable la atención que el Juzgador presta a la vulgarización de la marca y su pérdida de exclusividad debido a la falsificación de la misma, procediendo a calcular el daño causado al prestigio de la marca aumentando al doble el importe que el condenado deberá abonar a cada uno de los titulares de marcas.

N.B. Caso originalmente mencionado en el especial jurídico del diario Expansión 19.11.2019 y en su página web 22.11.2019

Autores: Juan José Caselles y Alberto Gallo 

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Emiratos Árabes Unidos reduce sus aranceles en relación con los derechos de propiedad industrial

Gran noticia para titulares de derechos de marca y profesionales de la Propiedad Industrial interesados en los Emiratos Árabes Unidos.

Los costes tan elevados de esta jurisdicción, una de las economías más complejas del mundo y también una de las que más oportunidades ofrece a la inversión extranjera en la Península Arábiga, han resultado muchas veces un obstáculo en la internacionalización de las marcas y un determinante en la toma de decisiones en la gestión y mantenimiento de las carteras de marcas.

Oriente Medio ha sido durante tiempo una de las regiones del mundo en las que la protección de la Propiedad Industrial ha resultado más cara.

El CCG (Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, Omán y Catar) ha trabajado duro para integrar, unificar y homogeneizar campos de la economía, finanzas, comercio y aduanas, las legislaciones de sus miembros, entre otros aspectos, y todo ese trabajo está teniendo una repercusión también en el ámbito de las marcas. Uno de los grandes hitos en la Propiedad Industrial, no sólo de los países del CCG sino en Oriente Medio y territorios regionales y árabes de la zona, fue la salida a la luz del Reglamento de Aplicación del CCG. En todo este contexto de vinculación de estrechos lazos que unen a estos países, en los últimos años hemos visto cómo se producían ajustes arancelarios y burocráticos en países vecinos como Bahréin, Omán y Kuwait que han facilitado y simplificado mucho los trámites para el registro de las marcas.

Si bien no todos los aranceles en materia de marcas se han reducido en Emiratos Árabes Unidos (por citar un ejemplo, el coste de la preparación de documentos y sus formalismos continúan siendo muy elevados), se han reducido las tasas finales de registro y de renovación lo cual facilitará la gestión de las carteras y la toma de decisiones.

Autora: Cristina Arroyo y Juan Miguel Sáinz de Marles
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Brasil será el próximo miembro americano del Sistema de Madrid

El próximo 2 de octubre de 2019 se consolidará la entrada de Brasil en el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

Con Brasil, los países del continente americano que forman parte del Sistema de Madrid serán 6. Actualmente ya son miembros Cuba, Colombia, México, EE.UU y el pasado 17 de junio de 2019 se incorporó Canadá firmando el Protocolo. Todo ello, sin perjuicio de algunas jurisdicciones caribeñas que ya eran miembros desde hace años como Antigua & Barbuda y las antiguas Antillas Holandesas (Curazao, San Martín y las Islas Bes integradas por Bonaire, San Eustaquio y Saba).

Con la adhesión de Brasil, que hará el miembro 121 del Sistema de Madrid, se dará la posibilidad a los titulares de derechos de marca de optar por una vía alternativa de protección ante la OMPI, por medio de una sola solicitud multiclase, el pago de una única tasa, la flexibilidad de ir incorporando países de protección en un futuro, o un único trámite de renovación en los países protegidos, entre otras de las ventajas que ofrece el sistema internacional de marcas.

Se presume que el idioma oficial del INPI sea el portugués y por tanto, el factor idiomático será un elemento a considerar a la hora de definir las estrategias. Si bien el INPI ha trabajado duro a lo largo de estos años para agilizar procesos, no cabe duda de que uno de los grandes retos a los que se enfrenta el gobierno brasileño es el cumplimiento de los plazos dispuestos por del Sistema de Madrid, por ejemplo el plazo para realizar el examen de la solicitud y plazos de oposición.

Autores: Cristina ArroyoJuan M. Sáinz de Marles
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EE.UU. Representación obligatoria ante la USPTO

Desde el día 3 de agosto de 2019 la oficina norteamericana USPTO exige un agente americano designado e inscrito a los titulares extranjeros incluso desde el primer momento del depósito de una solicitud. En lo relativo a las solicitudes de marca por designación de Marca Internacional, la personación se hará tan pronto sea requerida la primera actuación por parte del solicitante, normalmente la relativa a la declaración de uso.

Se trata de una medida que intenta dar seguridad a las actuaciones y adquisición de derechos para el titular ante la proliferación de intervenciones no conocedoras de las normas, procedimientos o prácticas americanas. En lo relativo a nuestros clientes y a los derechos tramitados por nuestra firma o cuyo cuidado nos ha sido encomendado, esta nueva medida no tiene trascendencia, pues ya veníamos actuando con la colaboración de nuestros colegas norteamericanos, expertos en su propia jurisdicción.

  Autor: Juan M. Sáinz de Marles
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