El Tribunal General ha dictado sentencia en el Asunto T-358/21, Hotel Cipriani SpA v European Union Intellectual Property Office – Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Sociedade unipessoal, Lda recordando algunas cuestiones relevantes en relación con el concepto de uso efectivo de una determinada subcategoría de productos. En dicha Sentencia, el Tribunal proporciona directrices sobre cómo llevar a cabo la valoración global de todas las pruebas remitidas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, así como los criterios que han de seguirse para determinar la existencia de una subcategoría de productos o servicios independiente, basada en la prueba presentada ante el precitado Organismo.
Comentarios preliminares
El 21 de noviembre de 1997, Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda depositó una solicitud de registro de marca de la Unión Europea que consistía en el signo figurativo CIPRIANI. La solicitud buscaba protección en relación con productos en Clase 29 y 30. El registro de esta solicitud fue concedido el 9 de enero de 2002 bajo el número 000683250.
El 24 de enero de 2019, Hotel Cipriani SpA ejercitó una acción de caducidad por falta de uso frente a la marca de la Unión Europea No. 000683250 CIPRIANI (figurativa) en relación con todos los productos para los que se encontraba registrada.
Tras la aportación de prueba de uso por parte del titular de la marca impugnada, el 16 de junio de 2020, la División de Cancelación emitió una resolución estimando parcialmente la caducidad por falta de uso. Tras ello, solo se mantuvo el registro de la marca en cuestión en relación con “Aceites comestibles” en Clase 29 y “Arroz; Preparaciones a base de cereales, pan; Vinagre” en Clase 30.
El 31 de julio de 2020, Hotel Cipriani SpA interpuso recurso frente a la resolución acordada por la División de Cancelación. Mediante resolución de 27 de abril de 2021, la Sala de Recursos desestimó el recurso.
Hotel Cipriani SpA recurrió la resolución acordada por la Cuarta Sala de Recursos ante el Tribunal General, basándose en cuatro motivos. El primero de ellos estaba relacionado con la valoración de una determinada prueba que había sido presentada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea por el recurrente y no había sido tenida en consideración por un fallo informático del portal eSearch. Los motivos segundo, tercero y cuarto hacían referencia a un supuesto error en la valoración del uso de la marca impugnada.
Decisión del Tribunal
En relación con las alegaciones del recurrente en relación con una supuesta incorrecta valoración de la prueba de uso de la marca impugnada tal y como fue registrada, el Tribunal de Justicia recordó que el uso de una marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual hubiera sido registrada también ha de considerarse uso genuino a efectos de lo dispuesto en el Artículo 18(1) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.
En este sentido, el Tribunal acogió la postura adoptada por la Sala de Recursos al considerar que pese a que determinados productos representados en folletos y catálogos comerciales incluían una versión de la marca con ligeras modificaciones, había suficiente prueba de uso que acreditaba que los mismos habían sido comercializados siendo identificados por la marca figurativa tal y como había sido registrada.
El Tribunal también consideró que la prueba de uso aportada por el titular del registro impugnado era suficiente para demostrar que la venta de los productos en cuestión había tenido lugar durante el periodo relevante, de manera frecuente y en cantidades que no podían ser consideradas como meramente simbólicas.
En cuanto a los productos en Clase 30 en cuestión en relación a los cuales se debía demostrar su uso efectivo (“Arroz; Preparaciones hechas a base de cereales, pan; Vinagre”), el recurrente consideraba que el uso efectivo de la marca en cuestión para distintos tipos de pasta, panettone y focaccia no eran suficientes para establecer que había sido usada en relación con la categoría de productos “Preparaciones hechas a base de cereales, pan”, en la medida en que consideraba que “Pasta” constituía una subcategoría independiente de “Preparaciones hechas a base de cereales”.
Tales alegaciones fueron desestimadas por el Tribunal, que haciendo referencia a jurisprudencia ampliamente establecida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, defendió que lo que determinaba si pasta, panettone y focaccia constituían una subcategoría de productos que fuera a ser percibida como una subcategoría independiente de productos, era determinar si en esencia eran distintos, y si tenían distinta finalidad y uso previsto.
Tras efectuar un análisis basado en dichos criterios, el Tribunal mantuvo que era imposible considerar que pasta, panettone y focaccia constituían subcategorías independientes en relación con “Preparaciones a base de cereales”, para las que la marca impugnada se encontraba registrada, dado que la finalidad de todos ellos era ser consumidos por personas para satisfacer sus necesidades nutricionales.
Comentarios
La presente sentencia del Tribunal de Justicia arroja luz sobre la consideración que ha de darse a pequeñas modificaciones efectuadas sobre el signo registrado cuando se usa con unas diferencias que no tienen la capacidad de alterar el carácter distintivo de la marca anterior conforme accedió al Registro. Junto a lo anterior, proporciona información valiosa en cuanto al criterio que ha de seguirse para determinar si determinados productos son susceptibles de constituir una subcategoría independiente de productos o servicios. En concreto, que a efectos de determinar si existe una subcategoría independiente de productos o servicios, esta ha de poder ser percibida por los consumidores como tal, siendo los factores determinantes más relevantes para ello su finalidad y uso previsto.
(Este artículo salió publicado anteriormente en WTR en enero de 2023 como “General Court considers how to establish independent sub-category of goods”.)
Sara Navarro Joven, abogada en ELZABURU
