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Condenado por poseer más de medio millón de productos falsificados

La Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 17ª, en sentencia de 19 de julio de 2019, ha confirmado la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Móstoles contra un ciudadano de origen chino al que impuso, entre otras, la pena de prisión de 11 meses y 29 días, multa por el mismo período (con cuota diaria de 15 euros) y estableció la responsabilidad civil subsidiaria de dos empresas regentadas por el mismo.

Los hechos se remontan al 19 de enero de 2012 cuando la Policía Nacional intervino en dos locales situados en el Polígono Industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, y en un vehículo propiedad del condenado, más de medio millón de artículos falsificados de múltiples marcas renombradas.

Durante el juicio, el acusado no aportó ningún documento o factura que acreditase a quién y a qué precio compró los artículos que se le incautaron e intentó alegar que no conocía ninguna de las marcas que se vendían en el local que regentaba. Para el Juzgador, el acusado “se estaba haciendo el ignorante, sin serlo”, añadiendo que “Es increíble que no conozca esas marcas; es fronterizo con lo imposible vivir en España sin conocer esas marcas: están por delante de nuestros ojos, por doquier. Y mucho menos creíble es el caso del acusado, que es comerciante profesional de años”.

Con buen criterio, el Juzgador enmarca estos hechos en diferentes tipos penales: infracción de derechos otorgados por un modelo o dibujo industrial e infracción de derechos otorgados por una marca. Además, considera el caso “de especial gravedad” atendiendo a la cantidad de los objetos falsificados dispuestos para la venta.

El daño al prestigio de la marca provocado por la existencia de productos falsificados y la vulgarización de la marca es reconocida por el Juzgador con toda rotundidad en los siguientes términos: “el prestigio de la marca queda resentido cuando aparecen productos imitados de una calidad muy inferior …y es idea de difícil refutación: la extensión del producto, con el aditivo de que buena parte de éste es falso, lo ´vulgariza´, e inexorablemente bajará de precio paralelamente a la reducción de demanda de potenciales consumidores, lo que abocará al genuino fabricante a aminorar el margen”.

En el presente caso, entiende el Juzgador que la mejor forma de calcular la indemnización a cada una de las marcas es usando el criterio del beneficio que el infractor hubiera obtenido, añadiendo “un incremento del 100 por ciento por el daño causado al prestigio de la marca”, considerando que “estamos ante marcas punteras, conocidas en todo el mundo”.

Resulta destacable la atención que el Juzgador presta a la vulgarización de la marca y su pérdida de exclusividad debido a la falsificación de la misma, procediendo a calcular el daño causado al prestigio de la marca aumentando al doble el importe que el condenado deberá abonar a cada uno de los titulares de marcas.

N.B. Caso originalmente mencionado en el especial jurídico del diario Expansión 19.11.2019 y en su página web 22.11.2019

Autores: Juan José Caselles y Alberto Gallo 

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Carros de compra que encienden pasiones

En una apasionada controversia sobre los monederos ubicados en los carros de compra, el Tribunal de lo Mercantil nº 2 de Valencia acaba de resolver en contra del proveedor de una importante cadena de supermercados españoles que había sido sustituido por otro competidor (sentencia 134/19 de 6 de mayo 2019 en el caso PO764/2017).

En este tipo de situación es habitual que se caldeen los ánimos y que la pelea termine en los tribunales. Con frecuencia el proveedor relegado alega la infracción de un modelo de utilidad y además competencia desleal por imitación servil. El hecho de que los modelos de utilidad no están sometidos a ningún tipo de examen sustantivo en la mayor parte de los países europeos como, por ejemplo, España y Alemania, es un catalizador para este tipo de litigios. Nada obsta a que se obtenga un derecho de exclusiva sobre algo que pueda carecer por completo de mérito. Se trasladan así las funciones propias del Estado a los competidores, que llevan la carga de probar la invalidez del título. Quizás sería más lógico si dicha carga la tuviera el titular, si se tiene en cuenta que ha obtenido un derecho de exclusiva que no tiene mayor fundamento que lo alegado por él mismo.

Siempre se ha defendido que este sistema ofrece a las PYMEs una vía rápida y relativamente económica para proteger sus invenciones, fomentando así la innovación, y dándoles acceso al sistema de patentes. Sin embargo, lo habitual es que los competidores de las PYMEs sean precisamente otras PYMEs que pueden verse obstaculizadas en su desarrollo por no poder costear un procedimiento judicial. En cualquier caso, cabe señalar que el sistema incorpora algunos límites y salvaguardas. Se puede solicitar a la oficina de patentes que realice un informe sobre el estado de la técnica anterior, algo que se ha convertido en obligatorio en España antes de iniciar un procedimiento judicial. Al contrario de lo que ocurre con las patentes, los tribunales alemanes de infracción pueden considerar la falta de validez por vía de excepción. En ambos países es posible presentar una oposición administrativa tras la concesión del modelo, lo que supone un coste muy inferior al de un procedimiento judicial.

En el presente asunto, el Juzgado de la Mercantil Nº 2 de Valencia consideró que los nuevos monederos no infringían el modelo de utilidad invocado, el cual se declaró nulo por ausencia de actividad inventiva. El hecho de que el cierre fuera o no una imitación servil no era relevante porque el ordenamiento español permite expresamente la imitación. El titular no había aportado nada que probara que la imitación en cuestión pudiera interferir en el normal desarrollo del mercado, por ejemplo, por causar confusión en la mente del comprador medio.

Esta resolución se apoya en la reiterada jurisprudencia que avala el principio de la libre imitación. Dicho principio a veces resulta sorprendente para el fabricante del producto original, quien, de algún modo, suele albergar la idea de que su “propiedad intelectual” se protege de forma automática. Sin embargo, la razón de ser de una economía de libre mercado es, precisamente, que se genere una oferta variada de productos similares. Las patentes y los demás derechos exclusivos son una excepción a esta regla que sólo se pueden justificar en la medida en que fomenten la innovación.

Autor: Colm Ahern

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¿Cómo determinar el plagio de un sabor? El caso LEVOLA.

En un caso reciente ante el TJUE, el tribunal remitente plantea una serie de cuestiones prejudiciales en torno a la compatibilidad del Derecho de la Unión Europea con la protección por Derecho de autor del sabor de un alimento y a los requisitos que, en caso de que tal protección sea posible, ha de cumplir el sabor.

En el año 2007, un comerciante de productos frescos neerlandés creó el “Heksenkaas”, un queso para untar a base de nata y finas hierbas. Tal fue el éxito de este producto que 4 años más tarde una importante empresa de alimentación holandesa compró los derechos de propiedad intelectual sobre el queso en cuestión. El 10 de julio de 2012 se concedió, además, una patente por el método de producción del Henksenkaas.

Dos años más tarde, en 2014, otra empresa holandesa -Smilde Foods- comienza a producir para una cadena de supermercados un producto llamado “Witte Wievenkaas”.

Levola presentó una demanda contra Smilde ante el Tribunal de Primera Instancia de Güeldres. El 10 de junio de 2015, el Tribunal dictó sentencia desestimando las pretensiones de Levola sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo (la de si un sabor puede ser objeto de protección por Copyright) al considerar que Levola no había identificado cuáles eran los elementos del sabor que dotaban al Heksenkaas de un carácter propio y singular.

En este sentido, el Tribunal de Justicia considera que el concepto de obra contemplado en la Directiva 2001/29 exige la existencia de una expresión externa identificada con suficiente precisión y objetividad, lo cual no se da en el caso de un sabor. Es en definitiva la imposibilidad de definir de forma objetiva y precisa el objeto de la protección, con la inseguridad jurídica que ello implica, lo que determina que un sabor no pueda ser calificado como una obra intelectual.

La sentencia del TJUE pone en evidencia que el Derecho de autor limita su ámbito de aplicación a las creaciones que puedan ser percibidas por la vista y por el oído. A día de hoy, las creaciones “gustativas” y, por analogía, “las olfativas” quedan al margen de esta rama del Derecho.

  N.B. Resumen del artículo publicado en Kluwer Copyright Cases: 

Autora: Patricia Mariscal

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Un corazón radiante para Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación presentado por los titulares de una marca gráfica, cuyo elemento central es un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreada en rojo, el cual es utilizado por los demandados para la comercialización de numerosos artículos y souvenirs en múltiples tiendas de Madrid. El Tribunal considera que el Corazón Radiante constituye un plagio de la obra del difunto grafittero de los años 80 Keith Haring.

Keith Haring fue un artista plástico graffitero de la “Generación Pop” de los años 80, y uno de los impulsores de la llamada “cultura demótica”, en la que se combinaban moda, arte y música. Muchas de sus creaciones artísticas incorporan la figura de un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreado en color rojo (conocido como “radiant Heart”). Algunas de estas obras han sido expuestas en museos y se encuentran registradas en la Oficina de Copryright de EEUU. Por lo general, el corazón no aparece solo, sino junto con otros elementos para conformar un conjunto creativo mayor.

Por su parte, los hermanos Bartolomé Alvarado son titulares de una marca española, de carácter mixto, conformada por un corazón prácticamente idéntico al descrito junto a la palabra “Madrid”. El signo es registrado para una gran variedad de productos (juguetes, papelería, imanes, textil), los cuales son objeto de comercialización por ambos hermanos en diferentes comercios de la capital española.

En el año 2015, The keith Haring Foundation, titular de todos los derechos sobre el legado artístico de Haring tras su muerte, interpuso demanda contra los hermanos Bartolomé Alvarado por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La postura de los demandados se centra en tratar de demostrar que no existe una obra artística que, como tal, pueda denominarse y estar constituida única y exclusivamente por la figura de un corazón. Su razonamiento es que el corazón es un elemento presente en algunas obras de Haring, conformando así el estilo artístico de Haring, pero carente de individualidad y singularidad propia como para poder ser considerado una obra intelectual de forma aislada y separado del resto de elementos que conforman los conjuntos artísticos del autor.

El 21 de marzo de 2016, el Juzgado de Lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó sentencia en la que se declaraba la infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra de Haring anulando consecuentemente el registro de marca Española y se condenaba a los demandados a cesar en la comercialización de los productos, así como al pago de 20.000 euros en concepto de daño moral.

Los demandados recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha de 23 de noviembre de 2018.

La Audiencia provincial, en contra de lo que sostienen los demandados, entiende que el Corazón Radiante es un elemento que por sí solo goza ya de singularidad y altura creativa propia como para ser considerado una obra intelectual original: “la figura del citado corazón radiante, tal cual se presente, en forma, color y contorno, constituye un elemento particularmente característico y relevante de la obra plástica “Radiant Heart”, por su situación y tamaño dentro de la composición plástica. Y ello no solo en esa obra de KEITH HARING, sino que aparece utilizado con la misma morfología en otras obras del autor, sin título.” En consecuencia con ello, confirma la sentencia de primera instancia en todos los extremos.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial en este asunto resulta paradigmática en el ámbito de las artes plásticas y permite extraer algunas enseñanzas relevantes. En particular, que los diferentes elementos de una composición artística son susceptibles de ser considerados obras intelectuales en sí mismos y aisladamente del resto de la composición siempre que gocen de la suficiente singularidad y relevancia dentro del conjunto.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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Condena por almacenamiento con fines comerciales de mercancías que infringen el derecho de autor, almacenadas incluso en lugares separados al lugar de la venta

Fuente: Pixabay

La sentencia del TJUE (Caso Syed, C-572/17) del pasado 19 diciembre se dicta en el contexto de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Suecia en un procedimiento penal tramitado por la Fiscalía de dicho Tribunal contra el Sr. Imran Syed por violación de marcas y del derecho de propiedad intelectual sobre las obras literarias y artísticas.

El Sr. Syed regentaba un comercio minorista en Estocolmo (Suecia) en el que vendía prendas de vestir y accesorios que portaban motivos relativos a la música rock. Además de los productos puestos a la venta en la tienda, el Sr. Seyd guardaba mercancías de este tipo en un almacén contiguo y en otro situado en Bandhagen (Suecia), que se encuentra a las afueras de Estocolmo, constando que la tienda del Sr. Syed se abastecía con regularidad de mercancías procedentes de esos almacenes.

Se suscita la cuestión de si las mercancías que una persona tiene en un almacén y que portan un motivo protegido pueden considerarse puestas a la venta cuando esa persona ofrece a la venta mercancías idénticas en un comercio al por menor que regenta.

El TJUE recuerda en esta sentencia que una operación de este tipo puede constituir una vulneración del derecho exclusivo de distribución (artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29) aunque dicha operación no vaya seguida de una transmisión al adquirente de la propiedad de la obra protegida o de su copia (citando expresamente su sentencia de 13 de mayo de 2015, Dimensione Direct Sales, C‑516/13. Para comentario de esta sentencia en este blog, aquí). Por lo tanto, puede constituir una vulneración de dicho derecho de distribución un acto previo a la realización de una venta de una obra o de una copia de una obra protegida por un derecho de autor llevado a cabo sin la autorización del titular de ese derecho y con el objetivo de realizar dicha venta. Aunque la realización de la venta no es un elemento necesario para caracterizar una vulneración del derecho de distribución, sí debe probarse, en todo caso, que las mercancías de que se trate están efectivamente destinadas a ser distribuidas al público sin la autorización del titular del derecho, en particular mediante una puesta a la venta, en un Estado miembro en el que la obra se encuentre protegida.

El hecho de que una persona que vende en una tienda mercancías que portan motivos protegidos por un derecho de autor sin la autorización del titular de ese derecho almacene mercancías idénticas puede constituir un indicio tendente a demostrar que las mercancías almacenadas también están destinadas a ser vendidas en esa tienda y, por tanto, que ese almacenamiento puede constituir un acto previo a la realización de una venta susceptible de vulnerar el derecho de distribución de ese titular.

Si bien la distancia entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta puede constituir un indicio para demostrar que las mercancías consideradas están destinadas a ser vendidas en ese lugar de venta, ese indicio no puede ser decisivo por sí solo. En cambio, dicho indicio puede tomarse en consideración en un examen concreto del conjunto de los elementos que puedan ser pertinentes, como, por ejemplo, el abastecimiento regular de la tienda con mercancías procedentes de los almacenes de que se trata, datos contables, el volumen de ventas y de pedidos en relación con el volumen de las mercancías almacenadas y los contratos de venta en curso.

La sentencia acaba finalmente declarando que el almacenamiento por un comerciante de mercancías que portan un motivo protegido por un derecho de autor en el territorio del Estado miembro de almacenamiento puede constituir una infracción del derecho exclusivo de distribución cuando dicho comerciante ofrece para la venta en una tienda sin autorización del titular de dicho derecho de autor mercancías idénticas a las que almacena, siempre que las mercancías almacenadas estén destinadas efectivamente a la venta en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra protegido dicho motivo. La distancia existente entre el lugar de almacenamiento y el lugar de venta no puede constituir, por sí sola, un elemento decisivo para determinar si las mercancías almacenadas están destinadas a la venta en el territorio de ese Estado miembro.

Con esta sentencia, el TJUE viene a poner orden, una vez más, al problema de los actos o medios previos a la venta de productos que infringen los derechos de autor que, lamentable y dolorosamente, afectan a los creadores con excesiva frecuencia.

Autor: Juan José Caselles
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