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Un importante paso en la protección de las Denominaciones de Origen

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El 9 de septiembre pasado el Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en el asunto C-783/19, resolviendo una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el marco de una acción por infracción de la denominación de origen Champagne iniciada por el Comité Interprofesional du Vin de Champagne (CIVC) contra unos bares de tapas distinguidos con el nombre “Champanillo”.

El Juzgado Mercantil de Barcelona había desestimado la acción en primera instancia, considerando que no había infracción de la denominación de origen porque el término “Champanillo” no se utilizaba para designar una bebida alcohólica, sino unos servicios de hostelería que no eran comparables al vino de Champagne.

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A la hora de resolver el recurso de apelación interpuesto por el CIVC contra esta resolución se le plantearon unas dudas a la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la interpretación de la norma de la Unión Europea de aplicación al caso -el Reglamento n.º 1308/2013– que decidió plantear al Tribunal de Justicia a través de la cuestión prejudicial.

La primera de estas dudas se refería a la posibilidad de proteger a las denominaciones de origen, conforme al art. 103.2 de dicho Reglamento, frente al uso de denominaciones que evoquen una denominación protegida para identificar servicios no comparables a los productos designados por esta última.

Siguiendo la opinión expresada por el Abogado General, el Tribunal ha respondido a esta cuestión declarando que “el Reglamento protege las DOP frente a comportamientos relacionados tanto con productos como con servicios”. A su juicio, el Reglamento establece “una protección de amplio alcance que está destinada a hacerse extensiva a todos los usos que supongan un aprovechamiento desleal de la reputación de que gozan los productos amparados” por las DOP.

La Audiencia de Barcelona planteó además al Tribunal de Justicia dos cuestiones referidas a los criterios que se deben utilizar para examinar la existencia de una “evocación” de una denominación de origen, en el sentido de la norma de la Unión. En particular, las cuestiones se centraban en la relevancia a esos efectos de la comparación entre el producto protegido por la DOP y el producto o servicio designado por la denominación controvertida.

A este respecto, el Tribunal de Justicia aclara en su sentencia que la existencia de evocación “por una parte, no exige, como requisito previo, que el producto amparado por una DOP y el producto o el servicio cubierto por el signo controvertido sean idénticos o similares y, por otra parte, queda acreditada cuando el uso de una denominación hace surgir, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco entre esa denominación y la DOP.

Partiendo de estas premisas, corresponderá a la Audiencia Provincial de Barcelona apreciar en el caso enjuiciado, teniendo en cuenta todas las circunstancias presentes en el mismo, si el uso de la denominación CHAMPANILLO da lugar a ese “vínculo suficientemente directo y unívoco” con el champán que determina la existencia de la evocación.

Más allá de la decisión que tome en su día el tribunal español, la relevancia de esta sentencia estriba en que es la primera ocasión en la que el Tribunal de Justicia se pronuncia explícitamente a favor de la extensión de la protección de las DOP a otros supuestos distintos al uso de denominaciones semejantes para distinguir productos de naturaleza análoga a los designados por la denominación de origen.

Por otra parte, aunque no es una novedad respecto a lo declarado por el TJ en otras sentencias anteriores, ahonda en esta en la desvinculación del análisis del concepto de evocación de la existencia de una semejanza entre los productos distinguidos por la DOP y aquellos productos o servicios a los que se aplica la denominación controvertida. La diferenciación a estos efectos de los criterios de comparación del derecho de marcas se pone así de manifiesto por el Tribunal.

En definitiva, el reconocimiento de la necesidad de amparar a las denominaciones de origen frente al aprovechamiento de su reputación en sectores diversos, tanto en relación con productos como con servicios, es fundamental para las denominaciones de elevado prestigio como la denominación Champagne. Esta sentencia constituye un importante paso adelante en esa dirección.

Autor: Carlos Morán

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Infracción de marca en importaciones paralelas en China

Antecedentes

SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH es titular de dos marcas internacionales, “Franziskaner” (nº G807592) y “Franziskaner Weissbier” (nº G1241072), ambas licenciadas a Budweiser Investment (China) Co. Ltd. (en lo sucesivo, “Budweiser”) para su uso y mantenimiento en China.

El 7 de marzo de 2019, Budweiser presentó una demanda por infracción de marca, argumentando que Guangzhou Keyuan Import & Export Co. Ltd. había infringido sus derechos de marca por importar sin su permiso un lote de cerveza idéntico a las dos marcas internacionales mencionadas. El demandado alegó que la cerveza importada era una “importación paralela legal”, ya que fue producida en Europa por el titular de la marca (SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH) y exportada por su empresa afiliada, por lo que no constituía un acto de infracción de los derechos de la marca en cuestión.

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El Tribunal Popular del Distrito de Yuexiu falló a favor del demandante en primera instancia, exigiendo al demandado que destruyera los productos infractores e indemnizara al demandante por sus pérdidas. El Tribunal de Propiedad Intelectual de Guangzhou, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia y consideró que los productos del demandado constituían una importación paralela legítima.

La decisión

El Tribunal de segunda instancia aclaró, en primer lugar, la definición de “importación paralela de marcas” como “el comercio transfronterizo de productos elaborados o vendidos en el extranjero por el titular de la marca y con la marca legalmente adherida, que se importan a un tercer país o se venden a través de la aduana sin el consentimiento del titular de la marca o de su licenciatario”. En términos generales, la importación paralela de una marca se identifica por los siguientes cinco elementos constitutivos.

  1. El titular del derecho tiene autoridad legal sobre la marca tanto en el país exportador como en el importador;
  2. Los productos importados son fabricados y lanzados al mercado extranjero por el propio titular de la marca o con su consentimiento;
  3. Los derechos de marca en los países exportadores e importadores recaen sustancialmente en la misma persona o entidad;
  4. Los productos se importan en el territorio objetivo sin el consentimiento del titular de la marca en el país importador; y
  5. La importación no infringe los procedimientos legales de control aduanero del país importador.

En este caso, el tribunal consideró que las mercancías de cerveza en cuestión fueron producidas y comercializadas en Alemania por SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH, y vendidas y exportadas por INBEV BELGIUM S.A. a OKUNI TRADING BUANGKOK CRESCENT, importador y distribuidor autorizado de la cerveza “Franziskaner” en Singapur. Posteriormente, STARBEV PTE LTD revendió la citada mercancía adquirida a OKUNI TRADING a la demandada, y OKUNI organizó el envío desde Singapur a China directamente de acuerdo con el contrato de venta entre OKUNI y STARBEV y entre STARBEV y la demandada. Las pruebas disponibles demostraron que el fabricante de las mercancías, el vendedor y el expedidor en Europa, el licenciante que autorizó la importación y la venta en Singapur, y el demandante en el caso eran todas sociedades pertenecientes directa o indirectamente, al grupo  de ANHEUSER-BUSCH INBEV NV/SA.

Por lo tanto, el tribunal consideró que las mercancías importadas en paralelo eran auténticas.

En segundo lugar, dado que la Ley de Marcas de la República Popular China no prohíbe explícitamente las importaciones paralelas de marcas, el tribunal debe basar su juicio en la finalidad legislativa y en los principios de la ley de marcas en cada caso, es decir, salvaguardar la función de las marcas y proteger los intereses de los consumidores.

La función principal de una marca es distinguir el origen de los productos. En este caso, la marca utilizada en las mercancías presuntamente infractoras era  propiedad del mismo titular de derechos tanto en el país de origen (Alemania) como en el país de importación final (China). Por lo tanto, para el público de referencia en el mercado chino, la marca supuestamente infractora no rompía la relación única entre el titular de la marca y los productos importados en paralelo, lo que no provocaría un riesgo de confusión.

Además, tanto las mercancías importadas en paralelo como las autorizadas para su venta en el mercado chino estaban bajo el control del mismo sistema de calidad que los productos del titular del derecho y habían sido comercializadas por este de acuerdo con las normas del mercado, de modo que puede aplicarse la garantía de calidad inherente a la marca.

A la vista de lo anterior, el tribunal dictaminó que la marca china en cuestión no había sido vulnerada, dado que los productos importados en paralelo no menoscababan las funciones de la marca china ni provocaban un riesgo de identificación errónea de la procedencia de los productos por parte del público consumidor.

Observaciones

En esta sentencia, el tribunal adoptó un enfoque neutral respecto a las importaciones paralelas de marcas, sosteniendo que la legalidad de una importación paralela debe juzgarse individualmente a la luz de las circunstancias del caso concreto. Si los derechos de marca utilizados en las mercancías importadas en paralelo recaen sustancialmente en la misma persona que los derechos de marca en el país importador, y la función de la marca china no se ve afectada, no hay razón para prohibir la importación paralela.

Autora: Dan Liu

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Libertad de información vs derecho al honor: El caso Fariña

A principios de año, el Tribunal Supremo emitió sentencia en el caso Fariña, conocido libro que relata la historia del narcotráfico gallego, y que fue retirado de la venta durante un tiempo como medida cautelar por la demanda presentada por injurias y calumnias.

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En dicho libro se menciona, en diversas ocasiones, la implicación del Sr. Bernabe en el tráfico de estupefacientes, lo que, a juicio del demandante, vulneraba su derecho al honor.

Para comprender el caso que nos atañe, es importante tener en cuenta que el Sr. Bernabe ha sido procesado dos veces por delitos relacionados con el narcotráfico y que en ambos casos se determinó su inocencia con respecto a la comisión de los hechos que se le imputaban.

La cuestión principal que se debate en el caso es la relativa a la preeminencia entre dos derechos fundamentales: la libertad de información y el derecho al honor

El Tribunal afirma que lo exigible al profesional de la información es una actuación razonable en la comprobación de los hechos para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz, reputándose veraz si se basó en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste, de modo que las conclusiones alcanzadas por el informador a partir de los datos contrastados que resulten de aquellas sean conclusiones a las que el lector o espectador medio hubiera llegado igualmente con los mismos datos.

Finalmente, el Tribunal desestima los recursos contra el autor del libro.

Resumen del comentario publicado en Kluwer IP Law Copyright Cases

Autora: Inés de Casas

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La protección jurídica de las Bases de Datos

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), asunto C-762/19

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el “TJUE”), se ha pronunciado, en el asunto C‑762/19 acerca de la prohibición para cualquier tercero de “extraer” o “reutilizar”, sin autorización del fabricante, la totalidad o una parte sustancial del contenido de la base de datos.

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La problemática del litigio versa sobre la compatibilidad del funcionamiento de un motor de búsqueda especializado con el derecho sui generis contenido en la Directiva 96/9, cuestión que el Tribunal Regional de Riga somete al TJUE mediante dos cuestiones prejudiciales mediante las cuales busca especificar por un lado, si la visualización en la lista de resultados generada por un motor de búsqueda especializado de un hipervínculo que remite al usuario de ese motor de búsqueda a un sitio de Internet facilitado por un tercero, donde se puede consultar el contenido de una base de datos de anuncios de empleo, se halla comprendida en la definición de “reutilización” que figura en el artículo 7, apartado 2, letra b), de la Directiva 96/9 y, por otro lado, si la información procedente de las metaetiquetas de dicho sitio de Internet que muestra ese motor de búsqueda deben interpretarse en el sentido de que se incluyen en la definición de “extracción” que figura en el artículo 7, apartado 2, letra a), de la citada Directiva.

Para dar respuesta a estas cuestiones debemos, en primer lugar, precisar el alcance y la finalidad de la protección del derecho sui generis. El derecho sui generis tiene por objeto garantizar la protección de una inversión sustancial en la obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos concediéndole al fabricante de dicha base de datos la posibilidad de impedir la extracción o reutilización no autorizadas de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de manera que la persona que tomó la iniciativa y asumió el riesgo de realizar una inversión sustancial pueda verse recompensada por ello.

Asimismo, hay que tener en cuenta que, en virtud del artículo 7 de la Directiva 96/9, la protección de una base de datos por el derecho sui generis solo se justifica si la obtención, la verificación o la presentación del contenido de dicha base representan una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.

En cuanto a los criterios que permiten concluir que el acto de un usuario constituye una “extracción” o una “reutilización” en el sentido de la Directiva 96/9, se define la “extracción” como “la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice”. En cuanto a la “reutilización” abarca “toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas”. Ambos conceptos deben interpretarse en el sentido de que se refieren a todo acto que consista en apropiarse o en poner a disposición del público, sin el consentimiento de la persona que constituyó la base de datos, los resultados de la inversión de dicha persona, privándola así de los ingresos que se supone deben permitirle amortizar el coste de tal inversión.

El motor de búsqueda objeto del litigio, permite explorar, por una vía distinta a la prevista por el fabricante de la base de datos de que se trata, el contenido íntegro de varias bases de datos simultáneamente, entre ellas la del demandante, poniendo ese contenido a disposición de sus propios usuarios. Al ofrecer la posibilidad de realizar búsquedas simultáneamente en varias bases de datos, ese motor de búsqueda especializado permite a los usuarios acceder, en su propio sitio de Internet, a ofertas de empleo contenidas en esas bases de datos de terceros. De esta forma se proporciona a los usuarios acceso al contenido íntegro de bases de datos de terceros por una vía distinta a la prevista por sus fabricantes.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 96/9 debe interpretarse en el sentido de que un motor de búsqueda en Internet especializado en la búsqueda del contenido de las bases de datos, que copia o indexa la totalidad o una parte sustancial de una base de datos accesible libremente en Internet y a continuación permite a sus usuarios efectuar búsquedas en esa base de datos en su propio sitio de Internet según criterios pertinentes desde el punto de vista de su contenido, realiza una “extracción” y una “reutilización” de dicho contenido, en el sentido de esta disposición, que el fabricante de dicha base de datos puede prohibir en la medida en que tales actos ocasionen un perjuicio a su inversión en la obtención, verificación o presentación de dicho contenido, es decir, siempre que constituyan un riesgo para las posibilidades de amortización de esa inversión mediante la explotación normal de la base de datos en cuestión.

Autora: Claudia Pérez Moneu

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¿Has recibido ya el traslado?

Los juzgados españoles dedican mucho tiempo a los “traslados”. Así, cuando el demandado por infracción de patentes presenta una reconvención de validez, el juzgado debe dar traslado al demandante. Este traslado es de vital importancia porque pone en marcha el plazo de dos meses para contestar a la reconvención. Sin embargo, se trata de un traslado simbólico porque el demandante ya tiene el escrito en su poder gracias al “traslado entre procuradores”. ¿No sería más lógico que se iniciara el plazo desde ese traslado anterior? Práctico, pero una afrenta inmediata al principio de que el proceso deber ser impulsado y controlado por el juzgado. La solución es sencilla. En un momento posterior, el juzgado dicta una resolución efectuando un “traslado” simbólico y dando comienzo al plazo.

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Hasta aquí todo bien. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando la Ley de Patentes de 2015 permitió al titular de la patente presentar una solicitud de limitación de la patente en respuesta a la reconvención. Aunque esto siempre había sido posible en virtud del artículo 138.3 del CPE, carecía de un cauce procesal específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que había dado lugar a cierta improvisación por parte de los tribunales. El artículo 120 de la nueva Ley cambió todo esto especificando que la solicitud de limitación debía presentarse con la contestación a la reconvención y fijando un plazo de dos meses para responder. Como de costumbre, el juzgado debía “dar traslado” de la solicitud al demandado reconviniente, cuyo plazo para responder comenzaba, sin embargo, a partir de la “recepción” de la solicitud. Esto dio lugar a una serie de artículos académicos que sostenían que el comienzo de este nuevo plazo no sería desde el “traslado” del juzgado, sino mucho antes, desde el momento del traslado entre procuradores.

En el auto de 11 de febrero pasado, el Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Barcelona resuelve esta cuestión a favor del traslado judicial: “Cualquier otra interpretación de las propuestas supondría dejar en manos de una de las partes el inicio del cómputo de plazos procesales, el impulso del proceso, amén de vaciar de contenido la previsión establecida en el primer párrafo del precepto. Llevado al absurdo: si el inicio del cómputo del plazo fuera desde el momento de la recepción de la solicitud –  traslado entre procuradores, entre las mismas partes, se entiende -, ¿para qué está previsto el traslado por el Juez o Tribunal?”. Pues el artículo 120.5 “en ningún caso, autoriza a soslayar o relegar el impulso del proceso, el control de los tiempos y su cómputo por parte del órgano judicial“.

Autor: Colm Ahern

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