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La nueva Ley Española de Secretos Empresariales ya está aquí (I)

Por fin se publicó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Esta novedad legislativa abre una nueva posibilidad de protección para las empresas, que verán como parte de su información más valiosa pasa a tener un reconocimiento legal equivalente al de otros derechos de propiedad industrial. Por ello, vamos a analizar algunas de las novedades más relevantes que incorpora esta regulación.

En primer lugar, esta Ley define qué es el secreto empresarial, y lo hace de una manera muy amplia, permitiendo que todo tipo de información pueda serlo. El objeto de protección incluye cualquier información o conocimiento que cumpla con tres requisitos:

  1. Sea secreto.
  2. Tenga valor empresarial.
  3. Haya sido objeto de medidas razonables para mantener su secreto.

Así, prácticamente cualquier conocimiento que una empresa genere puede ser un secreto empresarial.

En segundo lugar, se indican qué actividades son considerados lícitas e ilícitas, teniendo en cuenta las actividades que la gestión de los secretos empresariales conlleva: obtención, utilización y revelación. Así, tales actos podrán ser legales o ilegales según las circunstancias que describe la Ley.

Por un lado, la obtención, y por ello la utilización y revelación será lícita si es consecuencia de:

  1. El descubrimiento independiente.
  2. La ingeniería inversa.
  3. El ejercicio de los derechos laborales.
  4. Cualquier otra actuación conforme a las prácticas comerciales leales.

Pero, por otro lado, esas mismas actuaciones (obtención, utilización y revelación de secretos empresariales) también pueden ser consideradas ilícitas. Esto ocurre en el caso de que la obtención del secreto empresarial se haya producido sin autorización del titular, es decir, en el caso de obtención ilícita.

Esta forma de obtener la información afecta a las otras conductas, pues la utilización y revelación serán también ilícitas si la obtención lo ha sido. También, si se ha llegado al conocimiento de forma lícita, pero se utiliza o revela incumpliendo alguna obligación contractual o similar, estos actos serán considerados como infracciones del secreto empresarial.

Una de las novedades importantes de esta nueva Ley es la responsabilidad por la infracción, pues se fija la responsabilidad objetiva de terceros que no cometen las actividades ilícitas explicadas antes. Así, será responsable de una infracción el que obtenga, revele o utilice el secreto empresarial sabiendo o debiendo saber que lo obtiene de quien lo utiliza o revela de forma ilícita. Este modelo de responsabilidad objetiva se extiende también a los que producen, ofertan o comercializan mercancías que incorporan un secreto previamente utilizado de forma ilícita.

Pero la nueva Ley no se queda ahí, pues también establece un régimen de responsabilidad que podríamos calificar de “ultra objetiva”, por el que se considera responsable incluso al tercero de buena fe, aunque dicha responsabilidad es más atenuada que en los supuestos anteriores.

Por tanto, la Ley exige una gran diligencia a las empresas a la hora de transmitir o recibir secretos empresariales, debiendo cuidarse de no tratar con información obtenida de forma irregular para evitar sanciones.

Puedes acceder a segunda y última entrega aquí
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Un corazón radiante para Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación presentado por los titulares de una marca gráfica, cuyo elemento central es un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreada en rojo, el cual es utilizado por los demandados para la comercialización de numerosos artículos y souvenirs en múltiples tiendas de Madrid. El Tribunal considera que el Corazón Radiante constituye un plagio de la obra del difunto grafittero de los años 80 Keith Haring.

Keith Haring fue un artista plástico graffitero de la “Generación Pop” de los años 80, y uno de los impulsores de la llamada “cultura demótica”, en la que se combinaban moda, arte y música. Muchas de sus creaciones artísticas incorporan la figura de un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreado en color rojo (conocido como “radiant Heart”). Algunas de estas obras han sido expuestas en museos y se encuentran registradas en la Oficina de Copryright de EEUU. Por lo general, el corazón no aparece solo, sino junto con otros elementos para conformar un conjunto creativo mayor.

Por su parte, los hermanos Bartolomé Alvarado son titulares de una marca española, de carácter mixto, conformada por un corazón prácticamente idéntico al descrito junto a la palabra “Madrid”. El signo es registrado para una gran variedad de productos (juguetes, papelería, imanes, textil), los cuales son objeto de comercialización por ambos hermanos en diferentes comercios de la capital española.

En el año 2015, The keith Haring Foundation, titular de todos los derechos sobre el legado artístico de Haring tras su muerte, interpuso demanda contra los hermanos Bartolomé Alvarado por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La postura de los demandados se centra en tratar de demostrar que no existe una obra artística que, como tal, pueda denominarse y estar constituida única y exclusivamente por la figura de un corazón. Su razonamiento es que el corazón es un elemento presente en algunas obras de Haring, conformando así el estilo artístico de Haring, pero carente de individualidad y singularidad propia como para poder ser considerado una obra intelectual de forma aislada y separado del resto de elementos que conforman los conjuntos artísticos del autor.

El 21 de marzo de 2016, el Juzgado de Lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó sentencia en la que se declaraba la infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra de Haring anulando consecuentemente el registro de marca Española y se condenaba a los demandados a cesar en la comercialización de los productos, así como al pago de 20.000 euros en concepto de daño moral.

Los demandados recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha de 23 de noviembre de 2018.

La Audiencia provincial, en contra de lo que sostienen los demandados, entiende que el Corazón Radiante es un elemento que por sí solo goza ya de singularidad y altura creativa propia como para ser considerado una obra intelectual original: “la figura del citado corazón radiante, tal cual se presente, en forma, color y contorno, constituye un elemento particularmente característico y relevante de la obra plástica “Radiant Heart”, por su situación y tamaño dentro de la composición plástica. Y ello no solo en esa obra de KEITH HARING, sino que aparece utilizado con la misma morfología en otras obras del autor, sin título.” En consecuencia con ello, confirma la sentencia de primera instancia en todos los extremos.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial en este asunto resulta paradigmática en el ámbito de las artes plásticas y permite extraer algunas enseñanzas relevantes. En particular, que los diferentes elementos de una composición artística son susceptibles de ser considerados obras intelectuales en sí mismos y aisladamente del resto de la composición siempre que gocen de la suficiente singularidad y relevancia dentro del conjunto.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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¿Por qué, ahora más que nunca, es esencial tener un plan de gestión del secreto empresarial?

La inminente Ley española de Secretos Empresariales, impulsada por la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados, va a suponer un gran avance en España (como lo van a ser las respectivas leyes nacionales europeas) para la protección del secreto empresarial, que se posiciona a la misma altura que los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (patentes, marcas, diseños y derechos autor) ofreciendo una protección similar a los mismos.

Ahora bien, una mínima diligencia en la materia hace necesario tener un plan de gestión de secreto empresarial para su protección y defensa, por los motivos que vamos a exponer a continuación.

Es necesario remarcar que no toda la información confidencial tiene la condición de secreto empresarial. El cumplimiento de los requisitos que establece la Ley (información secreta, con valor empresarial real o potencial y objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto)  es fundamental para que la información tenga la condición de secreto empresarial ya que cuando se quiera hacer valer frente a un tercero, éste intentará alegar que no tiene esa condición y obligará al titular del mismo a realizar una actividad probatoria en contrario.

No solo se considerarán infractores los que tengan esa responsabilidad por actos propios de obtención, utilización y revelación ilícitas, sino que también la ley establece tal responsabilidad con carácter objetivo para aquellos que sabían o, en dichas circunstancias, deberían saber del origen ilícito, e incluso una responsabilidad “ultra objetiva” ya que los intermediarios (fabricantes, importadores o los que comercializan) de buena fe también tienen responsabilidad cuando realizan su actividad y el producto o servicio infringe el secreto empresarial de un tercero. Esto enfatiza la necesidad de realizar procesos de due diligence de empresa y la firma de contratos trasladando a los proveedores las responsabilidades derivadas de infracciones de secretos empresariales.

Enlazando con lo anterior, podemos afirmar que es una Ley que protege a los titulares de los secretos empresariales, dando una seguridad jurídica suficiente para actuar en el mercado. Y, que, por lo tanto, al cumplir con la nueva Ley las empresas que gestionen correctamente los secretos dispondrán de diversos mecanismos legales para impedir que terceros infrinjan sus secretos empresariales.

Por último, no podemos dejar de señalar que la correcta gestión del secreto empresarial aminora el riesgo de fuga de secretos empresariales por parte de empleados y terceros, y supone un valor añadido para los procesos de venta o licencia de estos.

Autores: Javier Fernández-Lasquetty y Cristina Espín
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Nueva Ley española de Marcas por Navidad!

Un año más el legislador español se muestra fiel a su tradición de irrumpir en las fiestas Navideñas con bruscos cambios legislativos. En esta ocasión, acuciado por el plazo de adaptación de la ley española a la Directiva sobre Marcas, el Gobierno ha optado por impulsar la reforma por la vía de “urgencia” del Real Decreto-Ley.

En el BOE de hoy, en un texto conjunto al lado de la regulación del transporte ferroviario y los servicios de viaje vinculados, se publica la anunciada reforma de la Ley de Marcas.

La entrada en vigor de los cambios será escalonada, lo que permite cierto tiempo para la asimilación. El 14 de enero de 2019, entrará en vigor el grueso principal de la Ley; ciertas previsiones relativas al procedimiento de oposición deberán aguardar a que se lleve a cabo el pertinente desarrollo reglamentario; y la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad de marcas por asumir la OEPM la competencia no será efectiva hasta el 14 de enero de 2023.

Sin perjuicio de las vicisitudes que pueda experimentar el Real Decreto Ley durante su ratificación parlamentaria, contamos ya con una Ley de Marcas adaptada a la Directiva que empezará a dar su juego muy pronto… ¡como un regalo anticipado de Reyes!

  Autor: Antonio Castán
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Se abre la “línea telefónica” de los Juzgados para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 en Barcelona

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona acaban de hacer público el Protocolo de Servicio de Guardia y de actuaciones rápidas para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 adoptado el pasado 13 de diciembre. Es el quinto año consecutivo que los Juzgados de Barcelona dan cobertura a este importante foro internacional haciendo posible la adopción de medidas cautelares y la tramitación de escritos preventivos en condiciones de máxima urgencia. Pero este año el Protocolo trae consigo algunas novedades importantes.

Por primera vez, el Protocolo es suscrito al mismo tiempo por el Tribunal Mercantil de Barcelona y por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante. De esta manera el Protocolo será efectivo no sólo con respecto a infracciones de patentes sino también para los casos de infracción de marcas y diseños de la Unión Europea. Las medidas cautelares que puedan adoptarse por el Tribunal de Alicante en este contexto podrán ser ejecutadas por los Juzgados de Barcelona durante la propia celebración del Congreso.

El Protocolo estará en vigor durante todo el mes de febrero y particularmente durante los días del evento, del 25 al 28 de febrero. El compromiso judicial consiste en tramitar y resolver las solicitudes de medidas cautelares urgentes en plazo de 2 días (sin audiencia del demandado) o de 10 días (con la celebración previa de Vista) en función de si se ha presentado previamente un escrito preventivo.

Pero el Protocolo propone además un criterio para evaluar el factor de riesgo que justifica la adopción de las medidas sin audiencia del demandado. A estos efectos será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. El Protocolo enfatiza que “será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente”.

Estas previsiones del Protocolo invitan a las empresas que participan en el MWC a ponderar y poner en marcha cuanto antes las estrategias defensivas o preventivas que garanticen su posición. No hay que olvidar que en 2018 se llevaron a cabo 35 actuaciones en la MWC por los Jueces de Barcelona, 7 de las cuales consistieron en medidas cautelares adoptadas sin audiencia de los demandados encaminadas a conseguir la retirada de productos exhibidos en los stands.

Autor: Enrique Armijo
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