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Anuario ELZABURU 2019

Con el retraso ocasionado por la situación de confinamiento que hemos sufrido en España por la pandemia universal pero con el orgullo de siempre, ofrecemos a nuestros clientes, amigos y compañeros de profesión la novena edición del Anuario ELZABURU de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual.

Anuario ELZABURU 2019  

Cuando el Anuario se encontraba en imprenta, nuestra Firma se vio entristecida por la noticia del fallecimiento de Alberto Elzaburu, su Presidente, que había firmado y presentado con ilusión las ediciones anteriores. A él queremos dedicar, con la foto que preside este Anuario, la presente edición.

Nuestros lectores habituales verán también que esta edición refleja el cambio de imagen corporativa de la firma ELZABURU, que simboliza la vocación de la compañía por adaptarse a las nuevas demandas de un mercado en constante renovación tecnológica y social.

El anuario reúne en esta ocasión 31 comentarios de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo español, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante y algunas Audiencias Provinciales. Todo ello gracias a la colaboración desinteresada y entusiasta de un numeroso plantel de profesionales de la Firma, a quienes queremos hacer llegar desde aquí nuestro más sincero agradecimiento.

Esperamos que aquellos interesados por la evolución del derecho en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual en Europa disfruten de este análisis sencillo y sin ambiciones dogmáticas.

 

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El TJUE se pronuncia: ¿Se puede solicitar una indemnización de daños por la infracción de una marca que nunca ha sido usada?

licor st germain

A pesar de la crisis sanitaria que se extiende por toda Europa (confiemos que no por mucho tiempo), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha suspendido su labor, y el 26 de marzo dictó una interesante sentencia (asunto C-622/18) sobre reclamación de daños y perjuicios por infracción de marca cuando ésta ha sido caducada por falta de uso.

La sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Cour de Cassation francesa que traía causa de una acción por violación de la marca francesa SAINT GERMAIN para bebidas alcohólicas ejercitada por su titular contra unas empresas que elaboraban y distribuían un licor denominado “St-Germain”. En un procedimiento paralelo la marca había sido caducada por falta de uso, pero el demandante mantuvo su pretensión de reclamar daños y perjuicios por el periodo anterior no afecto a la caducidad.

 

licor st germain

 

En concreto, la marca se había registrado en mayo de 2006 y su caducidad se declaró por sentencia de 28 de febrero de 2013, que retrotrajo los efectos de la declaración al 13 de mayo de 2011, es decir, cinco años después de la concesión. Por tanto, la marca nunca había sido usada. A pesar de ello, la demandante reclamó la indemnización de daños por el periodo período anterior a la caducidad y no cubierto por la prescripción, entre el 8 de junio de 2009 y el 13 de mayo de 2011.

En el Derecho francés los efectos de la declaración de caducidad están regulados en estos términos: “los derechos del titular de una marca que, sin justa causa, no haga un uso efectivo de ella para los productos y servicios comprendidos en el registro durante un período ininterrumpido de cinco años. La caducidad surtirá efectos en la fecha de la expiración del período de cinco años previsto en el párrafo primero del presente artículo y tendrá un efecto absoluto”.

Se plantea entonces la cuestión de si el titular de una marca que no la ha explotado nunca y cuyos derechos sobre esta han caducado tras la expiración del plazo de cinco años legalmente establecido puede alegar haber sufrido un menoscabo a la función esencial de su marca y solicitar, en consecuencia, la reparación de un perjuicio debido al uso hecho por un tercero de un signo idéntico o similar durante el período de cinco años consecutivo al registro de la marca.

En su sentencia, el TJUE recuerda que la Directiva de armonización deja al criterio de cada Estado Miembro la fijación de los efectos de la declaración de caducidad. En consecuencia, una norma nacional que establezca el dies a quo a partir de la fecha en que se cumpla el periodo de cinco años sin uso no contraviene el Derecho de la Unión. Si esto es así, nada obsta para que se pueda ejercitar una acción por violación de derechos de marca con el consiguiente pedimento de daños si la legislación nacional lo permite. Pero con un matiz importante.

Por lo que respecta a la liquidación de los daños y perjuicios, el Tribunal recuerda que la Directiva 2004/48 advierte que la indemnización deberá ser «adecuada a los daños y perjuicios efectivos que [el titular de la marca] haya sufrido como consecuencia de la infracción». Aunque la falta de uso de una marca no se opone, en sí misma, a una indemnización relacionada con la comisión de hechos constitutivos de violación de marca, no es menos cierto que esa circunstancia es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta para determinar la existencia y, en su caso, el alcance del perjuicio sufrido por el titular y, por tanto, el importe de los daños y perjuicios que este puede eventualmente reclamar.

En cuanto a las consecuencias de esta sentencia en nuestro país, hay que recordar que los efectos de la caducidad de marcas están regulados en el artículo 60 de la Ley española de Marcas como sigue: “La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.”.  Esta norma en realidad reproduce lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (UE) 2017/1001, por lo que la situación para las marcas de la Unión Europea es la misma.

Por tanto, siempre que la persona que inste la caducidad lo solicite, en España también es posible que la declaración de caducidad se retrotraiga al momento en que se cumplieron los cinco años de falta de uso de la marca. Aun así, el titular de la marca podría reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos si la infracción de su marca se cometió en un periodo al que no alcance la declaración de caducidad. Queda por ver, no obstante, cómo valorarán los tribunales españoles esa indemnización.

 

Autor: Carlos Morán

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Comunicación COVID-19

 

Queridos lectores,

Nos gustaría escribiros unas líneas para compartir con vosotros la situación sin precedentes que estamos viviendo y transmitiros, dentro de lo posible, un mensaje de esperanza.

En primer lugar, esperamos que todos vosotros y vuestras familias estéis bien. Y a los que no estéis tan bien o tengáis familiares y allegados afectados, recibid todo nuestro apoyo y cercanía.

En este momento, lo importante son las personas. La situación nos está superando a todos, los acontecimientos se suceden con rapidez y debemos ser capaces de afrontar y superar las dificultades unidos y sobre todo pensando en los demás.

Profesionalmente, ELZABURU estaba preparada para el teletrabajo y hemos reaccionado rápido para estar operativos. Es un buen momento para aprender y adaptarnos al entorno tecnológico, virtual y colaborativo.

Es por eso por lo que desde la firma se están divulgando a través de nuestra web y las redes sociales, comunicados con información sobre las medidas internas adoptadas y las consecuencias de la declaración en España del estado de alarma

  • 1er COMUNICADO – ELZABURU y la declaración de estado de alarma en España – [Ver]
  • 2do COMUNICADO – Plazos procesales – ¿Se han paralizado todos los pleitos en propiedad intelectual e industrial en España? – [Ver]
  • 3er COMUNICADO – Envíos postales y de mensajería – [Ver]

Esperando que esta información sea de vuestro interés,

Un fuerte abrazo a todos,

El equipo de ELZABURU

 

ELZABURU, la compañía decana en protección de intangibles, renueva su imagen corporativa

Elzaburu, firma especializada en la gestión de intangibles, ha renovado su imagen corporativa. La nueva identidad ha sido diseñada por el estudio Manuel Estrada y simboliza la vocación de la compañía por adaptarse a las nuevas demandas de un mercado en constante renovación tecnológica y social. La nueva marca de Elzaburu incorpora una moderna tipografía junto a un símbolo que se proyecta en el espacio para representar la vocación de la entidad por apoyar la innovación y el progreso de sus clientes.




Elzaburu, fundada hace 155 años, nació como la primera firma especializada en propiedad intelectual e industrial en España. En la historia de la compañía figuran hitos tan importantes como las patentes de los ingenios creados por Thomas Edison, Alexander Graham Bell o Juan De la Cierva, inventor del autogiro, así como el registro y protección de algunas de las marcas más relevantes de multinacionales de todo el mundo.

La compañía protege y defiende los intereses en propiedad intelectual e industrial del 30% de las empresas del IBEX, así como del 36% de las principales compañías del Fortune 500. Recientemente un grupo de abogados de Elzaburu han sido seleccionados para asesorar en asuntos relacionados con la propiedad industrial al Gobierno de China, país en el que la entidad cuenta con una oficina propia.

A lo largo de los años Elzaburu ha ido evolucionando y partiendo de esa actividad inicial que se centraba en el registro de patentes y marcas, transformándose en una firma especializada en la protección y puesta en valor de todo tipo de creaciones e intangibles en todos los sectores de la actividad económica y especialmente en las nuevas tecnologías, E-commerce, entretenimiento, ciberseguridad, protección de datos, dominios, secretos empresariales, etc.

Hoy en día la firma cuenta con 165 personas; abogados y expertos en diversas áreas, que gestionan la defensa legal de más de 70.000 asuntos activos para más de 3.000 clientes en todo el mundo.



Elzaburu


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Tres abogados de ELZABURU seleccionados para formar parte de un nuevo Consejo de expertos que asesorará al gobierno de China en materias de PI

Este nuevo año 2020, China estrena un centro denominado Chinese Overseas Intellectual Property Dispute Centre, con el que busca rodearse de profesionales de diferentes países expertos en propiedad intelectual que sirvan de guía en materias relacionadas con este ámbito. El centro ha sido creado por la Oficina de Patentes y Marcas China (CNIPA), la cual es la oficina más grande del mundo con una plantilla de más de 20.000 personas.

 

La selección de los 75 expertos que ya forman parte de este centro se llevó a cabo a través de un concurso de méritos público a nivel mundial. De entre los 35 profesionales extranjeros que participarán en esta iniciativa, 6 son españoles, y de ellos, 3 son abogados de ELZABURU: Manuel Desantes, Enrique Armijo Chávarri y Colm Ahern.

El objetivo de la CNIPA con esta iniciativa es que sirva de guía a la hora de resolver posibles conflictos relacionados con la propiedad intelectual. Por un lado, para salvaguardar sus derechos en el extranjero y, por otro, para comprender mejor los sistemas y normas de propiedad intelectual de las jurisdicciones extranjeras.

Tal y como explica Manuel Desantes en una entrevista para Confilegal, el problema más importante que encuentran las empresas chinas que buscan internacionalizarse es el desconocimiento de los sistemas jurídicos de los diferentes países, por lo que este asesoramiento será esencial para disipar dudas y, así, evitar futuros conflictos. Además, gracias a la colaboración de estos expertos, China podrá defenderse mejor en el caso de que alguna empresa extranjera infrinja sus derechos de propiedad intelectual.

A través de la creación de nuevos canales para la obtención y distribución de información sobre disputas de propiedad intelectual en el extranjero, el centro buscará establecer un mecanismo de orientación y coordinación para gestionar las controversias relacionadas con este ámbito en las que se vean envueltas las empresas chinas.

Por ser China la primera potencia mundial en propiedad intelectual, se espera que este proyecto sirva de ejemplo para otros países a la hora de evitar conflictos y litigios, y así se pueda mejorar tanto la seguridad jurídica, como las relaciones comerciales internacionales, concluye Desantes.

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