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¿Lujo low cost? Una sentencia sanciona las imitaciones de un bolso de Longchamp

Resumen del comentario a la SAP de Madrid 401/2017 de 15.9.2017 (ECLI:ES:APM:2017:14041), publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución

El conflicto surgió a raíz de la comercialización en la web de GROUPON de unos cupones canjeables por unos bolsos de la empresa SARASWATI (que opera comercialmente como PRISAUK) cuyo diseño recordaba al modelo 1623 LE PLIAGE de LONGCHAMP (LE PLIAGE) y cuya oferta venía acompañada de mensajes publicitarios tales como «dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp» o «bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés».

A continuación, mostramos una imagen comparativa del bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp y de los bolsos comercializados por SARASWATI en GROUPON y en su web PRIASUK:

Ante esta comercialización, CASSEGRAIN —como titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bolsos y marcas LONGCHAMP— y LONGCHAMP —en calidad de fabricante y distribuidora en exclusiva de los bolsos— entablaron demanda contra SARASWATI y GROUPON, por infracción de la marca, de derechos de autor y por competencia desleal.

En concreto, las demandantes sostenían que el bolso LE PLIAGE merecía protección como obra plástica aplicada y que el modelo comercializado por SARASWATI era una reproducción de este bolso.

Asimismo, consideraban que la utilización en la web de GROUPON de la marca LONGCHAMP y de expresiones como “lujo asequible con un toque francés” hacían referencia al origen y posicionamiento de la marca LONGCHAMP en el mercado y suponían una infracción de esta marca, que además goza de notoriedad en su sector.

Por último, las actoras entendían que la utilización de fórmulas publicitarias como “estilo LONGCHAMP” suponía un acto de imitación, explotación de la reputación ajena, publicidad ilícita y prácticas engañosas por confusión o asociación previstas en la Ley de Competencia Desleal.

Por su parte, las demandadas negaron la notoriedad de la marca LONGCHAMP y que el bolso LE PLIAGE pudiera considerarse obra. Además, GROUPON intentó hacer valer la exención de responsabilidad prevista en la Ley de Comercio Electrónico al sostener que simplemente se limitó a reproducir la descripción facilitada por SARASWATI y que desconocía la ilicitud de la información almacenada en su web.

1.      Pronunciamientos de la Sentencia de Primera Instancia.

Con fecha 18 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil n 9 de Madrid, dictó una sentencia absolutoria con respecto a las pretensiones relativas a los derechos de exclusiva, de propiedad intelectual sobre el bolso y marca sobre la denominación LONGCHAMP, pero estimatoria en lo concerniente a la imitación desleal y aprovechamiento de la reputación ajena.

Específicamente la jueza a quo consideró que no había quedado acreditado que el bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp reunía la originalidad y creatividad suficiente como para considerarse obra al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual y que como la marca LONGCHAMP no se había utilizado sobre el producto sino en la publicidad, tampoco existía infracción marcaria, sino actos de imitación desleal y aprovechamiento indebido de la reputación ajena de los preceptos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. Igualmente, concluyó que GROUPON no podía beneficiarse de la exención de responsabilidad de la Ley de Comercio Electrónico puesto que había quedado probado que el diseño de la publicidad de los bolsos litigiosos se había realizado conjuntamente entre SARASWATI y GROUPON.

2.      Avance de los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y sinopsis del comentario

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, recurrida tanto por las demandantes como por GROUPON, dio lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15.9.2017, que revierte casi por completo la decisión del Juzgado de lo Mercantil, al entender que la comercialización de los bolsos en la web de GROUPON infringía los derechos de autor sobre el modelo LE PLIAGE y la marca notoria LONGCHAMP.

El comentario completo, al que se puede acceder en el número 22 de la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución, ofrece un análisis detallado de los principales pronunciamientos de esta Sentencia en la que se tratan temas de gran interés para el sector de la moda – el denominado Derecho de la Moda o Fashion Law- como son la protección vía derechos de autor de las creaciones en este ámbito —en este caso del bolso modelo “Le Pliage” de Longchamp—; la posible infracción de una marca notoria cuando su uso se hace en la publicidad acompañado de menciones como «estilo», «tipo», «imitación»; el principio de complementariedad relativa entre las normas de los derechos de exclusiva y la Ley de competencia desleal y la responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con estas posibles infracciones.

Autora: Cristina Velasco

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Legitimación activa de una compañía extranjera para ejercitar acciones de competencia desleal en España

La controvertida cuestión de la legitimación activa de las compañías extranjeras sin actividad directa en España para el ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal ha sido abordada por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 474/2017, de 20 de julio (ECLI:ES:TS:2017:3025).

La legitimación activa venía regulada inicialmente en el art. 19 de la Ley y, tras la reforma de 2009, en el actual art. 33, en los mismos términos que el anterior. Se establecen al respecto dos requisitos cumulativos: la participación en el mercado y el perjuicio o amenaza directos a los intereses económicos de la persona física o jurídica que pretenda emprender las acciones. Ahora bien, nuestros tribunales habían interpretado el primero de estos requisitos añadiéndole la exigencia de que se tratase de una participación en el mercado español, considerando incluso insuficiente la actividad directa en otros países de la Unión Europea.

Esta es la postura que había adoptado el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 873/2009, de 20 de enero de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:158). En ese caso, una compañía danesa, cuyo distintivo de marca y nombre comercial había sido registrado en España por un tercero, vio rechazada su legitimación activa para ejercitar acciones de competencia desleal contra este último, a pesar de que su pretensión iba dirigida a recuperar dicho distintivo para poder operar bajo el mismo en nuestro país.

Pues bien, la excepción de falta de legitimación activa de la demandante había sido igualmente planteada en el caso ahora resuelto por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio pasado. En este caso se trataba de una compañía norteamericana que había concedido a una empresa española una licencia exclusiva sobre un sistema novedoso de limpieza de tuberías para su distribución en España. Tras la resolución del contrato de distribución, la compañía norteamericana ejercitó acciones de competencia desleal contra algunos de los antiguos socios y trabajadores de ese distribuidor, por considerar que estaban incurriendo en actos desleales de violación de secretos en relación con la explotación del know-how que se les había facilitado con carácter confidencial durante la vigencia del contrato.

La excepción de falta de legitimación activa de la compañía norteamericana, basada en la ausencia de intervención directa en el mercado español, había sido desestimada en primera instancia y apelación, y fue planteada de nuevo por la demandada en sede de casación. El Tribunal Supremo desestima el recurso, rechazando una interpretación literalista del requisito de la participación en el mercado y propugnando en contra un análisis del mismo en función de la conducta desleal concreta, para evitar llegar “al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales.

En el caso concreto, el Tribunal Supremo considera que la compañía actora había participado en el mercado español de forma indirecta precisamente a través del acuerdo de distribución celebrado con una empresa española y, tras la resolución del contrato, a través de una sociedad filial constituida en España para la distribución de su sistema. Por tanto, la sentencia concluye que el hecho de suministrar a un distribuidor español su know-how para la reparación de tuberías mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado. La violación del secreto industrial constituido por ese know-how perjudicó directamente, a juicio del Tribunal, los intereses económicos de la actora.

La matización que introduce esta sentencia sobre la interpretación tradicional del requisito de la participación en el mercado español merece, desde nuestro punto de vista, una valoración positiva. Los conflictos post-contractuales entre fabricantes y distribuidores no son infrecuentes en la práctica. Negar la legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a las empresas extranjeras que hubieran optado por introducirse en nuestro país a través de distribuidores nacionales supondría excluir la aplicación de esta norma a conductas que pueden entrar de lleno en su ámbito objetivo y que de otra forma quedarían exentas de sanción legal.

Autor: Carlos Morán

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