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Cómo la propiedad intelectual abierta contribuye a impulsar la transición ecológica

Este año 2020, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, se celebró con la consigna “Innovar para un futuro verde”.

No es la primera vez que la OMPI aprovecha esta fecha señalada para poner el foco en el papel que ha de jugar la propiedad intelectual en la llamada transición ecológica. Ya en el año 2009, bajo el lema “Promover la innovación ecológica como elemento esencial para asegurar el futuro”, la OMPI dedicó parte de su número especial a analizar qué mecanismos y estrategias de propiedad intelectual podían favorecer la innovación tecnológica sostenible.

Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2020

En aquel momento, empezaba a alcanzar cierta relevancia la iniciativa Eco-Patent Commons, que contaba con el impulso de grandes empresas como IBM o Nokia. El objetivo era permitir el acceso libre de cualquier usuario del mundo a un conjunto de patentes sobre las que las empresas participantes se comprometían a no ejercitar derechos, siempre y cuando dichas patentes fueran utilizadas con el fin de innovar e implementar procesos industriales en el ámbito de la sostenibilidad. Pese a lo ambicioso de la iniciativa, los estudios más recientes en la materia apuntan a que sus efectos prácticos en la difusión de tecnologías verdes fueron modestos, entre otras cosas por cuestiones derivadas de la estructura de la organización, por la falta de seguimiento de la utilización de las patentes aportadas y por la ausencia de mecanismos que permitieran una transferencia de tecnología efectiva -especialmente importante en el caso de patentes complejas-.

No obstante, la discontinuidad de Eco-Patent Commons en 2016 no debe ser percibida como un fracaso. Por un lado, constituye un punto de aprendizaje sobre el que sustentar proyectos similares en el futuro. Por otro lado, Eco-Patent Commons ha contribuido de forma relevante a potenciar el debate sobre la aplicabilidad de estrategias abiertas de propiedad intelectual al campo de las innovaciones tecnológicas sostenibles, cuestionando en particular si estrategias basadas en el open source pueden replicar el éxito alcanzado en el mundo del software.

Uno de los ejemplos más sonados de estrategia de propiedad intelectual abierta sobre patentes con aplicaciones ecológicas es el de Tesla. En 2014, la compañía sorprendió cuando su CEO, Elon Musk, anunció que en adelante Tesla no ejercitaría acciones legales contra aquellos que, de buena fe, utilizaran su tecnología. Más allá de que Tesla expusiera como motivo principal de esta decisión el deseo de seguir el espíritu del movimiento open source para fomentar el desarrollo del coche eléctrico con el fin de frenar el cambio climático, resulta evidente que se trata de una decisión con fuertes implicaciones estratégicas. Permitir que otros fabricantes utilicen las innovaciones de Tesla reduce las barreras para que nuevas empresas entren en el mercado del coche eléctrico, lo que eventualmente llevará a fortalecer el ecosistema en el que se mueve Tesla (mejorando la red de proveedores, de estaciones de repostaje, etc.). Esto, a su vez, aumentará la demanda de coches eléctricos, de la que Tesla se verá potencialmente beneficiada.

El de Tesla es solo un ejemplo de cómo las estrategias cerradas o proteccionistas de propiedad intelectual no siempre son la solución. En el campo de las innovaciones sostenibles, además, la decisión entre estrategias proteccionistas y abiertas o de colaboración puede verse particularmente afectada por cuestiones de RSC, reputacionales y regulatorias.

Desde el punto de vista normativo se han planteado diversas propuestas, algunas de las cuales buscan fomentar la inversión en tecnologías verdes (mediante regímenes fiscales favorables al licenciamiento o la implementación de procedimientos rápidos en las solicitudes de patentes) y otras orientadas a incrementar la accesibilidad de las tecnologías patentadas (por ejemplo, limitando la posibilidad de otorgar licencias exclusivas o creando fondos que adquieran las patentes para ponerlas a disposición del público a menor coste).

Entre tanto, en el año 2013, la OMPI lanzó WIPO Green, una plataforma online que busca promover la difusión de tecnologías verdes facilitando el contacto entre los proveedores de este tipo de tecnologías y las organizaciones interesadas en su utilización. En este caso, la plataforma sirve de punto de conexión, pero no impone condiciones al tipo de colaboración que se establecerá entre las partes.

Más allá de la discusión sobre estrategias de propiedad intelectual, el avance de la digitalización plantea otro tipo de oportunidades y retos desde el punto de vista de la sostenibilidad. En concreto, un campo en expansión que deberá tener en cuenta la vertiente medioambiental en su desarrollo durante los próximos años es el de la economía de los datos. Recientemente, la Comisión Europea, en su Comunicación sobre Una Estrategia Europea de Datos, hizo hincapié en que la estrategia europea de datos debe orientarse no solo a incrementar la productividad y competitividad de los mercados, sino también a beneficiar a la sociedad desde el punto de vista de la salud, la transparencia, los servicios públicos y el medio ambiente. En este sentido, una correcta utilización de los datos puede contribuir a aspectos como el fomento de la economía circular, la mejora de la sostenibilidad en el transporte o un mejor desempeño medioambiental del sector agrícola.

En estrecha relación con los datos, la Inteligencia Artificial tiene un gran potencial para contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. En el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza, publicado en febrero de este año, la Comisión menciona una vez más las implicaciones medioambientales de este tipo de tecnologías, señalando su capacidad para analizar de manera crítica el uso de los recursos y el consumo de energía, así como para optar en la toma de decisiones por aquellas alternativas que resulten más positivas para el medioambiente.

Frente a estos beneficios, en el otro lado de la balanza se sitúa la importante huella ecológica asociada a los centros de datos y los servicios en la nube. Por ello, destaca la Comisión, la Estrategia Digital Europea contempla medidas para la transformación ecológica del sector de las TIC.

Existen sin duda muchas incógnitas sobre cuáles son los mecanismos más adecuados, tanto desde el punto de vista de estrategia empresarial como desde el punto de vista regulatorio, para fomentar la innovación y difusión de tecnologías verdes. Son igualmente numerosas las cuestiones que plantea la búsqueda del equilibrio entre los beneficios y el impacto ambiental de la digitalización. Lo que sí parece claro es que la OMPI ha querido recordarnos una década después que la propiedad intelectual, lejos de ser un actor ajeno, va a tener un papel determinante y facilitador para recorrer con éxito el proceso de transición ecológica.

Autoras: Cristina Espín y Marina Manzanares

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Imposibilidad de obtener un CCP para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo

Sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 C-673/18 Santen

Uno de los requisitos de obtención de un Certificado Complementario de Protección (“CCP”) para un medicamento es que la autorización de comercialización (“AC”) del producto para el que se solicita sea la primera AC del producto como medicamento (artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009). La interpretación de este requisito viene generando desde hace tiempo una importante discusión en la doctrina y jurisprudencia; especialmente a partir de la Sentencia de 19 de julio de 2012 del TJUE en el asunto C-130/11 Neurim. En esta Sentencia, el TJUE señaló que la existencia de una AC anterior para un medicamento de uso veterinario no impedía la obtención de un CCP para una aplicación diferente del mismo producto.

Imposibilidad de obtener un CCP para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo  

Sin embargo, tras esta sentencia, surgían las siguientes dudas:

  • ¿Esta interpretación era aplicable solo a casos en los que la primera AC se refiriera a un medicamento veterinario y la segunda a un medicamento humano? ¿O sería extensible también a casos de nuevas indicaciones o nuevos usos de principios activos cuyas primeras ACs se refirieran a medicamentos de la misma especie (humana o animal)?
  • ¿Y sería igualmente extensible a casos de nuevas formulaciones de principios activos cuyas primeras ACs se refirieran a medicamentos de la misma especie (humana o animal)?

Esta segunda duda fue resuelta por el TJUE, en sentido negativo, en Sentencia de 21 de marzo de 2019, en el asunto C-443/17 Abraxis: no cabe conceder CCPs para nuevas formulaciones de principios activos antiguos.

La primera duda la acaba de resolver el TJUE por Sentencia de 9 de julio de 2020, en el asunto Santen arriba referenciado. Y la resuelve también en sentido negativo: no es posible conceder un CCP para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo. Resumimos a continuación el litigio nacional que dio lugar a esta Sentencia y el razonamiento seguido por el TJUE en su decisión:

El litigio principal enfrentaba a la farmacéutica Santen y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia (“INPI”). Santen, especializada en oftalmología, era titular, por una parte, de una patente que protegía una emulsión oftálmica cuyo principio activo era la ciclosporina y, por otra, de una AC para un medicamento llamado “Ikervis” cuyo principio activo era la ciclosporina, destinado a tratar la queratitis grave en pacientes adultos que presentan sequedad ocular. Amparándose en dicha patente y AC, solicitó ante el INPI un CCP para el mencionado medicamento. No obstante, el INPI denegó su solicitud al considerar que la AC en cuestión no constituía, a efectos del artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009, la primera AC para la ciclosporina: en 1983 se había expedido una AC para un medicamento llamado “Sandimmun” cuyo principio activo era también la ciclosporina. El “Sandimmun” estaba indicado para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea y para otros usos terapéuticos como el tratamiento de la uveítis endógena, una inflamación completa o parcial de la úvea, parte central del globo ocular.

Santen recurrió la anterior denegación y al asunto llegó hasta el Tribunal de Apelación de París que es el que planteó la cuestión prejudicial que acaba de resolver el TJUE.

La Sentencia del TJUE se apoya en el siguiente razonamiento:

  • La clave para determinar si cabe conceder un CCP para una nueva aplicación terapéutica de un principio activo que ya fue autorizado en el pasado para otro uso terapéutico es si puede entenderse que los productos objeto de la AC antigua y la AC nueva son productos distintos por el hecho de que se destinen a usos terapéuticos distintos.
  • El texto del Reglamento CE nº 469/2009 define el concepto de “producto” en relación con un principio activo, no en relación con una aplicación terapéutica determinada de un principio activo. De ello se deduce que el hecho de que un principio activo se utilice para una nueva aplicación terapéutica no le confiere la cualidad de producto “distinto” cuando haya ha sido utilizado para una aplicación terapéutica ya conocida.
  • Por tanto, el artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que no es posible considerar que una AC sea la primera AC de un producto cuando se refiera a una nueva aplicación terapéutica de un principio activo que ya fue objeto de otra AC para otra aplicación terapéutica.

Con esta Sentencia, el TJUE revoca la doctrina Neurim, apostando por una interpretación restrictiva del requisito del artículo 3 (d) del Reglamento CE nº 469/2009. Este pronunciamiento no habrá sido bien recibido por la industria farmacéutica, que ve ahora restringidas las posibilidades de obtener una protección extendida de sus derechos de patente para nuevos medicamentos que consistan en una nueva aplicación terapéutica de un principio activo antiguo. Pero, como señala el TJUE, el propósito del legislador de la UE “ha sido fomentar no la protección de cualquier investigación farmacéutica que dé lugar a la concesión de una patente y a la comercialización de un nuevo medicamento, sino aquella que conduce a la primera comercialización de un principio activo o de una combinación de principios activos como medicamento”.

 

Autora: María Cadarso

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El renombre de la marca anterior en la evaluación del riesgo de confusión

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2020 (C-115/19 P)

El 14 de octubre de 2014, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. solicitó la marca de la Unión Europea figurativa Fig.1 en la clase 36. La entidad francesa GROUPEMENT DE CARTES BANCAIRES presentó oposición sobre la base de la marca de la Unión Europea figurativa Fig.2 de la clase 36. La oposición se fundamentó en los arts. 8.1. b)  y 8.5 RMUE.

Fig.1 Fig.2
 

La División de Oposición estimó la misma aplicando únicamente el art. 8.1. b) RMUE. El posterior recurso del solicitante fue desestimado por resolución de 14 de junio de 2017 (R-2265/2016/1). La Sala de Recursos de la EUIPO tuvo en cuenta, principalmente, el renombre de la marca CB en Francia y consideró que, al menos en Francia, existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. Sobre la base de tales circunstancias, mantuvo la denegación de la marca figurativa CCB  aplicando el art. 8.1. b) RMUE.

El recurso ante el Tribunal General (TG) fue desestimado por sentencia de 6 de diciembre de 2018 (T-665/17). Interesa destacar que el TG reitera el alto carácter distintivo de la marca anterior CB en Francia en relación con “tarjetas bancarias”. Además, tuvo en cuenta tal renombre a la hora de evaluar la semejanza entre los distintivos de las marcas en litigio. Finalmente, el TG amplió el reconocimiento de tal renombre a los siguientes servicios que consideró una categoría general: negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios.

En el planteamiento de su recurso de casación, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. señaló, entre otros y como primer motivo, que el TG había incurrido en un error de Derecho  al tomar en consideración, en la fase de su examen consistente en apreciar la similitud entre los signos en conflicto, el renombre de la marca anterior, y al volver a tomar en consideración tal renombre en la apreciación global del riesgo de confusión, por lo que el TG tuvo dos veces en cuenta el alto carácter distintivo de la marca anterior. Asimismo, alegó falta de motivación y, en particular, que el TG no había motivado porque  había declarado que la marca anterior gozaba de renombre y tenía, por tanto, un elevado carácter distintivo en lo que respecta a los negocios financieros, los negocios monetarios y los negocios bancarios; también criticó que  la sentencia del TG no hubiera explicado las razones por las que las pruebas del uso de la marca anterior, que se referían específicamente a las tarjetas de pago, podían justificar una conclusión tan general.

El TJ en la sentencia de 11 de junio de 2020 (C-115/19) admite ambos motivos y anula tanto la sentencia del TG como la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO. En este breve comentario nos detendremos en el análisis del primer motivo y, particularmente, en el papel que juega el alto carácter distintivo o el renombre de la marca anterior a la hora de aplicar el art. 8.1. b) RMUE.

Como es conocido, este artículo exige para su aplicación la concurrencia acumulativa de las tres circunstancias siguientes: a) Identidad o semejanza entre los signos que componen las marcas en litigio; b) Identidad o similitud entre los productos y/o servicios distinguidos por las respectivas marcas; c) que la concurrencia de las circunstancias anteriores lleven a que el público  pueda creer que los productos o servicios a que se refiere la marca anterior y aquellos a los que se refiere la marca solicitada proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; es decir, riesgo de confusión directo o riesgo de confusión indirecto ( riesgo de asociación).

Pues bien, el TJ aclara en la sentencia que comentamos que el “renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior no puede ser tenido en cuenta a la hora de examinar la semejanza entre los distintivos que componen las marcas controvertidas ya que -contrariamente al factor de la similitud entre los signos en conflicto- el del renombre y el carácter distintivo de la marca anterior no implica una comparación entre varios signos, sino que se refiere únicamente a un solo signo; a saber, el que el oponente ha registrado como marca. Dado que, por lo tanto, esos dos factores tienen un alcance fundamentalmente diferente, el examen de uno de ellos no permite extraer conclusiones respecto del otro. Incluso en el supuesto de que la marca anterior tenga un elevado carácter distintivo debido a su renombre, tal circunstancia no permite determinar si dicha marca es similar a la marca solicitada en los planos visual, fonético y conceptual y, en el supuesto de que sea similar, en qué grado lo es”.

 

En efecto, el examen de la similitud de los signos en conflicto consiste en una comparación visual, fonética y conceptual basada en la impresión de conjunto que tales signos dejan en la memoria del público pertinente, habida cuenta de sus cualidades intrínsecas. Se puede afirmar que el examen de la semejanza de los signos a la que se refiere el primero de los factores necesarios para aplicar el art. 8.1. b) RMUE, debe seguir unos criterios fundamentalmente objetivos (elemento dominante, escala vocálica….) que, además, están predeterminados por el conjunto de los elementos que forman las marcas litigiosas, tal y como figuran el Registro de Marcas. De ninguna forma el renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior puede influenciar en este examen comparativo.

Cuestión diferente es la influencia del renombre de la marca anterior a la hora de analizar la tercera de las circunstancias acumulativas exigida por el art. 8.1. b) RMUE referida a  la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, ya que es posible que tal riesgo sea más factible si la marca anterior tiene renombre o un alto carácter distintivo. En otras palabras, el renombre puede justificar que se extreme el rigor comparativo a la hora de apreciar si entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión o asociación, pero tal rigor no se puede emplear en el factor previo y necesario de la existencia o no de semejanza entre los distintivos de las marcas.

En cualquier caso- y para finalizar- no se puede obviar que en aquellos supuestos donde haya algún grado de similitud objetiva entre los distintivos de las marcas pero éste no sea suficiente para generar un riesgo de confusión o asociación en el público que imposibilite la aplicación del art. 8.1.b RMUE, aún podría ser posible invocar el art. 8.5 RMUE si se dieran las circunstancias que tal precepto exige para su aplicación. En este aspecto,  debemos recordar que de acuerdo con abundante jurisprudencia, el grado de semejanza entre los signos enfrentados, exigido para aplicar el art. 8.5 RMUE, es menor que el del art. 8.1. b) RMUE. Y, por otra parte, la existencia de la generación de un vínculo entre ambas marcas que establece el art. 8.5 RMUE es, también de acuerdo con la jurisprudencia europea, más fácil que se produzca cuanto mayor sea el renombre de la marca anterior.

Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu

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Anuario ELZABURU 2019

Con el retraso ocasionado por la situación de confinamiento que hemos sufrido en España por la pandemia universal pero con el orgullo de siempre, ofrecemos a nuestros clientes, amigos y compañeros de profesión la novena edición del Anuario ELZABURU de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual.

Anuario ELZABURU 2019  

Cuando el Anuario se encontraba en imprenta, nuestra Firma se vio entristecida por la noticia del fallecimiento de Alberto Elzaburu, su Presidente, que había firmado y presentado con ilusión las ediciones anteriores. A él queremos dedicar, con la foto que preside este Anuario, la presente edición.

Nuestros lectores habituales verán también que esta edición refleja el cambio de imagen corporativa de la firma ELZABURU, que simboliza la vocación de la compañía por adaptarse a las nuevas demandas de un mercado en constante renovación tecnológica y social.

El anuario reúne en esta ocasión 31 comentarios de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo español, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con sede en Alicante y algunas Audiencias Provinciales. Todo ello gracias a la colaboración desinteresada y entusiasta de un numeroso plantel de profesionales de la Firma, a quienes queremos hacer llegar desde aquí nuestro más sincero agradecimiento.

Esperamos que aquellos interesados por la evolución del derecho en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual en Europa disfruten de este análisis sencillo y sin ambiciones dogmáticas.

 

Anuario en formato PDF

Anuario en formato Libro-e

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¿Es una bicicleta plegable una obra intelectual protegida por el Derecho de autor?

Bicicleta Brompton plegada

Después de la Sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020 en el asunto C 833/18 Brompton la respuesta, como diría la canción, está flotando en el viento. Y no es raro que así sea.

Recordemos el caso: Brompton es una sociedad inglesa que comercializa una bicicleta plegable, vendida en su forma actual desde el año 1987, que había sido protegida como patente por las particularidades técnicas que comprende: la bicicleta Brompton puede adoptar tres posiciones distintas (posición plegada, posición desplegada y posición intermedia), lo que permite a la bicicleta permanecer en equilibrio en el suelo.

 
Bicicleta Brompton abierta Bicicleta Brompton plegada
 

Agotados los derechos de patente, Brompton demanda a la compañía Get2Get, sobre la base de derechos de autor, por comercializar una bicicleta cuyo aspecto visual es muy similar al de la bicicleta Brompton y que puede adoptar las tres posiciones mencionadas en el apartado anterior.

La pregunta está servida: ¿Puede un objeto que está condicionado por sus características técnicas hasta el punto de haber sido protegido como patente constituir una obra intelectual? El TJUE devuelve la pelota al órgano jurisdiccional nacional no sin antes recordar algunos criterios.

Para el Tribunal es cierto que la forma que presenta la citada bicicleta resulta necesaria para la obtención de un determinado resultado técnico, a saber, la aptitud de esa bicicleta para adoptar tres posiciones, una de las cuales le permite mantenerse en equilibrio en el suelo. Sin embargo, el órgano jurisdiccional nacional tiene que averiguar si, a pesar de esa circunstancia, esa bicicleta constituye una obra original resultante de una creación intelectual.

A este respecto, la sentencia advierte que esto no sucede cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa o han dejado un espacio tan limitado que la idea y su expresión se confunden. En el supuesto de que la forma del producto venga únicamente dictada por su función técnica, el citado producto no podrá acogerse a la protección que otorga el derecho de autor.

Para efectuar esa comprobación, el órgano nacional debe determinar si, por medio de la elección de la forma del producto, su autor ha expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y ha configurado el producto de modo que este refleje su personalidad.

En ese punto el Tribunal añade que la existencia de otras formas posibles para llegar al mismo resultado técnico no es determinante para apreciar los factores que guiaron la decisión adoptada por el creador. De modo similar, la voluntad del supuesto infractor resulta irrelevante en el marco de dicha apreciación.

Por lo que respecta a la existencia de una patente anterior, ya caducada en el litigio principal, y a la eficacia de la forma para llegar al mismo resultado técnico, estos elementos solo habrán de tenerse en cuenta si ponen de manifiesto las consideraciones que han fundamentado la elección de la forma del producto de que se trata.

El Tribunal concluye que los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29 deben interpretarse en el sentido de que la protección del derecho de autor que prevén se aplica a un producto cuya forma es, al menos parcialmente, necesaria para la obtención de un resultado técnico cuando ese producto constituye una obra original resultante de una creación intelectual, ya que, por medio de esa forma, su autor expresa su capacidad creativa de manera original adoptando decisiones libres y creativas de modo que la citada forma refleja su personalidad, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional teniendo en cuenta la totalidad de los elementos pertinentes del litigio principal.

En fin, parece claro que los límites que deslindan la obra intelectual de otros derechos de propiedad industrial (patentes, diseños, marcas) siguen sin estar del todo claros y que en la praxis el margen de arbitrio del órgano jurisdiccional nacional sigue siendo muy alto a  pesar (o gracias a) de los criterios (tan precisos como ambiguos) sentados por el TJUE.

 

Autor: Antonio Castán

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