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Eurasian IP System: Un nuevo Sistema de Marcas en Europa Oriental

Hacia el año 2015, se ha estado fraguando un nuevo sistema en el norte de Europa que pretende armonizar y unificar, hasta un cierto punto, el registro de marcas en Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. Se trata del llamado “Eurasian IP System” , en castellano, Sistema Euroasiático de Propiedad Intelectual.

El Sistema de Eurasia se crea fundamentalmente bajo el marco del “Eurasian Economic Union (EAEU)” y se basa en el “Treaty on the Eurasian Economic Union”. Por el momento sólo son miembros los cinco países mencionados, pero es muy posible que otros de la región vayan adhiriéndose con el tiempo.

mapa, mundo, europa, asia  

Para nosotros los españoles y, en general, para el mundo occidental, los mercados orientales de nuestro continente quizá nos puedan parecer algo desconocidos, lejanos, poco relevantes o muy ajenos a nuestras vidas cotidianas muy centrados en la Unión Europea, América. Sin embargo, en el mundo, sobre todo en Asia, estos mercados tienen muchísima importancia. El mercado ruso mira de manera muy principal hacia Asia y este proceso de integración con otros estados de la región para impulsar sus economías lleva muchos años desarrollándose.

La alianza entre estos cinco Estados, pretende la consecución de un espacio económico libre y único en el que los bienes, capitales, servicios y personas circulen libremente dentro de un solo mercado y bajo el marco de una integración aduanera coordinada.

En lo que afecta a nuestra profesión, el nuevo sistema de registro de marcas está a punto de materializarse -estaba previsto para el 2020- como una oportunidad más para el registro y la protección de las marcas, pese a que aún hay muchos flecos por perfilar. Además de los objetivos lógicos de todo mercado común, da la impresión de que este nuevo sistema persigue también agilizar el registro de marcas en estas jurisdicciones.

Estableciendo una comparación con otros sistemas de registro conocidos, se trataría a grandes rasgos de un sistema más similar al Sistema de Madrid que al de la marca en la Unión Europea o al administrado por L’ Organization Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).  No es un sistema unitario por completo, sino un sistema que permite la obtención de un registro de marca para la consecución de un haz de registros nacionales pero que mantiene una cierta unidad y dependencia para algunos trámites y aspectos. Por tanto, desde el momento en el que entre en vigor este nuevo registro, constituirá una fórmula estratégica más para la protección e internacionalización de las marcas.

Se conocen ya algunas características del que será el Sistema de marcas Euroasiático. Compartimos algunas pinceladas:

  1. La solicitud será única y se depositará ante cualquiera de las oficinas de propiedad intelectual a elegir entre las de Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia.
  2. Una de las oficinas de los Estados integrantes hará las veces de “oficina receptora” y será la encargada de realizar un examen formal de la solicitud.
  3. El examen de fondo lo realizará cada oficina de propiedad intelectual en cada país.
  4. Como no podía ser de otra forma, el idioma oficial será el ruso.
  5. Para que una marca se conceda deberá resultar concedida en todos los países. Es decir, pese a que una vez concedida la marca se convierte en un haz de registros nacionales, deberá concederse por todas las oficinas. De lo contrario, será necesario transformar en registro Euroasiático en registros independientes nacionales.
  6. La duración del procedimiento se estima que será de un 1 año aproximadamente.
  7. Existirá un procedimiento de oposición con un plazo de 3 meses. La oposición se deberá presentar ante la oficina receptora en la que fue depositada la solicitud.
  8. Se prevé que el uso de la marca en uno de los países pueda servir como prueba de uso en los demás.
  9. No está claro cuál tendrá que ser la oficina ante la que se deba solicitar la renovación de una marca, pero cabe pensar, que también habrá de depositarse ante la oficina que recibió la solicitud de la marca.
  10. Se desconoce si se prevé que la Marca Euroasiática entre a formar parte del Protocolo de Madrid. Por lo que no será posible hacer una designación de esta jurisdicción por la vía de Madrid, al menos en el corto-medio plazo.
  11. Por el momento no existen Tribunales ni una administración euroasiática unitaria ni centralizada. Por tanto, las cuestiones administrativas, parece que hay que defenderlas ante la oficina por medio de la cual se ha solicitado la marca y las cuestiones judiciales, se conocerán por el juzgado nacional competente.

Será muy interesante conocer en qué manera conviven en la práctica este nuevo Sistema Euroasiático y el Protocolo de Madrid. La realidad es que el Protocolo de Madrid permite proteger las marcas no sólo en Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia, sino la práctica totalidad del norte de Europa y buena parte de Asia a través de un procedimiento parcialmente centralizado en las fases iniciales y que actualmente permite realizar una gestión más o menos centralizada de las carteras.

Autora: Cristina Arroyo

Previamente publicado en Economist & Jurist

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El TG confirma la incompatibilidad de las marcas KERRYMAID y KERRYGOLD en la UE

mantequilla, kerrygold, produccion

El 28 de junio de 2011 Kerry Luxembourg Sàrl (“Kerry”) solicitó la marca de la UE KERRYMAID (denominativa) para distintos productos en clases 29 y 30. La compañía irlandesa Ornua Co-operative Ltd. (“Ornua”) presentó oposición sobre la base de 18 marcas prioritarias compuestas por el signo KERRYGOLD y registradas en clases 1, 5, 29, 30, 32 y 33, en base a los arts. 8.1. b), 8.4 y 8.5 RMUE.

La División de Oposición estimó la oposición aplicando el art. 8.5 RMUE y en base a la siguiente marca:

kerrygold, logo, vaca, pastar

En diciembre de 2013 la solicitante interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición. No obstante, los procedimientos ante la EUIPO fueron suspendidos con motivo de la acción de infracción interpuesta por Ornua ante los tribunales españoles por la comercialización de productos bajo la marca KERRYMAID.

En julio de 2019 la Sala de Recurso resolvió el recurso interpuesto por Kerry anulando parcialmente la decisión de la División de Oposición y estimando la oposición formulada por Ornua en base al art. 8.1.b) RMUE, para todos los productos cubiertos por la marca solicitada con la excepción de “carne, pescado, carne de aves y caza, frutas y verduras en conserva, seca y cocida” en clase 29. La Sala de Recurso concluyó que los signos en conflicto eran similares en un grado medio y, por tanto, existía un riesgo de confusión en relación con los productos en clases 30 y 29 que eran idénticos o similares a los productos cubiertos por la marca anterior. Además, la Sala señaló que la coexistencia pacífica de los signos controvertidos en Irlanda y el Reino Unido no permitía concluir que no existiera riesgo de confusión para una  parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término “kerry”.

El recurso de Kerry ante el Tribunal General (TG) se basa en un único motivo: la supuesta infracción por la resolución de la Sala de Recurso del art. 8.1 b) RMUE. Kerry argumenta que la Sala erró al concluir que existía un riesgo de confusión entre las marcas en pugna e impugna las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la percepción del público relevante del nombre geográfico “kerry”, el carácter distintivo de la marca anterior y la similitud de los signos controvertidos.

El TG en sentencia de 10 de marzo de 2021 (T‑693/19) inadmite el recurso de Kerry y confirma la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO en base a las siguientes apreciaciones:

  • Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso de que no había ningún indicio claro de que el público no anglófono de la Europa continental entendiera el término “kerry” como una indicación geográfica de los productos designados.
  • Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera poner en tela de juicio la apreciación de la Sala de Recurso de que el término “kerry” incluido en la marca anterior tenía, para la mayor parte del público relevante, excepto el público irlandés y eventualmente el público del Reino Unido, carácter distintivo en relación con los productos para los que se registró la marca.
  • Que, aunque pudiera apreciarse que el público relevante en su conjunto percibe el término “kerry” como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, no cabe cuestionar la conclusión de la Sala de Recurso de que el elemento denominativo “kerrygold” es el elemento dominante de la marca anterior y ello en la medida en que, al contrario de lo que afirma Kerry, dicha conclusión no se derivó exclusivamente de la presencia del término “kerry” en el elemento denominativo “kerrygold”, sino de la posición y tamaño de dicho elemento y la nula distintividad de los elementos figurativos de la marca anterior.
  • Que la Sala no cometió un error al no considerar que los elementos figurativos de la marca anterior no eran los elementos dominantes y distintivos del signo y ello en la medida en que, como la Sala apreció,  la representación de una vaca pastando que figura en la marca anterior, en relación con productos lácteos, será percibida por los consumidores como un elemento descriptivo de la naturaleza de los productos designados y que los demás elementos figurativos del signo (las flores, el fondo verde, las líneas blancas y la tipografía utilizada) serán percibidos como elementos meramente decorativos que no sirven para transmitir ningún mensaje que pueda ser recordado por los consumidores.
  • Que los signos en cuestión son visual y fonéticamente similares en un grado medio debido al elemento común “kerry” situado en la parte inicial de los elementos denominativos de los signos y, por tanto, la Sala concluyó acertadamente que, pese a que los signos en conflicto no son conceptualmente similares, los signos son similares en su conjunto.
  • Que, a la luz de las anteriores consideraciones, la Sala concluyó acertadamente que, en la apreciación global del riesgo de confusión, en el presente caso, respecto a los productos cubiertos por la marca solicitada que son similares o idénticos a los productos de la clase 29 cubiertos por la marca anterior, puede existir un riesgo de confusión para la parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término “kerry” y que corresponde a una gran parte del público relevante.

En relación con las objeciones planteadas por Kerry en relación con el análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Sala, el TG señala:

  • Que el examen del riesgo de confusión llevado a cabo por la EUIPO implica necesariamente una apreciación abstracta, que no se basa en las circunstancias de la comercialización de los productos, sino en las modalidades “objetivas” de comercialización de los productos designados por las marcas controvertidas y, por tanto, el modo en que se usa la marca anterior es irrelevante a efectos de analizar el riesgo de confusión y la Sala de Recurso no estaba obligada a tomar en consideración las pruebas invocadas por Kerry.
  • Que, en cualquier caso, aun suponiendo que la toma en consideración de esas pruebas hubiera permitido a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que el término “kerry” tenía connotaciones irlandesas para el público relevante, las meras connotaciones no pueden bastar para demostrar que el público relevante en su conjunto percibe el término “kerry” como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, ya que para ello sería necesario que existiera una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos, que permitiera al público relevante percibir inmediatamente, sin más, una descripción de los productos en cuestión o de una de sus características.
  • Que la sentencia del TJ de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11), invocada por Kerry no resulta aplicable al caso porque de la lectura de la misma no se desprende que el TJ haya examinado si el término “kerry”, asociado a los productos de que se trata, sería entendido por el público pertinente como una indicación de su origen geográfico.
  • Que la Sala no erró al no tomar en consideración las sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante y del Juzgado de Marcas de la UE dictadas en el marco de la acción de infracción ejercitada por Ornua, en la medida en que la EUIPO no está vinculada por las decisiones de los tribunales de marcas de la UE dictadas en el marco de acciones de infracción, en el contexto del ejercicio de su competencia exclusiva en materia de registro de marcas de la UE y, en particular, cuando, al hacerlo, examina las oposiciones presentadas contra las solicitudes de registro de marcas de la UE.
  • Que, en relación con la supuesta coexistencia pacífica de las marcas en pugna, en contra de lo que sostiene Kerry, la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la existencia de esa coexistencia pacífica y, además, cuando la oposición al registro de una marca de la UE se basa en una marca de la UE anterior, la coexistencia debe probarse para todo el territorio de la Unión Europea.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TG concluye que la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía un riesgo de confusión por parte del público relevante no anglófono entre la marca solicitada y la marca anterior, en el sentido del artículo 8.1. b) RMUE, para los productos de que se trata.

Autora: Ana Sanz

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Somalia. Los registros de marca somalís ya son posibles

Mapa, bandera, Somalia

Tras casi 30 años desde que se cerró la oficina de Propiedad Intelectual de Somalia, como consecuencia de la gravísima guerra civil, y gracias a un lentísimo pero imprescindible proceso de reconstrucción de un estado fallido, se ha establecido la Oficina de Propiedad Intelectual de Somalia (SIPO) en Mogadiscio.

Durante los años de inactividad y desprotección en asuntos de propiedad intelectual, expertos africanos desaconsejaban dedicar esfuerzos e inversión económica en la protección de los derechos de marca en este país, pues la inseguridad y escasez de garantías de toda naturaleza han sido totales. En ausencia de opciones legales y efectivas, algunos interesados publicaban avisos precautorios en periódicos en habla inglesa y somalí, una práctica informal de escasa eficacia en un contexto tan sumamente complejo como el somalí.

Pese a la apertura del Registro, aún existen algunas reservas sobre los fundamentos y soportes legales del sistema marcario somalí. ​Sin embargo, los expertos africanos ya se muestran abiertos a ofrecer esta jurisdicción como una más en los procesos de internacionalización en el continente. Se afirma que existen avances positivos, que se empieza a respirar una cierta estabilidad y reconocimiento de la constitución pre federal y que SIPO cuenta con objetivos definidos. ​Todo apunta a que podría haber una nueva ley de propiedad intelectual ​en 2021 (​si bien los plazos ​son inciertos en contextos como el somalí) y que ​podría introducir un sistema de registro de marcas sencillo, moderno, con el inglés como idioma oficial y un procedimiento de oposición.

Independientemente de lo anterior, muchas son aún las dificultades y connotaciones que se presentan en la región que cada interesado habrá de valorar, llegado el momento.

Autora: Cristina Arroyo

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Mahou gana a Heineken la batalla por la “Radler Cinco Estrellas”

La primera Radler Cinco Estrellas, publicidad mahou, cartelera

El juzgado desestima la reclamación de Heineken y no aprecia que exista publicidad engañosa ni competencia desleal en la publicidad de la marca española defendida por ELZABURU.

La sentencia nº. 9/2021, de 18 de enero, de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la desestimación de la demanda de competencia desleal interpuesta por Heineken contra su competidora Mahou con motivo de la publicidad de lanzamiento de la Mahou Cinco Estrellas Radler en el verano de 2018.

Los anuncios difundidos en esa campaña para poner en el mercado el nuevo producto incluían las leyendas “La primera Radler Cinco Estrellas” y “La primera Radler Cinco Estrellas con zumo natural de limón”, junto con la imagen del botellín o de la lata de la cerveza en cuestión.

Anuncia Radler Cinco Estrellas, Mahou

 

Heineken alegaba en su demanda que las palabras “la primera” dentro de esa expresión publicitaria solamente podían ser interpretadas de dos formas: en un sentido cronológico, como la primera cerveza tipo Radler en aparecer en el mercado; o en un sentido de preeminencia en cuanto a su calidad, por encima del resto de cervezas tipo Radler. Como según Heineken ninguna de estas dos interpretaciones era cierta, se trataría de una publicidad engañosa de tono excluyente, prohibida por los artículos 5 y 7 de la Ley de Competencia Desleal.

El mensaje transmitido por la publicidad controvertida, sin embargo, era diferente a las dos únicas interpretaciones propugnadas por la demandante. La imagen prominente del botellín o la lata de cerveza de Mahou, con su afamada marca Mahou Cinco Estrellas en primer plano, informaba al destinatario del anuncio de que se trataba de la primera cerveza tipo “Radler” o cerveza con limón de la marca en aparecer en el mercado. El anuncio tenía por tanto un significado cronológico, pero no de carácter absoluto, y estaba específicamente referido a la reconocida cerveza Cinco Estrellas de Mahou.

Así lo entendieron tanto el Juzgado Mercantil nº. 12 de Madrid, en primera instancia, como la Audiencia Provincial en sede de apelación. Ambos tribunales aplicaron la doctrina jurisprudencial conforme a la cual los anuncios publicitarios deben ser considerados en su conjunto para examinar su posible carácter engañoso.

El análisis propuesto por Heineken, en el que se excluía el elemento gráfico principal del anuncio -la imagen de la cerveza publicitada- resultaba erróneo y conducente a una interpretación tergiversada del mensaje transmitido.

La conclusión judicial estaba apoyada, además, por un estudio de mercado aportado por Mahou al procedimiento en el que solamente el 3% de los encuestados interpretaron espontáneamente el anuncio en alguno de los sentidos defendidos por Heineken, frente a más del 20% que lo entendió como la publicidad de la primera cerveza tipo “Radler” de la marca Mahou.

Acceso al artículo publicado en Expansión Jurídico.

Autor: Carlos Morán

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El incesante proceso de adhesión de Asia al Sistema de Madrid

mapa, pakistan, bandera

El 24 de febrero de 2021, se publicó en OMPI el anuncio de la adhesión de Pakistán (República Islámica de Pakistán) al Protocolo de Madrid.  Este país asiático hace el número 124 del Sistema de Madrid. Se ha incorporado, obviamente, por la vía del Protocolo de Madrid y se prevé que entre en vigor el 24 de Mayo de 2021.

Ambassador Khalil-ur-Rahman Hashmi (left), Permanent Representative of Pakistan to the United Nations and other international Organizations in Geneva, and WIPO Director General Daren Tang

Situado estratégicamente en el continente asiático, entre la India, Tayikistán, Afganistán, China, Irán, el Océano Indico,  el Mar de Arabia y el Golfo de Omán, es un país que históricamente ha tenido una importancia enorme en el comercio mundial y que además cuenta con una de las demografías más altas y diversas del mundo. Pese a su inestabilidad política y económica, ha crecido de manera considerable en los últimos años situándose entre las principales economías de Asia.

La inversión extranjera, al menos hasta la era Covid-19, estaba siendo una pieza clave para el desarrollo económico de Pakistán y es seguro que su adhesión al Sistema de Madrid contribuirá sobremanera a simplificar los trámites para la protección de los derechos de marca de empresas y operadores económicos extranjeros en este país una vez se estabilice el flujo económico mundial.

Autora: Cristina Arroyo

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