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¿Qué es y para qué sirve una Estrategia de Propiedad Industrial e Intelectual?

Existe en nuestro país un creciente interés por parte de los CEO´s de incorporar en su agenda de trabajo una ESTRATEGIA IP, con efecto directo en la cuenta de resultados e íntimamente relacionada con las inversiones en innovación y marketing.

Gracias a un buen diseño y ejecución de este tipo de estrategia se facilita la transformación de recursos como son:  las invenciones, innovaciones, ideas, conocimiento, datos, en activos intangibles, es decir, patentes, marcas, diseños industriales y derechos de autor, entre otros, que pasan a engrosar y poner en valor nuestra cartera empresarial.

La transformación digital, la comunicación virtual y las nuevas tecnologías nos permiten abrir el proceso creativo a todas las áreas de las compañías, no solo a los departamentos habitualmente encargados de ello.

¿Por qué es tan importante implementarla en una compañía?

Existen muchos motivos legales y estratégicos que aconsejan su implementación, aunque los más influyentes vienen determinados por el sector y el grado de competitividad global en el que se encuentre la empresa.

Sin ánimo de exhaustividad, podríamos destacar los siguientes, que cuentan con una importante influencia estratégica:

  • Estos nuevos recursos o activos intangibles sedimentan una cultura de innovación permanente dentro de la empresa.
  • Se puede evitar que la competencia se aproveche de nuestros avances y/o perjudique nuestra ventaja competitiva, a través del uso de distintas herramientas jurídicas de protección, como: la obtención de patentes, diseños industriales, implementación de planes de secretos empresariales, protección del software creado, nombres de dominio, copyright, marcas, etc.
  • Para conocer la robustez y legitimidad de los intangibles en nuevos mercados cuando la empresa tiene planes de internacionalización.
  • Cuando la estrategia de Branding de una compañía pilota en su marca y posiciona sus productos y servicios en el mapa sectorial.
  • Para que los falsificadores profesionales u ocasionales tengan cierta reticencia en elegir nuestros productos.
  • Estos activos se pueden: ceder, licenciar, vender y valorar aumentando la cotización de la empresa, facilitando una posición más confortable en los mercados financieros.
  • Se pueden activar en balance contablemente y amortizarlos, además de fiscalmente.
  • Los costes de contratación de expertos para realizar estos procesos de transformación de ideas a activos intangibles se pueden imputar como gastos deducibles para las empresas.
  • Sin innovaciones intangibles, las compañías no pueden acceder a las ayudas gubernamentales nacionales y europeas.

Todo lo expuesto, invita a pensar que tener una Estrategia IP en el Plan director de una compañía es interesante. Os animo a compartir este reto.

Autora: Pilar Soriano
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Carros de compra que encienden pasiones

En una apasionada controversia sobre los monederos ubicados en los carros de compra, el Tribunal de lo Mercantil nº 2 de Valencia acaba de resolver en contra del proveedor de una importante cadena de supermercados españoles que había sido sustituido por otro competidor (sentencia 134/19 de 6 de mayo 2019 en el caso PO764/2017).

En este tipo de situación es habitual que se caldeen los ánimos y que la pelea termine en los tribunales. Con frecuencia el proveedor relegado alega la infracción de un modelo de utilidad y además competencia desleal por imitación servil. El hecho de que los modelos de utilidad no están sometidos a ningún tipo de examen sustantivo en la mayor parte de los países europeos como, por ejemplo, España y Alemania, es un catalizador para este tipo de litigios. Nada obsta a que se obtenga un derecho de exclusiva sobre algo que pueda carecer por completo de mérito. Se trasladan así las funciones propias del Estado a los competidores, que llevan la carga de probar la invalidez del título. Quizás sería más lógico si dicha carga la tuviera el titular, si se tiene en cuenta que ha obtenido un derecho de exclusiva que no tiene mayor fundamento que lo alegado por él mismo.

Siempre se ha defendido que este sistema ofrece a las PYMEs una vía rápida y relativamente económica para proteger sus invenciones, fomentando así la innovación, y dándoles acceso al sistema de patentes. Sin embargo, lo habitual es que los competidores de las PYMEs sean precisamente otras PYMEs que pueden verse obstaculizadas en su desarrollo por no poder costear un procedimiento judicial. En cualquier caso, cabe señalar que el sistema incorpora algunos límites y salvaguardas. Se puede solicitar a la oficina de patentes que realice un informe sobre el estado de la técnica anterior, algo que se ha convertido en obligatorio en España antes de iniciar un procedimiento judicial. Al contrario de lo que ocurre con las patentes, los tribunales alemanes de infracción pueden considerar la falta de validez por vía de excepción. En ambos países es posible presentar una oposición administrativa tras la concesión del modelo, lo que supone un coste muy inferior al de un procedimiento judicial.

En el presente asunto, el Juzgado de la Mercantil Nº 2 de Valencia consideró que los nuevos monederos no infringían el modelo de utilidad invocado, el cual se declaró nulo por ausencia de actividad inventiva. El hecho de que el cierre fuera o no una imitación servil no era relevante porque el ordenamiento español permite expresamente la imitación. El titular no había aportado nada que probara que la imitación en cuestión pudiera interferir en el normal desarrollo del mercado, por ejemplo, por causar confusión en la mente del comprador medio.

Esta resolución se apoya en la reiterada jurisprudencia que avala el principio de la libre imitación. Dicho principio a veces resulta sorprendente para el fabricante del producto original, quien, de algún modo, suele albergar la idea de que su “propiedad intelectual” se protege de forma automática. Sin embargo, la razón de ser de una economía de libre mercado es, precisamente, que se genere una oferta variada de productos similares. Las patentes y los demás derechos exclusivos son una excepción a esta regla que sólo se pueden justificar en la medida en que fomenten la innovación.

Autor: Colm Ahern

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El nuevo Reglamento de la Ley de Marcas da el pistoletazo de salida a la prueba de uso en España

Imagen de Mohamed Hassan en Pixabay

Hoy día 30 de abril se ha publicado la modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas española. Entrará en vigor mañana día 1 de mayo.

Con la aprobación de esta modificación se da el pistoletazo de salida para que en los procedimientos de oposición el solicitante de la marca posterior pueda exigir al titular oponente que acredite el uso efectivo de los registros en que basa su oposición, siempre que esos registros estén sometidos a la obligación de uso. De esta forma, si el oponente no probara el uso de la marca que invoca o no alegase causa alguna justificativa de la falta de uso, la oposición sería desestimada.

Se trata de un importante cambio en el sistema marcario español, derivado de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta modificación no va a afectar, sin embargo, a los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de esta modificación del Reglamento, en aplicación de lo previsto en su disposición transitoria primera.  Sólo las solicitudes que se presenten a partir del día 1 de mayo estarán sujetas al nuevo régimen de la prueba de uso en los procedimientos de oposición.

Tal y como estaba ya previsto se pospone la entrada en vigor del nuevo régimen de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad al día 14 de enero de 2023.

Acceso al Decálogo sobre las reformas de la Ley de Marcas española

Autor: Luis Baz

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Canadá y cómo simplificar tu sistema de marcas para ganar en eficiencia

Desde al año 2015, el gobierno canadiense ha estado preparándose para su incorporación al Sistema de Madrid de registro internacional de marcas y con este propósito ha tomado decisiones y desarrollado herramientas jurídicas internas para adaptarse a los estándares internacionales de los sistemas marcarios del planeta. Ha firmado tres tratados internacionales fundamentales en materia de marcas: el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

Sobre esta premisa, los canadienses han promulgado una nueva ley de marcas nacional cuya entrada en vigor está previsto que suceda el próximo 17 de junio de 2019.

La nueva ley introduce cambios muy significativos, que sin duda simplificarán de manera importante los trámites para la protección de las marcas, en una de las jurisdicciones que hasta ahora resultaba muy compleja y que, en cierto modo, se alejará de los sistemas del Common Law, para acercarse a una perspectiva jurídica más continental europea.

El cambio más relevante radica en la eliminación de los condicionantes sobre el uso o intención de uso en las solicitudes de las marcas, y la derogación de la exigencia de declarar el uso para acceder al registro de una marca. De esta forma se puede afirmar que Canadá, en junio de este año, pasará a tener un sistema marcario “first to file” y abandonará su tradicional sistema de corte anglosajón “first to use”.

Algunas claves que formarán parte del escenario práctico marcario a partir del 17 de junio de 2019 en Canadá:

  • La vía internacional será una opción para la internacionalización de los derechos de marca.
  • Las solicitudes de marca depositadas a partir del 17 de junio no tendrán que invocar base alguna que genere una dependencia y se registrarán sin necesidad de declarar previamente el uso.
  • En cambio, será obligatorio reivindicar los productos y servicios en virtud de la Clasificación de Niza lo cual incrementará los gastos de protección al introducirse un sistema de clases.
  • Se reduce significativamente el periodo de vigencia de las marcas, pues pasa de los 15 años actuales a los 10 años en armonía con la mayoría de las leyes de marcas y el Protocolo de Madrid.
  • A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, la próxima renovación de una marca tendrá dos consecuencias fundamentales: su duración será de 10 años y su listado de productos y servicios deberá quedar regularizado según la Clasificación de Niza.
  • Aunque la declaración de uso ya no será un requisito sine qua non para el registro de una marca, sí se podrá exigir acreditación de uso en el ejercicio y defensa de los derechos, por ejemplo, en el seno de procedimientos de cancelación u oposición.

Da la impresión de que el legislador canadiense ha apostado por una transición muy práctica durante el cambio. Parece haber querido evitar una engorrosa convivencia de dos sistemas -viejo y nuevo- y periodos transitorios de difícil gestión administrativa.

Además, Canadá se integra en el grupo de 120 países miembros del Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Un número muy bonito para una adhesión esperada desde hace tiempo que facilitará a los canadienses la internacionalización de sus derechos extranjeros de marca y que esperamos que suponga también un aliciente para explorar nuestros mercados europeos.

Autor: Cristina Arroyo
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¿Cómo determinar el plagio de un sabor? El caso LEVOLA.

En un caso reciente ante el TJUE, el tribunal remitente plantea una serie de cuestiones prejudiciales en torno a la compatibilidad del Derecho de la Unión Europea con la protección por Derecho de autor del sabor de un alimento y a los requisitos que, en caso de que tal protección sea posible, ha de cumplir el sabor.

En el año 2007, un comerciante de productos frescos neerlandés creó el “Heksenkaas”, un queso para untar a base de nata y finas hierbas. Tal fue el éxito de este producto que 4 años más tarde una importante empresa de alimentación holandesa compró los derechos de propiedad intelectual sobre el queso en cuestión. El 10 de julio de 2012 se concedió, además, una patente por el método de producción del Henksenkaas.

Dos años más tarde, en 2014, otra empresa holandesa -Smilde Foods- comienza a producir para una cadena de supermercados un producto llamado “Witte Wievenkaas”.

Levola presentó una demanda contra Smilde ante el Tribunal de Primera Instancia de Güeldres. El 10 de junio de 2015, el Tribunal dictó sentencia desestimando las pretensiones de Levola sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo (la de si un sabor puede ser objeto de protección por Copyright) al considerar que Levola no había identificado cuáles eran los elementos del sabor que dotaban al Heksenkaas de un carácter propio y singular.

En este sentido, el Tribunal de Justicia considera que el concepto de obra contemplado en la Directiva 2001/29 exige la existencia de una expresión externa identificada con suficiente precisión y objetividad, lo cual no se da en el caso de un sabor. Es en definitiva la imposibilidad de definir de forma objetiva y precisa el objeto de la protección, con la inseguridad jurídica que ello implica, lo que determina que un sabor no pueda ser calificado como una obra intelectual.

La sentencia del TJUE pone en evidencia que el Derecho de autor limita su ámbito de aplicación a las creaciones que puedan ser percibidas por la vista y por el oído. A día de hoy, las creaciones “gustativas” y, por analogía, “las olfativas” quedan al margen de esta rama del Derecho.

  N.B. Resumen del artículo publicado en Kluwer Copyright Cases: 

Autora: Patricia Mariscal

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