Author Archives: ELZABURU

Recordatorio: Desjudicialización de las Acciones de Nulidad y Caducidad en España.

El próximo 14 de enero 2023 entrará en vigor una nueva regulación de las acciones de caducidad y nulidad en España conforme a la cual la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) será la competente para entender y resolver las acciones de nulidad y caducidad en relación con registros de marcas y nombres comerciales.

Esta desjudicialización -que deriva de la implementación de la Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas- implica que, a partir del 14 de enero, no se podrán promover ante los Tribunales de la jurisdicción civil este tipo de acciones de nulidad y caducidad, salvo que se formulen en el marco de una acción de infracción, por vía reconvencional.

Otra de las novedades se refiere a que las decisiones de la OEPM que agoten la vía administrativa serán revisables ante los Tribunales de la jurisdicción civil, no solo aquellas que resuelvan las nuevas acciones de nulidad y caducidad, sino también aquellas resoluciones de la OEPM que resuelvan procedimientos de derechos de propiedad industrial, tanto solicitudes como oposiciones, bien sea en relación con marcas, nombres comerciales, diseños o patentes.

Es previsible que esta reforma suponga la simplificación de las acciones y procedimientos, así como un abaratamiento de los costes de los procedimientos.

Para cualquier duda o ampliación de información pueden ponerse en contacto con su contacto habitual o directamente escribiendo un correo electrónico a la dirección: elzaburu@elzaburu.es.

NULIDAD

¿En qué supuestos se podrá iniciar un procedimiento de nulidad?

Puede solicitarse por motivos relativos o por motivos absolutos.

Los motivos relativos que pueden alegarse para instar la nulidad son en esencia los mismos que se pueden invocar en un procedimiento de oposición, en particular, los derechos anteriores reconocidos por la Ley.

Los motivos absolutos, con base en los cuales se puede fundar una acción de nulidad, son los siguientes:  

  • Que se trate de signos carentes de carácter distintivo, genéricos, descriptivos, habituales, engañosos o contrarios a la Ley, el orden público o las buenas costumbres;
  • Que se trate de signos que se compongan exclusivamente de la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del producto o necesaria para obtener un resultado técnico o que dé un valor sustancial al mismo, precisamente por tratarse de creaciones que encajarían más con otras modalidades de propiedad industrial como los diseños, modelos industriales o patentes;
  • Que sean signos que contravengan denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y obtenciones vegetales, que gocen de protección según la legislación de la Unión o acuerdos internacionales en los que España sea parte;
  • Que los signos reproduzcan o imiten emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales;
  • Que se trate de signos que han sido solicitados de mala fe. Entre los factores que se toman en cuenta para apreciar la concurrencia de este requisito se encuentran la identidad o similitud con signos anteriores, el posible conocimiento de un signo anterior, la relación previa con su titular, la falta de intención de utilizar la marca, etc.

La solicitud de nulidad podrá dirigirse contra todos los productos y servicios que distingue el registro impugnado o contra una parte.

¿Cuándo se puede iniciar un procedimiento de nulidad?

En cualquier momento, teniendo en cuenta que la posibilidad de presentar una solicitud de nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde el momento que el solicitante de la nulidad hubiera conocido y tolerado el uso del signo cuya anulación se pretende.

Por su parte, las acciones de nulidad absoluta son imprescriptibles, por lo que se pueden presentar en cualquier momento tras el registro de la marca.

¿En qué casos no podrá iniciarse este procedimiento de nulidad?

No podrá sustentarse un procedimiento de nulidad relativa si:

  • Quien pretende iniciarla ha tolerado el uso de la misma durante un periodo de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que la solicitud se hubiese efectuado de mala fe;
  • Quien pretende iniciarla ha otorgado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

Por su parte, no podrá iniciarse un procedimiento de nulidad absoluta si:

  • El signo carecía de carácter distintivo, era descriptivo, genérico o habitual en la fecha de presentación de la solicitud, pero ha adquirido carácter distintivo para los productos y servicios para los que está registrado antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

¿Quién puede iniciar estos procedimientos de nulidad?

En términos generales, pueden presentar una solicitud de nulidad,

  • Cualquier persona física o jurídica legalmente constituida, que se considere perjudicada y tenga capacidad procesal, incluidas -en determinados casos y dependiendo de los derechos que se invoquen-ciertas agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes, así como asociaciones de consumidores o usuarios.
  • Los titulares de derechos anteriores reconocidos en la Ley, así como los licenciatarios facultados para ello.

Este procedimiento podrá basarse en uno o más derechos anteriores, siempre que pertenezcan al mismo titular.

¿Qué supone que una marca sea anulada por la OEPM?

Salvo en aquellos casos o circunstancias expresamente previstos en la Ley, se considera que la marca o nombre comercial nunca surtió efectos jurídicos, es decir, como si nunca hubiera existido.

CADUCIDAD

¿En qué supuestos se puede solicitar la caducidad administrativa de una marca o nombre comercial español?

Las causas por la que podrá solicitarse la caducidad de una marca son las siguientes:

  • Que, en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca o nombre comercial no hubiere sido objeto de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años;
  • Que la marca o nombre comercial se haya convertido, por actividad o inactividad de su titular, en designación usual de los productos o servicios que distingue;
  • Que el uso de la marca realizado por su titular o tercero autorizado pueda inducir al consumidor a error, con especial énfasis en aquel error sobre su naturaleza, calidad o procedencia geográfica.

La declaración de caducidad puede ser total o parcial, alcanzado a todos o parte de los productos o servicios que distingue la marca.

¿Es posible iniciar o reanudar el uso de una marca para evitar una caducidad por falta de uso?

Sí, siempre y cuando dicho comienzo o reanudación no se produzca dentro del plazo de los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad y el titular de la marca tuviera conocimiento de que esta solicitud podría ser presentada.

¿Existen causas justificativas de la falta de uso de una marca?

Sí, se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad del titular como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.

¿Desde cuándo produce efectos la declaración de caducidad de una marca?

Por defecto, los efectos de la caducidad se retrotraerán a la fecha de solicitud de la caducidad. No obstante, a instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud de caducidad una fecha anterior en la que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad mencionadas anteriormente.

 

Cristina Velasco, Asociada Junior en ELZABURU 

El MWC 2023 Barcelona ¡en la línea de salida!

¡Vuelven los retos, riesgos y oportunidades para los exhibidores y para los titulares de patentes, marcas y diseños con ocasión de la celebración a finales de febrero de 2023 del MWC en Barcelona! 

Con su proverbial puntualidad, el “Tribunal de lo Mercantil de Barcelona”, en unión a los Juzgados de Marcas y Diseños de la Unión Europea de Alicante, acaban de hacer público su nuevo PROTOCOLO DE SERVICIO DE GUARDIA Y DE ACTUACIÓN RÁPIDA PARA EL MOBILE WORLD CONGRESS 2023. 

Resortes procesales para proteger la #PI

Se recordará que este Protocolo representa el pistoletazo de salida para que las empresas de telefonía móvil ultimen sus estrategias ante la posibilidad (para unas) o el riesgo (para otras) de que se adopten medidas cautelares tendentes a impedir la exhibición de dispositivos móviles y de otros soportes informáticos y de comunicación (tablets, laptops, wearables, etc) que violen derechos de patentes, marcas o diseños.

La estrategia pasa, según cuál sea la posición de cada cual, por una adecuada utilización de los tres resortes procesales a los que el Protocolo otorgará una atención preferente: las diligencias preliminares (para verificar si están siendo exhibidos los dispositivos infractores), las medidas cautelares con o sin audiencia (para instar el cese de la exhibición) y los escritos preventivos (para soslayar el riesgo de actuaciones sorpresivas por parte de los titulares de derechos).

Balance #MWC22 y estrategias para la nueva edición

Según el Informe de Resultados publicado por el Tribunal de lo Mercantil de Barcelona, la edición anterior del MWC en 2022 se saldó con un balance engañoso: 6 escritos preventivos y dos únicas diligencias de comprobación de hechos. 

Hay que recordar que esta edición anterior se celebró todavía bajo la influencia de la pandemia y con una afluencia de público esencialmente telemática y no presencial.

Este año próximo, en cambio, todo apunta a que el MWC recuperará su nivel de afluencia masiva (más de 100.000 asistentes, 2.499 expositores) y las “espadas” de la propiedad industrial volverán a estar en lo alto.

 

Mari Cadarso, Asociada en ELZABURU 

Los inconvenientes de la IA frente al copyright.

La reciente demanda colectiva presentada en contra de GitHubMicrosoftOpenAI y Open AI Codex, por 9 mil millones de dólares, es la evidencia de un problema que se veía venir para la #inteligenciaartificial: su desarrollo puede infringir el #copyright y hay que operar con mucho cuidado. 

La citada acción judicial cuestiona la legalidad del uso de los repositorios de GitHub para el entrenamiento de GitHub Copilot, un servicio que autocompleta código de programación utilizando la inteligencia artificial. La demanda, impulsada por Matthew Butterick, argumenta que se han violado 11 licencias de código abierto y los derechos de autor como tal. 

¿Cómo funcionan los sistemas de Inteligencia Artificial?

Y es que el entrenamiento de sistemas de IA requiere de su alimentación con enormes bases de datos (como las que se encuentran en GitHub), para el desarrollo de los grandes modelos de lenguaje (LLM) que potencian dicha tecnología. 

En el caso que nos ocupa, se trata de una gran base de datos con código #opensource. Este código, utilizado para entrenar a la IA, puede ser copyleft -con licencias víricas- o con licencias permisivas -que son menos abiertas-. En todo caso requieren el respeto por los derechos del autor.

Esto puede obligar a quien usa código open source a notificar de su uso, a atribuir su origen al autor y a adherirse a los términos de la licencia, que entre otras cosas, puede requerir mantener el código abierto para las versiones extendidas o modificadas del mismo o para aquel código en que se integre como una parte.

 

Contenido que infringe Derechos de Autor

Pues bien, tal cosa no sucede con el servicio de GitHub Copilot, que no solo violaría dichos derechos y términos, sino que promovería la violación del copyright entre sus usuarios, ya que estos no son conscientes de que las piezas de código que autocompletan el suyo pertenecen a alguien más. Así, pueden incluso estar elaborando código comercial sin verdadera libertad de uso del código proveído por Github Copilot para este fin. 

De esta misma forma están siendo desarrollados los sistemas de IA de otras compañías como Google o Facebook. Y no solo están utilizando el código de programación como combustible de esta tecnología, sino otros tipos de textos protegidos por copyright, como obras literarias, textos periodísticos, música, etc.

Por esta razón, muchos expertos están cuestionándose si el uso de dichas obras para alimentar el desarrollo de esta tecnología es válido y qué medidas hay que tomar para que lo sea. Desde luego, la inspiración humana bebe de las fuentes y no de la nada, y es legítimo que la IA haga igual, pero, ¿qué medidas hay que tomar para que la IA no genere, tras la lectura de esas fuentes, contenido que infringe derechos de autor?

Como mínimo, esto obligará a las compañías que usen Github Copilot y otras herramientas similares a realizar intensas auditorías de código. De lo contrario, se juegan que todo su trabajo no sea explotable comercialmente, entre otras cosas.

 

Alberto López Cazalilla, abogado en ELZABURU 

Belice: Nueva entrada en el Sistema de Madrid.

En el extremo noreste de Centroamérica se encuentra Belice, pequeño país perteneciente a la Commonwealth que mantiene el inglés como idioma oficial.

Belice acaba de anunciar que formará parte del Sistema de Madrid a partir del 24 de febrero de 2023. Este pequeño país centroamericano hará el país número 129 del Sistema al que ya pertenecen otros países del continente americano como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, México, Colombia, Jamaica, Samoa, Trinidad & Tobago, Antigua & Barbuda, Cuba y las Antiguas Antillas Holandesas.

Un país caribeño, con una economía que bebe fundamentalmente de la agricultura (azúcar y banana principalmente) y de un turismo creciente gracias a su paradisiaco enclave, aunque no totalmente exento de una cierta conflictividad precisamente por su ubicación estratégica. Cuenta con una importante producción de mineral y petróleo.

Palapa al atarceder al final de un muelle en Placencia, Belice

Sea como fuere, se trata de una jurisdicción relevante para nuestros clientes españoles que suelen incluirlo en sus planes de protección marcaria.

Hay algunas incógnitas que giran en torno a su incorporación al Sistema de Madrid. La primera cuestión para tener en cuenta es el idioma. La segunda es la armonización de los requisitos locales de declaración de uso o no uso que requiere la ley nacional. Es de suponer que seguirá siendo necesario cumplir con las formalidades locales pese a optar por una vía de protección internacional. En cualquier caso, demos tiempo a que se oficialice la entrada en vigor y con la práctica iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, como pasa siempre.

 

Cristina Arroyo, Directora de marcas en el extranjero de ELZABURU 

La Ley de Startups, una palanca para apoyar la innovación.

El pasado día 3 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups. Finalmente fue aprobada el 21 de diciembre, entrando en vigor con su publicación en el BOE al día siguiente. Esta norma tiene los siguientes objetivos principales:

– Creación y crecimiento de empresas innovadoras, basadas en el conocimiento, de base digital y rápido crecimiento (en adelante, empresas emergentes o “startups”).
– Atracción de talento e inversión mediante la creación de ecosistemas favorables.
– Atracción de inversores especializados o “business angels”.
– Fomentar el desarrollo de polos de atracción en ciudades periféricas, así como en entornos rurales.
– Promover la inversión en innovación, impulsar los instrumentos públicos de apoyo disponibles y reforzar la colaboración público-privada

Es importante señalar que para poder beneficiarse de las novedades de esta ley será obligatorio, como condición ineludible, obtener el título de empresa emergente que emite la Empresa Nacional de Innovación SME S.A. (ENISA).

Este organismo valorará si la compañía cumple con todos los requisitos: ser de nueva o reciente creación, independencia, tener sede social o establecimiento permanente en España, mínimo del 60% de la plantilla en España, carácter innovador, no ser cotizada ni haber distribuido dividendos y no facturar más de diez millones de euros.

Ante la necesidad de que exista una norma legal que adapte la realidad a las características intrínsecas de estas sociedades, el proyecto introduce una serie de novedades en el ámbito fiscal, mercantil, civil y laboral, las cuales serán analizadas desde tres perspectivas: la de la propia startup, la del trabajador y la del inversor.


Las empresas emergentes tendrán importantes beneficios fiscales y legales

Como indicábamos en la introducción, la sociedad deberá solicitar el título de empresa emergente. Una vez solicitado, ENISA tendrá un plazo máximo de tres meses para otorgar la correspondiente certificación; y si no se pronuncia en dicho plazo, el silencio administrativo se calificará como positivo.

Una vez ENISA emita el título habilitante, la empresa emergente tendrá derecho a aplicar los siguientes incentivos:

En primer lugar, una reducción del tipo del Impuesto de Sociedades del actual 25% al 15%, durante un máximo de cuatro años desde el primer ejercicio en que la base imponible resulte positiva y siempre y cuando se mantenga la condición de empresa emergente, teniendo en cuenta que al cabo de cinco (o siete) años la startup ya no podrá acogerse a los beneficios de la ley. En segundo lugar, la junta general de la startup podrá autorizar la adquisición de participaciones propias o en autocartera de hasta un 20% del capital como máximo y con la finalidad exclusiva de ejecutar un plan de retribución.

En tercer lugar, todas las sociedades de capital incurren en causa de disolución por pérdidas cuando las mismas dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. El Proyecto de Ley establece como novedad que las empresas emergentes no incurrirán en dicha causa de disolución hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución.


Interesantes incentivos para los trabajadores con el fin de atraer talento

Con el objetivo de atraer talento y dotar de una política retributiva atractiva y adecuada, se mejora la fiscalidad del régimen conocido como opciones sobre participaciones o acciones o stock options. El régimen de exención fiscal, que era de 12.000 euros, se ha elevado a 50.000 euros anuales. De hecho y como novedad importante, con la nueva normativa, se permitirá tributar únicamente cuando la ganancia derivada de las stock options sea efectiva y líquida o, cuando no sea posible, al cabo de diez años desde la entrega de las acciones o participaciones.

Por otra parte, con el propósito captar talento extranjero, este Proyecto mejora el acceso al régimen fiscal especial de trabajadores desplazados a territorio español en el IRPF: se reduce el número de periodos impositivos anteriores al desplazamiento a territorio español durante los que el contribuyente no puede haber sido residente fiscal en España, que pasa de diez a cinco años.

Asimismo, los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos (RETA) que posean el control efectivo de una empresa emergente y que trabajen asimismo por cuenta ajena para otro empleador tendrán una bonificación del cien por cien de la cuota del RETA durante tres años.

 

Mejoras en las deducciones a los inversores nacionales y extranjeros

Se aumenta la deducción por inversión en empresa de nueva o reciente creación, incrementando el tipo de deducción del 30 al 50 por ciento de las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones y ampliando la base máxima de 60.000 a 100.000 euros anuales.

Adicionalmente, se eleva, con carácter general, de tres a cinco años el plazo para aplicar esta deducción en la suscripción de acciones o participaciones, a contar desde la constitución de la entidad, y hasta siete años para determinadas categorías de empresas emergentes, como las de biotecnología, de energía o industriales.

Se bonifica fiscalmente la gestión a éxito de las entidades de capital riesgo

Por otro lado, en el caso de que la inversión en startups se haga a través de un fondo de inversión, habrá un equipo de personas encargados de gestionar dicho fondo. Es muy habitual que se vean retribuidos por una cuota de éxito (el carried interest), sin perjuicio de otros tipos de fees.

En línea con la regulación de los países del entorno europeo, se regula la calificación fiscal de la retribución obtenida por la gestión exitosa. En este sentido, el carried interest será considerado como rendimiento de trabajo. Eso sí, con una bonificación del 50%, con la finalidad de equiparar la fiscalidad a los países de nuestro entorno.

En conclusión, la aprobación de esta Ley significa un paso decisivo en un sector que demandaba desde hace años una regulación específica, sobre todo teniendo en cuenta que España es el cuarto país europeo en cuanto a número de Startups, con 11.100 compañías que emplean a 140.000 personas, según el informe de PwC ‘La contribución socioeconómica de South Summit en España’

 

Alberto López Cazalilla, Abogado de ELZABURU 

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