Author Archives: Elzaburu

Jamaica se incorpora al Protocolo de Madrid

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En los últimos años, se ha disparado el número de países que se ha adherido al Sistema de Madrid. Es especialmente relevante el ritmo al que el continente americano está incorporando miembros al Protocolo y con ello surgen nuevas oportunidades para la protección de las marcas de titulares con intereses en la parte oeste de nuestro mundo.

Jamaica ha sido el último país que ha anunciado su incorporación al Protocolo de Madrid cuya entrada en vigor está prevista el 27 de marzo de 2022.

 

La influencia norteamericana (EEUU y Canadá principalmente) en las relaciones comerciales es especialmente intensa en este país. Y, pese a que Jamaica, a nivel internacional no sea un gran mercado marquista ni se pueda esperar un gran consumo de bienes extranjeros, es sin duda un importante centro turístico internacional en el que la presencia hotelera española es muy relevante. También es un gran productor y exportador de caña de azúcar, especias y frutas, café, tabaco y cannabis (mercado de gran expansión en la industria farmacéutica y terapéutica) y, como no, de música reaggae del que es la cuna, templo y referente universal.

Autora: Cristina Arroyo

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Se abre la puerta a que los videojuegos sean objeto de depósito legal

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Vivimos en una sociedad que está en constante cambio y evolución, y como tal, el pasado 29 de diciembre de 2021 fue aprobado por el Consejo de Ministros el anteproyecto que modifica la Ley 23/2011, de 29 de junio, de depósito legal para permitir una conservación más efectiva de la edición nacional y optimizar la gestión de los centros de conservación.

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Antes de empezar, es preciso señalar que el Depósito Legal es la normativa que permite recoger los ejemplares de las publicaciones editadas de cualquier tipo, ya sea en soporte físico como en línea, a los centros de conservación de las Comunidades Autónomas y a la Biblioteca Nacional de España. Ambas administraciones son responsables tanto de la preservación del patrimonio bibliográfico y documental español como del patrimonio digital, las publicaciones en línea, los sitios web y libros y revistas electrónicas.

En el anteproyecto encontramos las siguientes novedades: para empezar, los editores podrán depositar directamente los archivos digitales previos a la digitalización, además o en lugar de los archivos impresos, siempre que se trate de libros, prensa y/o revistas. Esto busca facilitar la conservación y el acceso a los documentos, evitando que se tengan que digitalizar en el futuro estos ejemplares.

Así mismo, se añade la posibilidad de solicitar impresiones bajo demanda, gestión que antes estaba excluida, y se reconoce tanto a la Filmoteca Española como a las Filmotecas de las Comunidades Autónomas el estatuto de centros de conservación del patrimonio cinematográfico español, siendo sus objetivos la recuperación, la investigación y la conservación del patrimonio cinematográfico español, así como su difusión.

Igualmente, se incluyen nuevas tipologías documentales como los videojuegos, los catálogos comerciales de librerías, editoriales y casas de subasta, así como los marcapáginas, entre otros. En relación con los videojuegos, cabe señalar, que esto supone un gran cambio ya que con la legislación anterior estos estaban comprendidos dentro de los documentos audiovisuales, mientras que ahora tendrán su propio apartado para poder conseguir el depósito de la edición completa de esa tipología documental.

Por último, entre las modificaciones se encuentra la eliminación de las microformas, cuya edición ya es inexistente, así como todo tipo de publicaciones publicitarias, las cuales carecen de interés patrimonial, según se señala en el anteproyecto. Adicionalmente, también se elimina la responsabilidad de la alta inspección, en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, que recaía en la Biblioteca Nacional de España.

En este texto se incorporan también los cambios derivados del Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, que facilita la conservación del patrimonio digital.

Finalmente, cabe destacar que este proyecto se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, la Federación de Gremios de Editores de España, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), con el objetivo de adaptarse a los cambios del sector editorial, así como de permitir un cumplimento más efectivo en la conservación de la edición nacional y optimización de la gestión de los centros de conservación.

Autoras: Mabel Klimt y Paula Bellés

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La legislación estadounidense de marcas y la USPTO luchan por evitar la proliferación de fraudes en las solicitudes de marcas

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Desde el año 2019, la Oficina de Patentes y Marcas estadounidense (USPTO) exige la intervención de un abogado local en la gestión de los expedientes de marca y la aportación de una dirección de correo-e del titular, como requisito para el depósito de marcas ante la Oficina. Asimismo, la Oficina ha venido reservándose el derecho a requerir, aleatoriamente, pruebas adicionales de uso de las marcas registradas.

En esta línea, el siguiente paso se producirá el 27 de diciembre de 2021, cuando despliegue sus efectos la “Trademark Modernization Act (TMA)” promulgada hace un año. Posiblemente, este será uno de los hitos más importantes en los últimos años en la práctica marcaria de los Estados Unidos de América.

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El TMA modifica la Ley en dos aspectos principales, introduce nuevos procedimientos que simplifican la cancelación de marcas cuyo uso es inadecuado y modifica algunas cuestiones en procedimientos que ya existían.

En lo que respecta a los procedimientos creados “ex novo”, a lo largo de estas líneas nos centraremos en los dos fundamentales, pues posiblemente alteren el actual escenario de la Oficina al pretender, en palabras de colegas norteamericanos, una “limpieza del registro”: “Ex Parte Expungement and Re Examination Proceedings”.

La finalidad de ambos es el correcto funcionamiento de la Oficina, “hacer hueco y ganar espacio” para el registro de marcas de titulares que usen legítimamente sus marcas, impedir el acceso al registro de marcas que no se usen o cuyo uso sea inadecuado.

Ambos procedimientos constituyen una alternativa más rápida, fácil y barata a la judicial – desorbitadamente onerosa en EE.UU- para cancelar marcas. Y es por ello que, en una jurisdicción con larga trayectoria y cultura de defensa de la Marca, podríamos encontrarnos con nuevas dinámicas en las estrategias de protección de las marcas.

  • Por medio del Expungement, cualquiera (incluso la propia Oficina) puede solicitar un pronunciamiento sobre la inexistencia de uso en el comercio de una marca. Este procedimiento persigue una declaración de ausencia total de uso en el comercio respecto de una marca registrada, para todos o parte de los productos y/o servicios reivindicados. La obtención de una resolución negativa en un procedimiento de Expungement supondría que la marca nunca se ha usado para todos o alguno de los productos o servicios. Se podrá solicitar tal petición respecto de una marca, entre los 3 años y 10 años desde la fecha del registro. Sin embargo, hasta el 27 de diciembre de 2023, es posible hacerlo respecto de cualquier marca de 3 años o más. Cabría interpretar este plazo excepcional, como una suerte de incentivo para cancelar marcas o bien para fomentar que los titulares ajusten sus registros a su verdadero uso.
  • Por su parte, el Re Examination faculta a un tercero (también a la propia Oficina), para solicitar la cancelación de algunos o todos los productos y/o servicios de una marca sobre la base de que dicha marca no estaba en uso en la fecha de presentación de la solicitud o antes de la fecha límite para presentar la declaración de uso cuando corresponda.

No hay que olvidar que el sistema de marcas estadounidense se basa en el principio “First to use” y que, en función de la base reivindicada en la solicitud de marca, se exigirá la acreditación del uso antes o después. Por tanto, el plazo relevante a estos efectos dependerá de la reivindicación sobre el uso que se haya efectuado en cada caso particular.

No cabe duda de que la protección de marcas en EE. UU va a exigir a los titulares un mayor esfuerzo en la selección de sus planes de protección, una visión sumamente realista y veraz del uso que se pretenda llevar a cabo de las mismas,  unos enunciados de productos y servicios muy afinados y una prueba sólida y suficiente.

En consecuencia, a partir del 27 de diciembre de 2021, los titulares ya no sólo deberán pasar la criba de las declaraciones juradas de uso, sino que existirá un riesgo de cancelación de marcas a instancia de terceros o de la propia Oficina.

El TMA también matiza aspectos relativos a procedimientos ya existentes:

Así, en los procedimientos de cancelación de marcas ante el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), se añade como motivo de cancelación que una marca registrada nunca se haya usado en el comercio. Este motivo se puede aducir tras los primeros tres años desde la fecha de registro.

Aunque no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022, en la resolución de acciones oficiales señaladas por la Oficina, resulta especialmente relevante, la flexibilización y acortamiento que incorpora el TMA. Los plazos para contestar a una acción oficial, serán de tres meses en vez de los holgados 6 de los que se dispone aún todavía.

Finalmente, nos parece destacable también resaltar la introducción de un plazo de dos meses para que terceros presenten, las llamadas en EE. UU, “Letter of Protest” (una suerte de Observaciones o solicitud de prueba) en relación con un motivo de denegación para el registro de una marca, en los procedimientos de examen.

Sin duda, se trata de cambios relevantes con los que se busca no desvirtuar el registro de marcas y la buena marcha del mercado americano, y que, en algunos casos, afectarán a las estrategias diseñadas por los titulares para la defensa y protección de las marcas y también a su mantenimiento, en una jurisdicción esencial para las carteras de titulares de todo el mundo.

Autora: Cristina Arroyo

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Real Decreto-ley 24/2021, una normativa que proporciona más oportunidades a los contenidos digitales

El Gobierno aprobó el pasado 2 de noviembre el Real Decreto-ley 24/2021 que transpone, entre otras, la Directiva 2019/790, sobre los derechos de autor en el mercado único digital (Directiva DAMUD).

La  finalidad de esta normativa es que los contenidos digitales ganen oportunidades para competir en un mercado único digital.

Destacan, entre otras, las siguientes novedades:

  • Se amplía el límite para la ilustración de la enseñanza y la investigación científica. Así, el artículo 68 reconoce que no será necesaria la preceptiva autorización por parte de los titulares para el uso de sus obras con fines educativos y por medios digitales, siempre que sean realizados por profesorado de la educación reglada, por el personal de las universidades y organismos de investigación, en un entorno electrónico seguro (por ejemplo, un aula virtual) e indicando la fuente con el nombre del autor siempre que sea posible. Además, estos actos se entenderán realizados en territorio español, aunque sus destinatarios no se encuentren en él.
  • Otra de las novedades más importantes es la obligación de los prestadores de servicios de intermediación de adoptar medidas adecuadas para garantizar la protección de las mismas. Estos serán responsables de los actos no autorizados de comunicación pública, a menos que demuestren:
  • Que han hecho sus mayores esfuerzos para conseguir autorización y para garantizar la indisponibilidad de las obras.
  • Que han actuado de manera expeditiva ante las notificaciones de los titulares de derechos para la retirada de las obras o prestaciones, evitando que puedan volver a cargarse en un futuro.
  • Se reconoce el derecho a una remuneración adecuada y proporcional de los autores y artistas, intérpretes o ejecutantes cuando lleven a cabo contratos de explotación sobre sus obras, para compensar el desequilibrio que se produce entre ellas. Para ello, se establece una obligación de transparencia para los titulares de autorizaciones o cesionarios de los derechos de explotación, que deberán proporcionar información actualizada anualmente sobre la explotación de la obra y los ingresos generados y la remuneración.

 

Otras de las modificaciones más importantes de la Ley de Propiedad Intelectual introducidas por Real Decreto-ley son:

  • Además, para el caso de que, tras la celebración del contrato de cesión de derechos se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración inicialmente pactada y la totalidad de los ingresos derivados de la obra, se introduce en el artículo 47 de la LPI una revisión por remuneración no equitativa, mediante la cual se podrá revisar el contrato.
  • Se introduce un derecho de revocación en el artículo 48 bis, por el cual se otorga al autor la facultad de resolver la autorización o cesión, o poner fin a la exclusividad de la misma, en el caso de que la obra no esté siendo explotada.
  • La nueva redacción del artículo 58 que estipula que, por medio del contrato de edición, en el cual el autor cede al editor el derecho de reproducción y distribución, el editor adquiere el derecho de compensación equitativa del artículo 25.
  • La modificación del artículo 32 apartado 2, por la cual se elimina el conocido como “Canon AEDE” de gestión colectiva obligatoria e irrenunciable. Este canon afectaba a los agregadores y buscadores de contenido, que debían hacer frente al mismo a favor de los diarios españoles. En el nuevo precepto no se establece ninguna formalidad sobre la gestión de este derecho y serán los titulares de derechos quienes pueden negociar las autorizaciones de manera individual o a través de una entidad de gestión.
  • Por último, se otorga a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias, mediante la inclusión de un nuevo artículo 129 bis, un derecho exclusivo de reproducción y de puesta a disposición del público respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Autores: Mabel Klimt, Javier Fernández-Lasquetty, Claudia Fernández y Clara Collado

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Infracción de derechos de autor en obras de arte aplicado en China

Infracción de derechos de autor en obras de arte aplicado en China

(Caso guía del Tribunal Supremo nº 157)

El 30 de junio de 2021, el Tribunal Supremo de la República Popular China emitió la 28ª tanda de casos orientativos, de entre los cuales, el nº 157 estaba relacionado con la protección de las obras de arte aplicado.

Puntos destacados de la sentencia

Para que una obra de arte aplicado pueda ser protegida por la Ley de Derechos de Autor, esta debe ser original, tener cierto valor artístico, y que este último pueda diferenciarse claramente de su sentido práctico. Además, la Ley de Propiedad Intelectual únicamente protegerá el carácter estético de esta, no su utilidad técnica.

Antecedentes

En 2009, Crosplus Home Furnishings (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo, “Crosplus”) diseñó un armario de estilo tradicional chino que denominó “Armario Tang Yun”. Entre septiembre y octubre de 2011, este estuvo expuesto en una página web de terceros, y el 10 de diciembre de 2013, Crosplus registró los derechos de autor del “patrón tridimensional del armario combinado Tang Yun” a través del Centro de Protección de Copyright de China.

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En 2013, Crosplus descubrió que Mengyang Furniture Sales Center (en lo sucesivo, “Mengyang”), un distribuidor de Beijing Zhongrong Hengsheng Wood Co., Ltd. (en adelante, “Hengsheng”) vendía un armario fabricado por Hengsheng que era sustancialmente similar a la apariencia de “Tang Yun”. Crosplus demandó entonces al centro de ventas Mengyang y a Hengsheng por infracción de los derechos de autor de su obra de arte aplicado, el “Armario Tang Yun”.

El tribunal se opuso a las pretensiones del demandante, y la decisión fue anulada en el tribunal de apelación.

Conclusión

 El Tribunal de segunda instancia analizó el caso en dos pasos:

  1. ¿Constituía el “Armario Tang Yun” una obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual?

El artículo 2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Derechos de Autor de la República Popular China establece que “el término “obra” al que se refiere la Ley de Derechos de Autor corresponde a las creaciones intelectuales originales en el ámbito literario, artístico o científico en la medida en que puedan ser reproducidas en forma tangible”. El apartado 8 del artículo 4 del Reglamento de aplicación estipula que “las “obras de arte” son las obras bidimensionales o tridimensionales de las artes plásticas creadas con trazos, colores u otros medios que produzcan un efecto estético, como las pinturas, las obras de caligrafía y las esculturas”.

Por lo tanto, toda obra intelectual original que pueda ser reproducida en forma tangible está protegida por la Ley de Derechos de Autor como “obra”.

A pesar de que la Ley de Derechos de Autor de China no contempla las “obras de arte aplicado” explícitamente, en la práctica suelen estar protegidas como obras de arte. Para que un producto industrial sea considerado una “obra de arte aplicado”, debe, además de cumplir los requisitos comunes de una obra general (realización independiente y expresión creativa), tener un efecto estético. Además, el ámbito de protección de la Ley de Derechos de Autor está limitado a la expresión del autor y no protege la utilidad técnica. Por lo tanto, la protección de una obra de arte aplicado por la Ley de Derechos de Autor también requiere que su carácter artístico y su carácter funcional estén claramente diferenciados.

En este caso, el armario del demandante cumplía ambos requisitos de estética y de utilidad. Por un lado, el trabajo creativo del demandante se refleja en la elección de los materiales, los patrones y las posiciones específicas de los accesorios. El color de los paneles de los muebles no es la veta de la madera en sí, sino que imita el color y los elementos de los muebles tradicionales chinos rediseñados con técnicas abstractas, y las puertas de los armarios delanteros, los tiradores de los cajones y las gavetas utilizan herrajes de latón puro hechos a mano, entre otras características.

Por otro lado, la naturaleza artística del armario puede diferenciarse claramente de su practicidad, ya que la modificación de los elementos artísticos no afectaría a la función práctica del guardarropa, que es el almacenaje y la exposición de ropa.

Por todo lo anterior, quedó confirmado que el armario del demandante se puede considerar una obra artística susceptible de ser protegida por la Ley de Derechos de Autor.

  1. ¿La fabricación y venta de un producto sustancialmente similar en apariencia a una obra de arte aplicado infringe los derechos de autor de esta última?

Para determinar si un producto infringe los derechos de autor de una obra protegida, el tribunal debe comprobar y decidir si dicho producto es “sustancialmente similar” a la obra protegida y si el infractor tenía “acceso” a ella.

Como se ha señalado anteriormente, la Ley de Derechos de Autor protege únicamente el carácter artístico de las obras de arte aplicado, por lo que la comparación entre el producto infractor y la obra protegida debe limitarse al “aspecto artístico”.

Tras la comparación, el tribunal consideró que los elementos creativos de ambas obras eran sustancialmente similares, entre otros, por la forma general en L del armario, la disposición similar de las puertas, los accesorios decorativos, el patrón de los paneles y la forma general.

En vista de que el demandado no aportó pruebas para demostrar cuándo se completó el diseño de los productos infractores, ni proporcionó información sobre los diseñadores -sumado al hecho de que el demandado y el demandante eran competidores en el mismo campo industrial-, el tribunal consideró que había razones para creer que el demandado tenía “acceso” a las obras del demandante.

Basándose en el análisis anterior, el tribunal dictaminó finalmente que los productos demandados infringían los derechos de autor de la obra protegida por el demandante.

Autora: Dan Liu

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