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La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico (III)

La nueva Ley de Patentes 24/2015, que entrará en vigor el 1/04/2017, introduce novedades sustanciales en las posibilidades -pero también en los requisitos- para poder obtener en el futuro una patente de invención en España.

Como ya se ha indicado en entradas anteriores de este blog, el examen de requisitos de patentabilidad va a pasar a ser obligatorio para todas aquellas solicitudes que sean presentadas una vez que la nueva ley y su reglamento de ejecución hayan entrado en vigor. Esto implica que los solicitantes, y en particular aquellos que estaban acostumbrados a seguir el procedimiento general de concesión y que por tanto no están habituados a responder a comunicaciones de la Oficina Española de Patentes en las que se cuestionen los requisitos de patentabilidad de la solicitud, se van a encontrar con nuevos escollos y dificultades que salvar en la tramitación de sus solicitudes. Simplemente por citar unos cuantos, podemos mencionar los siguientes:


  • En primer lugar, ahora el examinador podrá dirigirse al solicitante indicándole que la falta de claridad de las reivindicaciones impide realizar una búsqueda de técnica anterior significativa.


  • También, el solicitante debe tener en cuenta que podrán interferir en la patentabilidad de su invención todas aquellas publicaciones de solicitudes de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español, y también aquellas solicitudes PCT que entren en fase nacional en España, que hubieran sido presentadas antes de la fecha de prioridad de su solicitud pero publicadas solamente después. En caso de que esto ocurra, el solicitante debe saber que esta interferencia ocurre solamente en relación al requisito de novedad, pero no al de actividad inventiva.

  • Además, el solicitante también debe saber que, cuando la invención se refiera a materia biológica animal o vegetal, la nueva Ley exige que debe especificarse en la solicitud su origen geográfico o fuente de procedencia, si bien esta información no prejuzgará la validez de la patente.

  • También, para muchos solicitantes posiblemente será de interés conocer que la nueva Ley de Patentes ahora reconocerá explícitamente la patentabilidad de sustancias o composiciones “para uso como medicamentos”, posibilidad que en la Ley 11/1986 actualmente en vigor no existe.

  • En el caso de los Modelos de Utilidad, una novedad importante es que el requisito de novedad pasará de ser relativo (novedad sólo en España) a absoluto (a nivel mundial). Además, podrán ser protegidos como Modelos de Utilidad no sólo dispositivos mecánicos, sino también productos, sustancias o composiciones químicas, si bien no las farmacéuticas.

  • Y por último, el solicitante deberá habituarse a manejar los requisitos de patentabilidad de una invención (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial) y cómo se evalúan en la OEPM, con objeto de poder dar una respuesta adecuada, convincente y que no dé lugar a nuevas objeciones -como por ejemplo de falta de claridad- a una comunicación del examinador en la que se ponga en cuestión el cumplimiento de tales requisitos.
Pero la nueva Ley de Patentes no sólo incluye cambios en aspectos sustantivos; también incluye cambios, y muy numerosos y sustanciales, en diversos aspectos de la tramitación de las patentes. De nuevo por citar solamente los más relevantes, podemos mencionar los siguientes:


  • Con la nueva Ley, será preciso abonar la tasa de preparación del Informe sobre el Estado de la Técnica en el mismo plazo de pago de la tasa de presentación de la solicitud.

  • En el plazo de 3 meses desde la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica, el solicitante deberá pedir la realización del examen sustantivo. Si no se solicita el examen en este plazo, o si tal petición se revoca, la solicitud se considerará abandonada. Al mismo tiempo que pide la realización del examen, el solicitante podrá responder la objeciones contenidas en la opinión escrita del examinador de la OEPM que acompañó al IET.

  • Durante el examen sustantivo de la solicitud ya no habrá más una única posibilidad de superar los defectos encontrados por el examinador antes de la Resolución Motivada, sino que el examinador deberá dar al solicitante nuevas oportunidades –pendientes de definir en el reglamento de ejecución- para corregir la solicitud y formular nuevas alegaciones. Además, las modificaciones deberán ir acompañadas de una explicación que indique las diferencias introducidas y su soporte en el texto de la solicitud original. Y finalmente, si no se contestan los requerimientos del examinador, o si los intentos del solicitante en este sentido son infructuosos, la solicitud será denegada.

  • Por último: el procedimiento de oposición por parte de terceros contra la concesión de la patente será ahora post-concesión, en un plazo de 6 meses desde la fecha de concesión de la patente, en lugar de previamente a la misma como ocurre en la actual Ley. Además, el solicitante tendrá a su disposición nuevos procedimientos administrativos de limitación voluntaria y de revocación voluntaria de su patente, en caso de que pudieran ser de su interés.

Todo lo anterior redunda en que, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, el solicitante de una patente de invención en España se va a encontrar con un panorama totalmente nuevo, con numerosos cambios y modificaciones tanto a nivel sustantivo como a nivel procedimental, lo que pone de relieve la necesidad de un asesoramiento técnico y profesional del máximo nivel para conseguir optimizar la protección de sus activos de Propiedad Industrial con el mínimo de dificultades y problemas –al menos los previsibles- durante la tramitación de sus solicitudes de patente.


Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
I. Una nueva Ley de Patentes…¿para dentro de dos años? (Antonio Castán)
II. Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España. (Francisco J. Sáez) 
III. La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico (Francisco J. Sáez) 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes (Pedro Saturio) 



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La humanización de la marca comercial

¿Qué tienen en común Rafael Alberti, Joan Miró, Miquel Barceló o Jorge Luis Borges? Todos han puesto ocasionalmente su arte al servicio de una marca comercial. ¿Y Banksi, Pedro Salinas, Mario Benedeti o Tom Wesselmann? Todos han hecho de una marca comercial el motivo principal de sus creaciones artísticas o poéticas.

La revista LITORAL en su número “El signo anunciado. La marca en la literatura y el arte” (diciembre 2015) revela que entre los pliegues de un lienzo o de un poema es frecuente que irrumpa con fuerza la referencia a una marca comercial.

Estructurada como si de un bazar se tratase –donde los versos e imágenes se agrupan por plantas temáticas a lo largo de 250 páginas- la revista contiene el testimonio elocuente de más de un centenar de poemas, cuadros e ilustraciones donde las marcas más diversas desempeñan un papel singular en la obra.

No se trata de un ejercicio meramente estético. La utilización de la marca en una obra intelectual o artística es un recurso expresivo que responde a veces a su valor metafórico. Salvador Dalí se dirige en cierta ocasión a Federico García Lorca con estas palabras: “¡Qué japonesito chocolate Suchard más estupendo eres!”. Y Miguel D’Ors describe en un poema el paso del tiempo con estos versos finales: “ver cómo se suceden, implacables/los tubos de Colgate”.

El número editado por LITORAL, una revista con noventa años de historia, demuestra que la marca forma parte de la conciencia social colectiva y constituye también un elemento cultural de primer orden. Como recuerda Lorenzo Saval, su director, los artistas nos enseñan que un anuncio puede ser más bello y transparente que un paisaje.

¿Puede el Windows 98, un Mercedes Benz, la cuchilla Gillette o el perfume Carolina Herrera inspirar a un poeta o a un artista? El número de LITORAL así lo enfatiza. No es extraño, por eso, que la iniciativa haya sido impulsada por la Fundación Alberto Elzaburu y cuente con el patrocinio de la Oficina Española de Patentes y Marcas y del Foro de Marcas Renombradas.




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Al contorno del escudo del Barça le pitan falta (de distintividad)

El F.C. Barcelona presentó la solicitud de registro de un signo figurativo que representa la silueta de su escudo, como marca comunitaria 011764354 para distinguir productos y servicios de las clases 16, 25 y 41.



La división de examen de la OAMI denegó la solicitud para todos los productos y servicios reivindicados, en aplicación del artículo 7. 1 b), del RMC, esto es, por falta de distintividad. La Sala de Recurso confirmó la denegación, y ahora lo ha vuelto a hacer el Tribunal General de la U.E. (asunto T-615/14)

En efecto, la OAMI concluyó que la marca solicitada carece de carácter distintivo intrínseco, y la sentencia afirma que basó su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, que cualquier persona (incluidos los examinadores de la OAMI y los miembros de sus salas de recurso) puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de esos productos.

Según la OAMI, la marca solicitada no contenía ningún elemento específico que pudiera llamar la atención inmediata del consumidor como indicación del origen comercial de los diferentes productos y servicios solicitados. Indicó que la marca solicitada era una marca figurativa consistente en un perfil de escudo sin ningún elemento adicional, y que el perfil simple de un escudo, por su propia naturaleza, es poco adecuado para transmitir información precisa. Asimismo, también estimó que la marca solicitada no se apartaba sustancialmente de otras formas básicas utilizadas habitualmente en diversos sectores comerciales con propósito meramente ornamental, sin cumplir una función de marca.

Entre otros motivos, el F.C. Barcelona reprochó a la Sala de Recurso haberse basado en hechos notorios para concluir que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, y consideró que esa explicación fue demasiado vaga e incorrecta.

El Tribunal General indica en la sentencia que si bien corresponde a la OAMI determinar en sus resoluciones la exactitud de tales hechos, ello no es así cuando se exponen hechos notorios (Stcs. OAMI/Celltech, EU:C:2007:224, y Wash & Coffee, EU:T:2014:647). Añade que nada impide que en su apreciación la OAMI tome en consideración hechos notorios [Stc. Deutsche Bank/OAMI (Passion to Perform), T 291/12, EU:T:2014:155] derivados de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, sin necesidad de ofrecer ejemplos específicos [Stc. Storck/OAMI (Forma de papillote), T 402/02, Rec, EU:T:2004:330].

Sin embargo, de la lectura de la decisión inicial denegatoria en su fase de examen no se desprende en absoluto que se fundamente únicamente en hechos notorios, porque la examinadora se preocupó de poner ejemplos de multitud de siluetas de escudos de fútbol, e incluso mostró la evolución del escudo del F.C. Barcelona a través del tiempo. Y esto es muy de agradecer, ya que siempre que se pueda (como en este caso) es muy positivo que la decisión inicial trate de fundamentarse con ejemplos y hechos concretos que afectan al caso.

En este caso, y a la vista de lo que se puede leer en la sentencia del Tribunal General, hemos de señalar que la motivación de la denegación de la OAMI no sólo se basó, afortunadamente, en afirmaciones sin prueba o ejemplo, como parece indicar la sentencia, sino que se fundamentó en una amplia argumentación ilustrada con ejemplos.

Es justo decirlo.


PD: …lo cual no quita para que añadamos dos buenos ejemplos, el C.D. Tenerife y el F.C. Vilafranca



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La importancia de los activos inmateriales para las startups: Claves para su adecuada protección

Estamos viviendo la tercera revolución industrial. Si el control de las materias primas y la creación de infraestructuras caracterizaron a la primera y la producción y distribución en masa a la segunda, en esta tercera prima la creación de valor a través de la información. Vivimos la era de la globalización y la hiperconexión, la rapidez en el desarrollo y la implementación de ideas valiosas marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.

En este contexto, el valor de las compañías se está desplazando de los activos materiales a los inmateriales. Empresas como Google, Facebook, Apple, apenas tienen inmovilizado material pero el inmaterial las sostiene y hace crecer. A esta tendencia se irán incorporando cada vez más compañías, incluidas las tradicionales, que están haciendo o tendrán que hacer evolucionar sus negocios para sobrevivir.

Y si los activos inmateriales cobran cada vez más importancia, su adecuada protección resulta vital. Podemos proteger un edificio con llaves, alarmas y vigilantes, pero ¿cómo proteger una idea valiosa? El marco legal es la clave. Es ahora cuando la propiedad intelectual está cobrando una importancia cada vez mayor  y esa importancia seguirá aumentando.

La propiedad intelectual  es como una mano y sus cinco dedos son la marca, la patente, el diseño, el copyright y el secreto empresarial. Este símil viene al hilo de lo que hablamos porque la mano es un instrumento extraordinario, que logra realizar tareas muy complejas. Piénsese en la ejecución de un instrumento musical.La clave está por tanto en la utilización de los derechos disponibles de modo inteligente.

Qué derecho usar, cuando y donde registrarlo, combinarlo con otros complementarios, como hacerlo valer frente a nuestros competidores y como valorizarlo en las transacciones son las claves de un uso inteligente de la propiedad intelectual.

Y la integración de la propiedad intelectual en la gestión del proceso innovador es otra clave. No puede hacerse un desarrollo y llegar al final para decidir sobre su protección. No se puede gestionar un proyecto sin gestionar desde el inicio las relaciones con empleados y colaboradores, empresas codesarrolladoras, proveedores y clientes.

No se puede decidir sobre el desvío o abandono de un proyecto sin tener en cuenta los derechos obtenidos o en trámite, las posibilidades de reorientación y las consecuencias del abandono.

Lo anterior es importante para toda empresa pero es vital para una pyme innovadora o una startup. Puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. He visto como muchas empresas jóvenes, con grandes ideas de negocio basadas en la innovación, han visto fracasar sus proyectos por una inadecuada gestión de la propiedad intelectual.

Se ha dicho, especialmente por este tipo de empresas, que la propiedad  intelectual es un gasto, es muy cara, no sirve para mucho. Estoy de acuerdo con esas afirmaciones, incluso con la última, porque de nada sirve la propiedad intelectual si no se sabe utilizar con inteligencia.

Es por tanto la integración en el proceso innovador, su utilización inteligente, lo que hace a la propiedad intelectual útil, necesaria, imprescindible. Y para eso no hace falta tanto dinero, solo pensar en que gastarlo y cuando, como hacer una verdadera inversión que contribuya al éxito.

N.BPublicado originalmente en Socios Inversores




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Los derechos de marca en los territorios de ultramar y las dependencias de los Estados miembros de la UE

En un aviso informativo del pasado mes de octubre, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO) proporcionaba información sobre la cobertura de una designación en el Reino Unido, mediante el Protocolo de Madrid, en relación con los Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona Británica.
El tema de la protección concedida a los derechos de marca en los territorios dependientes o de ultramar es una cuestión no exenta de confusión y contradicciones y, para los abogados especializados en el derecho de marcas, supone más de un quebradero de cabeza. De forma generalizada, no existen unas indicaciones claras y concretas que sean seguidas por todos los territorios y se observa, con frecuencia, poca armonización legislativa entre los estados y sus territorios de ultramar. De ahí, que notas informativas como la que es objeto de este comentario, sean especialmente valiosas para los profesionales y los titulares de derechos que acogeríamos también con agrado aclaraciones de países como Francia o Países Bajos.
Sin embargo, tras la lectura de estas declaraciones de la oficina británica, no podemos dejar de traer a colación nuestra experiencia en estas lides acompañada de alguna reflexión.
Cuando la IPO indica que los registros de marca internacional que designan el Reino Unido extienden su cobertura a sus territorios, hay que tener en cuenta que se está refiriendo únicamente a la designación de Reino Unido como Parte Contratante y no a derechos obtenidos en Reino Unido como consecuencia de proteger la Unión Europea por la vía internacional. En este punto las interpretaciones sobre los efectos de los derechos obtenidos por la vía nacional y por la vía comunitaria en los territorios dependientes y de ultramar nos están claras ni son unánimes.
Para ilustrarlo, ponemos el ejemplo Gibraltar, territorio considerado de ultramar, a pesar de estar situado geográficamente en la Unión Europea.
Si se parte de la literalidad de la normativa marcaria gibraltareña, la protección en Gibraltar se obtiene exclusivamente por extensión de un derecho británico registrado. Es decir, un derecho británico pero no un derecho comunitario registrado. Por deducción, entendemos que tampoco reconocen el derecho obtenido de una designación comunitaria efectuada por el Sistema de Madrid.
A pesar de ser una práctica habitual el registro de marcas en la Oficina de Gibraltar con base en marcas comunitarias, también es verdad que existe una gran incertidumbre en cuanto a la posibilidad de hacer valer estos derechos, muy especialmente en asuntos de antipiratería (tan importantes en tales territorios) o incluso cuando se pretendan invocar ante los Tribunales.
El hecho es que no existe jurisprudencia clara al respecto ni experiencia suficiente, y que, en función del interés real del cliente por uno u otro territorio, la estrategia de protección debe pasar por el asesoramiento y análisis particulares de la situación concreta. La decisión será distinta si se cuenta con un interés puramente defensivo que cuando el interés es real o incluso los riesgos, por ejemplo porque existe actividad o se va a iniciar (un buen ejemplo podría ser la puesta en marcha de un hotel en cualquier isla de ultramar) o se cuenta con un problema grave.
Otro aspecto interesante al que se refiere el aviso es el relativo a la capacidad para ostentar derechos internacionales por titulares o cesionarios y su vínculo con el Sistema de Madrid. Este punto es conflictivo, y aunque infrecuente, plantea muchas dudas en la práctica.  Parece claro que resulta imprescindible justificar que se cuenta con vínculo suficiente con el Reino Unido, en los casos en los que los titulares o cesionarios cuenten con nacionalidad, domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en algunos territorios de Ultramar (por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas o Jersey).
Para terminar, es necesario puntualizar que esta información, recientemente divulgada por la OMPI, no tiene carácter vinculante. Tampoco tiene carácter vinculante la información que la OAMI tiene publicada sobre la materia en relación con el alcance de la protección de los derechos comunitarios. A pesar de los esfuerzos en pos de una mayor armonización en las normativas de marca de los países europeos, nos encontramos aún con nichos e incertidumbres cuando llegamos a la protección de los derechos de marca en los territorios de ultramar o dependientes de los Estados miembros, y en la práctica, al menos  por el momento, parece necesario contar con esta particularidad.Autora: Cristina Arroyo
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