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El TJUE da alas a la indemnización por daño moral


La indemnización por daño moral en infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual ha tenido que superar tradicionalmente no pocas barreras y prejuicios. Algunos nacen de la propia naturaleza del daño: un menoscabo en los intereses patrimoniales es siempre más sencillo de sostener -cuando hablamos de marcas, diseños, patente o creaciones intelectuales- que una lesión en la esfera inmaterial o espiritual del autor o del titular del derecho. Pero es triste que las reservas hacia la indemnización por daño moral pudieran obedecer también a un defecto de técnica legislativa.

La Directiva 2004/48/CE de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual insertaba el daño moral en el marco de las consecuencias económicas negativas derivadas de la infracción, como un elemento más al lado de la pérdida del beneficio sufrido por la parte perjudicada y del beneficio ilegítimamente obtenido por el infractor (Artículo 13.1 letra a). De forma alternativa, la Directiva regulaba el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética: la cantidad a tanto alzada que el infractor hubiera debido pagar de haber pedido la correspondiente autorización (Artículo 13.1 letra b).

Se creaba con ello la impresión de que si el demandante optaba por este criterio alternativo para la cuantificación de la indemnización –la regalía hipotética- el daño moral no podía entrar en el cálculo. Y esta anomalía normativa había sido llevada por el legislador español ad pedem literae, merced a la Ley 19/2006, a todos las modalidades de propiedad industrial e intelectual: la Ley de marcas, la Ley de patentes, la Ley del diseño nacional y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual.

Ha sido el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 17 de marzo de 2016 en el asunto C-99/15, el que ha venido a poner las cosas en su sitio. La Sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a propósito de la regulación del daño moral en derechos de autor. El demandante –director, guionista y productor de una obra audiovisual- había demandado por infracción de sus derechos a la productora de un documental en el que se insertaban pasajes de su obra. A efectos indemnizatorios, el demandante había escogido como criterio reparador el canon por la utilización inconsentida de su obra, pero también una indemnización de 10.000 euros por daño moral. El Tribunal Supremo se plantea si en estos casos se puede solicitar además la indemnización por daño moral.

La sentencia del Tribunal de Justicia aclara que una disposición del Derecho de la Unión debe ser interpretada no sólo de acuerdo con su tenor literal, sino también de su contexto y de los objetivos que persigue; que la indemnización por daño tiende a garantizar la reparación íntegra del perjuicio efectivamente sufrido; y que la licencia hipotética sólo cubre el daño “material”. Nada obsta, en consecuencia, para que el titular del derecho pueda solicitar además la indemnización del daño “moral” que, en su caso, haya sufrido.

La Sentencia tiene una importancia extraordinaria por sus efectos secundarios: el alcance aclaratorio se extiende al derecho de marcas, patentes y diseños. Pero si la Sentencia da alas a la indemnización por daño moral, no olvidemos que no debemos pretender volar demasiado alto. El daño moral también tiene sus reglas y podemos acabar, como en el mito de Ícaro, cayendo al mar con las alas quemadas por acercarnos al sol. Pero no será, en ese caso, ¡por un defecto de técnica legislativa!.




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Adiós OAMI, hola EUIPO

Hoy miércoles 23 de marzo entra en vigor una gran parte de las modificaciones del nuevo Reglamento sobre la marca comunitaria. A partir de ahora las marcas comunitarias (CTM) pasarán a llamarse marcas de la Unión Europea (EUTM) y la OAMI/OHIM cambia su nombre por el de EUIPO. Las modificaciones introducidas en el régimen de las marcas de la Unión Europea no son sólo eufemísticas.Pero en el día en que el cambio es ya una realidad entonemos un responso por la OAMI y gritemos un ¡larga vida a la EUIPO!

El Tribunal Supremo aplica la doctrina del Tribunal de Justicia respecto al uso de marcas ajenas como palabras clave en buscadores de Internet

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 105/2016, de 29 de febrero, fija los criterios conforme a los cuales debe examinarse el uso de una marca ajena como palabra clave en un buscador de Internet para determinar si tal uso constituye una infracción del derecho de exclusiva del titular de la marca.

Para ello el Tribunal Supremo sigue -como había hecho la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante recurrida- la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google France vs. Viaticum- y C-238/08 – Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines), 12 de julio de 2011 (C-324/09, L’Oréal SA vs. eBay International AG), y 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc).

Conforme a esa doctrina, el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye en principio una infracción del derecho del titular de la marca. Ahora bien, como el derecho de exclusiva sobre la marca no es absoluto, en determinadas circunstancias ese uso no tendrá carácter infractor. Esas circunstancias son las siguientes:

  • i) que el uso de la marca no menoscabe las funciones de la marca de indicación del origen empresarial del producto, publicitaria ni de inversión; y
  • ii) que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca ni de una empresa económicamente vinculada.

En el caso concreto enjuiciado por el Tribunal Supremo, la demandada había utilizado las marcas “masaltos” y “masaltos.com” como palabras clave (keywords) para contratar anuncios de Google.es (adwords), de forma que cuando los internautas introducían esos términos aparecía un anuncio de la demandada en la parte superior de los resultados de la búsqueda, con un enlace a su página web. El anuncio, sin embargo, no contenía ninguno de esos términos, sino el siguiente texto: aumentar su altura de 7 cm/ bertulli-zapatos.es. Zapatos con plantillas para aumentar la altura www.bertulli-zapatos.es”.


El Tribunal Supremo confirma los pronunciamientos desestimatorios de las resoluciones de primera instancia y de apelación por considerar que, al no reproducirse las marcas de la actora en el anuncio en cuestión, se estaba indicando claramente a los consumidores que se trataba de empresas distintas y competidoras con ella, de forma que se respetaba la función indicadora del origen empresarial de la marca. Tampoco se menoscababan, a juicio del Tribunal Supremo, las funciones publicitaria y de inversión.

El Tribunal Supremo recalca a este respecto que el derecho de exclusiva sobre la marca no es absoluto, y advierte de que, llevado a sus últimas consecuencias, podría originar disfunciones en el mercado, restándole transparencia y obstaculizando la actividad comercial lícita de los competidores.

Finalmente, rechaza el argumento de la recurrente según el cual la sentencia recurrida sería contradictoria con las de la Audiencia Provincial de Granada de 14 de marzo de 2014 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 2013, esta última confirmada por la sentencia del propio Tribunal Supremo núm.98/2016, de 19 de febrero. En ambas se había estimado la acción de infracción de las marcas “masaltos” y “masaltos.com”, que habían sido utilizadas como palabras clave en Internet.

A este respecto, el Tribunal Supremo destaca que el supuesto de hecho enjuiciado en esos casos era distinto, puesto que las marcas en cuestión aparecían también en el texto de los anuncios patrocinados y en la página web a la que redirigía al anuncio, respectivamente, por lo que en esos casos sí concurrían los requisitos para que hubiera violación de marca conforme a la jurisprudencia del TJUE.

En definitiva, el Tribunal Supremo español se alinea, como es lógico, con la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia para estos supuestos cada vez más frecuentes de utilización de marcas ajenas como keywords en anuncios en Internet.


Autor: Carlos Morán

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Uso no autorizado de una marca en anuncios publicados en Internet sin el consentimiento del anunciante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia (caso C-179/15) resolviendo una interesante cuestión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría) sobre la interpretación que debe darse al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva en un caso en el que nos encontramos ante un uso no autorizado de la marca en un anuncio publicado en Internet sin el consentimiento del anunciante o que se mantiene en la red pese a los esfuerzos de éste por conseguir su retirada.

Antecedentes

El litigio principal en el que se suscita la cuestión tiene como parte a una compañía de la industria del automóvil y a una empresa húngara dedicada al comercio minorista de vehículos automóviles y piezas sueltas de vehículos y a la reparación y mantenimiento de esos vehículos.

En 2007 ambas entidades suscribieron un contrato de prestación de servicios de postventa por el que la compañía húngara estaba autorizada a anunciarse como “taller oficial” de la marca de automóviles. Dicho contrató terminó en marzo de 2012.

Durante la vigencia del contrato, la empresa húngara contrató con una compañía la publicación de un anuncio on-line en el sitio web www.telefonkonyv.hu que la presentaba como taller autorizado de la marca. La publicación de dicho anuncio debía limitarse a los años 2011 a 2012.

Tras la expiración del acuerdo suscrito entre ambas compañías, la compañía húngara trató de suprimir cualquier anuncio publicado en Internet en el que se la mencionara como taller autorizado de la marca objeto del contrato. Para ello se dirigió directamente a la compañía a la que había encargado la publicación del anuncio, así como a varios operadores de sitios web en los que aparecían anuncios calificándola como  “taller autorizado” de la marca de vehículos en cuestión. No obstante, las solicitudes no fueron atendidas.

Ante el uso continuado de su marca, la empresa automovilística inició las acciones correspondientes encaminadas a: (i) que se declarase que la compañía húngara había violado la marca mediante dichos anuncios; y (ii) que se ordenase a ésta que suprimiese los anuncios en cuestión, se abstuviese de cualquier nueva infracción y publicara una rectificación en periódicos nacionales y regionales.

En su defensa, la sociedad húngara argumentó que el único anuncio que puso en Internet fue el publicado en el sitio web www.telefonkonyv.hu y que los demás anuncios habían sido publicados con independencia de su voluntad. A este respecto, el taller aportó un informe pericial en el que se acreditaba que los anuncios habían sido copiados y reproducidos por determinados prestadores de servicios de publicidad en Internet, sin su conocimiento ni consentimiento, algo que constituye una práctica comercial habitual en Internet por parte de determinados operadores.  

En estas circunstancias, el Tribunal de Budapest suspendió el procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva [89/104] en el sentido de que el titular de una marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido?”. 

Cuestión prejudicial

Para dar respuesta a la cuestión planteada, el TJUE comienza por delimitar el objeto de la cuestión y reformularla como sigue:
“(…) si el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95, debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, hace un uso de ese signo que puede ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o a pesar de que éste haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido.”
Sentado lo anterior, y tras una breve referencia a la interpretación dada al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva hasta la fecha, el TJUE, atendiendo a las particularidades del caso que nos ocupa, afirma que aunque la publicación en un sitio de Internet de referenciación de un anuncio publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del sitio, no cabe imputar a ese anunciante actos y omisiones del prestador que, deliberadamente o por negligencia, desatiende las instrucciones expresas de dicho anunciante dirigidas, precisamente a evitar ese uso de la marca. De acuerdo con el Tribunal, no habrá un uso de la marca por parte del anunciante cuando el prestador se abstenga de dar cumplimiento a la solicitud del anunciante de suprimir el anuncio en cuestión o la mención de la marca incluida en él.

En relación con los anuncios publicados en otros sitios web, sin conocimiento ni consentimiento del anunciante, el TJUE afirma que no cabe imputar al anunciante actos autónomos de otros operadores económicos con los que el anunciante no tiene relación alguna y que no actúan por cuenta o encargo del anunciante.

El Tribunal justifica su apreciación aludiendo, en primer lugar, al sentido habitual de la expresión “zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, empleada respectivamente en las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y húngara del artículo 5.1 de la Directiva, que implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Según el TJUE, ese comportamiento activo no se da cuando el acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de éste. En este punto, el Tribunal se refiere también a que el artículo 5.3 de la Directiva, al enumerar los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, menciona únicamente comportamientos activos (“poner el signo”, “utilizar el signo”, “ofrecer”, etc.).

Finalmente, el TJUE justifica también su respuesta atendiendo a la finalidad del artículo 5.1 de la Directiva que no es otra que ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, por tanto, hacer cesar, cualquier uso de su marca llevado a cabo por un tercero sin su consentimiento. No obstante, sólo un tercero que tiene el dominio del acto que constituye el uso tiene la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición. Por ello, entiende el Tribunal que si el artículo 5.1 se interpretara de tal modo que, en un caso como el que nos ocupa, el titular de la marca estuviera facultado para prohibir al anunciante el uso controvertido, dicha interpretación sería contraria a la finalidad del artículo 5.1 y al principio impossibilium nulla obligatio est.

Por todo lo anterior, el TJUE responde a la cuestión plantada en los siguientes términos: “que el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él.”

No obstante, debemos señalar que en su sentencia el Tribunal deja la puerta abierta no sólo a una posible acción contra los operadores de los sitios de Internet de referenciación de que se trate, sino también, a la posibilidad de que el titular de la marca reclame al anunciante la restitución de la ventaja económica que haya podido obtener sobre la base del Derecho nacional. 

Autor: Ana Sanz


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Los pleitos en la nueva Ley de patentes, una rara avis en el panorama judicial español (IV)

Desde la reforma del derecho de patentes que trajo consigo la Ley de 1986 los pleitos en esta materia, por el cúmulo de especialidades que comportan, han sido siempre diferentes. Cuando entre en vigor la nueva Ley 24/2015, el procedimiento judicial en este ámbito podrá ser considerado, sin caer en la exageración, como una rara avis dentro del sistema judicial español. Son tantas y tan profundas las singularidades que se introducen, que cualquier parecido con otros procesos judiciales será fruto de la mera coincidencia.

Ante todo no deja de ser curioso que a partir del 1 de abril de 2017 los pleitos en propiedad industrial, a excepción de aquellos que se basen en marcas o diseños comunitarios, puedan llegar a emprender un movimiento migratorio hacia Barcelona. Para la nueva Ley la competencia judicial está ligada a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, pero sólo de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya designado Juzgados especializados en asuntos de patentes. Y aunque los Juzgados de lo Mercantil de Madrid ya han caído en la cuenta y están en el camino hacia esa designación, hasta el momento sólo Barcelona dispone de estos órganos con atribuciones exclusivas en asuntos de patentes. No es improbable que la buena imagen cosechada por la experiencia catalana hacia la hiper-especialización haya podido influir en esta decisión normativa. Pero el cambio no es baladí.

En segundo término, los pleitos en propiedad industrial van a suscitar no pocas envidias en el seno de la abogacía, si pensamos en un detalle anecdótico pero de enorme trascendencia práctica: el plazo para contestar a la demanda en cualquier acción civil regulada en la Ley 24/2015, a diferencia de los 20 días de que dispone un abogado en cualquier otra materia, será de dos (2) meses. El aspecto técnico que subyace en el objeto de la controversia y la necesidad de resolver cuestiones estratégicas relativas a la impugnación del título son circunstancias que justifican esta significativa -y hasta cierto punto elitista– ampliación del plazo..

Pero hay un tercer detalle que distancia sensiblemente el proceso en derecho de patentes de cualquier otro conocido. Me refiero a la creación de un instrumento cautelar frente a las propias medidas cautelares. La Ley hará posible que aquellas personas que prevean la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, puedan presentar ante el órgano competente un “escrito preventivo” para proporcionar al tribunal argumentos en contra de tal solicitud. Esta posibilidad, tan extraña a la tradición procesal española, no se sabe si actuará como cortapisa o como pistón de los procesos de medidas cautelares. Porque la forma en que está concebido puede generar conflictos allí donde no los había o puede en cambio apagar fuegos antes de que la llama llegue a prender. Pero estamos de nuevo ante disposiciones propias y exclusivas que no tienen parangón en ningún otro campo del ordenamiento jurídico.

Esta configuración singular del pleito en materia de patentes cobra mayor importancia si se recuerda que las disposiciones procesales de la Ley 24/2015 son aplicables también a las marcas y a los diseños. Y cabría preguntarse hasta qué punto algunas acciones en derecho de marcas –la caducidad por falta de uso, sin ir más lejos- son merecedoras de ese régimen procesal tan excepcional que se otorga a las patentes con la Ley 24/2015 en esferas como las que han sido señaladas. Y no son, como veremos en próximos capítulos, las únicas novedades que permiten la catalogación de este tipo de procesos judiciales como una rara avis.


Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)



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