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Marcas de la UE: El Tribunal de Justicia obliga a la EUIPO a aceptar renovaciones parciales sucesivas

El día 22 de julio fue publicada la sentencia del TJUE C-207/15 P relativa a un caso ex parte en el que a Nissan Jidosha KK se le otorga la razón en contra del criterio de la EUIPO, que había denegado a Nissan la posibilidad de renovar su marca para una de las clases que anteriormente no había incluido en su solicitud de renovación.
En otras palabras, Nissan tenía una marca registrada en tres clases del Nomenclátor, y dentro del plazo de seis meses anterior a su vencimiento solicitó renovarla, pero parcialmente (sólo en dos clases). Más tarde, pero dentro del plazo de gracia de seis meses posterior al plazo natural, solicitó la renovación de su marca para esa clase que no había renovado en el plazo natural no prorrogado. La entonces OAMI se negó a renovar la marca para esa tercera clase.
¿Por qué? Según la EUIPO, la solicitud de renovación parcial de la marca para sólo dos clases del Nomenclátor constituía una renuncia a la tercera. Además, alegaba razones de seguridad jurídica ya que la renovación parcial de dicha marca ya se había registrado y se había notificado a Nissan y que, como consecuencia, había producido efectos erga omnes, por lo que no podía permitirse a Nissan revocar su decisión de no renovar la marca para esa tercera clase.
Es decir, la EUIPO ha interpretado el artículo 50 del Reglamento (relativo a la renuncia de la marca) de manera amplia, y a su vez ha interpretado el artículo 47 (relativo a la renovación), de manera estricta. En ambos casos, en contra del interés de Nissan.
Sin embargo, como dice literalmente esta sentencia del TJUE, “de estas disposiciones no se desprende que esté prohibido presentar, durante los plazos a los que se refiere el artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, solicitudes de renovación de una marca de la Unión escalonadas en el tiempo y relativas a diferentes clases de productos o servicios”.
Parece extraño que la EUIPO y el Tribunal General no interpretaran la normativa comunitaria en favor del administrado sino en su contra, cuando la controversia ha sido determinada por una laguna legal de los Reglamentos, y el titular y su representante han actuado dentro de la legalidad y cumpliendo los requisitos permitidos por la normativa, (al menos según las versiones lingüísticas del artículo 47. 3 en idiomas alemán, portugués, finés y holandés).
Por último, sorprende que la EUIPO sea tan rigurosa en la defensa de la seguridad jurídica, cuando los representantes sabemos perfectamente que como una marca de la unión puede renovarse en el plazo de gracia de seis meses, hasta pasado ese plazo no se debe dar por seguro que la marca está caducada por falta de renovación. No vemos problema en que debamos también ser cautos y esperar ese plazo en los casos que ha habido renovación, pero sólo parcial.
Todos los operadores de este sector buscamos la seguridad jurídica. Pero hagámoslo de una forma coherente. No parece lógico no reconocer derechos a una renovación presentada en período de gracia porque ya se había solicitado la renovación para otras clases de productos y servicios y que, sin embargo, no se aborde con rigor la necesidad de actualizar en las bases de datos de la EUIPO los estados de las marcas, que en ocasiones se retrasan varios meses, con la inseguridad que ello genera.
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El cubo de Rubik: ¿resultado técnico o signo distintivo?

La apariencia externa de los productos se está convirtiendo en un aspecto cada vez más determinante a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores. Por ello, el intento de registrar marcas tridimensionales es una práctica frecuente a efectos de proteger una forma determinada lo suficientemente influyente en esta toma de decisión.
Por otra parte, la protección de este tipo de marcas que consisten en la forma de un producto o de su presentación sin ningún otro tipo de añadido ha sido siempre una cuestión controvertida. La problemática que se plantea a la hora de conceder marcas tridimensionales es la de buscar un equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva a los titulares de estas marcas y el intentar evitar un monopolio sobre la comercialización de un determinado producto.
Así, de la prohibición de registro contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE se deriva que la marca tridimensional no puede ni debe ser un sistema de protección para resultados técnicos. Para este fin existen otros instrumentos legales más adecuados, tales como las patentes o los modelos de utilidad, cuya limitación temporal es esencial para el funcionamiento del sistema de protección de las invenciones.
En efecto, esta prohibición busca delimitar los sistemas de marcas y patentes, impidiendo la concesión de un derecho de exclusiva ilimitado en el tiempo sobre una forma técnicamente necesaria, pues ello supondría perpetuar un monopolio sobre una solución técnica.
No obstante, a veces no resulta fácil delimitar qué representaciones tienen una finalidad consistente en proteger aquellos signos que identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones técnicas del mismo.
Sobre esta cuestión versa el caso del “cubo de Rubik”, que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La sociedad británica Seven Towns Ltd obtuvo en 1999 el registro de la marca de la Unión Europea tridimensional no. 162784 consistente en la forma del cubo de Rubik para distinguir en clase 28 “Puzzles tridimensionales”: 
 
En 2006, el productor de juguetes Simba Toys GmbH & Co. KG presentó una solicitud de nulidad de esta marca. La EUIPO desestimó su solicitud, por lo que Simba Toys interpuso ante el Tribunal General un recurso con el fin de obtener la anulación esta resolución.
El Recurso se basaba fundamentalmente en el argumento de que la marca incorpora un resultado técnico consistente en la capacidad de rotación del propio producto, incurriendo por tanto en la prohibición absoluta anteriormente citada.
El Tribunal General, confirmando la decisión de la EUIPO de mantener el registro, dictó sentencia (asunto T-450/09) el 25 de noviembre de 2014, desestimando el recurso y considerando lo siguiente:
  • Las características esenciales de la marca controvertida son, por un lado, el cubo en sí mismo, y, por otro lado, la estructura cuadriculada que figura en cada una de sus caras. Afirma que las líneas negras no aluden en absoluto a la capacidad de rotación de los elementos individuales del cubo, de modo que no cumplen ninguna función técnica.
  • La capacidad de rotación del cubo (el resultado técnico) se debe a un mecanismo interno del cubo que no puede verse en sus representaciones gráficas.
  • El registro de esta marca no permite que su titular prohíba comercializar a terceros todo tipo de puzzles tridimensionales con capacidad de rotación, sino que el monopolio de comercialización del titular se limita a los puzzles tridimensionales con forma de cubo en cuyas caras figure una estructura cuadriculada.
  • La estructura cúbica difiere de manera significativa de las representaciones de otros puzzles tridimensionales disponibles en el mercado, poseyendo por tanto un carácter distintivo.
En resumen, el Tribunal General entiende que la representación protegida posee rasgos distintivos (las líneas negras y la estructura cuadriculada que presenta) que van más allá del mecanismo interno del cubo, el cual no se puede percibir en las representaciones gráficas del signo.Ante esta decisión, Simba Toys decidió recurrir en casación (C-30/15 P). Hace unos días, el Abogado General ha presentado sus conclusiones (no disponibles en español) en las que afirma que el TG erró al considerar que “las representaciones gráficas de la marca controvertida no permiten saber si la forma controvertida tiene una función técnica ni, en su caso, cuál podría ser (…) no se deduce con suficiente seguridad de estas representaciones que el cubo en cuestión esté compuesto por elementos móviles y menos que dichos elementos puedan ser objeto de movimientos de rotación”. Sostiene que, aunque el TG identificó las características esenciales de la forma representada, no se detuvo a analizar la relación entre éstas y la función técnica propia del producto. Contrariamente a lo dispuesto por el TG en su sentencia, el Abogado General considera que la estructura cuadriculada del cubo no constituye precisamente un elemento decorativo e imaginativo, sino que esta estructura divide los elementos individuales de los que se compone el puzzle, permitiendo así su rotación. Subraya que cuando se lleva a cabo el análisis de los elementos funcionales de una forma, la autoridad competente no está obligada a limitarse únicamente a la información que resulta de la representación gráfica, sino que, de ser necesario, debe tener en cuenta también otra información pertinente. Es por esto que considera que el signo está constituido por la forma de un producto que sólo expresa una función técnica, sin añadir elementos no funcionales significativos, siendo esta forma necesaria para permitir la rotación (resultado técnico) de los elementos individuales de los que se compone el producto en cuestión (el puzzle). Recordemos que el fundamento de la prohibición contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE, relativa a las formas impuestas por la propia naturaleza del producto designado, trata de evitar que por la vía del derecho de marcas se adquiera un monopolio temporalmente ilimitado sobre una categoría de productos. El fin radica en proteger un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiación sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma. El Abogado General finaliza argumentando que, al no contener elementos arbitrarios o decorativos, la forma del cubo de Rubik no puede ser registrada como marca, toda vez que dicho registro limita de forma significativa la libertad de otros operadores económicos de introducir en el mercado otros productos caracterizados por el mismo o similar resultado técnico, esto es, el de un puzzle tridimensional o rompecabezas que consiste en ordenar de forma lógica elementos que se pueden desplazar en el espacio. Es más, señala que el titular de la marca no añadió en su solicitud de registro una descripción del modo en que funciona el puzzle, lo que permite que el ámbito de protección de la marca sea más amplio y cubra todo tipo de puzzles con una forma similar sin tener en cuenta su modalidad de funcionamiento, haciendo posible que el titular extienda su monopolio a las características de los productos que no sólo reúnen la función de la forma controvertida, sino también otras funciones similares. Tendremos que esperar ahora unos meses para contar con la decisión definitiva del Tribunal de Justicia antes de poder confirmar si el cubo de Rubik continúa registrado como marca o no. N.B. Para un comentario sobre la sentencia final se puede acudir aquí
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Elzaburu, de nuevo entre los despachos de abogados más reputados de España

La firma volvió a situarse por encima de los 14 millones de euros anuales de volumen de negocio en 2015

Madrid, 1 de Junio de 2016. El ranking realizado cada año por el diario Expansión ha vuelto a destacar a Elzaburu entre los despachos más prestigiosos de España. De este modo, los 14 millones de euros de volumen de negocio colocan al despacho entre los 20 mejores despachos españoles.

Asimismo, la firma continúa con su proceso de expansión, incrementando en un 14,3% el número de letrados en plantilla. Este dato posiciona a Elzaburu entre los 25 despachos con sede en España que más incrementó su plantilla el pasado 2015.

Por otro lado, Elzaburu se coloca en el puesto número 14 de facturación por profesional, ascendiendo a una suma total de 235.000 euros por profesional, cifra muy superior a la media de facturación por profesional de los despachos españoles, que en 2015 se situó en 190.867 euros. En este sentido, y atendiendo únicamente a la cifra de letrados por despacho, Elzaburu asciende al puesto 10 en facturación por profesional.

Un año más se demuestra que la experiencia y profesionalidad de Elzaburu continúan siendo los estandartes de la firma, colocándola así entre las mejores de España.  


Nueva multa impuesta a distintas entidades de gestión colectiva de derechos de autor

El 26 de noviembre de 2015, la autoridad de la Competencia española ha impuesto una nueva multa a entidades de gestión colectiva españolas. En esta ocasión afecta a dos organizaciones, la representante de las compañías discográficas (AGEDI) y la que representa a los intérpretes de música (AIE), que actúan sin competencia en ambos sectores.
En opinión de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ambas entidades abusan de su posición dominante al incrementar de forma desproporcionada las tarifas por el derecho de remuneración exigido a las compañías radiofónicas y discriminar sin justificación a organismos de radiodifusión que compiten en el mercado.
La doctrina desplegada por la Comisión en este caso sigue previos pronunciamientos sobre tarifas de entidades de gestión colectiva, pero resulta interesante por la forma en que aborda el expediente –semejante al de un órgano supervisor- y las modulaciones que introduce en algún pronunciamiento anterior a la luz, sin duda, de la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y su novedoso régimen sobre tarifas de entidades de gestión.
En este caso, como es habitual en los supuestos de tarifas para organismos de radiodifusión, las tarifas generales de AGEDI/AIE obligan a las emisoras de radio a pagar un porcentaje de los ingresos de explotación pero con una serie de importes mínimos para el supuesto de que el resultado de aplicar el porcentaje sea inferior a esos umbrales ínfimos.
Estas condiciones son las que aplicaba AGEDI/AIE a las emisoras de radio privadas en virtud a un convenio suscrito con la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) en el año 2006. El Convenio fue denunciado por AGEDI/AIE en el año 2009 con una clara voluntad por parte de las entidades de gestión de incrementar la tarifa de sus licencias. A estos efectos, las entidades habían encargado a una consultora económica un estudio denominado “El valor de la música en la radio en España” que intentaba acreditar que la música aporta un valor muy superior al que satisfacían las emisoras. Según explica la resolución, el estudio reproducía el modelo económico aplicado en Canadá por los profesores Paul Audley y Marcel Boyer por encargo de la Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC). El Estudio, por lo demás, comprendía un análisis comparativo de tarifas europeas similares a fin de explicar que el precio pagado en España se encontraba en los niveles inferiores de los satisfechos por emisoras de radio en buena parte de los países comunitarios.
Naturalmente, la pretensión de AGEDI/AIE se encontró con la firme negativa de los radiodifusores que no encontraban motivo al incremento de precios si no se había producido circunstancia modificativa de las prestaciones que recibían.
La imposibilidad de alcanzar un acuerdo con las radios privadas no se reprodujo, sin embargo, en las negociaciones entre AGEDI/AIE con las radios públicas. De hecho, estas emisoras, agrupadas en la asociación conocida como “FORTA”, suscribieron en el año 2012 un convenio aplicable desde 2009, aunque, según parece, el incremento tarifario no era real.
El Convenio conllevaba un incremento notable en los porcentajes que las emisoras públicas deberían pagar sobre sus ingresos, si se compara con las tarifas anteriores. Conviene, sin embargo, subrayar que el notable aumento del porcentaje se equilibraba sustancialmente con la introducción de una deducción por servicio público que conducía a que no formaran parte de la base de cálculo sobre la que se aplica el porcentaje el 35% del total de las subvenciones que reciben estas emisoras y el 10% de los ingresos publicitarios.
El convenio contemplaba, además, unas bonificaciones accesorias que podrán llegar al 21%, siendo la más significativa la relativa a un 13% por formar parte de la asociación FORTA.
¿Qué incremento suponía este nuevo marco tarifario?
Del análisis del cambio tarifario, la autoridad de la competencia dedujo que su aplicación a las emisoras privadas conllevaría unos incrementos de los porcentajes que se movían entre el 57,69% para las emisoras con menor música hasta el 194% para las que se basan esencialmente en música.
La Dirección de la Competencia apreció que la conducta de AGEDI/AIE resultaba un abuso de su posición dominante tanto por fijar tarifas inequitativas como por tratar de forma discriminatoria a los operadores radiofónicos.
La conducta ilícita se habría traducido en dos comportamientos en opinión de la Competencia.
 
El primer ilícito derivaría de llevar a cabo una política tarifaria discriminatoria ante las radios independientes y ante las radios privadas asociadas en la AERC.
(i)     La primera discriminación derivaría de otorgar peores condiciones a las emisoras independientes que  a las emisoras asociadas. La tarifa general de las entidades de gestión, aplicable a las emisoras que no puedan reivindicar las pactadas con una asociación, son sensiblemente peores: la base de cálculo es mayor, no existe graduación tarifaria por tramos de uso de música, las emisoras no tienen la posibilidad de disfrutar de descuentos entre otras diferencias o los mínimos son sensiblemente superiores. Todo ello revelaría una clara discriminación para las emisoras que no formen parte de asociaciones.
(ii)   El segundo acto discriminatorio se produce por la diferencia entre el trato concedido a las radios públicas asociadas en FORTA y el practicado a las emisoras privadas agrupadas en AERC. La Comisión observa que el resultado final de la tarifa aplicado a las radios públicas, que tiene un tipo mayor pero sobre una base con deducciones, da lugar, en la práctica, a que la radio pública pague un porcentaje menor. La CNMC sigue en este punto su línea de actuación pasada  preocupada por el resultado final y poco atenta a las finuras formales.
La segunda conducta censurada por la Competencia es la que deriva de abusar de la posición de dominio para imponer tarifas inequitativas y que consiste en tratar de imponer un incremento considerable de precio que no está justificado económicamente. El análisis de la CNMC también se alinea con su doctrina en casos anteriores de incrementos tarifarios llevados a cabo por las entidades de gestión. El primero data ya de 1987 (Expediente 230/87) cuando la mayor de estas entidades elevó sus tarifas para las grandes superficies, pero los casos similares han sido numerosos. Ahora bien, aunque la doctrina es uniforme, resulta llamativo que, en este caso, la Comisión haga su declaración sobre la base del incremento introducido en el Convenio suscrito por las entidades de gestión y una asociación de emisoras (FORTA) que, en principio, fue concluido voluntariamente. Acaso habría resultado más explicable si hubiera alcanzado la misma conclusión pero, pero sobre el objeto de la denuncia que era la pretensión de aplicar a las emisoras privadas unos incrementos tarifarios con independencia de su presencia en un Convenio con la otra asociación.
En relación con el abuso practicado por el incremento tarifario, la resolución ancla su doctrina, como en otras ocasiones, en las declaraciones del Tribunal de Justicia que exigen a las empresas en posición dominante “que los precios que apliquen guarden relación con el valor económico del producto o servicio suministrado”, citando los casos General Motors (26/75) o United Brands (27/76).
La doctrina sobre incrementos tarifarios no es nueva y ya la dejó asentada el viejo Tribunal de la Competencia español cuando la mayor entidad de gestión colectiva, en un caso muy similar a éste, incrementó tanto la base de pago como su tarifa porcentual (Resolución de 7 de julio de 1991).
Lo novedoso de este caso es que la justificación presentada por las entidades sancionadas se fundamenta en un modelo económico realizado por una reputada firma consultora y un  análisis de tarifas internacionales que, según las denunciadas, acreditaría que la tarifa española estaba entre las más bajas de Europa.
N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog
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Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez (V)


Una de las novedades más llamativas de la nueva Ley de Patentes es la ampliación del ámbito de la materia que podrá protegerse como modelo de utilidad. En efecto, la nueva definición de “modelos de utilidad” incluye el término “composición”, lo cual implica su ampliación a cualquier producto o composición, incluyendo productos químicos, sustancias o composiciones, pero excluyendo invenciones que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, según matiza la propia Ley.

Este nuevo aspecto de los modelos de utilidad promete dar bastante juego en el futuro, ya que, por un lado, las fronteras entre los productos incluidos y excluidos son, en algunos casos, difusas, y, por otro lado, el mantenimiento de la menor exigencia de actividad inventiva para los modelos de utilidad puede resultar problemática al aplicarse a productos químicos (de hecho, ya resulta controvertida al aplicarse a invenciones de tipo mecánico).

Por tanto, tendremos que acostumbrarnos a ver que en el BOPI las pequeñas invenciones mecánicas que han sido tradicionalmente el objeto de esta modalidad de propiedad industrial (como, por ejemplo, un abrelatas) se alternarán con productos químicos, cuyos solicitantes decidan protegerlos por esta vía.

Pero no todas las novedades que afectarán a los modelos de utilidad son tan controvertidas. Por ejemplo, se pone fin al requisito de novedad relativa en España al equipararse el estado de la técnica con el exigido para las patentes, lo cual permitirá delimitar con claridad los documentos que son técnica anterior para un modelo de utilidad a efectos de determinar su novedad y actividad inventiva, y terminar con la situación de incertidumbre creada por la anterior Ley de Patentes.

Otra novedad significativa es la posibilidad de solicitar Informes sobre el Estado de la Técnica (IETs) para modelos de utilidad, incluyendo la correspondiente Opinión Escrita. Estos IETs en modelos de utilidad serán necesarios para dar efectividad a los derechos de exclusiva obtenidos con su registro (por ejemplo, dentro de un proceso de demanda por infracción contra un tercero).

En cuanto al procedimiento de concesión, éste no ha tenido cambios significativos, aunque es de destacar que con la nueva Ley habrá, dentro del procedimiento de oposición, la posibilidad de solicitar una prórroga de 2 meses para completar la oposición, aportando pruebas o completando las alegaciones iniciales. Asimismo, un aspecto novedoso (¡y positivo!) es que el examen de las oposiciones lo realizará una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, que podría completarse con un jurista.

Y con todas estas novedades, ¿cuál será el futuro de los modelos de utilidad en España? En principio, la ampliación a productos químicos, la posibilidad de reivindicar una prioridad interna y el examen sustantivo obligatorio para las patentes, que puede hacer que algunos solicitantes opten por un modelo de utilidad para su invención, parece que invertirán la tendencia decreciente de los últimos años.

Lo que sí parece claro es que, de nuevo, los modelos de utilidad prometen no decepcionar y dejan una puerta abierta a posibles interpretaciones en algunos aspectos por parte de solicitantes, agentes, examinadores y jueces, que habrá que ver cómo se resuelven en el futuro.

Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez (Pedro Saturio) 

Autor: Pedro Saturio

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