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El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la anulabilidad de la marca tridimensional Tripp-Trapp

La interpretación concerniente a determinadas formas tridimensionales en relación con el registro de marcas queda mejor definida tras la Sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 18 septiembre 2014 (C-205/13, caso “Tripp-Trapp”).

Tripp-Trapp es como se conoce a la silla diseñada por el danés Peter Opsvik y comercializada desde 1972 por la empresa Stokke. Se trata de una silla para bebés cuyo diseño incluye un mecanismo que permite adaptar la altura según el niño va creciendo. La originalidad del diseño no se discute, prueba de ello es que tanto en el proceso del que trae causa la presente cuestión prejudicial como en un proceso paralelo que se tramitó en Alemania, se concluye que la mencionada silla cumple con los requisitos de originalidad para beneficiarse de la protección de derechos de autorLa cosa cambia, eso sí, cuando se trata de derechos de marca.
Como bien es sabido, la protección que otorga el derecho de marca es virtualmente indefinida, por lo que, en ocasiones, puede resultar atractivo para los titulares de modelos, diseños e incluso de derechos de autor, sobre formas de productos el intentar perpetuar la protección que otorgan dichos derechos a través de la marca. De ello era consciente el legislador cuando en la Primera Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, incluye, en su artículo 3(1)(e), una causa de denegación o nulidad específica aplicable a los signos constituidos exclusivamente por:
–         la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
–         la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
–         la forma que da un valor sustancial al producto;
Así las cosas, cuando la compañía alemana Hauck GMBH & Co. KG (“Hauck”), comienza a comercializar sus sillas Alpha y Beta, con un diseño muy similar al de la silla Tripp-Trapp, la empresa Stokke decide accionar no sólo en base a derechos de autor, sino que invoca además una marca tridimensional registrada en 1998:


Hauck entonces reconviene alegando que la marca en cuestión sería nula por tratarse de un diseño que responde a la funcionalidad del producto y no a la indicación del origen empresarial. Ya en casación, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), decide suspender el procedimiento para plantear varias cuestiones prejudiciales al TJ sobre la interpretación de la causa de denegación reseñada.

Tres son los aspectos de la sentencia dictada por el TJ que merecen ser destacados:

Primero, el TJ analiza si la causa de denegación prevista en el art. 3(1)(e) primer guión (la forma impuesta por la naturaleza del propio producto), puede aplicarse únicamente a un signo exclusivamente compuesto por la forma indispensable para la función del producto, o igualmente a una forma que reviste una o varias características de uso esenciales de ese producto o a las funciones genéricas del mismo. El TJ se decanta por esta segunda interpretación del precepto. Para el TJ, la primera opción interpretativa no dejaría al productor pertinente ningún margen para una aportación personal esencial ni permitiría que la causa de denegación que nos ocupa cumpliera plenamente su objetivo.

Segundo, el TJ analiza si la prohibición relativa a la forma que da un valor sustancial al producto, puede aplicarse a un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto que tenga varias características que puedan conferirle diferentes valores sustanciales. El TJ responde a esta cuestión en sentido afirmativo. El TJ señala que esta prohibición no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor ornamental. Dicha prohibición también alcanza o alcanzaría a los productos que, además del elemento artístico, tengan otras características que le otorguen un valor relevante (p. ej., en materia de seguridad, comodidad, calidad, etc.). Sobre este particular, el TJ agrega que la percepción del signo por el consumidor relevante no es o sería un elemento decisivo sino un elemento de apreciación adicional a la hora de evaluar la aplicabilidad de esta causa de denegación.

En tercer lugar, el TJ establece que las causas de denegación del registro de la marca previstas en el art. 3(1)(e) tienen carácter autónomo y no pueden aplicarse combinadas entre sí.

Esta sentencia es importante y debe ser bienvenida porque clarifica con buen criterio los parámetros legales aplicables al registro de las marcas tridimensionales. 


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El TJUE mueve ficha: la digitalización de obras por las bibliotecas

Las reglas del juego en materia de digitalización están un poco más claras ahora gracias a la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2014 en el Asunto C-117/13, TU Darmstadt. ¿O será más bien al contrario?


La sentencia trae causa de un litigio surgido en Alemania entre la Technische Universität Darmstadt, una biblioteca de acceso público, y Eugen Ulmer KG, editora de un libro sobre historia contemporánea. La Biblioteca había digitalizado el libro para ponerlo a disposición de los usuarios en los puestos de lectura electrónica que tiene instalados en sus locales. Los usuarios de los puestos de lectura podían imprimir la obra completa o parte de ella en papel o guardarla en una memoria USB y de esta forma sacarla de la biblioteca. TU Darmstadt, además, no había aceptado la propuesta de la editorial de adquirir y utilizar los manuales que ésta editaba en formato de libro electrónico (e-books).

Las posiciones de una y otra parte habían recibido el apoyo de federaciones y asociaciones de bibliotecas y de editores, habida cuenta la importancia del asunto y la experiencia “piloto” que el procedimiento representa. Así había sido calificado el caso por el propio Abogado General.

Al margen de ciertas disposiciones propias del Derecho alemán, la Sentencia examina el alcance de las disposiciones que la Directiva 2001/29 dedica a las Bibliotecas. En su artículo 5.2.c) la Directiva advierte que los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en relación con actos efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Por su parte el artículo 5.3.n) añade que los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de licencia.

Como suele suceder de un tiempo a esta parte, El Tribunal a la hora de decidir el asunto da una de cal y otra de arena.

La primera cuestión que se plantea el Tribunal es la de si las obras y prestaciones protegidas «son objeto de condiciones de adquisición o de licencia», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, cuando el titular de los derechos sobre las mismas propone a un establecimiento de los mencionados en esa disposición, como las bibliotecas accesibles al público, la celebración, con condiciones adecuadas, de contratos de licencia de utilización de aquéllas. Ulmer argumentaba que el mero hecho de que el titular de los derechos sobre la obra haya propuesto a una biblioteca accesible al público la celebración de un contrato de licencia o de utilización de la obra basta para excluir la aplicación del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29.

Pero el Tribunal se muestra contrario a esta interpretación y concluye que el concepto de «condiciones de adquisición o de licencia», que figura en el artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, debe interpretarse en el sentido de que implica que el titular de los derechos y la biblioteca, han celebrado un contrato de licencia o de utilización de dicha obra en el que se especifican las condiciones bajo las cuales el establecimiento puede utilizarla. Por lo tanto la excepción no puede ser excluida

Lo segundo que hace el Tribunal es preguntarse si el artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos. La respuesta del Tribunal es afirmativa: la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos.
Finalmente, el TJUE aborda la cuestión de si se puede otorgar a las bibliotecas el derecho de poner sus obras a disposición de los usuarios a través de terminales especializados que permitan imprimirlas en papel o almacenarlas en una memoria USB. Y es aquí donde la Sentencia parece dejar las cosas un poco en el aire:
– De un lado, el Tribunal declara que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a actos tales como la impresión en papel de las obras o su almacenamiento en una memoria USB, efectuados por los usuarios a partir de los terminales especializados instalados en las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición.
– Pero de otro añade que tales actos pueden ser autorizados por la normativa nacional de transposición, siempre que en cada caso concreto se cumplan dos requisitos: (i) que el titular de los derechos sobre la obra reciba una compensación equitativa y que (ii) la longitud de los textos reproducidos no perjudique injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de los derechos de autor.

En lo sucesivo las Bibliotecas tendrán que revisar sus criterios de actuación en razón de la forma en que las normativas nacionales acotan o amplían el límite establecido en la Directiva y de la propia interpretación del límite por parte del TJUE.

N.B. Se ofrece una versión inglesa de este post en el Blog de IMPACT




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¿Llega un régimen de protección a nivel comunitario de las indicaciones geográficas para productos no agrícolas?

El pasado martes 15 de julio la Comisión Europea hizo público un Libro verde y una consulta pública sobre la posible extensión del régimen comunitario de protección de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas. 

Estos productos hasta ahora algo olvidados tienen una gran importancia para diversos sectores de relevancia económica tanto nacional como comunitaria (piénsese en el calzado, los relojes, y especialmente los productos de artesanía, productos prototípicos de este posible nuevo régimen de protección y principales productos objeto de indicación geográfica en países como India y otros latinoamericanos).

Dicho sistema estará previsiblemente inspirado en la actual normativa europea relativa a los productos agrícolas y alimentarios, aunque podría presentar algunos matices y diferencias en su aplicación. 

Se ha hablado a menudo en los últimos años sobre este posible nuevo régimen y yo mismo he tenido la oportunidad de tratar informalmente sobre el tema en varias ocasiones con la delegación europea ante la OMPI y en otros foros relacionados con indicaciones geográficas donde he coincidido con ellos. No parece que en las instancias europeas se tenga la certeza de que dicho régimen acabe por materializarse y, de ser así, consideran que tardaría un tiempo. Sin embargo, habida cuenta de la presión que están realizando distintos grupos de interés y las implicaciones económicas y políticas que dicho régimen tendría en la negociación de los tratados bilaterales de la Unión Europea, considero que antes o después será una realidad. 

El Libro verde está formado por dos partes. La primera de ellas analiza los actuales sistemas de protección existentes a nivel nacional y comunitario, así como los posibles beneficios que se derivarían de una protección reforzada por medio del sistema de indicaciones geográficas. La segunda parte trata de cuestiones de cariz más técnico para propiciar las aportaciones de las partes interesadas y organizaciones especializadas sobre posibles opciones de protección de estos productos

Con esta publicación se abre un plazo de aportación de comentarios hasta el próximo 28 de octubre de 2014.





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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea allana el camino de los titulares de diseños no registrados para el ejercicio de acciones de infracción

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de junio de 2014 en el asunto C-345/13 aclara dos cuestiones importantes en relación con las acciones de infracción de los diseños comunitarios no registrados: el examen del requisito del carácter singular y la carga de la prueba de su concurrencia.


La sentencia resuelve la cuestión prejudicial planteada por la Supreme Court irlandesa en el marco del litigio entre la empresa británica Karen Millen Fashions (“KMF”), que había diseñado una blusa a rayas, y la cadena de establecimientos irlandesa Dunnes Stores (“Dunnes”), que comercializaba una blusa semejante. En el procedimiento iniciado por KMF de infracción de su diseño no registrado Dunnes reconoció haberlo copiado, pero impugnó su validez negándole carácter singular.

La primera cuestión que la Supreme Court irlandesa plantea al Tribunal de Justicia es si para determinar el carácter singular de un diseño no registrado éste se debe comparar con los diseños divulgados anteriormente de forma individual o si es posible -como defendía Dunnes- realizar la comparación con una combinación de características existentes en varios diseños anteriores.

Respecto a esta cuestión el Tribunal de Justicia confirma el criterio que ya había sido apuntado en la sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, T-153/08, y que se apoya en una interpretación literal del artículo 6.1 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, en el que se alude a la impresión general producida “por cualquier otro dibujo o modelo” previamente divulgado. Según el Tribunal esta redacción del precepto implica que la comparación sólo es posible con respecto a dibujos o modelos “concretos, individualizados, determinados e identificados” entre todos los diseños anteriores.

No obstante, la posibilidad de tomar en consideración la combinación de características de diseños conocidos está expresamente prevista en el artículo 25.1 del Acuerdo ADPIC. Para el Tribunal de Justicia, sin embargo, se trata de una opción potestativa que no ha sido asumida por el legislador comunitario.

La segunda cuestión planteada se refería a la carga de la prueba del carácter singular del diseño no registrado, que según Dunnes debía recaer sobre el titular del diseño. Por contra, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 85.2 del Reglamento establece una presunción de validez de los diseños no registrados que debe interpretarse de forma que se favorezca la consecución de los objetivos de simplicidad y rapidez de protección de los diseños no registrados, enunciados en los considerandos del propio Reglamento.

Por este motivo concluye que a la hora de ejercitar la acción de infracción del diseño no registrado no se puede exigir a su titular que demuestre que ese diseño cumple con el requisito del carácter singular, sino únicamente que identifique las características del diseño que a su juicio le confieren ese carácter.

Esta decisión facilita sin duda el ejercicio de las acciones de infracción de los diseños no registrados y establece una distribución de la carga de la prueba sobre la validez del diseño coherente con la regulación del resto de las figuras de propiedad industrial.

En definitiva, el Tribunal de Justicia realiza una interpretación del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios favorable a los intereses de las empresas -entre ellas las del mundo de la moda- que confían en la figura del diseño comunitario no registrado para la protección de sus creaciones.


Autor: Carlos Morán

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Marcas de color: Nuevos criterios del TJ para determinar su accesibilidad al registro

El 7 de febrero de 2002 Deutscher Sparkassen – und Giroverband eV presentó la solicitud de marca alemana nº 30211120 reproducida de la siguiente forma:


La marca consistía en el color rojo, concretamente el HKS 13 y fue concedida el 11 de julio de 2007 para determinados servicios financieros en clase 36 referidos a la banca minorista.

Contra la concesión de la marca, Oberbank y el Banco Santander decidieron iniciar un procedimiento de nulidad. Sin embargo, en la tramitación del mismo y ante diversas cuestiones que se plantearon, el tribunal alemán decidió suspender el procedimiento y plantear tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) que se resolvieron en Sentencia de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13).

1.- En la primera cuestión prejudicial, se pregunta al TJ sobre el grado de reconocimiento entre el público necesario para estimar que una marca tiene carácter distintivo. En concreto, se pregunta si es necesario presentar un sondeo de opinión que tenga como resultado un grado de reconocimiento de la marca de al menos un 70%.

El TJ recuerda en primer lugar que para determinar la existencia de carácter distintivo adquirido por el uso habrá que realizar un examen concreto y apreciar globalmente los elementos que permitan demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada. Para ello, se tendrá en cuenta, en otros, la cuota de mercado, intensidad, ámbito geográfico, duración del uso, etc. En el caso de que la autoridad pertinente experimente dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo podrá ordenar un sondeo de opinión y le corresponderá estimar qué porcentaje considera suficientemente representativo. No obstante, a la hora de evaluar el carácter distintivo, el resultado de tal sondeo no podrá constituir el único elemento determinante.

2.- En segundo lugar se pregunta si en el marco de un procedimiento de nulidad es necesario examinar si la marca adquirió carácter distintivo antes de la fecha de solicitud. En este caso el titular alegaba que había sido adquirido antes de la concesión pero después de la solicitud.

El TJ responde a esta cuestión recordando que deberá haberse probado la adquisición de carácter distintivo de la marca con anterioridad a la fecha de su presentación a no ser que la legislación de un país concreto la haya referido a una fecha posterior. Esta circunstancia no excluye que la autoridad competente tome elementos que -pese a ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud- permitan deducir conclusiones en lo que atañe a la situación tal como ésta se presentaba con anterioridad a esa fecha.

3.- En la tercera cuestión prejudicial se pregunta quién debe probar que la marca había adquirido carácter distintivo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro para no ser considerada nula.

El TJ responde que la carga de la prueba corresponde al titular de la marca y no al demandante de la nulidad. En consecuencia, si el titular de la marca no consigue probar que había adquirido carácter distintivo antes de la fecha de solicitud deberá ser declarada nula.



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