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La copia privada, una institución moldeada por los tribunales



El progresivo desmoronamiento del sistema legal que regulaba la remuneración compensatoria por copia privada ha provocado casos insólitos. Así consideramos el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo español de 6 de marzo de 2015, que ha determinado si los teléfonos móviles y las tarjetas de memoria están sujetas al pago de la remuneración compensatoria, la cuantía y la aplicación de la doctrina Padawan. Cuentan para ello con una regulación quebrada, reducida al principio general de sometimiento de los aparatos idóneos para grabar. Ante esta situación, el órgano judicial ha decidido si cuando el daño supera el umbral mínimo para que sea compensable, el canon a pagar y el efecto Padawan en estos dispositivos. Un tribunal proactivo que contrasta frente al regulador en retirada.

En junio de 2008, el gobierno español aprobó una Orden en la que se establecía los soportes y dispositivos digitales sujetos al pago de la remuneración compensatoria por copia privada. Era una norma esperada desde que, en 2006, el legislador aprobara el texto vigente de la Ley de Propiedad Intelectual. En su texto se anunciaba la futura publicación de este listado de aparatos para incorporar el sistema de copia privada en los aparatos digitales.

Esta regulación parecía la definitiva adaptación del sistema por copia privada al nuevo entorno digital, pero se convirtió en el prólogo de una sucesión de cambios dramáticos operados en el sistema de copia privada en España.

La Orden citada sucumbiría con apenas dos años y medio de existencia, al ser declarada nula por motivos formales por una Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 22 de marzo de 2011. Sentencia que sería más tarde confirmada por el Tribunal Supremo.

Por último, el Estado en diciembre de 2011 acabaría derogando la regulación de copia privada y sustituyéndola por un pago público a los beneficiarios de la compensación.

En esta transición, han quedado problemas sin resolver y lo que es, sin duda, único, sin normativa que aplicar, dejando un espacio insólito para la intervención de los tribunales, y la aplicación de variable regla de la equidad.

En 2009, la mayor entidad de gestión española, SGAE, había formulado en su nombre y en representación de las entidades productores y artistas de música, reclamación a las compañías NOKIA y SONY respecto al importe debido por los teléfonos y memorias que estas empresas habían vendido en el último semestre de 2008.

La demanda reclamaba la simple aplicación de la Orden citada de 2008. En aquel momento, se trataba de una simple reclamación de cantidad

Cuando los Tribunales examinaron el caso, la situación se había alterado radicalmente. Se había expulsado del Ordenamiento Jurídico la regulación administrativa que sujetaba al pago de los teléfonos móviles  con capacidad de grabar fonogramas a un canon de 1,1 céntimos de euros y a 0,3 céntimos las tarjetas de memorias. Y puede decirse que la propia sujeción de los teléfonos al pago había quedado en el aire.

De hecho la Sentencia del Juez de instancia optó por rechazar todas las peticiones de los acreedores, al basarse la reclamación en una norma que había sido declarada contraria a la Directiva 2001/29.

Sólo en la segunda instancia y en el recurso de casación que dará lugar a los pronunciamientos del Tribunal Supremo, se examinaron las cuestiones de fondo. 

Tres son las cuestiones de especial relevancia que se suscitan en el  debate judicial. La primera y, acaso, más interesante para su examen jurídico tenía que ver con la posible aplicación del concepto de daño mínimo y, en consecuencia, la inexistencia de obligación de pago por los teléfonos móviles reclamados debido a la reducida capacidad de memoria que ofrecían entonces. El segundo versaba sobre las consecuencias a esta reclamación de la anulación del sistema mutualista. ¿Estaban sujetos al pago todos los móviles o sólo los vendidos a particulares?. El tercero tenía que ver con la cuantía de la remuneración. Si la norma que fijaba el importe por aparato carecía de validez, cómo establecer el sistema de remuneración.

En lo que respecta el daño mínimo, resulta interesante observar cómo el tribunal español aplica la técnica de las presunciones que el TJUE ha desarrollado en relación con la copia privada para la concreción del daño mínimo. Si para ser acreedor a la compensación, basta mostrar el posible perjuicio, el Tribunal señala, en sentido inverso, que “que si no existe posible perjuicio o este merece la consideración de mínimo, no procede la compensación equitativa”.

El Tribunal Supremo confirmó el razonamiento de la sentencia de instancia y admitió que los teléfonos móviles deberían estar exentos de pago por su escasa capacidad de almacenamiento. Al mismo tiempo, rechazó su aplicación respecto a las tarjetas dado que su capacidad de grabación superaría las 600 canciones por unidad.

Uso profesional y usos particulares

Sony y Nokia plantearon al Tribunal Supremo que la aplicación de la doctrina Padawan debía conducir a la exclusión del pago de las tarjetas de memoria vendidas a empresas.

Su pretensión no fue aceptada, al entender que cuando los dispositivos se han puesto a disposición de personas físicas sin restricción para su uso personal, “no es necesario verificar en modo alguna que éstas hayan realizado efectivamente copias privadas mediante aquellos (considerando 54)…” según la Sentencia Padawan.

La cuantía compensatoria

Según los deudores, Nokia y Sony, la desaparición de la Orden que fijaba las cuantías a pagar por cada dispositivo determinaba la imposibilidad de establecer una condena al pago, fijando unas cuantías concretas.

La Sentencia de segunda instancia (y posteriormente el Tribunal Supremo), a pesar de reconocer que dicha orden administrativa había sido declarada nula, aplicó las cuantías que en ella se  contemplaban para condenar a las compañías fabricantes de tarjetas de memoria. 

El Juzgador asume la tarea de concretar el daño y para ello, nada le impide apoyarse incluso en los criterios cuantitativos de la norma anulada, ya que -en su opinión- no existían dudas sobre la equidad de los importes que dicha norma establecía.

El Tribunal Supremo en este caso, no ha querido seguir a numerosos casos en que los tribunales han rehusado asumir el papel de regulador y, como aplicadores de la norma, esperan que el órgano competente complete el aparato normativo. Es indudable que en su ánimo debió pesar el derecho de los acreedores, pero también es cierto que esta orden aplicada sujetaba al pago a los teléfonos móviles que el Tribunal, por el contrario, exonera.
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La normativa de la copia privada está recogida en dos breves preceptos de la Directiva 2001/29/CE. Pocos textos como éste han suscitado una cascada recurrente de cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sus resoluciones están cincelando a golpe de resolución el modelo de copia privada aplicable en Europa. Y, por el ejemplo que se ha expuesto en este artículo, lo mismo sucede a nivel local. Todo ello revela una dejadez pasmosa del regulador por asumir sus obligaciones, abdicando, definitivamente, de esta figura para la compensación de las industrias creativas o configurándola nuevamente de forma certera para que no esté sometida a la duda constante en su aplicación. Por el tiempo transcurrido, puede afirmarse que esta última iniciativa está descartada y la suerte de esta institución dependerá de que los tribunales acierten a suplir con sus decisiones la tarea del legislador.   

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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El significado o la pronunciación de una marca comunitaria en una lengua no oficial de la UE también puede tenerse en cuenta

Normalmente tenemos claros cuáles son los factores que debemos tener en cuenta a la hora de efectuar un examen del riesgo de confusión entre dos marcas, como, por ejemplo, el grado de similitud entre los signos distintivos o entre los productos o servicios designados. También sabemos que para valorar la similitud entre los signos, la valoración se debe hacer desde una triple perspectiva: la fonética, la visual y la conceptual.

Estos son, en definitiva, factores que todo profesional en la materia conoce y aplica a la hora de examinar el riesgo de confusión. Pero, ¿qué sucede cuando estamos ante dos marcas escritas en una lengua no oficial de la Unión Europea? ¿Se debe tener en cuenta también el significado de sus palabras en la lengua de origen o incluso su modo de pronunciación? ¿Cómo debe interpretarse el artículo 9.1 (b) del Reglamento de Marca Comunitaria?


Estas fueron precisamente las dudas que planteó el Tribunal Mercantil de Bruselas al TJUE en la cuestión prejudicial C-147/14 y cuya resolución ha sido finalmente publicada en el día de ayer.

La respuesta del Tribunal de Justicia no admite dudas: para determinar si se debe tener en cuenta o no el significado y la pronunciación de unos términos escritos en una lengua foránea hay que estar a si el público pertinente tiene conocimientos básicos en el idioma en cuestión.


En este caso concreto, las marcas examinadas contenían términos árabes escritos tanto con caracteres latinos como también árabes, y presentaban un elevado grado de similitud desde el punto de vista visual. Sin embargo, si se comparaban desde el punto de vista de la lengua árabe, las marcas presentaban grandes diferencias fonéticas y visuales al tener significados y pronunciaciones sustancialmente diferentes. 

De otra parte, los productos comercializados con las marcas comunitarias eran productos alimenticios de origen eminentemente árabe, de modo que el público pertinente estaría integrado necesariamente por consumidores musulmanes con conocimientos básicos en la lengua árabe escrita.

El TJUE, a la vista de estas circunstancias, llega a la conclusión lógica de que “el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca comunitaria y un signo que abarquen productos idénticos o similares, y que contengan sendos términos árabes dominantes y similares desde el punto de vista gráfico, escritos con caracteres latinos y con caracteres árabes, debe tenerse en cuenta el significado y la pronunciación de esos términos, en un contexto en el que el público pertinente de la marca comunitaria y del signo en cuestión tenga conocimientos básicos de la lengua árabe escrita”.

Una conclusión que se ajusta muy bien a la realidad económica y social de la Unión Europea, un mercado en el que concurren consumidores de todas las nacionalidades y etnias. Esta es seguramente, sin apartarse del sentido literal de la norma, la decisión más acertada.  



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Día Mundial Antifalsificación

El próximo 2 de junio se celebra el Día Mundial Antifalsificación en diversos países del mundo. Con este motivo, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca organizan, por quinto año consecutivo, en colaboración la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una jornada con el objetivo de sensibilizar y concienciar a ciudadanos e Instituciones Públicas sobre los efectos negativos de la fabricación y comercialización de productos falsificados.

En esta ocasión, la jornada se celebra en Vigo. La elección de esta ciudad no es un hecho casual: responde a la operación policial “Cuarzo” contra las falsificaciones, desarrollada a mediados de octubre de 2014 en el mercado de La Piedra de esta ciudad. Pero hay más casualidades: Vigo, y su famoso mercado de venta de falsificaciones, apareció en la lista negra internacional de la falsificación publicada en febrero de 2014 por el representante de comercio del Gobierno de Estados Unidos, indicando, precisamente, la condición de esa ciudad de puerto de escala para muchas líneas de cruceros y que ese mercado “opera bajo la supervisión y control del gobierno municipal”.

La elección de Vigo como ciudad española para celebrar el Día Mundial Antifalsificación no podría resultar más acertada. Con toda seguridad, la celebración de ese Día Mundial servirá, especialmente, para concienciar a los gobernantes locales en la necesidad de sacar a su ciudad de la lista negra mundial de la vergüenza, combatiendo con mayor efectividad este tipo de actividades delictivas.




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Un nuevo mundo para las denominaciones de origen: Lisboa renace en Ginebra

La conferencia diplomática convenida para la adopción de un nuevo acta del Arreglo de Lisboa, celebrada en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) entre el 11 y el 21 de mayo de 2015 ha dado lugar a la adopción del Acta de Ginebra, tras el acuerdo alcanzado en esta ciudad suiza.

La conferencia diplomática ha estado precedida de 10 sesiones de un grupo de trabajo “ad hoc”, que se iniciaron en 2009 y hasta 2014 han venido discutiendo y elaborando el borrador del texto que ha dado lugar a este acta y su reglamento.

El acta adoptada tiene como uno de sus principales objetivos hacer más atractivo el actualmente existente Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional-que tiene actualmente únicamente 28 partes contratantes – para la adhesión de nuevos miembros.

Algunas de las novedades más relevantes a ese respecto son la posibilidad de adhesión al acta por parte de organizaciones intergubernamentales y la posibilidad de registro internacional tanto de denominaciones de origen como de indicaciones geográficas (hasta ahora el arreglo únicamente contemplaba las denominaciones de origen), en un sistema que, además del lógico respeto a los ADPIC, se inspira en muchos aspectos en los reglamentos de la Unión Europea relativos a estas figuras. También merece destacarse en este Acta de Ginebra el desarrollo de los artículos relativos al (amplio) ámbito de protección que permite dar a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en las partes contratantes, así como el tratamiento del tema de las tasas oficiales (algo extraño a la normativa de la Unión Europea en este campo).

A este respecto, hay que destacar el interés mostrado a lo largo de la gestación del acta por dos organizaciones gubernamentales, tanto la representación de la Unión Europea (la propia OAMI también ha estado presente como “observadora a título individual”) como, en menor medida, la OAPI (Organización Africana de la Propiedad intelectual). A medida que la labor del grupo de trabajo durante estos años fue ganando credibilidad con la elaboración de textos detallados y suscitando el interés de un número cada vez mayor de países, hicieron aparición delegaciones de algunas de las grandes potencias mundiales (Estados Unidos, Federación rusa o China) inicialmente ausentes o con presencia pasiva y tuvieron numerosas intervenciones que enriquecieron enormemente el debate planteando cuestiones y propuestas muy interesantes desde distintas perspectivas jurídicas, económicas y culturales.

Al igual que el Arreglo de Lisboa actualmente existente, no limita su registro a determinados productos, sino que pueden ser registradas denominaciones de origen e indicaciones geográficas para cualquier tipo de producto (agrícola o no agrícola) siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

El acta de Ginebra entrará en vigor a los tres meses de que cinco partes contratantes hayan depositado sus instrumentos de ratificación o accesión.

Sería injusto no mencionar la destacada labor de las delegaciones de las organizaciones con estatus de “observador” en el grupo de trabajo y la conferencia, y entre las que destacaría, entre otras, al CEIPI, por su alto contenido académico, MARQUES, oriGIn e INTA, representando los intereses de sus miembros y el interés general de la comunidad por un texto lo más claro posible y que no produzca situaciones de inseguridad jurídica.

Por último, habiendo tenido el privilegio de asistir a las 10 sesiones del grupo de trabajo y a la conferencia diplomática y siendo español, no puedo dejar de extrañarme por la falta de actividad y de comunicaciones por parte del Estado español en relación con el sistema de Lisboa. España es signataria del Arreglo de Lisboa desde su adopción en 1958, pero nunca lo ratificó, y aunque en diversos momentos ha manifestado en las primeras sesiones del grupo de trabajo su intención de hacerlo, en otros momentos ha desaparecido del debate. Todo lo contrario de otros países cercanos a nosotros en cuanto a la importancia que tienen para ellos estas denominaciones geográficas de calidad, como ocurre con Francia, Italia o Portugal, que han tenido una gran presencia y actividad en la gestación del nuevo acta.

Siendo nuestro país tan rico en indicaciones geográficas y denominaciones de origen, parece que un instrumento que permitiese su registro internacional mediante una sola solicitud centralizada podría tener importantes ventajas para nuestros productores.

Ojalá, a la vista de este Acta de Ginebra, las autoridades españolas adopten una política más proactiva, den a conocer su punto de vista y, aún mejor, tomen iniciativas para ver en qué medida podría beneficiar a los productores españoles, interactuando para ello con los potenciales afectados.


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El Tribunal General considera que es hora de poner límite al alcance de protección de la marca de relojes SWATCH

Via Wikimedia Commons
El Tribunal General ha dictado hace 72 horas una sentencia (Caso T-71/14) por la que confirma la concesión de la marca SWATCHBALL, depositada por la empresa PANAVISION EUROPE, para productos y servicios propios de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipamiento fotográfico y cinematográfico (clases 9, 35, 41 y 42). La peculiaridad de la solicitud es que expresamente se excluían productos y servicios relativos al control de tiempos o cronometraje.

SWATCH AG, la reputada empresa Suiza de relojes, formuló oposición al entender que la nueva marca era incompatible con sus registros de marca prioritarios SWATCH, así como un intento de aprovecharse de la reputación ajena. También se invocaba que la marca SWATCHBALL causaba un perjuicio para el carácter distintivo y la reputación de la marca prioritaria.

El Tribunal reconoce que existe una similitud entre las marcas confrontadas, así como el carácter notorio y la reputación de las marcas SWATCH. Sin embargo, considera que para que la prohibición de registro del art. 8.5 del Reglamento 207/2009 opere es necesario que el publico relevante entienda que existe una conexión entre las dos marcas, de tal forma que sin la concurrencia de ese vínculo no puede haber aprovechamiento indebido o perjuicio a la reputación o al carácter distintivo de la marca prioritaria.

Aunque aprecia el Tribunal que hay factores que revelarían la concurrencia de ese vínculo (similitud de marcas y reputación de la marca SWATCH), considera que su existencia se diluye cuando se examina la diferente naturaleza de los productos y servicios de las marcas controvertidas (máxime si se tiene presente la limitación efectuada por PANAVISION); cuando se repara en los diferentes canales de distribución y segmentos de mercado; cuando se advierte que los productos no entran en competencia y no son intercambiables; pero, sobre todo, cuando se constata la existencia de dos públicos relevantes diferenciados: el público general en el caso de los relojes SWATCH y un público mucho mas especializado en el caso de los productos y servicios de PANAVISION.

Es más, el propio Tribunal considera que aún cuando es probable que el público especializado de los productos de PANAVISION conozca también los productos de la marca SWATCH, no es previsible que llegue a establecer un vínculo entre unos y otros, entre las marcas SWATCHBALL y SWATCH.

Esta sentencia nos demuestra que incluso las marcas más reputadas tienen que hacer un esfuerzo a la hora de acreditar la existencia del requisito del vínculo, necesario para que opere la prohibición del art. 8.5, para que la marca notoria y reputada despliegue todos sus efectos.

Autor: Luis Baz


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