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Forma del producto y distintividad adquirida : posible registro de la marca KIT KAT

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 16 de septiembre pasado la esperada sentencia –asunto C-215/14- que resuelve la cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice del Reino Unido a propósito de la registrabilidad como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:



Nestlé había solicitado su registro de la marca ante la Oficina de Marcas británica, la cual, estimando la oposición planteada por Cadbury, lo denegó por entender que no se había acreditado suficientemente la adquisición de carácter distintivo por la marca. Además, consideró que la forma para la que se había solicitado el registro tenía tres características:

  • la forma básica, de tableta rectangular;
  • la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta, y
  • el número de hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de «barritas».

La primera de esas características, según la Oficina británica, constituía una forma que resultaba de la propia naturaleza de los productos solicitados (con excepción de los pasteles y la pastelería), y las otras dos eran necesarias para obtener un resultado técnico.

Recurrida esta decisión ante la High Court of Justice, ésta consideró que no existía suficiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los problemas suscitados y elevó una petición de decisión prejudicial. En su sentencia, el Tribunal de Justicia invierte el orden de las tres cuestiones planteadas y examina en primer lugar la relativa a la posible aplicación acumulativa de la prohibición de registro de los signos consistentes en la forma del producto cuando esa forma viene impuesta por la naturaleza del producto y cuando es necesaria para obtener un resultado técnico, por considerar que un signo que incurra en esta prohibición no puede nunca adquirir carácter distintivo a través del uso.

A este respecto, el TJ reitera la doctrina fijada en la reciente sentencia Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233 (el caso de la silla Tripp-Trapp), en el sentido de que las tres causas particulares de prohibición de registro de las formas de los productos tienen carácter autónomo y son de aplicación independiente. Por tanto, a juicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma pueda incurrir simultáneamente en varias de las causas de denegación, siendo suficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas se aplique plenamente a la forma en cuestión.

Como explica el Abogado General en los apartados 65 y 66 de sus Conclusiones de 11 de junio de 2015, lo que el TJ excluyó en la sentencia Hauck fue la posibilidad de aplicar de forma combinada las tres diferentes causas de denegación, pero no la de aplicarlas de manera acumulada, siempre que al menos una sola de ellas afecte plenamente al signo en cuestión.

La tercera de las cuestiones planteadas por la High Court estaba relacionada con la prohibición de registro de las formas necesarias para la obtención de un resultado técnico y solicitaba aclaración sobre si esa prohibición se refiere únicamente al modo en que funciona el producto o si se aplica también al modo en que se fabrica.

El TJ considera que el punto de vista relevante al respecto es el del consumidor, para quien las funcionalidades del producto son determinantes, pero no así las modalidades de fabricación. Por tanto, interpreta que la prohibición no se aplica al modo en que se fabrica el producto.

Por último, el TJ analiza la primera cuestión prejudicial planteada. En realidad, su planteamiento obedece más a una práctica de los tribunales británicos que de la del resto de países de la UE. La razón es que en el Reino Unido los tribunales, a la hora de examinar la distintividad de una marca adquirida por el uso, consideran que no es suficiente con que su titular acredite que una proporción significativa de personas de los sectores interesados reconoce la marca y la asocia a sus productos (tal y como en el caso examinado había hecho Nestlé mediante la aportación de un estudio de mercado). Por contra, exigen además que el titular demuestre que esas personas se basan en esa marca como indicadora del origen empresarial del producto frente a otras marcas que pudieran también estar presentes.

Este requisito adicional o, si se quiere, estándar más elevado de distintividad, es lógicamente más difícil de cumplir, particularmente en el caso de las marcas consistentes en la forma del producto que, en la práctica totalidad de los casos, se presentan en el mercado acompañadas de marcas denominativas o mixtas. Así ocurre también con Kit Kat, que siempre se ha comercializado en un envase con un logotipo característico y en el que las propias palabras Kit Kat están grabadas en las cuatro barritas que componen la tableta de chocolate:


Para resolver esta cuestión, el TJ se apoya en el criterio seguido en la sentencia Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, conforme al cual para que una marca adquiera carácter distintivo a través del uso no es necesario que la marca se utilice aisladamente, sino que puede tratarse de un uso como parte de una marca registrada o en combinación con otra marca. No obstante, como hizo en la posterior sentencia Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, puntualiza que el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada.

Pues bien, en la sentencia que nos ocupa el TJ aclara -siguiendo el criterio del Abogado General- que, para cumplir con esta exigencia, el solicitante del registro de la marca debe aportar prueba de que dicha marca por sí sola, aislada del resto de elementos que en el uso de la misma hayan podido acompañarla, sirve para indicar el origen empresarial del producto.

En la práctica, el modo más directo de cumplir con este requerimiento será a través de una encuesta en la que a los encuestados se les exhiba el producto marcado exclusivamente con el signo que se pretende registrar, sin el resto de elementos adicionales con que los que habitualmente se presente en el mercado. Así lo hicieron tanto Nestlé en el procedimiento nacional que ha dado lugar a esta sentencia como Levi Strauss en el correspondiente a la sentencia Colloseum.


Autor: Carlos Morán


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Consentimiento y acuerdos de coexistencia en el registro de marcas comunitarias: el caso PENTASA

El registro de una marca contará con el consentimiento de terceros, en tanto en cuanto se ajuste estrictamente al caso, a la Ley y a la buena fe. Esta es la afirmación que podría deducirse de la Sentencia dictada recientemente por el Tribunal General de los casos agrupados  T-544/12 y T-546/12 (en inglés).

Al solicitante de las marcas comunitarias PENSA PHARMA y PENSA le fueron concedidos dichos signos a comienzos de 2009. No obstante, los titulares de las marcas PENTASA, marcas nacionales registradas en diversos países de la Unión Europea, presentaron sendas acciones de nulidad contra las nuevas marcas “PENSA”.

Tanto la División de Cancelación como la Sala de Recursos de la OAMI estimaron tales acciones de nulidad, por lo que el titular de las nuevas marcas presentó recurso ante el Tribunal General (TG) alegando que el registro de sus marcas había contado con el consentimiento de los titulares de las marcas anteriores PENTASA y argumentando tres razones principales.

La primera de ellas es que las marcas habían coexistido pacíficamente en España e Italia, y a consecuencia de ello, el titular de las marcas anteriores había consentido implícitamente el registro de las marcas ahora impugnadas. A este respecto, el Tribunal General considera que tal razonamiento es irrelevante, puesto que el riesgo de confusión que pudiera haber en uno o más países sería suficiente para denegar el registro de las marcas solicitadas.

El segundo motivo por el cual el solicitante argumenta que contaba con el consentimiento de los demandantes, es debido a que éstos interpusieron oposiciones a las solicitudes de marcas PENSA, y que tales oposiciones finalmente fueron retiradas. A tal argumento contestó el Tribunal General que los demandantes enviaron cartas tanto a la OAMI como al propio solicitante en las cuales expresamente se decía que en caso de que las solicitudes de marca PENSA finalmente fueran registradas, interpondrían acciones de nulidad contra tales registros. Y que por ello, la retirada de las oposiciones no puede ser interpretada como equivalente a un consentimiento expreso por parte de los demandantes.

Además, añade el Tribunal, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria no contempla que la retirada de una oposición conlleve la renuncia del derecho de solicitar una posterior declaración de nulidad.

El tercero de los motivos es quizá el que tiene una mayor relevancia jurídica. El solicitante sostiene que presentó ante la Sala de Recurso de la OAMI un acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, por el cual se consentía el registro de las marcas. Sin embargo, dicho acuerdo no concernía a las marcas objeto de litigio, sino que se acordaba la coexistencia entre las marcas “PENSA” (azul) y “PENTASA”.

En este sentido, el Tribunal General establece que el acuerdo de coexistencia no se aplica ni se extiende a las marcas que son ahora objeto de nulidad, y que por tanto, no existe un consentimiento entre las partes para el registro de las nuevas marcas.

Como vemos, el TG rechazó todos y cada uno de los argumentos expuestos por el solicitante relativos al consentimiento entre las partes.

Los razonamientos del Tribunal General parecen sin duda muy acertados. No obstante, el solicitante de las marcas PENSA ha interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, motivo por el cual estaremos muy pendientes de la decisión final que dicho Tribunal adopte.


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Una nueva ley de patentes … ¿para dentro de dos años? (I)

La publicación en el BOE, en las vísperas del verano, de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, ha provocado una avalancha de notas y reseñas de urgencia en los medios más diversos. Esta reacción no deja de ser sorprendente: más allá de la actualidad que toda reforma conlleva, estamos ante una Ley que entrará en vigor  … ¡el 1 de abril de 2017!.

Esta vacatio legis tan inusitadamente dilatada (22 meses) pone de relieve el alcance extraordinario de la reforma , pero también la prudencia del legislador.

No es sólo que ciertas modificaciones (como la generalización del sistema de concesión de patentes con examen previo) exigen de la industria un periodo de adaptación o un cambio de mentalidad nada despreciables; es también que la puesta en práctica de esas modificaciones impone a la propia Administración una revisión organizativa que no puede improvisarse.

Hay que aplaudir que por una vez el Gobierno no se precipita en poner una Ley en circulación cuando su aplicación depende de desarrollos reglamentarios especialmente laboriosos. Demasiado cerca tenemos el doloroso ejemplo de otras reformas prematuras (¿el derecho de autor, tal vez?).

Pero este retraso, más que justificado en algunas parcelas de índole registral, se torna un poco más frustrante cuando se repara en otros esferas. Y es que la Ley 24/2015, a medida que fue avanzando en su gestación, vino a incorporar más y más novedades en el plano de las acciones judiciales y las disposiciones procesales. Y al final la Ley nos ha sorprendido con un aggiornamento tal de los pleitos en materia de patentes (con efectos colaterales en las otras modalidades de propiedad industrial) que también en este aspecto la reforma está llamada a no dejar a nadie indiferente. Lástima que en lo tocante al proceso judicial la Ley nos ponga la miel en la boca para luego obligarnos a esperar tanto tiempo.

ELZABURU se propone compartir con sus clientes, compañeros de profesión y amigos, una reflexión analítica y crítica sobre la reforma en un conjunto de post que serán publicados en este blog en las próximas semanas. Mientras tanto, recibamos esta nueva Ley, de tan lenta digestión, como si de un plato de gusto se tratase.


Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
I. Una nueva Ley de Patentes…¿para dentro de dos años? (Antonio Castán)
II. Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España. (Francisco J. Sáez) 
III. La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico (Francisco J. Sáez) 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes (Pedro Saturio) 
Autor: Antonio Castán

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Buenas noticias para los titulares de marcas renombradas

LA MARCA RENOMBRADA EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA PUEDE HACERSE VALER TAMBIÉN EN LOS ESTADOS EN LOS QUE NO TIENE RENOMBRE

En la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2015 en el caso Iron & Smith kft/Unilever (C-125/14) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una interesante cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro sobre la eficacia territorial del renombre de una marca comunitaria a efectos del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (denegación de una solicitud de marca por su incompatibilidad con una marca comunitaria renombrada anterior para distintos productos). En definitiva se trataba de determinar si el renombre de una marca comunitaria en algunos países de la Unión Europea puede también ser esgrimido y tener consecuencias jurídicas en otros países de la Unión en los que el signo no es renombrado.

La cuestión prejudicial planteada por el tribunal húngaro no quitará el sueño al tranquilo ciudadano europeo, pero resulta apasionante para los profesionales de la propiedad industrial por su directa relación con los pilares del sistema de marcas de la Unión Europea, fundamentalmente el carácter unitario de la marca comunitaria y su compatibilidad con los sistemas nacionales.

Estos dos principios son consagrados rotundamente por el Reglamento de la marca comunitaria y vertebran el régimen marcario de la Unión, pero la realidad puede suscitar problemas dialécticos y prácticos tan interesantes y difíciles de valorar como el planteado por el tribunal húngaro en su cuestión prejudicial, pues efectivamente los grandes principios y dogmas no suelen resultar tan claros y reconfortantes cuando tenemos que descender a analizar casos concretos de acuerdo con las distintas realidades de los mercados locales.

El carácter unitario de la marca comunitaria implica que ésta producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea, tal y como afirma expresamente el artículo 1 del reglamento sobre la marca comunitaria. La expresión “los mismos efectos” debe significar no sólo que el registro como tal resulta formalmente vigente en los 28 estados miembros de la Unión, sino que las facultades que otorga a su titular, fundamentalmente el ius prohibendi, tengan la misma eficacia en cualquier lugar de la Unión Europea.

En este caso, el Tribunal Justicia debía determinar si las facultades prohibitorias que se derivan del renombre de una marca comunitaria en algunos países también pueden esgrimirse en aquellos países de la Unión Europea donde no existe tal renombre. En el asunto analizado por el tribunal húngaro que planteó la cuestión prejudicial, la marca comunitaria anterior en la que se basaba la oposición a una solicitud de marca posterior se consideraba renombrada en el Reino Unido e Italia, pero no en Hungría, país de la nueva solicitud. Como agudamente observó el tribunal húngaro, la cuestión presentaba ciertas analogías con el debatido tema del uso de la marca comunitaria y de cuál debe ser su extensión territorial para ser considerado suficiente, cuestión resuelta por el Tribunal de Justicia fundamentalmente en el caso Leno (C-149/11). Sin embargo, como veremos el Tribunal afirma que la valoración del renombre de la marca debe realizarse con criterios propios no necesariamente coincidentes con los utilizados para valorar el uso.

El tribunal ha dictado una sentencia bien estructurada y bastante más clara de lo habitual. Así, de una forma alejada de la ambigüedad a la que nos tiene acostumbrados, el tribunal afirma con nitidez lo siguiente:
  1. Cuando se acredite el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial de la Unión Europea, que puede incluso coincidir con el territorio de un solo Estado miembro, debe considerarse que esa marca comunitaria anterior goza de renombre en toda la Unión Europea.
  2. Los criterios establecidos por la jurisprudencia acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son aplicables necesariamente para determinar la existencia del renombre.
  3. La marca comunitaria renombrada puede beneficiarse de la protección específica establecida en la directiva para tales marcas incluso en los estados miembros donde no goce de renombre si se acredita que una parte del público, comercialmente no insignificante, conoce la marca y establece un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, y que existe una infracción efectiva y actual contra la marca comunitaria o un serio riesgo de que se produzca en el futuro.


Así pues, la marca comunitaria renombrada anterior gozará de la protección reforzada de las marcas renombradas incluso en aquellos países en los que no se consideraría como tal, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de riesgo real y perjuicio efectivo que en realidad la jurisprudencia ya venía exigiendo incluso en aquellos territorios donde no había duda del renombre de la marca anterior, por ejemplo en las sentencia de los casos General Motors (C-375/97) o Royal Shakespeare (T-60/10) (texto sólo en inglés).



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Fin del secreto bancario incondicionado en la investigación de ventas online de productos falsificados

En reciente sentencia de 16 de julio 2015 (asunto C-580/13), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) acaba de establecer los límites a las leyes nacionales que protegen el secreto bancario. A raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre la compatibilidad de su ley nacional de secreto bancario con la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual, el TJ declara que dicha Directiva se opone a una disposición nacional que permita, de forma ilimitada e incondicional, a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar a la autoridad judicial información relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta bancaria en el marco de un procedimiento por violación de la propiedad industrial e intelectual.

Los hechos se remontan al año 2011 cuando Coty Germany, licenciataria en exclusiva de la marca comunitaria Davidoff Hot Water, adquirió a través de una plataforma de subastas por Internet un frasco de perfume con dicha marca, ingresando su importe en la cuenta bancaria abierta en el Stadtsparkasse Magdeburg indicada por el vendedor. Tras comprobar que el perfume comprado era falso, Coty Germany pidió a la plataforma de subastas que le comunicara el verdadero nombre del titular de la cuenta de usuario de la plataforma que había vendido el perfume utilizando un seudónimo. La persona designada admitió ser el titular de esa cuenta de usuario pero negó haber vendido el perfume, negándose, al amparo de su derecho a no declarar, a dar más información.

Coty Germany solicitó al banco Stadtsparkasse Magdeburg que le facilitara el nombre y dirección del titular de la cuenta bancaria en la que se había ingresado el importe del perfume falsificado, negándose este banco a facilitar esa información acogiéndose al secreto bancario.

Ante esta situación, Coty Germany ejercitó una acción civil ante el Tribunal Regional de Magdeburgo y éste conminó a dicho banco a comunicar la información solicitada. Posteriormente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior Regional de Naumburgo al estimar que el banco podía negarse a testificar en un proceso civil en base a la ley civil alemana. Coty Germany interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Federal, que suspendió el procedimiento y planteó la cuestión prejudicial ante TJUE.

La cuestión pone en evidencia la necesaria conciliación, por una parte, del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad industrial e intelectual y, por otra, del derecho a la protección de los datos personales.

El TJ viene a declarar que la disposición del derecho nacional, aisladamente considerada, que permita a un banco denegar de forma ilimitada, al no contener su redacción condición ni precisión alguna, la información relativa al nombre y dirección de la cuenta de las personas envueltas en actividades infractoras de la propiedad industrial e intelectual, no respeta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la propiedad industrial e intelectual, impidiendo la aplicación por las autoridades nacionales competentes de la posibilidad de ordenar la comunicación de los datos prevista en el art. 8.1 de la citada Directiva.


Esta sentencia constituye un claro apoyo a las legislaciones nacionales que garantizan un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego, a la vez supone una seria limitación al secreto bancario en la investigación de las infracciones de la propiedad industrial e intelectual. Teniendo en cuenta la opacidad del vendedor de productos falsos a través de Internet, la identificación del titular de la cuenta bancaria en la que se efectúan los pagos resulta de extraordinaria importancia –la única forma, en la mayoría de los casos- para el descubrimiento del autor de la infracción. En nuestro país, hay que esperar que esta sentencia tenga mayor transcendencia en la jurisdicción civil, al limitar el secreto bancario invocable en ese orden, y algo menos en la jurisdicción penal, en la que el Juez de Instrucción ya dispone de amplias facultades en la investigación de delitos y de privación de derechos fundamentales. En cualquier caso, la sentencia supone un gran paso para hacer frente a un fenómeno descontrolado como son las ventas por Internet de productos con marcas falsificadas.



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