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¿Lujo low cost? Una sentencia sanciona las imitaciones de un bolso de Longchamp

Resumen del comentario a la SAP de Madrid 401/2017 de 15.9.2017 (ECLI:ES:APM:2017:14041), publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución

El conflicto surgió a raíz de la comercialización en la web de GROUPON de unos cupones canjeables por unos bolsos de la empresa SARASWATI (que opera comercialmente como PRISAUK) cuyo diseño recordaba al modelo 1623 LE PLIAGE de LONGCHAMP (LE PLIAGE) y cuya oferta venía acompañada de mensajes publicitarios tales como «dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp» o «bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés».

A continuación, mostramos una imagen comparativa del bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp y de los bolsos comercializados por SARASWATI en GROUPON y en su web PRIASUK:

Ante esta comercialización, CASSEGRAIN —como titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bolsos y marcas LONGCHAMP— y LONGCHAMP —en calidad de fabricante y distribuidora en exclusiva de los bolsos— entablaron demanda contra SARASWATI y GROUPON, por infracción de la marca, de derechos de autor y por competencia desleal.

En concreto, las demandantes sostenían que el bolso LE PLIAGE merecía protección como obra plástica aplicada y que el modelo comercializado por SARASWATI era una reproducción de este bolso.

Asimismo, consideraban que la utilización en la web de GROUPON de la marca LONGCHAMP y de expresiones como “lujo asequible con un toque francés” hacían referencia al origen y posicionamiento de la marca LONGCHAMP en el mercado y suponían una infracción de esta marca, que además goza de notoriedad en su sector.

Por último, las actoras entendían que la utilización de fórmulas publicitarias como “estilo LONGCHAMP” suponía un acto de imitación, explotación de la reputación ajena, publicidad ilícita y prácticas engañosas por confusión o asociación previstas en la Ley de Competencia Desleal.

Por su parte, las demandadas negaron la notoriedad de la marca LONGCHAMP y que el bolso LE PLIAGE pudiera considerarse obra. Además, GROUPON intentó hacer valer la exención de responsabilidad prevista en la Ley de Comercio Electrónico al sostener que simplemente se limitó a reproducir la descripción facilitada por SARASWATI y que desconocía la ilicitud de la información almacenada en su web.

1.      Pronunciamientos de la Sentencia de Primera Instancia.

Con fecha 18 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil n 9 de Madrid, dictó una sentencia absolutoria con respecto a las pretensiones relativas a los derechos de exclusiva, de propiedad intelectual sobre el bolso y marca sobre la denominación LONGCHAMP, pero estimatoria en lo concerniente a la imitación desleal y aprovechamiento de la reputación ajena.

Específicamente la jueza a quo consideró que no había quedado acreditado que el bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp reunía la originalidad y creatividad suficiente como para considerarse obra al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual y que como la marca LONGCHAMP no se había utilizado sobre el producto sino en la publicidad, tampoco existía infracción marcaria, sino actos de imitación desleal y aprovechamiento indebido de la reputación ajena de los preceptos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. Igualmente, concluyó que GROUPON no podía beneficiarse de la exención de responsabilidad de la Ley de Comercio Electrónico puesto que había quedado probado que el diseño de la publicidad de los bolsos litigiosos se había realizado conjuntamente entre SARASWATI y GROUPON.

2.      Avance de los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y sinopsis del comentario

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, recurrida tanto por las demandantes como por GROUPON, dio lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15.9.2017, que revierte casi por completo la decisión del Juzgado de lo Mercantil, al entender que la comercialización de los bolsos en la web de GROUPON infringía los derechos de autor sobre el modelo LE PLIAGE y la marca notoria LONGCHAMP.

El comentario completo, al que se puede acceder en el número 22 de la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución, ofrece un análisis detallado de los principales pronunciamientos de esta Sentencia en la que se tratan temas de gran interés para el sector de la moda – el denominado Derecho de la Moda o Fashion Law- como son la protección vía derechos de autor de las creaciones en este ámbito —en este caso del bolso modelo “Le Pliage” de Longchamp—; la posible infracción de una marca notoria cuando su uso se hace en la publicidad acompañado de menciones como «estilo», «tipo», «imitación»; el principio de complementariedad relativa entre las normas de los derechos de exclusiva y la Ley de competencia desleal y la responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con estas posibles infracciones.

Autora: Cristina Velasco

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Fashion Law. Licenciamiento (XIII)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

Licenciamiento

Una licencia es un medio del que dispone el titular de un activo intangible para permitir el uso de este por parte de un tercero bajo una serie de condiciones. A diferencia de la cesión, en la licencia no se transmite la titularidad del activo, únicamente se concede la posibilidad de explotarlo durante un periodo limitado de tiempo y en un territorio determinado.

Las licencias dan la posibilidad al licenciante de explotar un activo en territorios o mercados en los que podría no estar interesado en un principio o a los que no puede acceder por sí solo.

Hay que puntualizar que una licencia puede concederse tanto sobre derechos cuyo nacimiento está condicionado por su registro en una oficina de patentes y marcas, como sobre derechos cuyo nacimiento no está determinado por esta formalidad, como puede ser el derecho de autor o el secreto empresarial; en este último caso será conveniente establecer protocolos de protección del activo y sistemas de control de su uso. También es posible que se licencien varios activos inmateriales en un mismo acuerdo, como es frecuente en los contratos de franquicia, en los que se licencian marcas, diseños, know-how, etc.

El instrumento fundamental para la concesión de licencias son los contratos, en cuyo texto las partes pueden fijar cualquier condición que acuerden para regir dicha licencia. No obstante, un acuerdo de licencia suele contener una serie de cláusulas que contribuyen a la solidez y coherencia del documento contractual.

Así, la presencia de cláusulas en las que se definan el objeto de la licencia, la duración de la misma y su ámbito territorial permitirá delimitar el contenido de la licencia.

En relación con los activos, es recomendable incluir tanto una cláusula de propiedad intelectual (en la que se exponga la titularidad de los activos, qué parte se ocupará de la defensa de los mismos en caso de infracción por un tercero, si cabe la posibilidad de sublicenciar, y se prohíba el registro por parte del licenciatario), como una cláusula de control y auditoría (en la que se pacten mecanismos de verificación del uso del activo que el licenciatario está llevando a cabo y del cumplimiento de las condiciones de la licencia, así como de la correcta comunicación de los resultados de la explotación de los activos).

Respecto al pago por la licencia, en caso de que sea onerosa, las opciones más habituales para estructurar esta cláusula son fundamentalmente 4:

  • (i) el pago de una cantidad fija por la totalidad de la duración de la licencia.
  • (ii) el pago de una cantidad por cada año de licencia.
  • (iii) el pago de un porcentaje de los beneficios obtenidos de la comercialización del activo en cuestión.
  • (iv) el pago de un canon de entrada, más un porcentaje sobre los beneficios obtenidos. También es posible la combinación de estas formas o la utilización de cualquier otro sistema que convengan las partes.

La incorporación de otras cláusulas -como las de terminación anticipada o de ley aplicable y jurisdicción- son imprescindibles para dotar de seguridad jurídica al acuerdo y evitar problemas adicionales en caso de disputas.

Por último, es preciso resaltar que para que los acuerdos de licencia sean oponibles frente a terceros de buena fe es preciso inscribirlos en los registros que sean relevantes, como pueden ser los que gestionan las oficinas de propiedad industrial (la OEPM) o en los registros de propiedad intelectual.

Autores: Martín Bello y Alba María López

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12. Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Diferencias fonéticas entre marcas de cerveza. Existencia de riesgo de confusión, incluso si se pide de forma oral.

En el asunto T-859/16 (ECLI:EU:T:2018:352), Sociedad Anónima Damm contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el Tribunal General declaró que las diferencias fonéticas entre los signos en conflicto eran suficientes para descartar la existencia de cualquier similitud para el público pertinente, a pesar del entorno ruidoso en el que se pida el producto de que se trate.

 

Antecedentes

El 8 de octubre de 2013, la parte coadyuvante, Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz GmbH & Vo KG, presentó una solicitud de registro del siguiente signo figurativo para productos y servicios de las clases 32, 33 y 43:

 

El 17 de febrero de 2014, Plataforma Continental, S.L., formuló oposición sobre la base de las marcas denominativas españolas anteriores KELER (nº 1918524) y KELER 18 (nº 405653), ambas para productos de la clase 32.

Cuando la División de Oposición desestimó la oposición, Plataforma Continental interpuso un recurso. Sin embargo, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso por considerar que no existía riesgo de confusión con las marcas anteriores. Sociedad Anónima Damm, quien adquirió las marcas denominativas españolas anteriores tras la resolución de la División de Oposición, llevó el asunto al Tribunal General, el cual dictó sentencia el pasado 19 de junio de 2018.

 

Sentencia del Tribunal General

Centrándonos en primer lugar en la cuestión de los elementos distintivos y dominantes de la marca solicitada, el Tribunal General recuerda en su sentencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por los signos. En este sentido, la comparación debe efectuarse examinando cada una de las marcas en su conjunto, lo que no significa que, en determinadas circunstancias, la impresión de conjunto producida en el público relevante por una marca compuesta no pueda estar dominada por uno o varios de sus componentes.

Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal General entendió que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el elemento figurativo de la marca solicitada presentaba cierto carácter distintivo y que era correcto examinar la impresión de conjunto producida en el público relevante por la marca solicitada, y tener en cuenta todos los elementos que la componen.

En segundo lugar, al comparar los signos en liza, el Tribunal señaló las diferencias fonéticas existentes entre los mismos, entendiendo que eran suficientes para descartar la existencia de una similitud para el público relevante, a pesar del entorno ruidoso en el que puede tener lugar el pedido de los productos de que se trata (cerveza), como alegaba Damm.

El Tribunal General consideró que existían diferencias fonéticas debidas al diferente número de sílabas y señaló que, en general, los consumidores prestarán más atención al principio de una marca que a su fin. Además, estimó que la Sala de Recurso consideró acertadamente que, sobre la base de una impresión de conjunto, los signos de que se trata serán percibidos de forma diferente por el público relevante, a saber, el público en general y los consumidores empresariales (sic.), cuyo nivel de atención oscila entre bajo y medio.

Por último, el Tribunal General, al considerar que la marca solicitada y la marca anterior eran globalmente diferentes, confirmó que no existía riesgo de confusión entre ellos.

 

Comentario

Esta sentencia del Tribunal General pone de manifiesto que la apreciación del riesgo de confusión implica una gran subjetividad. Como recuerdan a menudo la EUIPO y los órganos jurisdiccionales, su actividad es discrecional y, en función de la importancia concedida a cada elemento de la comparación (visual, fonética y conceptual), el resultado de la apreciación del riesgo de confusión puede variar en cada caso.

En determinadas ocasiones, cuando las diferencias entre los signos no son totalmente claras desde un punto de vista teórico, el elemento determinante para resolver la existencia de riesgo de confusión reside en las pruebas aportadas por las partes. Así, en el caso que nos ocupa, tales pruebas (por ejemplo, una encuesta entre el público español sobre las dos marcas y cualquier posible confusión) habrían sido cruciales para determinar la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

 

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily,  29 de junio de 2018.

Autoras: Marta Rodríguez y Mireia Guiu
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Nueva sentencia del TJUE sobre la distintividad de la forma del Kit Kat

El largo enfrentamiento entre Nestlé y Cadbury (ahora Mondelez) a propósito del registro como marca de la forma característica de los chocolates Kit Kat continúa dando lugar a interesantes pronunciamientos judiciales en torno a la adquisición de carácter distintivo por una marca a través de su uso.

Como se recordará, primero fue la denegación del registro de la marca en Reino Unido la que provocó el planteamiento de una cuestión prejudicial resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2015 (asunto C-215/14). Contra lo que muchos esperaban, esa decisión no motivó que la High Court of Justice británica resolviera a favor del registro de la marca de Nestlé. Por contra, en su sentencia de 20 de enero de 2016, el juez Arnold interpretó que el TJUE había considerado que la asociación por una gran mayoría de encuestados de la imagen de la tableta con el chocolate Kit Kat no era suficiente para entender que esa forma había adquirido distintividad como marca. En su opinión, habría sido necesario demostrar que los consumidores percibían que el producto procedía de un determinado empresario como consecuencia del signo en cuestión aisladamente considerado, sin consideración a otras marcas que pudieran estar también presentes. De forma que la denegación de la marca británica término confirmándose.

Sin embargo, Nestlé había conseguido registrar la forma del chocolate Kit Kat como marca de la Unión Europea (tridimensional) en el año 2006. Al año siguiente, Cadbury presentó solicitud nulidad del registro ante la EUIPO sobre la base de que se trataba de un signo carente de carácter distintivo. La Sala de Recurso de la EUIPO consideró que aunque el signo carecía en origen de distintividad, Nestlé había probado la adquisición de distintividad por el uso. Esta decisión fue anulada por el Tribunal General mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016 a causa de la omisión de pronunciamiento de la Sala de Recurso acerca de la adquisición de distintividad de la marca en una parte de la Unión Europea (en concreto, en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal).

La cuestión controvertida se refería en esencia a la extensión geográfica de la prueba de la adquisición de distintividad por el uso. Mientras Nestlé y la EUIPO sostenían que debía ser suficiente con acreditar que la marca había adquirido carácter distintivo en una parte significativa de la Unión, el Tribunal General consideró que debía acreditarse en todo el territorio de la Unión Europea, y no sólo en una parte sustancial o en la mayor parte del territorio.

Pues bien, recurrida en casación la sentencia del Tribunal General, el Tribunal de Justicia ha confirmado la decisión de este último en su sentencia de 25 de julio de 2018 (asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P). En efecto, el TJ entiende que el artículo 7.3 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea exige que se acredite la adquisición de distintividad en aquella parte de la Unión en la que la marca no gozaba ab initio de distintividad. Si esta situación se producía en toda la Unión Europea, la prueba debe comprender todo su territorio, sin que sea bastante una parte sustancial del mismo.

La sentencia aclara, no obstante, que no es necesaria la aportación de pruebas separadas para cada uno de los Estados miembros, sino que pueden presentarse pruebas referidas de modo conjunto a varios Estados. Pero esos elementos probatorios -individuales o conjuntos- deben abarcar todo el territorio de la Unión. Por consiguiente, la decisión de la Sala de Recurso, al omitir pronunciarse sobre la adquisición de carácter distintivo de la marca de Nestlé en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, había incurrido en un error de derecho.

El nivel de prueba que exige el Tribunal de Justicia es elevado. Repárese en que en este caso tanto la EUIPO como el Tribunal General habían considerado que Nestlé había probado la adquisición de carácter distintivo en 10 países de la Unión, incluyendo los de mayor población (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido). Parece, por tanto, que los titulares de marcas de la Unión Europea que pretendan ampararse en la distintividad adquirida por el uso para defender la validez de sus registros deberán estar preparados para afrontar unas pruebas difíciles y costosas en caso de impugnación.

  Autor: Carlos Morán
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S.O.S. Incidente de seguridad

Desde el 25 de mayo, todos los días recibimos noticias y notificaciones de brechas de seguridad en empresas de primer nivel que dejan millones de datos de clientes al descubierto.

La realidad, por difícil que parezca, es que el número de brechas de seguridad no ha aumentado desde la fecha de aplicación del “Reglamento de 27 de abril de 2016, de protección de datos” (RGPD), sino que hasta ahora nuestra normativa no contemplaba la obligación de notificar una violación de seguridad salvo en el caso de operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, mientras que el RGPD extiende esta obligación a cualquier empresa que trate datos.

Un incidente de seguridad es la destrucción, pérdida o alteración de datos personales por causas internas o externas, pudiendo ser accidentales o intencionadas. Frente a la posibilidad de que ocurra, lo más importante a tener en cuenta en cualquier empresa debería ser (i) tener definido un procedimiento de gestión de brechas de seguridad; (ii) disponer de herramientas para valorar el riesgo del incidente; y (iii) saber si deberá notificar a la autoridad de control y a los interesados en función de las características del incidente y el riesgo derivado del mismo para los interesados.

La notificación a la autoridad de control exigida por el RGPD se requiere cuando el incidente pueda provocar un riesgo para los interesados y debe hacerse en el plazo de 72 desde que se tiene certeza (constancia real) de que se ha producido. También se exige notificar a los afectados cuando el riesgo que se derive para ellos sea un riesgo alto y siempre que no se comprometa el resultado de una investigación en curso, en cuyo caso la comunicación se puede realizar más adelante, todo esto bajo la supervisión de la autoridad de control.

Adicionalmente, es crucial la respuesta temprana para tratar de mitigar las consecuencias del incidente mediante medidas de seguridad que frenen el acceso a los datos, su modificación o su lectura.

La única fórmula efectiva para evitar este mare magnum de obligaciones legales es la prevención; deben establecerse todas las medidas posibles para evitar las brechas de seguridad, incorporar impedimentos para la lectura y modificación no autorizadas de los datos y, por último, tener previsto un procedimiento de respuesta de incidentes para estos casos.

El Comité Europeo de Protección de Datos, antiguo Grupo de trabajo del Artículo 29 elaboró una “Guía sobre notificación de las violaciones de seguridad” que resuelve muchas de las cuestiones que generar dudas en este asunto. Asimismo, la AEPD publicó el 19 de junio de 2018 una “Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad” con directrices para detectar, gestionar y evaluar la notificación de brechas de seguridad.

Autores: Martín Bello y  Cristina Espín

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