经历了一个多事之夏,莱昂内尔·梅西(Lionel Messi)似乎终于从新闻热点中脱身,2020年9月17日,欧洲法院(Court of Justice of the European Union)公布了第C-449/18号和第C-474/18号裁定,对欧盟知识产权局和J.M.- E.V. e hijos, S.R.L.针对普通法院(General Court)一项判决提出的上诉作出最终判决。

简要总结我们之前就本案已经发表的评论,2011年巴塞罗那球员莱昂内尔·梅西向欧盟知识产权局申请注册欧盟图形商标(注册号:010181154,如下图所示),指定第9类、第25类和第28类商品。

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两项在先欧盟注册文字商标“MASSI”(注册号:3436607(指定第25类),注册号:414086(指定第9类和第28类))的权利人,对上述申请提出异议,认为争议商标与自己拥有的在先商标“MASSI”之间存在混淆和/或被误认存在联系的风险。

欧盟知识产权局审查后认为,争议商标之间存在混淆风险,裁定支持商标“MASSI”权利人的全部异议理由,驳回梅西的商标申请。2014年,梅西提起上诉,但欧盟知识产权局驳回了该上诉请求。

2014年9月,梅西向普通法院(General Court)提起上诉,认为商标“MESSI”与商标“MASSI”可以并存,欧盟知识产权局审查过程中未充分考虑商标概念的重要性。

2018年4月28日,普通法院受理该上诉,判决准许争议商标注册。欧盟知识产权局和J.M.- E.V. e hijos, S.R.L.均不服该判决,分别提出上诉。

欧洲法院审理后,判决维持普通法院2018年的判决结论,阐述理由如下:

  1. 在第C-449/18 P号(欧盟知识产权局上诉案)裁定中,欧洲法院认为,普通法院在分析商标“MESSI”与商标“MASSI”是否存在混淆可能时,已经充分考虑了全部相关公众对这两个商标的印象,而并非欧盟知识产权局上诉请求中认为的,只考虑了部分公众的意见。欧洲法院认为,上诉人对普通法院的判决理解有误。
  2. 在第C-474/18 P号(J.M.- E.V. e hijos, S.R.L.上诉案)裁定中,欧洲法院指出,与在先商标的知名度一样,争议商标申请人申请将其姓名注册为商标时,该申请人自身的知名度可能影响有关公众对争议商标的印象的,在评估混淆可能性时就需要加以考量(2010年6月24日,欧洲法院对Becker/Harman International Industries案第C-51/09 P号裁定,EU:C:2010:368,第37自然段)。也就是说,普通法院比较商标“MESSI”与商标“MASSI”的概念差别时,将梅西个人的公众知名度作为一个相关因素进行考察的做法是正确的。
  3. 类似地,关于上诉人提出普通法院作出争议判决所依据的事实和证据是首次向普通法院提交,欧洲法院指出,梅西个人的公众知名度问题在欧盟知识产权局的异议程序中已经作为争议的一部分存在。

此外,欧洲法院进一步肯定了普通法院的认定:梅西的姓氏——世界著名足球运动员和公众人物——具有很高的知名度,几乎为所有人所熟知,或者通过随处可见的资源即可了解到。这些资源在欧盟知识产权局审查异议申请时已经存在,欧盟知识产权局本应在从概念角度分析商标“MESSI”与商标“MASSI”的相似性,并以此作出其异议裁定时,予以考虑。

  1. 最后,欧洲法院认定,上诉人对Ruiz Picasso and others/OHIM案第C-361/04 P号裁定结论的解释有误。正如在其上诉请求书中所述,欧洲法院指出,在特定情形下,争议商标之间概念上的差异可以抵消其在视觉和读音方面的相似性。

就这一点而言,欧洲法院提醒我们,对是否存在混淆风险进行全面评估时,争议商标之间概念上的差异足以抵消其在视觉和读音方面的相似性的前提是:从相关公众角度来看,两个商标中至少有一个具有明确特定的含义,公众能够立刻理解。由于相关公众能够理解争议商标(“MESSI”和“MASSI”)是两个概念不同的标志,因此,本案参考适用Ruiz Picasso and others/OHIM案(第C-361/04 P号)裁定结论是正确的。

欧洲法院通过本案传递的信息——同时也是我们所认同的——十分清楚:即使争议商标之间在视觉和读音方面类似,如果其在概念上存在明显区别,仍有可能认定二者不存在混淆误认风险,这种情况下《欧盟商标条例》第8.1(b)条将不适用。

在本案中,争议商标之间的概念区别是基于这名阿根廷明星球员的姓氏在相关公众中的知名度,存在在先注册商标“MASSI”的情况下,决定是否允许在后申请商标注册时,应当考虑申请商标本身具备的驰名性这一事实。如果梅西的姓氏不具有现在的知名度,商标“MESSI”和“MASSI”显然是无法共存的,在后商标(“MESSI”)申请自然也应被驳回。

现在的问题是,如果申请的商标不是因其自身性质,而是在市场上通过实际使用获得了相关公众的广泛关注和认可,欧洲法院的这一结论是否还能适用?换句话说,欧盟知识产权局是否认为商标的声誉是商标驰名的一个事实依据,在评估在先商标与申请商标之间是否存在混淆风险时,将申请商标取得的显著区别性作为一个必须考虑的因素?

在这一点上,欧盟知识产权局未来将采取何种态度,仍有待观察。

作者: Manuel Mínguez

文章已发表在Economist & Jurist [西班牙语]

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