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Tag Archives: Violación del derecho

Diseño de llantas BMW: relación entre el Reglamento Bruselas I y el Reglamento sobre diseños comunitarios

El pasado 13 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) dictó una interesante sentencia (asunto C-433/16) que aclara la relación existente entre el Reglamento CE 44/2001 (actualmente R. 1215/2012) y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

La sentencia del TJUE trae causa de una acción de jactancia interpuesta por la compañía italiana Acacia, SrL (“Acacia”) ante el Tribunal de Nápoles para que se declarara la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados a nombre de Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) para llantas de aleación para ruedas de automóviles por razón de la fabricación y comercialización por Acacia de réplicas de este producto bajo la marca WSP ITALY. Acacia también pidió que se declarara que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal y que se condenara a BMW a cesar en toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de las llantas de aleación objeto de consideración por parte de Acacia. Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal de Casación italiano decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE distintas cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación de los dos Reglamentos Comunitarios antes citados.

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que regula la prórroga de competencia, debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce el asunto propuesta en el primer acto de oposición, pero con carácter subsidiario respecto de otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio. En el caso que nos ocupa, se dio la circunstancia de que BMW en su primer acto de oposición ante el Tribunal de Nápoles impugnó no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad del escrito de interposición del recurso y el mandato del representante de Acacia.

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta. En su respuesta, el tribunal incide en la segunda frase del art. 24 del Reglamento CE 44/2001 que dispone que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, si el demandado propone una excepción de incompetencia expresando de este modo su voluntad inequívoca de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional.

Mediante las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 82 del Reglamento 6/2002, que regula la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de entender que las acciones declarativas de la inexistencia de infracción a que se refiere el art. 81, letra b) del citado Reglamento, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado Miembro en el que el demandado tenga su domicilio (excluyéndose de este modo las disposiciones del Reglamento 44/2001).

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el art. 79.3 del Reglamento 6/2002 excluye de forma expresa la aplicación de los arts. 2, 4, 5 (puntos 1, 3, 4 y 5), 16 (apartado 4) y 24 del Convenio de Bruselas, salvo en los casos en que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del art. 23 ó 24 del Reglamento 44/2001. El Tribunal recuerda en este punto que la exclusión arriba reseñada no alcanzaría a los arts. 17 y 18 del Reglamento de Bruselas (sustituidos por los arts. 23 y 24 del Reglamento 44/2001). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, este inciso no sería relevante porque no se habría producido ninguna prórroga de competencia.

Mediante la cuarta cuestión prejudicial el órgano remitente pregunta al TJUE si la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción referenciadas en el art. 81, letra d) del Reglamento 6/2002.

La respuesta del TJUE es negativa. El TJUE recuerda que el art. 5.3 del Convenio de Bruselas no es aplicable a los procedimientos resultantes de las acciones de nulidad e infracción a que se refiere el art. 81 del Reglamento 6/2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79, apartado 3, letra a) de este último Reglamento. Esta respuesta es coincidente con las respuestas dadas por el Tribunal a las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª antes reseñadas.

Finalmente, mediante las cuestiones prejudiciales 5ª y 6ª, el Tribunal italiano pregunta al TJUE si las pretensiones de declaración de abuso de posición de dominio y de competencia desleal conexas a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario, podrían estar comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 en materia delictual.

También en esta ocasión la respuesta del TJUE es negativa. El Tribunal señala que ello es así en la medida en que la determinación de la jurisdicción competente debe basarse para el conjunto del litigio en el régimen de competencia establecido por el Reglamento 6/2002 y la estimación de las cuestiones planteadas, presupondría forzosamente la estimación previa de la acción declarativa de la inexistencia de infracción.

La sentencia dictada por el TJUE nos merece una opinión positiva. En esencia, el TJUE nos recuerda que la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para conocer de las acciones en materia de infracciones y de nulidad tienen carácter de lex specialis en relación con las normas de competencia establecidas en el Reglamento 44/2001 y son, por ende, de aplicación preferente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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El caso Kukuxumusu: un juego de pulgas, gatos y ratones

El universo pictórico de Kukuxumusu se encuentra plasmado en infinidad de sudaderas y camisetas a lo largo y ancho de la geografía española. Un toro azul con cuernos amarillos o una oveja con ojos saltones y orejas disparadas son algunos de los personajes principales de este universo pictórico en el que sus creadores han sabido plasmar con un humor y con un estilo muy característico situaciones cotidianas a través de animales personificados.

Kukuxumusu, vocablo que significa “beso de pulga” en Euskera, nació en 1989 como un pequeño proyecto de tres amigos con dotes para el dibujo y mucha imaginación. Aunque empezaron vendiendo camisetas, su crecimiento a lo largo de los años ha sido tan grande que en la actualidad los característicos personajes del “universo Kukuxumusu” se ven plasmados en cualquier tipo de objeto que uno pueda imaginarse: botellas, baberos, pastilleros, paraguas, calcetines y hasta stickers de Facebook.

Pues bien, a finales de 2015, uno de los fundadores de la compañía y director artístico de la misma –Mikel Urmeneta-, se separa y emprende un nuevo proyecto en solitario. Bajo el nombre de Katuki Saguyaki (que en castellano significaría algo así como “carne de gato, manjar de ratón”) el antiguo socio monta un negocio de diseño gráfico y dibujo aplicado fundamentalmente al textil. Al parecer, gran parte de los diseños que integran las colecciones del proyecto Katuki Saguyaki son muy similares a los originarios de Kukuxumusu, cuyos derechos habían quedado en manos de la compañía al salir Urmeneta, lo que lleva a Kukuxumusu a presentar una demanda contra Mikel Urmeneta y sus socios por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La defensa de la demandada pone el énfasis en la necesaria similitud que ha de existir entre los dibujos de unos y otros toda vez que el dibujante y creador de los diseños es la misma persona, que inevitablemente plasma su sello y estilo personal en cualquier creación que salga de su puño. Según ésta, las similitudes tienen lugar de forma abstracta, pero no existe un plagio de obras concretas e individualizables.

A la vista de los argumentos de las partes, pero sobre todo del análisis pericial de las obras en liza, el Tribunal considera que se ha producido una vulneración de los derechos de propiedad intelectual de Kukuxumusu al constituir los dibujos de los demandados –más allá de la identidad del estilo y de la técnica- reproducciones y transformaciones de obras concretas no consentidas por la actora.

La sentencia resulta interesante desde el punto de vista jurídico por la propia situación que es enjuiciada: un artista que, al ceder todos los derechos patrimoniales sobre muchas de sus obras, ve aparentemente coartada su libertad creativa para continuar creando obras que comparten un mismo estilo, una misma técnica y una misma temática. El argumento del demandado es precisamente éste ¿cómo puede un artista consolidado desprenderse de un bagaje profesional de casi 30 años? En este caso el argumento no le ha servido, puesto que la cuestión no se limita a un tema de estilo, sino de verdadero autoplagio de obras individualizadas.

Sea como fuere todo apunta a que esta lucha de pulgas, gatos y ratones no ha hecho más que empezar…

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Infracción de marca de la Unión Europea, pero… no para toda la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado recientemente sentencia en el asunto C-223/15, combit Software (sentencia de 22 de septiembre de 2016, ECLI:EU:C:2016:719) acerca de la interpretación del carácter unitario de la marca de la Unión Europea en relación con el alcance de las acciones de infracción frente a signos confundibles.

En el caso que dio lugar a la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf, éste consideró que el uso por una compañía del signo denominativo “Commit” para programas informáticos creaba en el consumidor medio germanoparlante un riesgo de confusión con la marca de la Unión “combit”. Sin embargo, a juicio del tribunal alemán, tal riesgo no existía para el consumidor medio angloparlante, puesto que éste podía comprender con facilidad la diferencia conceptual entre el verbo inglés to commit y el término “combit”, compuesto por las letras “com”, por computer, y “bit”, por binary digit.

En esta situación, el Oberlandesgericht Düsseldorf plantea al Tribunal de Justicia la cuestión de cuál de los dos grupos de consumidores debe ser tenido en cuenta para valorar el riesgo de confusión, y si ha de apreciarse una violación de la marca de la Unión en todo el territorio de la Unión o se debe diferenciar entre los distintos Estados miembros.

Así las cosas, el Tribunal de Justicia responde a las cuestiones planteadas considerando que cuando exista riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión Europea debe declararse la existencia de una violación de la marca de la Unión, aunque en otros territorios de la Unión no exista ese riesgo. Esta solución está en línea con la que se aplica en el ámbito de las oposiciones a solicitudes de marcas de la Unión, donde basta que exista riesgo de confusión con una marca anterior únicamente en una parte de la Unión para que se acuerde la denegación del registro.

No obstante, el Tribunal de Justicia va un paso más allá de las cuestiones planteadas por el tribunal remitente y entra a valorar las consecuencias de esa declaración de infracción. Aquí, el TJUE encuentra apoyo en la doctrina enunciada en su anterior sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238). Como se recordará, en esa sentencia el Tribunal de Justicia había resuelto que una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación dictada por un Tribunal de Marca Comunitaria debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión. Ahora bien, establecía la salvedad -apartado 48 de la sentencia- de que el demandado acreditara que el uso del signo infractor no podía menoscabar, especialmente por motivos lingüísticos, las funciones de la marca en una parte del territorio de la Unión, en cuyo caso el tribunal de marca comunitaria debía limitar el alcance territorial de la prohibición que impusiera.

Pues bien, partiendo de ese razonamiento, el Tribunal de Justicia concluye ahora que en una situación como la planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf el tribunal de marca de la Unión debe dictar un mandamiento de cese de uso del signo infractor en todo el territorio de la Unión Europea, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión. A juicio del TJUE esta solución, a primera vista en contradicción con el principio del carácter unitario de la marca de la Unión, viene impuesta por la necesidad de que el ejercicio del derecho de exclusiva quede reservado a los casos en los que el uso del signo similar por un tercero menoscabe las funciones de la marca.

Autor: Carlos Morán


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El arrendador de un local también infringe derechos de marca


Si vas a alquilar un local o un puesto de venta en un mercadillo a un comerciante que puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual e industrial, ten bien presente que podrías llegar a ser demandado por sus titulares. 

El Tribunal de Justicia en una Sentencia hecha pública ayer 7 de julio de 2016, asunto C 494/15, considera al arrendador como un “intermediario” susceptible de soportar la acción judicial.

La sentencia trae causa de un litigio suscitado por las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste y Burberry contra Delta Center. La demandada es la arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado cubierto de Praga) que subarrienda a comerciantes los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado.

Las demandantes interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga con el objeto, básicamente, de que Delta Center se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

La Sentencia concluye como sigue: “el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.”

La Sentencia matiza a continuación que en estos casos son aplicables los mismos requisitos que se exigen para la acción contra los intermediarios en el entorno digital, a saber: “Los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

Aunque la Sentencia contiene un llamamiento a la búsqueda de un justo equilibrio, la ampliación subjetiva del concepto de “intermediario” en las acciones por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el entorno analógico parece clara.


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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea allana el camino de los titulares de diseños no registrados para el ejercicio de acciones de infracción

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de junio de 2014 en el asunto C-345/13 aclara dos cuestiones importantes en relación con las acciones de infracción de los diseños comunitarios no registrados: el examen del requisito del carácter singular y la carga de la prueba de su concurrencia.


La sentencia resuelve la cuestión prejudicial planteada por la Supreme Court irlandesa en el marco del litigio entre la empresa británica Karen Millen Fashions (“KMF”), que había diseñado una blusa a rayas, y la cadena de establecimientos irlandesa Dunnes Stores (“Dunnes”), que comercializaba una blusa semejante. En el procedimiento iniciado por KMF de infracción de su diseño no registrado Dunnes reconoció haberlo copiado, pero impugnó su validez negándole carácter singular.

La primera cuestión que la Supreme Court irlandesa plantea al Tribunal de Justicia es si para determinar el carácter singular de un diseño no registrado éste se debe comparar con los diseños divulgados anteriormente de forma individual o si es posible -como defendía Dunnes- realizar la comparación con una combinación de características existentes en varios diseños anteriores.

Respecto a esta cuestión el Tribunal de Justicia confirma el criterio que ya había sido apuntado en la sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, T-153/08, y que se apoya en una interpretación literal del artículo 6.1 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, en el que se alude a la impresión general producida “por cualquier otro dibujo o modelo” previamente divulgado. Según el Tribunal esta redacción del precepto implica que la comparación sólo es posible con respecto a dibujos o modelos “concretos, individualizados, determinados e identificados” entre todos los diseños anteriores.

No obstante, la posibilidad de tomar en consideración la combinación de características de diseños conocidos está expresamente prevista en el artículo 25.1 del Acuerdo ADPIC. Para el Tribunal de Justicia, sin embargo, se trata de una opción potestativa que no ha sido asumida por el legislador comunitario.

La segunda cuestión planteada se refería a la carga de la prueba del carácter singular del diseño no registrado, que según Dunnes debía recaer sobre el titular del diseño. Por contra, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 85.2 del Reglamento establece una presunción de validez de los diseños no registrados que debe interpretarse de forma que se favorezca la consecución de los objetivos de simplicidad y rapidez de protección de los diseños no registrados, enunciados en los considerandos del propio Reglamento.

Por este motivo concluye que a la hora de ejercitar la acción de infracción del diseño no registrado no se puede exigir a su titular que demuestre que ese diseño cumple con el requisito del carácter singular, sino únicamente que identifique las características del diseño que a su juicio le confieren ese carácter.

Esta decisión facilita sin duda el ejercicio de las acciones de infracción de los diseños no registrados y establece una distribución de la carga de la prueba sobre la validez del diseño coherente con la regulación del resto de las figuras de propiedad industrial.

En definitiva, el Tribunal de Justicia realiza una interpretación del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios favorable a los intereses de las empresas -entre ellas las del mundo de la moda- que confían en la figura del diseño comunitario no registrado para la protección de sus creaciones.


Autor: Carlos Morán

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