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El nuevo Reglamento de la Ley de Marcas da el pistoletazo de salida a la prueba de uso en España

Imagen de Mohamed Hassan en Pixabay

Hoy día 30 de abril se ha publicado la modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas española. Entrará en vigor mañana día 1 de mayo.

Con la aprobación de esta modificación se da el pistoletazo de salida para que en los procedimientos de oposición el solicitante de la marca posterior pueda exigir al titular oponente que acredite el uso efectivo de los registros en que basa su oposición, siempre que esos registros estén sometidos a la obligación de uso. De esta forma, si el oponente no probara el uso de la marca que invoca o no alegase causa alguna justificativa de la falta de uso, la oposición sería desestimada.

Se trata de un importante cambio en el sistema marcario español, derivado de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta modificación no va a afectar, sin embargo, a los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales iniciados antes de la entrada en vigor de esta modificación del Reglamento, en aplicación de lo previsto en su disposición transitoria primera.  Sólo las solicitudes que se presenten a partir del día 1 de mayo estarán sujetas al nuevo régimen de la prueba de uso en los procedimientos de oposición.

Tal y como estaba ya previsto se pospone la entrada en vigor del nuevo régimen de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad al día 14 de enero de 2023.

Acceso al Decálogo sobre las reformas de la Ley de Marcas española

Autor: Luis Baz

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Una tasa singular: la tasa hondureña de rehabilitación por no uso

Ubicada en el corazón de América, Honduras es un país singular en la tramitación de sus marcas.

La Ley de Propiedad Industrial de Honduras, en su Art. 106, contempla una protección opcional para aquellos titulares de marcas que no hayan hecho uso de las mismas durante su período de registro. Dicha protección se materializa en el pago de una tasa denominada “tasa de rehabilitación por no uso” que tiene el efecto de evitar que una marca sea cancelada a instancia de un tercero.

Como corresponde a la más pura esencia de las marcas, éstas deben ser usadas en el mercado hondureño. Sin embargo, la posibilidad de suplir el desuso con el pago de un tributo puede que sea algo exclusivo de esta jurisdicción.

Una acción de cancelación por no uso puede ser interpuesta en Honduras cuando una marca no esté siendo usada y el demandante haya tenido conocimiento de que tal uso no ha existido durante tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha de interposición de la acción y, en tanto en cuanto, el titular de la marca no haya pagado la tasa anual de rehabilitación durante dicho tiempo.

Ante una acción de cancelación por no uso, hay que tener en cuenta que el uso debe haber faltado durante 3 años consecutivos. Si se dan estas circunstancias, es altamente recomendable pagar la tasa de rehabilitación. También es conveniente cumplir con este trámite si pese a haber habido uso, éste no se puede llegar a demostrar mediante prueba documental.

Así pues, en la práctica, existiendo una facultad prevista por la Ley para evitar cancelaciones por no uso por medio del pago de una tasa, que además de consistir en un trámite sencillo es económica -los gastos oficiales ascienden aproximadamente a unos 25 €-, por prudencia, se recomienda pagar todos aquellos períodos en los que no haya habido uso.

Autora: Cristina Arroyo
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Filipinas, nueva declaración de uso actual para mantener los derechos de marca

En Filipinas se ha producido una importante novedad legislativa que atañe al mantenimiento de los derechos de marca. El cambio consiste en la exigencia de una nueva Declaración de Uso Actual (en adelante DAU) en esta jurisdicción. The Intellectual Property Office of the Phillipines (IPO) así lo ha establecido en la Circular No.17-010 (Reglamento de Marcas de 2017) en vigor desde el pasado 1 de agosto de 2017.

Aparentemente, el cambio trae causa de la necesaria adecuación de la legislación filipina de marcas a las disposiciones del Protocolo de Madrid, aunque también podrían existir otro tipo de motivos que persiguieran restringir la obtención en exclusiva de marcas de cobertura o incluso el apercibimiento de una nueva tasa. No es nuestro cometido analizar en estas líneas los porqués de la novedad, sino exponer en la manera más sencilla posible en qué consisten tales cambios.

Hasta ahora, para conservar los derechos de marca en Filipinas era preciso acreditar su uso aportando una DAU y pruebas del mismo. Bajo la nueva Ley de Marcas, la acreditación del uso se requería en momentos diferentes de la vida de la marca:

  • En el tercer aniversario desde la fecha de la solicitud de la marca,
  • Entre el quinto y sexto aniversario desde la fecha de registro de la marca y
  • Entre el quinto y sexto aniversario desde la fecha de renovación de la marca.

Pues bien, la Circular No.17-010 introduce una DAU adicional a las ya exigidas por la legislación vigente que debe presentarse en el plazo de un año desde la fecha de expiración de la vigencia de la marca.

La necesidad de presentar la DAU afectaría tanto a marcas nacionales filipinas, como a registros internacionales que designan Filipinas y a designaciones posteriores de registros internacionales en este país. Cuando una marca se haya protegido a través del sistema de registro internacional, si bien el plazo es también de un año, se computará a partir de la fecha de renovación de la marca internacional.

La Circular No.17-010 es verdaderamente retorcida, pues parece indicar que la exigencia de la nueva DAU se aplicará con un cierto carácter retroactivo para las marcas que se hubieran renovado a partir del pasado 1 de enero de 2017, y al mismo tiempo parece indicar que todas las marcas deben cumplir con este requisito en el plazo de un año desde su fecha de expiración.

En la práctica, para toda marca que se pretenda mantener en Filipinas se deberá aportar una DAU en el plazo establecido de un año desde su fecha de expiración y habrá que reiterar dicha formalidad cuando se cumpla cada uno de los ciclos de 10 años de duración de la vigencia del registro.

En un futuro más inmediato, aquellos titulares de expedientes cuya fecha de expiración recaía a partir del 1 de enero de 2017, deberán cumplir con el requisito de aportación  de la DAU antes del fin del plazo de un año desde la fecha en que vencía su vigencia. Aquellos titulares que hayan renovado sus marcas durante el transcurso del año 2017 y deseen mantenerlas, deben tener en cuenta que deben cumplir con esta prescripción.

En lo que se refiere a las marcas internacionales, en realidad no existiría tal retroactividad porque Filipinas entró en el Protocolo el 25 de julio del 2012. No será hasta 2022 cuando haya que renovar las primeras marcas internacionales que designan esta jurisdicción. En este sentido, el art. 14.5) del Protocolo de Madrid establece que con respecto a los registros internacionales efectuados bajo el Protocolo antes de la fecha de adhesión de la Parte Contratante en cuestión, no es posible la designación posterior y, en consecuencia, tampoco existirían designaciones posteriores de marcas internacionales en Filipinas que se vieran afectadas retroactivamente por esta novedad. En el caso de las marcas internacionales, es una novedad a tener en cuenta de cara a un futuro más lejano.

Autora: Cristina Arroyo
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Una vuelta de tuerca a la caducidad de marcas por falta de uso: la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2012 en el Caso Leno.


La exigencia de uso de la marca comunitaria y su extensión territorial sigue suscitando no pocas controversias. Una reciente Sentencia del TJUE (caso C-149/11) ha venido a proclamar, con cierta solemnidad, que para valorar el requisito del uso efectivo en la Comunidad de una marca comunitaria a efectos de caducidad “debe prescindirse de las fronteras de los Estados miembros“. Esta declaración tan rotunda, sin embargo, no resuelve todas las incógnitas.

El caso pone de nuevo sobre el tapete la vieja cuestión de si el uso de una marca en un solo Estado miembro (en este caso, los Países Bajos) es suficiente para cumplir el requisito del “uso efectivo en la Comunidad”. La cuestión prejudicial trae causa de un procedimiento de oposición ante la Oficina del Benelux en el que se exigió prueba de uso a la parte oponente, pero ya se comprende que la doctrina que encierra la sentencia es aplicable a acciones de caducidad ante la OAMI o reconvenciones de caducidad frente a acciones por violación basadas en marcas comunitarias.

El Tribunal descarta explicitamente, por no constituir actos jurídicos vinculantes, tanto las Directrices de la OAMI como cierta Declaración conjunta que se decantaba por aceptar que el uso en un solo país constituye uso efectivo en la Comunidad. Pero tampoco lo hace para apartarse totalmente de este criterio. La sentencia admite que la marca comunitaria, al gozar de una protección más amplia, debería ser utilizada en un territorio “más vasto que el de un solo Estado miembro“, pero añade inmediatamente que no puede excluirse que en determinadas circunstancias el mercado de los productos y servicios para los que la marca se ha registrado “pueda circunscribirse al territorio de un solo Estado“. 

A la postre el Tribunal se decanta por huir de una norma de minimis; confiesa que es imposible determinar a priori de un modo abstracto la extensión territorial exigible; y delega en el juez nacional la apreciación del carácter efectivo del uso, a la luz del conjunto de hechos y circunstancias de cada cada caso concreto. Según la Sentencia, será necesario demostrar “que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada“, atendiendo al respecto a las caracterísitcas del mercado, la naturaleza de los productos, el ámbito territorial del uso, su extensión cuantitativa o su frecuencia y regularidad. 

Se abre la ocasión ahora para extraer las consecuencias que se infieren de la sentencia y revisar estrategias a propósito de la siempre delicada tarea de optar entre las marcas nacionales y las comunitarias, no sólo a efectos de presentar oposición sino de mantener las propias carteras.



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La selección y uso de una marca renombrada como palabra clave con “justa causa” no constituye infracción de los derechos de su titular. Sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011, Interflora (C-462/09).

1. Hechos. Interflora, conocida red de floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o Internet, ejercitó en el Reino Unido una acción judicial contra Marks & Spencer (uno de los principales minoristas del Reino Unido) por haber seleccionado como palabra clave la marca registrada INTERFLORA -y otras variantes- lo que permitía que cuando se introducía la palabra “Interflora” en el motor de búsqueda de Google apareciesen los anuncios de Marks & Spencer, bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”. El texto del anuncio no incluía, sin embargo, el término “Interflora” y sí algunas referencias a M&S o a <marksandspencer.com>. La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales, todas ellas con el objeto de conocer hasta qué punto la actuación de Marks & Spencer podría constituir una vulneración de los derechos de marca de Interflora.


 


2. Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, la doctrina de las sentencia de 23 marzo 2010 (caso acumulado C-236/08 a C- 238/08, Google) y de 25 de marzo de 2010 (caso C-278/08 BergSpechte), reiterando que el signo seleccionado por el anunciante como palabra clave constituye uso en el tráfico económico; confirmando que se trata de un uso de la marca para productos o servicios del anunciante, incluso aunque el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio; y manifestando que para que el titular de la marca puede prohibir dicho uso no basta con que concurra la doble identidad del artículo 5.1(a) de la Directiva de Marcas, sino que es necesario que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (la función esencial de garantizar a los consumidores el origen del producto y la función publicitaria), así como una función de nuevo cuño que denomina la función de inversión de la marca y que, aunque se solapa en cierta medida con la función publicitaria, se refiere a las medidas que adopta el titular de una marca “para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel”.

En la segunda parte de la sentencia se analiza el conflicto desde la perspectiva del art. 5.1(b) de la Directiva de Marcas y de la consideración de la marca INTERFLORA como renombrada. Para el Tribunal el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir su utilización por terceros cuando ese uso suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o implique un menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad. A partir de la doctrina jurisprudencial de las sentencias dictadas en los casos C-408/01 Adidas y C-487/07 L’Oreal, afirma el Tribunal que la elección como palabra clave de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet no contribuye necesariamente a la desnaturalización de un signo transformándolo en genérico.

Añade el Tribunal de Justicia, en la parte final de la sentencia, que una marca de renombre seleccionada en el marco de un servicio de referenciación en Internet por quien no es su titular, se entiende usada con justa causa y en el marco de una competencia sana y leal, cuando la publicidad del “enlace patrocinado” proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca sin ofrecer una simple imitación de los productos, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar las funciones de la mencionada marca.

3. Comentario. La sentencia vuelve a abordar los límites a la licitud del uso de marcas de terceros como palabras clave, si bien introduce dos novedades en relación con las sentencias anteriores: de un lado se refiere a la función de inversión de la marca y, de otro, aborda por primera vez la perspectiva del conflicto desde la consideración de la marca de renombre. El Tribunal defiende
nuevamente el principio de libre competencia, pero proporciona a los tribunales nacionales una serie de pautas y herramientas para que, a la vista de la redacción que pueda tener el enlace patrocinado y de su contenido, puedan resolver los conflictos que se susciten entre los titulares de marcas –incluso de renombre- y quienes seleccionen dichas marcas como palabras clave. 

Autor: Luis Baz

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