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Marcas de la UE: El Tribunal de Justicia obliga a la EUIPO a aceptar renovaciones parciales sucesivas

El día 22 de julio fue publicada la sentencia del TJUE C-207/15 P relativa a un caso ex parte en el que a Nissan Jidosha KK se le otorga la razón en contra del criterio de la EUIPO, que había denegado a Nissan la posibilidad de renovar su marca para una de las clases que anteriormente no había incluido en su solicitud de renovación.
En otras palabras, Nissan tenía una marca registrada en tres clases del Nomenclátor, y dentro del plazo de seis meses anterior a su vencimiento solicitó renovarla, pero parcialmente (sólo en dos clases). Más tarde, pero dentro del plazo de gracia de seis meses posterior al plazo natural, solicitó la renovación de su marca para esa clase que no había renovado en el plazo natural no prorrogado. La entonces OAMI se negó a renovar la marca para esa tercera clase.
¿Por qué? Según la EUIPO, la solicitud de renovación parcial de la marca para sólo dos clases del Nomenclátor constituía una renuncia a la tercera. Además, alegaba razones de seguridad jurídica ya que la renovación parcial de dicha marca ya se había registrado y se había notificado a Nissan y que, como consecuencia, había producido efectos erga omnes, por lo que no podía permitirse a Nissan revocar su decisión de no renovar la marca para esa tercera clase.
Es decir, la EUIPO ha interpretado el artículo 50 del Reglamento (relativo a la renuncia de la marca) de manera amplia, y a su vez ha interpretado el artículo 47 (relativo a la renovación), de manera estricta. En ambos casos, en contra del interés de Nissan.
Sin embargo, como dice literalmente esta sentencia del TJUE, “de estas disposiciones no se desprende que esté prohibido presentar, durante los plazos a los que se refiere el artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, solicitudes de renovación de una marca de la Unión escalonadas en el tiempo y relativas a diferentes clases de productos o servicios”.
Parece extraño que la EUIPO y el Tribunal General no interpretaran la normativa comunitaria en favor del administrado sino en su contra, cuando la controversia ha sido determinada por una laguna legal de los Reglamentos, y el titular y su representante han actuado dentro de la legalidad y cumpliendo los requisitos permitidos por la normativa, (al menos según las versiones lingüísticas del artículo 47. 3 en idiomas alemán, portugués, finés y holandés).
Por último, sorprende que la EUIPO sea tan rigurosa en la defensa de la seguridad jurídica, cuando los representantes sabemos perfectamente que como una marca de la unión puede renovarse en el plazo de gracia de seis meses, hasta pasado ese plazo no se debe dar por seguro que la marca está caducada por falta de renovación. No vemos problema en que debamos también ser cautos y esperar ese plazo en los casos que ha habido renovación, pero sólo parcial.
Todos los operadores de este sector buscamos la seguridad jurídica. Pero hagámoslo de una forma coherente. No parece lógico no reconocer derechos a una renovación presentada en período de gracia porque ya se había solicitado la renovación para otras clases de productos y servicios y que, sin embargo, no se aborde con rigor la necesidad de actualizar en las bases de datos de la EUIPO los estados de las marcas, que en ocasiones se retrasan varios meses, con la inseguridad que ello genera.
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El cubo de Rubik: ¿resultado técnico o signo distintivo?

La apariencia externa de los productos se está convirtiendo en un aspecto cada vez más determinante a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores. Por ello, el intento de registrar marcas tridimensionales es una práctica frecuente a efectos de proteger una forma determinada lo suficientemente influyente en esta toma de decisión.
Por otra parte, la protección de este tipo de marcas que consisten en la forma de un producto o de su presentación sin ningún otro tipo de añadido ha sido siempre una cuestión controvertida. La problemática que se plantea a la hora de conceder marcas tridimensionales es la de buscar un equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva a los titulares de estas marcas y el intentar evitar un monopolio sobre la comercialización de un determinado producto.
Así, de la prohibición de registro contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE se deriva que la marca tridimensional no puede ni debe ser un sistema de protección para resultados técnicos. Para este fin existen otros instrumentos legales más adecuados, tales como las patentes o los modelos de utilidad, cuya limitación temporal es esencial para el funcionamiento del sistema de protección de las invenciones.
En efecto, esta prohibición busca delimitar los sistemas de marcas y patentes, impidiendo la concesión de un derecho de exclusiva ilimitado en el tiempo sobre una forma técnicamente necesaria, pues ello supondría perpetuar un monopolio sobre una solución técnica.
No obstante, a veces no resulta fácil delimitar qué representaciones tienen una finalidad consistente en proteger aquellos signos que identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones técnicas del mismo.
Sobre esta cuestión versa el caso del “cubo de Rubik”, que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La sociedad británica Seven Towns Ltd obtuvo en 1999 el registro de la marca de la Unión Europea tridimensional no. 162784 consistente en la forma del cubo de Rubik para distinguir en clase 28 “Puzzles tridimensionales”: 
 
En 2006, el productor de juguetes Simba Toys GmbH & Co. KG presentó una solicitud de nulidad de esta marca. La EUIPO desestimó su solicitud, por lo que Simba Toys interpuso ante el Tribunal General un recurso con el fin de obtener la anulación esta resolución.
El Recurso se basaba fundamentalmente en el argumento de que la marca incorpora un resultado técnico consistente en la capacidad de rotación del propio producto, incurriendo por tanto en la prohibición absoluta anteriormente citada.
El Tribunal General, confirmando la decisión de la EUIPO de mantener el registro, dictó sentencia (asunto T-450/09) el 25 de noviembre de 2014, desestimando el recurso y considerando lo siguiente:
  • Las características esenciales de la marca controvertida son, por un lado, el cubo en sí mismo, y, por otro lado, la estructura cuadriculada que figura en cada una de sus caras. Afirma que las líneas negras no aluden en absoluto a la capacidad de rotación de los elementos individuales del cubo, de modo que no cumplen ninguna función técnica.
  • La capacidad de rotación del cubo (el resultado técnico) se debe a un mecanismo interno del cubo que no puede verse en sus representaciones gráficas.
  • El registro de esta marca no permite que su titular prohíba comercializar a terceros todo tipo de puzzles tridimensionales con capacidad de rotación, sino que el monopolio de comercialización del titular se limita a los puzzles tridimensionales con forma de cubo en cuyas caras figure una estructura cuadriculada.
  • La estructura cúbica difiere de manera significativa de las representaciones de otros puzzles tridimensionales disponibles en el mercado, poseyendo por tanto un carácter distintivo.
En resumen, el Tribunal General entiende que la representación protegida posee rasgos distintivos (las líneas negras y la estructura cuadriculada que presenta) que van más allá del mecanismo interno del cubo, el cual no se puede percibir en las representaciones gráficas del signo.Ante esta decisión, Simba Toys decidió recurrir en casación (C-30/15 P). Hace unos días, el Abogado General ha presentado sus conclusiones (no disponibles en español) en las que afirma que el TG erró al considerar que “las representaciones gráficas de la marca controvertida no permiten saber si la forma controvertida tiene una función técnica ni, en su caso, cuál podría ser (…) no se deduce con suficiente seguridad de estas representaciones que el cubo en cuestión esté compuesto por elementos móviles y menos que dichos elementos puedan ser objeto de movimientos de rotación”. Sostiene que, aunque el TG identificó las características esenciales de la forma representada, no se detuvo a analizar la relación entre éstas y la función técnica propia del producto. Contrariamente a lo dispuesto por el TG en su sentencia, el Abogado General considera que la estructura cuadriculada del cubo no constituye precisamente un elemento decorativo e imaginativo, sino que esta estructura divide los elementos individuales de los que se compone el puzzle, permitiendo así su rotación. Subraya que cuando se lleva a cabo el análisis de los elementos funcionales de una forma, la autoridad competente no está obligada a limitarse únicamente a la información que resulta de la representación gráfica, sino que, de ser necesario, debe tener en cuenta también otra información pertinente. Es por esto que considera que el signo está constituido por la forma de un producto que sólo expresa una función técnica, sin añadir elementos no funcionales significativos, siendo esta forma necesaria para permitir la rotación (resultado técnico) de los elementos individuales de los que se compone el producto en cuestión (el puzzle). Recordemos que el fundamento de la prohibición contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE, relativa a las formas impuestas por la propia naturaleza del producto designado, trata de evitar que por la vía del derecho de marcas se adquiera un monopolio temporalmente ilimitado sobre una categoría de productos. El fin radica en proteger un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiación sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma. El Abogado General finaliza argumentando que, al no contener elementos arbitrarios o decorativos, la forma del cubo de Rubik no puede ser registrada como marca, toda vez que dicho registro limita de forma significativa la libertad de otros operadores económicos de introducir en el mercado otros productos caracterizados por el mismo o similar resultado técnico, esto es, el de un puzzle tridimensional o rompecabezas que consiste en ordenar de forma lógica elementos que se pueden desplazar en el espacio. Es más, señala que el titular de la marca no añadió en su solicitud de registro una descripción del modo en que funciona el puzzle, lo que permite que el ámbito de protección de la marca sea más amplio y cubra todo tipo de puzzles con una forma similar sin tener en cuenta su modalidad de funcionamiento, haciendo posible que el titular extienda su monopolio a las características de los productos que no sólo reúnen la función de la forma controvertida, sino también otras funciones similares. Tendremos que esperar ahora unos meses para contar con la decisión definitiva del Tribunal de Justicia antes de poder confirmar si el cubo de Rubik continúa registrado como marca o no. N.B. Para un comentario sobre la sentencia final se puede acudir aquí
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La nueva directiva de Trade Secrets: un microanálisis de urgencia eliminando implantes y Botox

Después de un largo camino, el Parlamento Europeo aprobó el pasado viernes 15 de abril la Directiva para la protección de los secretos comerciales. La propuesta de Directiva era una iniciativa común con el Consejo, por lo que se espera que el próximo mes de mayo éste la adopte formalmente y entre en vigor, aun cuando el plazo de implementación en las legislaciones nacionales es de dos años.

La aprobación de la Directiva ha tenido una escasa difusión, al ser coetánea con el Reglamento de Protección de Datos, disciplina que parece despertar gran interés. Y siendo ésta una Directiva crucial para la promoción y defensa de la innovación en Europa, parece no haber merecido tanta atención.

Pero la pobre Directiva sí que ha sido objeto de escrutinio y crítica por instituciones, entidades y estamentos económicos y sociales. Me refiero al gran  ruido mediático surgido hace ya unos cuantos meses, cuando algunos sectores de la prensa consideraron que la Directiva podía ser un medio para amordazar la libertad de expresión y los sindicatos también creyeron que la libertad de los trabajadores estaba en peligro. A ellos se unieron después estamentos gubernamentales, para vindicar también la razón de estado.

Y así, algunos temas que en principio no se discutían ni parecían ser relevantes se convirtieron en cruciales y en aras a dar satisfacción a unos y otros se sometió a la Directiva a una suerte de cirugía estética, colocándole aquí y allá implantes e inyecciones de Botox legislativo, a fin de hacerla atractiva para todos.

Tal vez en otro momento podremos hablar de la necesidad de tal proceso de cirugía estética, pero creo que resulta ahora más interesante ver cuáles son los aspectos clave, desde un punto de vista de protección del esfuerzo innovador. Así, aunque sea telegráficamente, los puntos importantes de la Directiva son los siguientes:

1.-       Define el secreto comercial, en un sentido muy amplio, incluyendo no sólo la información de tipo comercial sino también la técnica, el conocido como know-how. Un poco más de rigor en la terminología en español hubiese sido deseable, pero al menos está claro el ámbito de aplicación.

Es verdad que ya teníamos perfilado este concepto en los ADPIC/TRIPS, en los sucesivos Reglamentos de transferencia de tecnología y en el de acuerdos verticales. Pero no es menos cierto que los ADPIC necesitan una implementación legal nacional y los reglamentos citados tenían un propósito diferente.

La definición contenida en la Directiva se engarza con el resto de los elementos que referiré a continuación, contribuyendo a la existencia de una regulación más o menos armonizada dentro del territorio de la Unión, algo que necesitamos para estar en las mismas condiciones que las empresas de los Estados Unidos.

2.-       También es importante la definición y manejo de los conceptos de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales. La Directiva distingue entre actividades lícitas e ilícitas para estos tres conceptos, describiendo posibles situaciones y estableciendo un marco para la determinación de las circunstancias en las que se considerará que existe una infracción que merezca una reprobación y sanción legal.

3.-       Del capítulo de las excepciones ya hemos hablado antes y sin perjuicio de aparecer por todo el texto legal, se consagra un artículo específico al tema.


4.-       Finalmente, se establecen una serie de normas para garantizar la disponibilidad de acciones civiles frente a las infracciones que se puedan cometer, medidas provisionales y cautelares, protección de los secretos durante el proceso judicial, publicidad de la sentencia, etc. Todo ello además de ciertas consideraciones acerca de las indemnizaciones, plazo de ejercicio de las acciones, etc.

Como dijimos antes, la trasposición de la Directiva habrá de hacerse por los Estados miembros en los próximos 24 meses. Y existe un cierto margen de libertad en la implementación.

Algunos países apenas tendrán que retocar sus normas y otros como España deberán hacerlo tanto en el plano sustantivo como en el procesal. En nuestro país, la regulación de Derecho Civil en materia de secretos está contenida en dos artículos de la Ley de Competencia Desleal. Algún reconocido autor ha propugnado la eliminación de tales artículos en nuestra legislación de competencia desleal y la creación de una norma ad hoc para la protección de los secretos comerciales. Comparto su criterio, no sólo por razones técnico jurídicas sino también porque creo que ha llegado el momento de que se configure y ponga en valor el Secreto Comercial como un auténtico Derecho, que coexiste con los de Propiedad Industrial e Intelectual, fundiéndose y complementándose en muchas ocasiones con ellos.

Me gustaría contribuir de alguna manera a la difusión y promoción del uso del Secreto Empresarial o Secreto Comercial, que me parece un medio poco conocido y de gran utilidad. Hablaré en próximos capítulos de la importancia para la industria  de los secretos, en comparación con otros derechos de propiedad industrial e intelectual; de la especial relevancia que tiene para las pequeñas y medianas empresas innovadoras; de la relación complementaria y simbiótica con las patentes; de cómo realizar una actividad lógica y programada  protección de los secretos dentro de las empresas y de algún otro tema que resulte de interés.

Iniciamos por tanto una serie de entradas en el blog sobre esta materia, con la esperanza de que resulten útiles para la comunidad innovadora.



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Estados Unidos mejora la Federal Trade Secrets Act. Y mientras en Europa…

El pasado 4 de abril el Senado de los Estados Unidos ha aprobado por unanimidad (y subrayo, por unanimidad) la Defend Trade Secrets Act (DTSA) que modifica la Economic Espionage Act (EEA). Con ello se pretende reforzar  la posición de los titulares de secretos empresariales, concediéndoles una protección vía legislación federal equiparable a la que corresponde a las marcas, patentes y derechos de autor. La Ley pasa ahora al Congreso, donde no se espera que haya sorpresas pues parece que existe la opinión unánime, que incluye también a la Casa Blanca, de que éste es un asunto que afecta a la economía nacional y debe ser tratado con el mayor cuidado.

La nueva Ley supone un paso más en el largo camino recorrido por los Estados Unidos en la protección de los secretos empresariales. Después de que la jurisprudencia, que parte del siglo XVIII, fuese construyendo el concepto, límites etc., los Estados de la Unión fueron incorporando leyes para la protección de este activo inmaterial. La “producción jurisprudencial” no ha cesado hasta nuestros días, pero las leyes estatales se vieron complementadas por una Ley Uniforme, que armonizó aún más el concepto y elementos fundamentales para la protección de los secretos empresariales y una Ley Federal. La Economic Espionage Act tenía, sin embargo, ciertos límites, puesto que sólo era de aplicación en los casos de infracción criminal cometida por extranjeros. Esta protección además no cubría diferentes aspectos de la apropiación indebida de los secretos empresariales.

Con el régimen establecido por la DTSA, las demandas relativas a productos o servicios locales serán presentadas en un tribunal estatal pero cuando el caso afecte al comercio interestatal o internacional serán los tribunales federales los que intervendrán. La DTSA establece reglas armonizadas en cuanto a la definición de secreto empresarial, las actividades que se consideran ilícitas, los daños y perjuicios y las medidas cautelares. Además establece un plazo máximo de tres años para el inicio de la acción, desde que fuese conocida la infracción de los derechos.


Mientras tanto, la Directiva de Protección de los Secretos Comerciales continúa su largo camino iniciado en 2013, después de haber sido objeto de críticas, no del todo comprensibles por parte de algunos agentes sociales. Y una vez que se apruebe, lo cual se espera en el plenario del Parlamento Europeo los días 13 y 14 de abril, aún habrá de esperar otros dos años hasta que sea implementada en la legislación de todos los países.

La comparación entre las iniciativas legislativas a un lado y otro del Atlántico debería hacernos reflexionar, tanto en éste como en otros temas, acerca de cómo la legislación contribuye a la prosperidad de las naciones.

La protección del secreto empresarial es muy importante para el desarrollo tecnológico y no sólo afecta a las empresas, sino también a las instituciones públicas de investigación. La Directiva actualmente en discusión debe darnos un mejor marco legal que el que se brinda en cada uno de los Estados y armonizar  la protección dispensada. Pero también  nos obligará a abordar muchos aspectos, para proteger y defender debidamente los secretos empresariales, aún antes de que se produzca su implementación en la legislación española. Pero de eso espero tener oportunidad de hablar en otra ocasión no muy lejana.



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El TJUE da alas a la indemnización por daño moral


La indemnización por daño moral en infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual ha tenido que superar tradicionalmente no pocas barreras y prejuicios. Algunos nacen de la propia naturaleza del daño: un menoscabo en los intereses patrimoniales es siempre más sencillo de sostener -cuando hablamos de marcas, diseños, patente o creaciones intelectuales- que una lesión en la esfera inmaterial o espiritual del autor o del titular del derecho. Pero es triste que las reservas hacia la indemnización por daño moral pudieran obedecer también a un defecto de técnica legislativa.

La Directiva 2004/48/CE de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual insertaba el daño moral en el marco de las consecuencias económicas negativas derivadas de la infracción, como un elemento más al lado de la pérdida del beneficio sufrido por la parte perjudicada y del beneficio ilegítimamente obtenido por el infractor (Artículo 13.1 letra a). De forma alternativa, la Directiva regulaba el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética: la cantidad a tanto alzada que el infractor hubiera debido pagar de haber pedido la correspondiente autorización (Artículo 13.1 letra b).

Se creaba con ello la impresión de que si el demandante optaba por este criterio alternativo para la cuantificación de la indemnización –la regalía hipotética- el daño moral no podía entrar en el cálculo. Y esta anomalía normativa había sido llevada por el legislador español ad pedem literae, merced a la Ley 19/2006, a todos las modalidades de propiedad industrial e intelectual: la Ley de marcas, la Ley de patentes, la Ley del diseño nacional y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual.

Ha sido el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 17 de marzo de 2016 en el asunto C-99/15, el que ha venido a poner las cosas en su sitio. La Sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a propósito de la regulación del daño moral en derechos de autor. El demandante –director, guionista y productor de una obra audiovisual- había demandado por infracción de sus derechos a la productora de un documental en el que se insertaban pasajes de su obra. A efectos indemnizatorios, el demandante había escogido como criterio reparador el canon por la utilización inconsentida de su obra, pero también una indemnización de 10.000 euros por daño moral. El Tribunal Supremo se plantea si en estos casos se puede solicitar además la indemnización por daño moral.

La sentencia del Tribunal de Justicia aclara que una disposición del Derecho de la Unión debe ser interpretada no sólo de acuerdo con su tenor literal, sino también de su contexto y de los objetivos que persigue; que la indemnización por daño tiende a garantizar la reparación íntegra del perjuicio efectivamente sufrido; y que la licencia hipotética sólo cubre el daño “material”. Nada obsta, en consecuencia, para que el titular del derecho pueda solicitar además la indemnización del daño “moral” que, en su caso, haya sufrido.

La Sentencia tiene una importancia extraordinaria por sus efectos secundarios: el alcance aclaratorio se extiende al derecho de marcas, patentes y diseños. Pero si la Sentencia da alas a la indemnización por daño moral, no olvidemos que no debemos pretender volar demasiado alto. El daño moral también tiene sus reglas y podemos acabar, como en el mito de Ícaro, cayendo al mar con las alas quemadas por acercarnos al sol. Pero no será, en ese caso, ¡por un defecto de técnica legislativa!.




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