Blog de ELZABURU - Propiedad Industrial e Intelectual

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Nueva sentencia del TJUE sobre la distintividad de la forma del Kit Kat

El largo enfrentamiento entre Nestlé y Cadbury (ahora Mondelez) a propósito del registro como marca de la forma característica de los chocolates Kit Kat continúa dando lugar a interesantes pronunciamientos judiciales en torno a la adquisición de carácter distintivo por una marca a través de su uso.

Como se recordará, primero fue la denegación del registro de la marca en Reino Unido la que provocó el planteamiento de una cuestión prejudicial resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2015 (asunto C-215/14). Contra lo que muchos esperaban, esa decisión no motivó que la High Court of Justice británica resolviera a favor del registro de la marca de Nestlé. Por contra, en su sentencia de 20 de enero de 2016, el juez Arnold interpretó que el TJUE había considerado que la asociación por una gran mayoría de encuestados de la imagen de la tableta con el chocolate Kit Kat no era suficiente para entender que esa forma había adquirido distintividad como marca. En su opinión, habría sido necesario demostrar que los consumidores percibían que el producto procedía de un determinado empresario como consecuencia del signo en cuestión aisladamente considerado, sin consideración a otras marcas que pudieran estar también presentes. De forma que la denegación de la marca británica término confirmándose.

Sin embargo, Nestlé había conseguido registrar la forma del chocolate Kit Kat como marca de la Unión Europea (tridimensional) en el año 2006. Al año siguiente, Cadbury presentó solicitud nulidad del registro ante la EUIPO sobre la base de que se trataba de un signo carente de carácter distintivo. La Sala de Recurso de la EUIPO consideró que aunque el signo carecía en origen de distintividad, Nestlé había probado la adquisición de distintividad por el uso. Esta decisión fue anulada por el Tribunal General mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016 a causa de la omisión de pronunciamiento de la Sala de Recurso acerca de la adquisición de distintividad de la marca en una parte de la Unión Europea (en concreto, en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal).

La cuestión controvertida se refería en esencia a la extensión geográfica de la prueba de la adquisición de distintividad por el uso. Mientras Nestlé y la EUIPO sostenían que debía ser suficiente con acreditar que la marca había adquirido carácter distintivo en una parte significativa de la Unión, el Tribunal General consideró que debía acreditarse en todo el territorio de la Unión Europea, y no sólo en una parte sustancial o en la mayor parte del territorio.

Pues bien, recurrida en casación la sentencia del Tribunal General, el Tribunal de Justicia ha confirmado la decisión de este último en su sentencia de 25 de julio de 2018 (asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P). En efecto, el TJ entiende que el artículo 7.3 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea exige que se acredite la adquisición de distintividad en aquella parte de la Unión en la que la marca no gozaba ab initio de distintividad. Si esta situación se producía en toda la Unión Europea, la prueba debe comprender todo su territorio, sin que sea bastante una parte sustancial del mismo.

La sentencia aclara, no obstante, que no es necesaria la aportación de pruebas separadas para cada uno de los Estados miembros, sino que pueden presentarse pruebas referidas de modo conjunto a varios Estados. Pero esos elementos probatorios -individuales o conjuntos- deben abarcar todo el territorio de la Unión. Por consiguiente, la decisión de la Sala de Recurso, al omitir pronunciarse sobre la adquisición de carácter distintivo de la marca de Nestlé en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, había incurrido en un error de derecho.

El nivel de prueba que exige el Tribunal de Justicia es elevado. Repárese en que en este caso tanto la EUIPO como el Tribunal General habían considerado que Nestlé había probado la adquisición de carácter distintivo en 10 países de la Unión, incluyendo los de mayor población (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido). Parece, por tanto, que los titulares de marcas de la Unión Europea que pretendan ampararse en la distintividad adquirida por el uso para defender la validez de sus registros deberán estar preparados para afrontar unas pruebas difíciles y costosas en caso de impugnación.

  Autor: Carlos Morán
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S.O.S. Incidente de seguridad

Desde el 25 de mayo, todos los días recibimos noticias y notificaciones de brechas de seguridad en empresas de primer nivel que dejan millones de datos de clientes al descubierto.

La realidad, por difícil que parezca, es que el número de brechas de seguridad no ha aumentado desde la fecha de aplicación del “Reglamento de 27 de abril de 2016, de protección de datos” (RGPD), sino que hasta ahora nuestra normativa no contemplaba la obligación de notificar una violación de seguridad salvo en el caso de operadores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, mientras que el RGPD extiende esta obligación a cualquier empresa que trate datos.

Un incidente de seguridad es la destrucción, pérdida o alteración de datos personales por causas internas o externas, pudiendo ser accidentales o intencionadas. Frente a la posibilidad de que ocurra, lo más importante a tener en cuenta en cualquier empresa debería ser (i) tener definido un procedimiento de gestión de brechas de seguridad; (ii) disponer de herramientas para valorar el riesgo del incidente; y (iii) saber si deberá notificar a la autoridad de control y a los interesados en función de las características del incidente y el riesgo derivado del mismo para los interesados.

La notificación a la autoridad de control exigida por el RGPD se requiere cuando el incidente pueda provocar un riesgo para los interesados y debe hacerse en el plazo de 72 desde que se tiene certeza (constancia real) de que se ha producido. También se exige notificar a los afectados cuando el riesgo que se derive para ellos sea un riesgo alto y siempre que no se comprometa el resultado de una investigación en curso, en cuyo caso la comunicación se puede realizar más adelante, todo esto bajo la supervisión de la autoridad de control.

Adicionalmente, es crucial la respuesta temprana para tratar de mitigar las consecuencias del incidente mediante medidas de seguridad que frenen el acceso a los datos, su modificación o su lectura.

La única fórmula efectiva para evitar este mare magnum de obligaciones legales es la prevención; deben establecerse todas las medidas posibles para evitar las brechas de seguridad, incorporar impedimentos para la lectura y modificación no autorizadas de los datos y, por último, tener previsto un procedimiento de respuesta de incidentes para estos casos.

El Comité Europeo de Protección de Datos, antiguo Grupo de trabajo del Artículo 29 elaboró una “Guía sobre notificación de las violaciones de seguridad” que resuelve muchas de las cuestiones que generar dudas en este asunto. Asimismo, la AEPD publicó el 19 de junio de 2018 una “Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad” con directrices para detectar, gestionar y evaluar la notificación de brechas de seguridad.

Autores: Martín Bello y  Cristina Espín

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La Comisión Europea hace público el borrador de Acuerdo de Retirada del Reino Unido – Brexit

En un esfuerzo de total transparencia, dentro de la segunda ronda de negociaciones, el pasado 28/2/2018, la Comisión ha dado a conocer a los países de la Unión Europea su borrador de Acuerdo de Retirada en el que propone soluciones a las inevitables consecuencias que conllevará el Brexit. Entre ellas, dedica el Título IV de su borrador a los derechos de Propiedad Intelectual que afectan tanto a las marcas como a los diseños, las variedades vegetales, las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.

La Comisión propone que los titulares de estos derechos obtenidos en la Unión Europea y concedidos antes de que termine el periodo de transición, sean automáticamente titulares de los mismos derechos en el Reino Unido, sin tener que solicitar su registro ante las autoridades británicas, sin estar sometidos a un examen por dichas autoridades y sin tener que pagar por conservar sus derechos.

Por su lado, el lobby de los profesionales británicos del sector de la Propiedad Intelectual, en su carta al gobierno británico del pasado mes de diciembre 2017, ha pedido a su gobierno que garantice la continuidad de la protección que otorga el sistema elaborado a nivel europeo en materia de Propiedad Intelectual,  en el que el Reino Unido ha participado activamente y que considera como una base esencial para el normal desarrollo de los negocios.

La posición de los intereses profesionales británicos parece por lo tanto coincidir con la propuesta de la Comisión en materia de derechos de propiedad intelectual. Queda ahora ver qué posición toma el gobierno británico.

Uno de los principales escollos que conocen en esta fase las negociaciones para la elaboración de un texto común de Acuerdo de Retirada entre la Comisión y el gobierno británico reside en la fijación de la fecha final del periodo transitorio. Si bien la Comisión propone en su borrador del pasado mes de febrero que la fecha final sea el 31 de diciembre de 2020, es decir 21 meses después de la fecha fijada para el Brexit, el 29 de marzo de 2019, por su parte, el gobierno británico considera que el plazo de dos años es adecuado pero no quiere comprometerse a una fecha fija y propone quedarse en el mercado único y en la unión aduanera el tiempo que sea necesario.

Esta cuestión del final del periodo de transición debería debatirse durante la próxima reunión de los líderes europeos fijada para finales de marzo, en Bruselas. La posición del gobierno español al respecto es, a juzgar por declaraciones recientes de algunas autoridades, la misma que la de la Comisión. No consideran conveniente, ni para la Unión Europea ni para el Reino Unido, mantener durante un periodo demasiado largo el Reino Unido dentro de un sistema que tendría que seguir financiando sin poder sin embargo participar en las decisiones tomadas al no estar ya presente en las instituciones de la Unión Europea.

Es de resaltar la unión y coherencia con la que están actuando los países miembros en este proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea y el carácter positivo y constructivo con el que se están buscando soluciones que no castiguen al Reino Unido sino que permitan fijar las bases de la futura relación con el Reino Unido cuando ya no sea un país miembro de la Unión y haya finalizado el periodo transitorio.

No podemos, sin embargo, descartar la posibilidad de que las negociaciones fracasen. En este sentido la Comisión, al mismo tiempo que está elaborando un proyecto que permita llegar a un acuerdo, está también considerando y advirtiendo a los diferentes agentes económicos de las posibles consecuencias a las que podría llevar la falta de acuerdo.

Las empresas españolas deben por lo tanto ser conscientes de que existe el riesgo de que sus derechos de marca dejen de tener efectividad en el Reino Unido a partir del 29 de marzo 2019 por lo que es recomendable que, por lo menos las empresas que están interesadas en el mercado británico, procedan a registrar sus marcas como marcas nacionales en el Reino Unido, incluso en aquellos casos en los que sus marcas se encuentran ya registradas como marcas de la Unión Europea en la EUIPO.

Debemos por lo tanto estar atentos a la evolución de las negociaciones entre la Comisión y el gobierno británico. La Comisión ya ha hecho sus deberes y ha presentado su borrador de Acuerdo de Retirada. La pelota está ahora en el tejado del gobierno británico.

Autora: Catherine Bonzom

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¿Cómo se determina si las características de un diseño están dictadas exclusivamente por su función técnica?

En su reciente sentencia de 8 de marzo de 2018, C-395/16, DOCERAM contra CeramTec, el Tribunal de Justicia ha abordado la controvertida cuestión de la prohibición de protección como diseño comunitario de las formas dictadas exclusivamente por su función técnica. Esta prohibición está recogida en estos términos en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Su finalidad, según se expresa en el considerando 10 del Reglamento, es la de evitar que a través de la exclusiva otorgada al titular de un diseño industrial pueda llegar a obstaculizarse la innovación tecnológica.

Ahora bien, la interpretación realizada por los tribunales nacionales y por la EUIPO de esta norma no ha sido uniforme hasta ahora. Básicamente, han coexistido dos diferentes enfoques:

  1. Por un lado, el de la llamada multiplicidad de las formas, conforme al cual si existen diferentes formas alternativas para un objeto que cumplan la misma función técnica, no se puede considerar que el diseño en cuestión esté exclusivamente dictado por esa función. Este criterio seguido ha sido seguido por los tribunales de varios países, entre ellos Alemania, Francia y España.
  2. La EUIPO, sin embargo, ha optado en sus últimas decisiones por un enfoque distinto, conforme al cual debería examinarse si el diseñador eligió las características del diseño tomando en consideración únicamente su funcionalidad o si también tuvo cuenta otras consideraciones. Este análisis tendría además que hacerse desde la perspectiva de un observador razonable u objetivo.

El TJUE no había tenido hasta el momento oportunidad de pronunciarse sobre el tema. La ocasión se la ha brindado la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf en el procedimiento que enfrenta a las compañías alemanas DOCERAM GmbH y CeramTec GmbH. La primera es titular de varios registros de diseños comunitarios que protegen la apariencia de unos pernos cerámicos que se utilizan en las máquinas de soldado para mantener en una posición correcta los elementos a soldar:

En respuesta a una acción de infracción de esos registros, la compañía CeramTec GmbH pidió su declaración de nulidad por vía de reconvención, por incurrir en la prohibición establecida en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002. La reconvención de nulidad fue estimada y DOCERAM apeló la decisión alegando que existían otras formas alternativas para el producto en cuestión que permitían obtener el mismo resultado técnico. A la vista esta situación, el tribunal de Düsseldorf plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE a fin de que se pronuncie sobre qué criterio debe ser empleado para el análisis de la prohibición.

Pues bien, el Tribunal de Justicia rechaza en primer lugar la doctrina de la multiplicidad de formas. A su juicio, ni del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 ni de ninguna otro precepto del Reglamento se desprende que la multiplicidad de las formas sea el único criterio que permita determinar la aplicación de dicho artículo. Siguiendo la opinión del Abogado General, considera además que de aplicarse este criterio se permitiría que un operador que registrase las varias formas alternativas que cumplieran una misma función técnica obtuviera en la práctica una protección exclusiva equivalente a la de una patente, sin cumplir los requisitos de esta última.

Por tanto, el TJUE acoge el criterio alternativo, afirmando que el factor a considerar es si a la hora de elegir las características de apariencia del producto se han tenido en cuenta otras consideraciones distintas a la necesidad de que cumpla una función técnica, en particular las vinculadas a su aspecto visual. De este modo, el Tribunal concluye que para que se aplique la prohibición del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 es preciso que su función técnica sea el único factor que determinó las características de apariencia de un producto, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.

Sin embargo, en respuesta a la segunda cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf , el Tribunal de Justicia rechaza que para realizar este análisis sea necesario acudir a la percepción de un hipotético “observador objetivo”.

Por contra, el TJUE -siguiendo también la opinión del Abogado General- afirma que para examinar la cuestión el juez nacional no debe basarse en la percepción de un “observador objetivo” sino que debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso. Entre estas circunstancias deben considerarse, en particular, el diseño de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos de elección de las características de apariencia del producto, los datos relativos a su utilización, o incluso la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica.

Como se puede apreciar, las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia no facilitan demasiado la labor de los tribunales nacionales. Sin duda la cuestión de la funcionalidad técnica continuará siendo un importante elemento de controversia en los procedimientos de infracción y validez de los diseños industriales.

Autor: Carlos Morán

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La Comisión Europea advierte a los empresarios titulares de marcas de la UE de las posibles consecuencias del Brexit

Empiezan ahora, dentro de la segunda fase, las negociaciones entre la Comisión Europea y el Reino Unido respecto a los derechos de Propiedad Intelectual. Deberían terminar en otoño 2018 para que pueda ser aceptado por ambas partes el Acuerdo de Retirada (Withdrawal Agreement) el 29/03/2019. El 30/03/2019 empezaría entonces la fase transitoria que no podría extenderse más allá del 31/12/2020.

El pasado mes de septiembre, la Comisión publicó un documento indicando su posición en previsión de las negociaciones con el Reino Unido en materia de derechos de propiedad intelectual cuya finalidad es asegurar la circulación de los productos entre la UE y el Reino Unido después del 30/03/2019.

La posición de la Comisión es favorable a que la retirada del Reino Unido no suponga la perdida de protección de los derechos adquiridos por los titulares de marcas de la UE en el Reino Unido;  y propone un reconocimiento automático de dichos derechos por el Reino Unido mediante un simple trámite ante las autoridades británicas (sin especificar por ahora su alcance) que no debería suponer un coste financiero alto para los titulares de marcas.

La  Comisión pide sin embargo al Reino Unido que implemente a nivel nacional la legislación en materia de indicaciones geográficas, que hasta ahora no tiene, de forma tal que  garantice su protección -al igual que lo hace actualmente la normativa de la UE-, después del 30/03/2019.

En una comunicación oficial del pasado 22 de enero, la Comisión Europea ha pedido a los empresarios que tengan en cuenta las posibles consecuencias que la salida del Reino Unido de la Unión Europea pueda implicar -no sólo para las autoridades nacionales, sino también para los particulares- y que se anticipen a ellas.

Advierte que aunque la posición de la Unión Europea es favorable a la continuidad automática en el Reino Unido de la protección de las marcas de la Unión Europea, dicha continuidad debe ser aprobada por Ley en  el Reino Unido. Recomienda a los empresarios tener en cuenta las consecuencias que podría tener para ellos el Brexit a partir del 30/03/2019, fecha en la que, de no establecerse otra, el Reino Unido pasará a ser un Estado “no miembro” de la Unión Europea.

En el plano marcario los efectos de la inaplicabilidad de los reglamentos de la Unión Europea pueden ser, entre otros muchos:

1.-   Que  los registros de marca de la Unión Europea anteriores al 30/03/2019 dejen de ser  válidos en el Reino Unido y las solicitudes de marcas en trámite no cubran el Reino Unido a partir del 30/03/2019;

2.- Que no se pueda reivindicar la antigüedad de los registros de marca del Reino Unido y que las antigüedades británicas reivindicadas en las marcas de la UE dejen de tener efecto.

3.- Que las marcas internacionales designando la UE ya no consideren el Reino Unido como un territorio designado.

4.- Que a partir del 30/03/2019 las marcas británicas ya no puedan servir de base en procedimientos de oposición ante la EUIPO.

5.- Que el uso de una marca en el Reino Unido no baste para mantener los derechos sobre una marca de la UE a partir del 30/03/2019. Los titulares de marcas de la Unión Europea tampoco podrían valerse de la distintividad adquirida por el uso de su marca de la UE en el Reino Unido a partir del 30/03/2019.

6.- Que las decisiones de los Tribunales europeos ya no tengan efectividad en el territorio del Reino Unido después del 30/03/2019 y las decisiones tomadas anteriormente tengan que aplicarse en el Reino Unido conforme a la legislación británica.

7.- Que los Tribunales británicos dejen de tener jurisdicción en temas de marcas de la UE, por lo que los casos de infracciones de marcas de la UE de titulares británicos deberían ser conocidos por los Tribunales del Estado miembro donde el demandante tenga su domicilio o en Alicante (por ser la ciudad sede de la EUIPO) si no tiene domicilio en un país miembro de la UE.

Todo hace pensar, por lo demás, que  el idioma inglés seguirá siendo idioma oficial de la EUIPO y que los procedimientos podrán por lo tanto seguirse en este idioma al ser idioma oficial en Irlanda y Malta. También seguirá pudiendo reivindicarse la prioridad de una marca británica en una solicitud de marca de la UE, al ser el Reino Unido miembro del Convenio de París.

La recomendación de la Comisión -que hacemos propia ante la incertidumbre con la que se abre esta segunda ronda de negociaciones- es que, para soslayar los efectos que un mal acuerdo podría tener para los titulares de derechos, se tomen desde ya las medidas que permitan limitar el impacto del Brexit.

Autora: Catherine Bonzom

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