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Diseño de llantas BMW: relación entre el Reglamento Bruselas I y el Reglamento sobre diseños comunitarios

El pasado 13 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) dictó una interesante sentencia (asunto C-433/16) que aclara la relación existente entre el Reglamento CE 44/2001 (actualmente R. 1215/2012) y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

La sentencia del TJUE trae causa de una acción de jactancia interpuesta por la compañía italiana Acacia, SrL (“Acacia”) ante el Tribunal de Nápoles para que se declarara la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados a nombre de Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) para llantas de aleación para ruedas de automóviles por razón de la fabricación y comercialización por Acacia de réplicas de este producto bajo la marca WSP ITALY. Acacia también pidió que se declarara que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal y que se condenara a BMW a cesar en toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de las llantas de aleación objeto de consideración por parte de Acacia. Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal de Casación italiano decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE distintas cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación de los dos Reglamentos Comunitarios antes citados.

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que regula la prórroga de competencia, debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce el asunto propuesta en el primer acto de oposición, pero con carácter subsidiario respecto de otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio. En el caso que nos ocupa, se dio la circunstancia de que BMW en su primer acto de oposición ante el Tribunal de Nápoles impugnó no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad del escrito de interposición del recurso y el mandato del representante de Acacia.

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta. En su respuesta, el tribunal incide en la segunda frase del art. 24 del Reglamento CE 44/2001 que dispone que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, si el demandado propone una excepción de incompetencia expresando de este modo su voluntad inequívoca de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional.

Mediante las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 82 del Reglamento 6/2002, que regula la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de entender que las acciones declarativas de la inexistencia de infracción a que se refiere el art. 81, letra b) del citado Reglamento, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado Miembro en el que el demandado tenga su domicilio (excluyéndose de este modo las disposiciones del Reglamento 44/2001).

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el art. 79.3 del Reglamento 6/2002 excluye de forma expresa la aplicación de los arts. 2, 4, 5 (puntos 1, 3, 4 y 5), 16 (apartado 4) y 24 del Convenio de Bruselas, salvo en los casos en que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del art. 23 ó 24 del Reglamento 44/2001. El Tribunal recuerda en este punto que la exclusión arriba reseñada no alcanzaría a los arts. 17 y 18 del Reglamento de Bruselas (sustituidos por los arts. 23 y 24 del Reglamento 44/2001). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, este inciso no sería relevante porque no se habría producido ninguna prórroga de competencia.

Mediante la cuarta cuestión prejudicial el órgano remitente pregunta al TJUE si la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción referenciadas en el art. 81, letra d) del Reglamento 6/2002.

La respuesta del TJUE es negativa. El TJUE recuerda que el art. 5.3 del Convenio de Bruselas no es aplicable a los procedimientos resultantes de las acciones de nulidad e infracción a que se refiere el art. 81 del Reglamento 6/2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79, apartado 3, letra a) de este último Reglamento. Esta respuesta es coincidente con las respuestas dadas por el Tribunal a las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª antes reseñadas.

Finalmente, mediante las cuestiones prejudiciales 5ª y 6ª, el Tribunal italiano pregunta al TJUE si las pretensiones de declaración de abuso de posición de dominio y de competencia desleal conexas a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario, podrían estar comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 en materia delictual.

También en esta ocasión la respuesta del TJUE es negativa. El Tribunal señala que ello es así en la medida en que la determinación de la jurisdicción competente debe basarse para el conjunto del litigio en el régimen de competencia establecido por el Reglamento 6/2002 y la estimación de las cuestiones planteadas, presupondría forzosamente la estimación previa de la acción declarativa de la inexistencia de infracción.

La sentencia dictada por el TJUE nos merece una opinión positiva. En esencia, el TJUE nos recuerda que la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para conocer de las acciones en materia de infracciones y de nulidad tienen carácter de lex specialis en relación con las normas de competencia establecidas en el Reglamento 44/2001 y son, por ende, de aplicación preferente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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Decálogo de la comunicación pública. Breve repaso a la jurisprudencia del TJUE

En los últimos años el número de resoluciones del Tribunal de Justicia contestando a cuestiones prejudiciales planteadas en torno al concepto y delimitación del derecho de comunicación pública en la Unión Europea ha ido en aumento. A día de hoy la jurisprudencia del  Tribunal sobre esta materia es ciertamente apabullante.

Las particularidades de cada una de las técnicas empleadas, cada vez más numerosas y complejas, plantean verdaderas dudas interpretativas a los Estados, que tratan de encajarlas dentro de un concepto –la comunicación pública- que se supone armonizado. Por su parte, el Tribunal de Justicia parece hacer encaje de bolillos para dar respuesta a todas las cuestiones que se le plantean y mantener una línea interpretativa sólida, clara y coherente. Pero lo cierto es que, un repaso a las sentencias de los últimos diez años, pone de relieve una jurisprudencia construida a base de parches y remiendos, haciendo del derecho de comunicación pública un concepto farragoso e impreciso. Las sucesivas resoluciones del TJUE han ido añadiendo al concepto tantas excepciones, excepciones de las excepciones, concreciones, matices y nuevos conceptos, que hoy en día se pone en duda la existencia de un concepto unificado y sistematizado de este derecho.

Un claro ejemplo de esta realidad es el de la radiodifusión de obras en lugares públicos. En el año 2006 el TJUE estableció, en el asunto SGAE c. Rafael hoteles (C-306/05) que la colocación de aparatos de televisión en las habitaciones de un hotel constituía un acto de comunicación al público por parte del hotel al considerar que la misma no tenía lugar dentro de un ámbito estrictamente doméstico. En su argumentación el TJUE tuvo en cuenta, entre otras cuestiones, el efecto “cumulativo” de los sucesivos clientes que ocupan las habitaciones, lo cual determinaba que pudieran ser considerados en su conjunto como un “público nuevo”.

Seis años más tarde, en el asunto SCF c. Del Corso (C-135/10), el Tribunal de Justicia consideró, sin embargo, que la difusión de fonogramas en la consulta de un dentista no constituía un acto de comunicación al público. A diferencia de la comunicación en establecimientos hoteleros, el público de una consulta odontológica estaría formado por un conjunto de personas mucho más reducido, cuyo objetivo no es en modo alguno escuchar música –lo cual constituiría un hecho fortuito que les vendría impuesto-, sino recibir un servicio médico.

La misma cuestión fue presentada posteriormente ante el TJUE respecto a la comunicación pública en establecimientos termales (asunto Osa; C-351/12) y centros de rehabilitación (asunto Reha Training, C-117/15), aplicando en estos supuestos el tribunal la doctrina sentada en el asunto SGAE. El considerando 63 de esta última sentencia refleja y resume en gran medida la argumentación del Tribunal: “la difusión (…) al tener por objeto ofrecer una distracción a los pacientes de un centro de rehabilitación como el controvertido en el asunto principal durante sus tratamientos o el tiempo de espera que precede a estos, constituye una prestación de servicios adicional que, si bien carece de todo interés médico, tiene un impacto favorable en la categoría y el atractivo del establecimiento, proporcionándoles así una ventaja competitiva.”

Todos estos asuntos no hacen sino poner de relieve que la casuística que se presenta en torno a la comunicación pública de obras es amplísima, lo que obliga constantemente al TJUE a reformular, precisar y concretar el concepto y alcance de este derecho.

Fruto de un ejercicio de abstracción es esta humilde propuesta de decálogo, que no tiene otra ambición que recopilar algunas de las directrices y pautas interpretativas sentadas por el TJUE a lo largo de estos años.

  1. El concepto de comunicación pública ha de entenderse de manera amplia. Esta premisa básica, repetida hasta la saciedad por el TJUE, implica que los elementos que conforman la comunicación al público –el concepto de comunicación en sí misma y el de público- están dotados de una vis atractiva y expansiva. Es quizá en los asuntos ITV Broadcasting (C-607/11), y SGAE c. Rafael Hoteles donde con mayor evidencia se refleja esta interpretación extensiva. Consecuentemente, cualquier excepción al derecho de comunicación pública será analizada de acuerdo a un criterio restrictivo. (Vid. asunto AKM c. Zürs.net; C-138/16).
  2. El concepto de comunicación pública no varía en función de quien sea el titular. El TJUE ha señalado en varias ocasiones que el concepto de comunicación al público contenido en la Directiva 2001/29/CE y en la Directiva 2006/115 debe tener el mismo significado y, por tanto, debe apreciarse conforme a los mismos criterios. (Vid. asuntos Reha Training, C-117/15 y Verwertungsgesellschaft, C-641/15).
  3. La comunicación incluye toda transmisión de obras protegidas independientemente del medio o proceso técnico utilizado. Tal y como se desprende de la jurisprudencia del TJUE, ni siquiera hace falta que el “comunicador” lleve a cabo el acto directamente, sino que basta con que ponga los medios para que el destinatario de la comunicación pueda acceder a las obras. Claro ejemplo de ello es el asunto PPL (C-162/10), donde el TJUE consideró que un hotel que pone a disposición de sus clientes en las habitaciones aparatos de reproducción de música junto con fonogramas para ser escuchados en ese equipo lleva a cabo un acto de comunicación al público.
  4. El público al que se dirige la comunicación hace referencia a un número indeterminado de destinatarios potenciales que pueden acceder a la obra de forma simultánea o “cumulativa”. A sensu contrario ha de entenderse que las personas concretas y determinadas no se consideran parte del público. (Vid. asunto SBS Belgium C-325/14).
  5. El público ha de ser nuevo. Para que exista un acto de comunicación al público es preciso que el público al que va destinada la obra sea nuevo, en el sentido de no haber sido tenido en cuenta por el titular de derechos cuando realizó la comunicación originaria. El concepto de público nuevo, esbozado por primera vez en SGAE c. Rafael Hoteles, cobra especial relevancia a raíz de la sentencia Svensson (C-466/12), donde el TJUE considera que el acto de colocar enlaces en internet a un contenido que ha sido puesto a disposición del público con el consentimiento del titular no constituye un acto de comunicación al público. Lo mismo ha de considerarse cuando se trate de enlaces embebidos o inline links (asunto Bestwater; C-348/13). En el ámbito analógico el elemento del “publico nuevo” ha sido aplicado recientemente en el asunto AKM c. Zürs (C-138/16) para permitir la difusión de programas de televisión previamente emitidos por un organismo nacional de radiodifusión en abierto a través de una red de cable local.
  6. El acto de comunicar y la existencia de un público son dos requisitos cumulativos. Las sentencias más recientes exigen que ambos elementos –comunicación y público- se den de forma cumulativa.
  7. El papel del sujeto que lleva a cabo la comunicación debe ser imprescindible para que el público pueda acceder a la obra. Tal intervención deja de ser imprescindible cuando el comunicador actúa como un mero intermediario técnico cuya labor sea, por ejemplo, la de garantizar o mejorar la difusión y/o recepción de las obras entre el público al que ya se ha dirigido el comunicador originario. (Vid. asunto SBS Belgium).
  8. La comunicación ha de aportar cierto “valor” a la actividad principal del comunicador. Uno de los factores que el TJUE toma en consideración para calificar un acto como tal, es el hecho de que el mismo aporte alguna ventaja competitiva o valor añadido al negocio o actividad principal de comunicador. Es el caso de los establecimientos hoteleros y de los centros termales y de rehabilitación.
  9. El conocimiento de la ilicitud y el ánimo de lucro son factores relevantes cuando los enlaces dirigen a contenidos no autorizados por el titular. De acuerdo a lo establecido por el tribunal en el asunto GS Sanoma (C-160/15) y recientemente confirmado en el asunto Filmspeler (C-527/15) habrá comunicación pública cuando el enlazador tenga o pueda tener conocimiento acerca del carácter ilícito del contenido al que enlaza. Este conocimiento se presume cuando la actividad del enlazador reviste un carácter lucrativo.
  10. ¿Continuará…? De las anteriores pautas y consideraciones se desprende que el concepto comunitario de comunicación pública se ha ido configurando –o si se quiere, precisando y ampliando- a través de los pronunciamientos del TJUE en contestación a cuestiones de los diferentes Estados surgidas en gran medida por la aparición de nuevas técnicas de comunicación y el desarrollo de las ya existentes.

El sentido de estas resoluciones hace plantearse si existe un concepto comunitario unívoco de comunicación pública, integrado por un conjunto de elementos y requisitos aplicables independientemente de la técnica empleada o si, por el contrario, son las peculiaridades de las distintas formas que pueda revestir la comunicación las que determinan la exigencia de requisitos adicionales o la no aplicación de algunos de ellos.

Toda esta experiencia jurisprudencial plantea dudas acerca de la estabilidad y permanencia del concepto comunitario de comunicación pública, pero sobre todo acerca de la suficiencia o no del mismo para hacer frente a potenciales conflictos que surjan con motivo de formas de explotación que no se hayan planteado hasta ahora. La cuestión fundamental es si contamos ya con elementos interpretativos suficientes para hacer frente a cualquier conflicto que pueda surgir de la comunicación al público de obras o si, por el contrario, el propio concepto de comunicación al público está expuesto a ser cuestionado y replanteado cada vez que nuevas formas de explotación sean sometidas al examen del TJUE. En tal caso, habrá que ampliar el decálogo.

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog
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El caso de la flor de algodón, ¿una sentencia de “qualité”?

El pasado 8 de Junio, el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia (C-689/15) sobre la utilización de una marca individual como sello de calidad y la posible nulidad o caducidad  de este tipo de marcas cuando no se garantiza la calidad de los productos y servicios que identifica.

El litigio principal en el que se suscitan las cuestiones prejudiciales tiene como una de las partes, a Verein Bremer Baumwollbörse (VBB), una asociación que se dedica, entre otros, a la celebración de contratos de licencia en los que las empresas afiliadas se comprometen a incluir la siguiente marca para productos confeccionados con fibras de algodón de buena calidad: 

La parte contraria, Wolfgang Gözze y W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, una sociedad alemana que incluye, sin autorización, un signo similar a la marca de VBB en las etiquetas de las toallas que comercializa:

Ante esta situación, el Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf planteó ante el TJ una serie de cuestiones prejudiciales de gran interés y relevancia.

La primera cuestión prejudicial planteada consiste en saber si una marca individual de la UE utilizada como sello de calidad comporta un uso efectivo de la  misma, facultando por tanto al titular de la marca a prohibir que terceros utilicen un signo similar en productos idénticos, por causar riesgo de confusión en el consumidor.

A la primera cuestión prejudicial planteada, el TJ concluye que sólo se está ante un uso efectivo de la marca cuando éste se realiza de acuerdo con su función principal, esto es, que el consumidor o usuario final identifique el origen del producto o servicio marcado.

De esta forma, el TJ matiza que el uso de una marca como sello de calidad por parte del titular o de un tercero autorizado no supone un uso efectivo si la misma no cumple con la función esencial indicadora de origen empresarial. No obstante, si cumple dicha función y además, el titular garantiza a los consumidores que dichos productos proceden de una empresa responsable bajo cuyo control se fabrican, sí constituiría un uso efectivo otorgando al titular la posibilidad de prohibir a terceros el uso de un signo similar que cause riesgo de confusión al público.

¿Se podría por tanto, declarar la nulidad o caducidad de una marca individual como sello de calidad cuando el titular no garantiza mediante controles la veracidad de la calidad alegada? No, el TJ afirma que no puede declararse la nulidad o caducidad en dichos supuestos, al no ser uno de los motivos recogidos por el Reglamento nº 207/2009 sobre la Marca de la Unión Europea.

Finalmente, ante la cuestión prejudicial en la que se plantea si se podrían aplicar las disposiciones relativas a las marcas colectivas en este tipo de situaciones, el TJ realiza una interpretación restrictiva  del Reglamento nº 207/2009, concluyendo que dichas disposiciones no pueden aplicarse a las marcas individuales de la UE, ya que el propio Reglamento vincula expresamente estas disposiciones a las marcas colectivas.

Mediante esta sentencia, el TJ recuerda que la función principal de la marca es indicar el origen empresarial a los consumidores, por lo que, si no concurre dicha circunstancia, resulta irrelevante que exista cualquier otro uso o función accesoria a la hora de ejercer los derechos exclusivos otorgados a los titulares de las marcas.

La sentencia viene a señalar que cada tipo de marca tiene una finalidad o función y sus propios requisitos de uso.

Actualmente y, en ocasiones a través de licencias, se está utilizando la figura de la marca individual para esquivar figuras más complicadas – que requieren el cumplimiento de requisitos más estrictos, como el de ir acompañadas las solicitudes por el reglamento de uso – como son las marcas colectivas o las de certificación o garantía.

De la lectura de la sentencia se desprende la necesidad de una revisión profunda de los criterios que, a veces, se siguen en la práctica a la hora de optar por el registro de una  marca individual y el otorgamiento de licencias de uso de la misma como una alternativa más cómoda al registro de una marca de certificación, garantía o colectiva. Asimismo, con carácter general, habrá que prestar especial atención a las estrategias de marca basadas en el otorgamiento de licencias para asegurarse de que el uso que hagan los licenciatarios pueda considerarse uso efectivo de la marca.

Autores: Rebeca Bonet y Miguel Á. Medina

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La Unión Europea exige una resolución “de lujo”

Mediante resolución de 22 de enero de 2014 la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO confirmaba la denegación del acceso al registro de la siguiente marca

Marca de la UE nº 011253044 (Denegada)

solicitada para una gran variedad de productos y servicios en las clases 9, 35, 39, 40, 41, 42 y 45.

El motivo del rechazo se debe a que EUIPO consideró que la marca solicitada carece de carácter distintivo e informa a los consumidores sobre la calidad de todos los productos y servicios controvertidos, sin excepción, llevando a cabo una motivación global de todos ellos.

Esta resolución fue anulada por el Tribunal General (TG) (T-222/14) al detectar un error en la motivación de la misma tras comprobar si la EUIPO había examinado y motivado suficientemente la falta de carácter distintivo del signo controvertido en relación con los productos y servicios para los que se denegó el registro de dicho signo como marca de la Unión.

El recurso de casación (C-437/15P) se centra por tanto en la cuestión de si la EUIPO debe pronunciarse sobre la capacidad o incapacidad del signo para distinguir su origen empresarial (i) en relación con cada producto o servicio, o (ii) por el contrario, si al detectar una característica común a todos ellos se podría hacer un análisis global de los mismos.

Como sabemos, la EUIPO tiene la obligación de motivar sus resoluciones con el objetivo de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones por las que se deniega el acceso al registro de su marca con el fin de poder defender sus derechos y, por otra, que el juez de la Unión pueda ejercer su control sobre la legalidad de la resolución.

En efecto, cuando se solicita el registro de una marca, la Oficina debe llevar a cabo un examen de la capacidad del signo para distinguir los productos y servicios que designe analizando todos y cada uno de ellos.

La excepción a esta regla descansa sobre el hecho de que muchas veces los productos y servicios presentan un vínculo suficientemente directo y concreto hasta el punto de que se pueden agrupar en categorías homogéneas, en cuyo caso la Oficina podrá limitarse a una motivación global por cada una de ellas.

Pues bien, el TG se basó en el auto de 18 de marzo de 2010 (Asunto C-282/09 P), para apreciar las distintas categorías  en las que se podrían encuadrar los productos y servicios de la marca denegada (cine, publicidad, almacenamiento y transporte de mercancías, etc.) al ser muy diferentes por su naturaleza, características, destino y modo de utilización. Por esta razón, la Oficina debía haberse pronunciado sobre, al menos, cada una de las categorías homogéneas de que se compone la solicitud.

No obstante, la EUIPO sostiene que, en el presente caso, basta la existencia de una característica común (que todos los productos y servicios en cuestión son susceptibles de tener una calidad más o menos elevada) para que formen una única “categoría” y, por tanto, se pueda permitir una motivación global para todos ellos, evitando de este modo una repetición sistemática del fundamento básico del rechazo, esto es, que el signo carece de carácter distintivo respecto a cada uno de ellos.

Por su parte, el Tribunal de Justicia (TJ) anula la sentencia del TG por considerar que éste tendría que haber llevado a cabo:

1.      Una verificación sobre si, en su conjunto gráfico-denominativo, la marca podrá ser percibida de un modo directo e inmediato como una afirmación de calidad superior o un mensaje elogioso, en vez de como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados.

De ser así, el rechazo de la marca estaría plenamente justificado sin necesidad de proceder al examen del signo en relación con cada producto y servicio.

2.      Una verificación sobre si, denominativamente, el término “deluxe” transmite efectivamente una noción de “calidad superior” o podría tener un significado diferente.

En este último caso la marca podría poseer un carácter distintivo suficiente en relación con alguno de los productos o servicios, lo que obligaría a un pronunciamiento sobre cada uno de los mismos pudiendo llegar a conclusiones dispares en cada caso.

De este modo, el TJ considera que el TG ha ignorado la posibilidad de que, a pesar de sus diferencias, todos los productos y servicios controvertidos pueden tener una característica común que resulte pertinente para el examen de las prohibiciones absolutas de registro, lo cual podría justificar que se clasificaran en un único grupo homogéneo permitiendo efectuar por tanto una motivación global de todos ellos.

El asunto ha sido devuelto al Tribunal General, por lo que tendremos que esperar una decisión final sobre el fondo del asunto.

Autora: Soledad Bernal
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A vueltas con las marcas funcionales: agárralo como puedas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia el pasado 11 de mayo de 2017 (Asunto C-421/15 P), en relación con la interpretación de la prohibición de registro como marca de los “signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico” contemplada en el art.7.1.e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

En los años 2002 y 2003 la empresa japonesa Yoshida Metal Industry  logró el registro de dos marcas gráficas de la Unión Europea para designar determinados cubiertos en clase 8 y utensilios y recipientes de cocina en clase 21, consistentes en la representación bidimensional de una serie de lunares negros:

(MUE nº 001371244)

(MUE nº 001372580)

Las referidas marcas se usaban en la práctica en el mango de los cuchillos comercializados por Yoshida y, correspondían a una serie de puntos cóncavos o hendiduras en la empuñadura de los cubiertos que cumplían una función antideslizante al cortar (y que estaban protegidas también por varias patentes):En 2007, las empresas PI Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S solicitaron ante la  EUIPO la anulación de dichas marcas con base en el art.7.1.e) ii), al considerar que los registros eran nulos por estar constituidos los signos por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La EUIPO estimó las solicitudes de anulación y canceló los registros de las marcas.

El TJ ha desestimado ahora el recurso de casación interpuesto por Yoshida, confirmando la nulidad de las marcas.

La mencionada sentencia, acoge y confirma por un lado los argumentos esgrimidos previamente por el Tribunal General en su sentencia de 6 de marzo de 2014 (C-337/12 P y C-340/12 P) (véase comentario en este blog), estableciendo que la prohibición observada en el art.7.1.e) ii) debe aplicarse a marcas bidimensionales y tridimensionales y declarando que dicha prohibición de registro responde a un interés general, de tal forma que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para alargar la protección sobre soluciones técnicas de manera ilimitada. Además, señala que para una correcta aplicación del precepto es necesario identificar las características esenciales de la marca realizando un estudio caso por caso.

Por otro lado, y de gran relevancia, es la actual interpretación que realiza el TJ del art.7.1.e) ii), determinando que únicamente debe denegarse el registro como marca cuando “todas las características esenciales del signo son funcionales”, es decir, que el Tribunal considera que en las marcas controvertidas, la configuración específica de los lunares negros es un elemento funcional significativo, lo que comporta la imposibilidad de acceso al registro como marca y, por ende, su nulidad. En este sentido, el Tribunal precisa que el obstáculo observado por el art.7.1.e) ii puede salvarse y por tanto podría el signo acceder al registro cuando éste incorpore otros componentes no funcionales relevantes (como por ejemplo elementos ornamentales o de fantasía).

El Tribunal ha llevado a cabo una interpretación restrictiva del art.7.1.e) ii) a la hora de registrar este tipo de marcas constituidas por la forma de un producto, para evitar así el monopolio de las soluciones técnicas o características funcionales del producto por parte de las empresas. El interés de la sentencia estriba también en la delimitación minuciosa de los requisitos indispensables para que este tipo de signos gráficos puedan ser registrados como marcas.

Autora: Ana Pérez-Prat
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