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La nueva Ley Española de Secretos Empresariales ya está aquí (II)

Se considera al secreto como objeto de propiedad, permitiendo la cesión y licencia de los secretos empresariales, con un régimen similar al de las patentes, donde ya se contemplaba la cesión del know-how. Asimismo, se determina el régimen para los casos de cotitularidad sobre el secreto; en estos casos prevalecería lo acordado entre las partes, aplicándose en su defecto lo que resulte aplicable en la Ley y, en lo restante, por las previsiones sobre comunidad de bienes del Código Civil. De nuevo, el régimen legal es similar al de las patentes. Por último, este capítulo impone responsabilidad al transmitente de secretos de los que no era titular por los daños causados al adquirente, siempre que el primero hubiese actuado de mala fe.

Con respecto a las acciones de defensa del secreto empresarial, se equipara este derecho al resto de derechos de propiedad industrial, siguiendo de nuevo el catálogo de acciones permitidas para las patentes, como pueden ser la cesación, remoción y la indemnización. La responsabilidad atenuada del tercero de buena fe de la que hablábamos antes se materializa en este punto, pues se permite la sustitución de estas acciones por el pago de una indemnización pecuniaria en algunos casos.  Adicionalmente, la Ley permite el ejercicio de medidas cautelares y de diligencias preparatorias para complementar las acciones de defensa, siguiendo el procedimiento fijado tanto por la Ley de Patentes como por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Uno de los grandes avances incorporados es la exigencia de confidencialidad en procedimientos judiciales sobre secretos, evitando poner en riesgo esta valiosa información por el ejercicio de una acción estableciéndose medidas de preservación y sanciones por su infracción.

La nueva Ley supone una oportunidad para todas las empresas, a las que abre la posibilidad de proteger como secreto empresarial informaciones que no tenían una protección clara. Precisamente por este motivo se hace necesario implantar un plan de protección del secreto empresarial para conseguir la protección dispensada por la Ley. De lo contrario, el titular del secreto empresarial no podría ejercitar las múltiples acciones que la nueva Ley pone a su alcance.

Asimismo, las empresas deberán ser especialmente diligentes con la información que reciben y utilicen y pueda ser considerada secreto pues, como ya hemos mencionado, pueden ser responsables de infracciones, aun en el caso de ser terceros de buena fe.

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La nueva Ley Española de Secretos Empresariales ya está aquí (I)

Por fin se publicó la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Esta novedad legislativa abre una nueva posibilidad de protección para las empresas, que verán como parte de su información más valiosa pasa a tener un reconocimiento legal equivalente al de otros derechos de propiedad industrial. Por ello, vamos a analizar algunas de las novedades más relevantes que incorpora esta regulación.

En primer lugar, esta Ley define qué es el secreto empresarial, y lo hace de una manera muy amplia, permitiendo que todo tipo de información pueda serlo. El objeto de protección incluye cualquier información o conocimiento que cumpla con tres requisitos:

  1. Sea secreto.
  2. Tenga valor empresarial.
  3. Haya sido objeto de medidas razonables para mantener su secreto.

Así, prácticamente cualquier conocimiento que una empresa genere puede ser un secreto empresarial.

En segundo lugar, se indican qué actividades son considerados lícitas e ilícitas, teniendo en cuenta las actividades que la gestión de los secretos empresariales conlleva: obtención, utilización y revelación. Así, tales actos podrán ser legales o ilegales según las circunstancias que describe la Ley.

Por un lado, la obtención, y por ello la utilización y revelación será lícita si es consecuencia de:

  1. El descubrimiento independiente.
  2. La ingeniería inversa.
  3. El ejercicio de los derechos laborales.
  4. Cualquier otra actuación conforme a las prácticas comerciales leales.

Pero, por otro lado, esas mismas actuaciones (obtención, utilización y revelación de secretos empresariales) también pueden ser consideradas ilícitas. Esto ocurre en el caso de que la obtención del secreto empresarial se haya producido sin autorización del titular, es decir, en el caso de obtención ilícita.

Esta forma de obtener la información afecta a las otras conductas, pues la utilización y revelación serán también ilícitas si la obtención lo ha sido. También, si se ha llegado al conocimiento de forma lícita, pero se utiliza o revela incumpliendo alguna obligación contractual o similar, estos actos serán considerados como infracciones del secreto empresarial.

Una de las novedades importantes de esta nueva Ley es la responsabilidad por la infracción, pues se fija la responsabilidad objetiva de terceros que no cometen las actividades ilícitas explicadas antes. Así, será responsable de una infracción el que obtenga, revele o utilice el secreto empresarial sabiendo o debiendo saber que lo obtiene de quien lo utiliza o revela de forma ilícita. Este modelo de responsabilidad objetiva se extiende también a los que producen, ofertan o comercializan mercancías que incorporan un secreto previamente utilizado de forma ilícita.

Pero la nueva Ley no se queda ahí, pues también establece un régimen de responsabilidad que podríamos calificar de “ultra objetiva”, por el que se considera responsable incluso al tercero de buena fe, aunque dicha responsabilidad es más atenuada que en los supuestos anteriores.

Por tanto, la Ley exige una gran diligencia a las empresas a la hora de transmitir o recibir secretos empresariales, debiendo cuidarse de no tratar con información obtenida de forma irregular para evitar sanciones.

Puedes acceder a segunda y última entrega aquí
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¿Por qué, ahora más que nunca, es esencial tener un plan de gestión del secreto empresarial?

La inminente Ley española de Secretos Empresariales, impulsada por la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados, va a suponer un gran avance en España (como lo van a ser las respectivas leyes nacionales europeas) para la protección del secreto empresarial, que se posiciona a la misma altura que los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (patentes, marcas, diseños y derechos autor) ofreciendo una protección similar a los mismos.

Ahora bien, una mínima diligencia en la materia hace necesario tener un plan de gestión de secreto empresarial para su protección y defensa, por los motivos que vamos a exponer a continuación.

Es necesario remarcar que no toda la información confidencial tiene la condición de secreto empresarial. El cumplimiento de los requisitos que establece la Ley (información secreta, con valor empresarial real o potencial y objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto)  es fundamental para que la información tenga la condición de secreto empresarial ya que cuando se quiera hacer valer frente a un tercero, éste intentará alegar que no tiene esa condición y obligará al titular del mismo a realizar una actividad probatoria en contrario.

No solo se considerarán infractores los que tengan esa responsabilidad por actos propios de obtención, utilización y revelación ilícitas, sino que también la ley establece tal responsabilidad con carácter objetivo para aquellos que sabían o, en dichas circunstancias, deberían saber del origen ilícito, e incluso una responsabilidad “ultra objetiva” ya que los intermediarios (fabricantes, importadores o los que comercializan) de buena fe también tienen responsabilidad cuando realizan su actividad y el producto o servicio infringe el secreto empresarial de un tercero. Esto enfatiza la necesidad de realizar procesos de due diligence de empresa y la firma de contratos trasladando a los proveedores las responsabilidades derivadas de infracciones de secretos empresariales.

Enlazando con lo anterior, podemos afirmar que es una Ley que protege a los titulares de los secretos empresariales, dando una seguridad jurídica suficiente para actuar en el mercado. Y, que, por lo tanto, al cumplir con la nueva Ley las empresas que gestionen correctamente los secretos dispondrán de diversos mecanismos legales para impedir que terceros infrinjan sus secretos empresariales.

Por último, no podemos dejar de señalar que la correcta gestión del secreto empresarial aminora el riesgo de fuga de secretos empresariales por parte de empleados y terceros, y supone un valor añadido para los procesos de venta o licencia de estos.

Autores: Javier Fernández-Lasquetty y Cristina Espín
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Legitimación activa de una compañía extranjera para ejercitar acciones de competencia desleal en España

La controvertida cuestión de la legitimación activa de las compañías extranjeras sin actividad directa en España para el ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal ha sido abordada por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 474/2017, de 20 de julio (ECLI:ES:TS:2017:3025).

La legitimación activa venía regulada inicialmente en el art. 19 de la Ley y, tras la reforma de 2009, en el actual art. 33, en los mismos términos que el anterior. Se establecen al respecto dos requisitos cumulativos: la participación en el mercado y el perjuicio o amenaza directos a los intereses económicos de la persona física o jurídica que pretenda emprender las acciones. Ahora bien, nuestros tribunales habían interpretado el primero de estos requisitos añadiéndole la exigencia de que se tratase de una participación en el mercado español, considerando incluso insuficiente la actividad directa en otros países de la Unión Europea.

Esta es la postura que había adoptado el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 873/2009, de 20 de enero de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:158). En ese caso, una compañía danesa, cuyo distintivo de marca y nombre comercial había sido registrado en España por un tercero, vio rechazada su legitimación activa para ejercitar acciones de competencia desleal contra este último, a pesar de que su pretensión iba dirigida a recuperar dicho distintivo para poder operar bajo el mismo en nuestro país.

Pues bien, la excepción de falta de legitimación activa de la demandante había sido igualmente planteada en el caso ahora resuelto por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio pasado. En este caso se trataba de una compañía norteamericana que había concedido a una empresa española una licencia exclusiva sobre un sistema novedoso de limpieza de tuberías para su distribución en España. Tras la resolución del contrato de distribución, la compañía norteamericana ejercitó acciones de competencia desleal contra algunos de los antiguos socios y trabajadores de ese distribuidor, por considerar que estaban incurriendo en actos desleales de violación de secretos en relación con la explotación del know-how que se les había facilitado con carácter confidencial durante la vigencia del contrato.

La excepción de falta de legitimación activa de la compañía norteamericana, basada en la ausencia de intervención directa en el mercado español, había sido desestimada en primera instancia y apelación, y fue planteada de nuevo por la demandada en sede de casación. El Tribunal Supremo desestima el recurso, rechazando una interpretación literalista del requisito de la participación en el mercado y propugnando en contra un análisis del mismo en función de la conducta desleal concreta, para evitar llegar “al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales.

En el caso concreto, el Tribunal Supremo considera que la compañía actora había participado en el mercado español de forma indirecta precisamente a través del acuerdo de distribución celebrado con una empresa española y, tras la resolución del contrato, a través de una sociedad filial constituida en España para la distribución de su sistema. Por tanto, la sentencia concluye que el hecho de suministrar a un distribuidor español su know-how para la reparación de tuberías mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado. La violación del secreto industrial constituido por ese know-how perjudicó directamente, a juicio del Tribunal, los intereses económicos de la actora.

La matización que introduce esta sentencia sobre la interpretación tradicional del requisito de la participación en el mercado español merece, desde nuestro punto de vista, una valoración positiva. Los conflictos post-contractuales entre fabricantes y distribuidores no son infrecuentes en la práctica. Negar la legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a las empresas extranjeras que hubieran optado por introducirse en nuestro país a través de distribuidores nacionales supondría excluir la aplicación de esta norma a conductas que pueden entrar de lleno en su ámbito objetivo y que de otra forma quedarían exentas de sanción legal.

Autor: Carlos Morán

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La nueva directiva de Trade Secrets: un microanálisis de urgencia eliminando implantes y Botox

Después de un largo camino, el Parlamento Europeo aprobó el pasado viernes 15 de abril la Directiva para la protección de los secretos comerciales. La propuesta de Directiva era una iniciativa común con el Consejo, por lo que se espera que el próximo mes de mayo éste la adopte formalmente y entre en vigor, aun cuando el plazo de implementación en las legislaciones nacionales es de dos años.

La aprobación de la Directiva ha tenido una escasa difusión, al ser coetánea con el Reglamento de Protección de Datos, disciplina que parece despertar gran interés. Y siendo ésta una Directiva crucial para la promoción y defensa de la innovación en Europa, parece no haber merecido tanta atención.

Pero la pobre Directiva sí que ha sido objeto de escrutinio y crítica por instituciones, entidades y estamentos económicos y sociales. Me refiero al gran  ruido mediático surgido hace ya unos cuantos meses, cuando algunos sectores de la prensa consideraron que la Directiva podía ser un medio para amordazar la libertad de expresión y los sindicatos también creyeron que la libertad de los trabajadores estaba en peligro. A ellos se unieron después estamentos gubernamentales, para vindicar también la razón de estado.

Y así, algunos temas que en principio no se discutían ni parecían ser relevantes se convirtieron en cruciales y en aras a dar satisfacción a unos y otros se sometió a la Directiva a una suerte de cirugía estética, colocándole aquí y allá implantes e inyecciones de Botox legislativo, a fin de hacerla atractiva para todos.

Tal vez en otro momento podremos hablar de la necesidad de tal proceso de cirugía estética, pero creo que resulta ahora más interesante ver cuáles son los aspectos clave, desde un punto de vista de protección del esfuerzo innovador. Así, aunque sea telegráficamente, los puntos importantes de la Directiva son los siguientes:

1.-       Define el secreto comercial, en un sentido muy amplio, incluyendo no sólo la información de tipo comercial sino también la técnica, el conocido como know-how. Un poco más de rigor en la terminología en español hubiese sido deseable, pero al menos está claro el ámbito de aplicación.

Es verdad que ya teníamos perfilado este concepto en los ADPIC/TRIPS, en los sucesivos Reglamentos de transferencia de tecnología y en el de acuerdos verticales. Pero no es menos cierto que los ADPIC necesitan una implementación legal nacional y los reglamentos citados tenían un propósito diferente.

La definición contenida en la Directiva se engarza con el resto de los elementos que referiré a continuación, contribuyendo a la existencia de una regulación más o menos armonizada dentro del territorio de la Unión, algo que necesitamos para estar en las mismas condiciones que las empresas de los Estados Unidos.

2.-       También es importante la definición y manejo de los conceptos de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales. La Directiva distingue entre actividades lícitas e ilícitas para estos tres conceptos, describiendo posibles situaciones y estableciendo un marco para la determinación de las circunstancias en las que se considerará que existe una infracción que merezca una reprobación y sanción legal.

3.-       Del capítulo de las excepciones ya hemos hablado antes y sin perjuicio de aparecer por todo el texto legal, se consagra un artículo específico al tema.


4.-       Finalmente, se establecen una serie de normas para garantizar la disponibilidad de acciones civiles frente a las infracciones que se puedan cometer, medidas provisionales y cautelares, protección de los secretos durante el proceso judicial, publicidad de la sentencia, etc. Todo ello además de ciertas consideraciones acerca de las indemnizaciones, plazo de ejercicio de las acciones, etc.

Como dijimos antes, la trasposición de la Directiva habrá de hacerse por los Estados miembros en los próximos 24 meses. Y existe un cierto margen de libertad en la implementación.

Algunos países apenas tendrán que retocar sus normas y otros como España deberán hacerlo tanto en el plano sustantivo como en el procesal. En nuestro país, la regulación de Derecho Civil en materia de secretos está contenida en dos artículos de la Ley de Competencia Desleal. Algún reconocido autor ha propugnado la eliminación de tales artículos en nuestra legislación de competencia desleal y la creación de una norma ad hoc para la protección de los secretos comerciales. Comparto su criterio, no sólo por razones técnico jurídicas sino también porque creo que ha llegado el momento de que se configure y ponga en valor el Secreto Comercial como un auténtico Derecho, que coexiste con los de Propiedad Industrial e Intelectual, fundiéndose y complementándose en muchas ocasiones con ellos.

Me gustaría contribuir de alguna manera a la difusión y promoción del uso del Secreto Empresarial o Secreto Comercial, que me parece un medio poco conocido y de gran utilidad. Hablaré en próximos capítulos de la importancia para la industria  de los secretos, en comparación con otros derechos de propiedad industrial e intelectual; de la especial relevancia que tiene para las pequeñas y medianas empresas innovadoras; de la relación complementaria y simbiótica con las patentes; de cómo realizar una actividad lógica y programada  protección de los secretos dentro de las empresas y de algún otro tema que resulte de interés.

Iniciamos por tanto una serie de entradas en el blog sobre esta materia, con la esperanza de que resulten útiles para la comunidad innovadora.



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