Tag Archives: Registro

Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España (II)

Hasta la fecha, un solicitante que desee presentar una solicitud de patente española debe pasar por diversos trámites, que comienzan por un primer examen en el que se examinan determinadas cuestiones formales, así como de carácter técnico y de claridad de la invención que se desea reivindicar, y que continúan por una búsqueda realizada por un técnico examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de todas aquellas divulgaciones anteriores a la fecha de presentación de la solicitud que pudieran suponer algún obstáculo para la patentabilidad de la invención. 

Cabe recordar que la Ley de Patentes actualmente en vigor ya establece que, para que una invención sea patentable, debe ser nueva e inventiva (es decir, no obvia) sobre toda divulgación anterior ocurrida antes de la fecha de prioridad de la solicitud.

Pues bien, esta búsqueda, que se concreta en el llamado “Informe sobre el Estado de la Técnica” o IET, recoge todos aquellos documentos encontrados por el examinador de la OEPM y que, en su opinión, supondrían un obstáculo contra la patentabilidad de la invención reivindicada, ya sea porque careciera de novedad o porque fuera obvia a la vista de lo ya conocido en el estado de la técnica.

Lo paradójico de la situación actual es que, aunque la opinión del técnico examinador de la OEPM sobre la patentabilidad de la invención sea más o menos negativa, o incluso totalmente negativa, si el solicitante no pide que la OEPM lleve a cabo el examen (opcional) de los requisitos de patentabilidad, esta solicitud seguirá un curso automático que le llevará hasta la concesión de la patente de una manera inexorable. 

Tal patente concedida, lógicamente, estará al albur de que un tercero a quien la existencia de esa patente le moleste, presente una demanda de nulidad ante los tribunales españoles y, si la decisión del juez coincide con la opinión del técnico examinador, el final más probable será la declaración de nulidad de la patente por parte del juez, con lo que es como si nunca hubiera existido. Todo esto supone unos costes tanto para el solicitante, como para terceros, como para la sociedad en general, que podrían evitarse si, desde la etapa de tramitación de la patente ante la OEPM, solamente se concedieran aquellas patentes que superaran un examen de fondo de los requisitos de patentabilidad, examen que en la actualidad es enteramente opcional.

La intención de introducir el examen de requisitos de patentabilidad de manera opcional en el procedimiento de tramitación de una patente española en los años 2000 era la de ir animando poco a poco a los solicitantes a pedir dicho examen, principalmente en el caso de recibir un IET negativo, para así intentar revertir la opinión inicial desfavorable del examinador. Sin embargo esto no ha sido así, y a día de hoy menos del 10% de las solicitudes de patente son examinadas en cuanto a sus requisitos de patentabilidad, inclusive aquellas que recibieron un IET claramente negativo. Esto implica que hay más de un 90% de patentes actualmente en vigor sobre las cuales planea la sombra de la duda en relación a su validez.


La nueva Ley 24/2015, de patentes, cambia este panorama 180º al hacer que el examen de requisitos de patentabilidad sea obligatorio. De esta manera, sólo serán concedidas por la OEPM aquellas patentes que, a juicio del técnico examinador, cumplan con los requisitos de patentabilidad, incluyendo novedad y actividad inventiva, entre otros. 

Aquellas que no lo cumplan, serán rechazadas y por tanto nunca adquirirán la condición de “patente concedida”. Esto incrementará muy notablemente la presunción de validez de las patentes españolas que lleguen a la concesión y, por ende, la seguridad jurídica tanto de los propietarios de las patentes como de terceros y la sociedad en general.

La Ley 24/2015 también modifica otros preceptos importante de la actual ley española como son el tipo de invenciones que pueden ser protegidas mediante los modelos de utilidad, que ahora incluye a las composiciones químicas (pero no las farmacéuticas), así como el estado de la técnica relevante para evaluar sus requisitos de patentabilidad, que ahora pasan a tener el mismo criterio de novedad absoluta que las patentes. También se aligera y acelera el procedimiento de tramitación, de modo que un solicitante debería recibir el IET junto con la opinión del examinador durante el año de prioridad, de manera que pueda adoptar con tiempo suficiente la decisión sobre si extender su solicitud al extranjero.

En resumidas cuentas, una actualización muy necesaria de la ley de patentes, que la equipara a las legislaciones de los países más avanzados de nuestro entorno, y que debe redundar en unas patentes más fuertes, con mayor seguridad jurídica y con una tramitación más ágil y ligera que con el sistema actual.

Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
I. Una nueva Ley de Patentes…¿para dentro de dos años? (Antonio Castán)
II. Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España. (Francisco J. Sáez) 
III. La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico (Francisco J. Sáez) 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes (Pedro Saturio) 



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/    

Una nueva ley de patentes … ¿para dentro de dos años? (I)

La publicación en el BOE, en las vísperas del verano, de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, ha provocado una avalancha de notas y reseñas de urgencia en los medios más diversos. Esta reacción no deja de ser sorprendente: más allá de la actualidad que toda reforma conlleva, estamos ante una Ley que entrará en vigor  … ¡el 1 de abril de 2017!.

Esta vacatio legis tan inusitadamente dilatada (22 meses) pone de relieve el alcance extraordinario de la reforma , pero también la prudencia del legislador.

No es sólo que ciertas modificaciones (como la generalización del sistema de concesión de patentes con examen previo) exigen de la industria un periodo de adaptación o un cambio de mentalidad nada despreciables; es también que la puesta en práctica de esas modificaciones impone a la propia Administración una revisión organizativa que no puede improvisarse.

Hay que aplaudir que por una vez el Gobierno no se precipita en poner una Ley en circulación cuando su aplicación depende de desarrollos reglamentarios especialmente laboriosos. Demasiado cerca tenemos el doloroso ejemplo de otras reformas prematuras (¿el derecho de autor, tal vez?).

Pero este retraso, más que justificado en algunas parcelas de índole registral, se torna un poco más frustrante cuando se repara en otros esferas. Y es que la Ley 24/2015, a medida que fue avanzando en su gestación, vino a incorporar más y más novedades en el plano de las acciones judiciales y las disposiciones procesales. Y al final la Ley nos ha sorprendido con un aggiornamento tal de los pleitos en materia de patentes (con efectos colaterales en las otras modalidades de propiedad industrial) que también en este aspecto la reforma está llamada a no dejar a nadie indiferente. Lástima que en lo tocante al proceso judicial la Ley nos ponga la miel en la boca para luego obligarnos a esperar tanto tiempo.

ELZABURU se propone compartir con sus clientes, compañeros de profesión y amigos, una reflexión analítica y crítica sobre la reforma en un conjunto de post que serán publicados en este blog en las próximas semanas. Mientras tanto, recibamos esta nueva Ley, de tan lenta digestión, como si de un plato de gusto se tratase.


Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
I. Una nueva Ley de Patentes…¿para dentro de dos años? (Antonio Castán)
II. Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España. (Francisco J. Sáez) 
III. La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico (Francisco J. Sáez) 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes (Pedro Saturio) 
Autor: Antonio Castán

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

La Oficina Europea de Patentes actualiza sus Directrices de Examen

La Oficina Europea de Patentes (EPO) ha publicado una edición 2014 de sus Directrices de Examen. Aunque las Directrices no son jurídicamente vinculantes, son el texto oficial sobre la correcta aplicación del Convenio Europeo de Patentes (EPC) y su Reglamento. Esta última edición de las Directrices entró en vigor el pasado 1 de noviembre de 2014.
Oficina Europea de Patentes
¿Qué ha cambiado?

Como era de esperar, algunas de las modificaciones más importantes de las Directrices reflejan los últimos cambios en las Reglas que regulan los plazos para la presentación de nuevas solicitudes divisionales y la disponibilidad de búsquedas adicionales para las solicitudes internacionales a las que se les objete falta de unidad de invención.

Otra modificación adicional está relacionada con la admisibilidad de las reivindicaciones relativas a un segundo o adicional uso médico de productos farmacéuticos conocidos. También hay nuevas consideraciones sobre la compatibilidad de las reivindicaciones de método con la regla de una única reivindicación por categoría, así como una revisión de las indicaciones sobre múltiples solicitudes del mismo solicitante dirigidas a una misma invención.

Sin embargo, el cambio que parecía más notable se refiere a la cuestión de adición de materia. En virtud del Artículo 123 (2) del EPC, no es admisible la modificación a una patente o a una solicitud de patente Europea que añada materia que se extienda más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada inicialmente.

Tal y como se interpreta actualmente en la Oficina Europea, esta disposición tiene el efecto de que, para que sea admisible dicha modificación, el texto de la misma debe ser derivable de forma directa y sin ambigüedad del contenido de la solicitud tal y como fue presentada. Aunque la Cámara de Recurso ha querido subrayar que esto no implica una interpretación estricta de que se necesite un soporte literal de dicha modificación en la solicitud original, sin embargo, no es raro encontrar objeciones relativas a que las modificaciones introducidas por los solicitantes añaden materia simplemente porque carecen de una base estrictamente literal, es decir, palabra a palabra, en la solicitud inicialmente presentada.

El nuevo párrafo en el apartado H-IV 2.3 de las Directrices establece lo siguiente:
“Al evaluar la conformidad de las reivindicaciones modificadas a los requisitos del Art. 123 (2), la atención debe centrarse en lo que divulgan los documentos tal y como fueron presentados para un experto en la materia…En particular, el examinador debe evitar centrarse de manera desproporcionada en la estructura de las reivindicaciones tal como fueron presentadas, en detrimento de la materia que el experto en la materia derivaría directamente y sin ambigüedad de la solicitud en su conjunto”.
En otras palabras, podría interpretarse que este nuevo párrafo parece indicar que la “materia” de la solicitud se entiende ahora que no corresponde a la secuencia literal de las palabras que figuran impresas en las páginas de la solicitud, sino de una manera más flexible, a la enseñanza general que esas palabras implican para un experto en la materia cuando se leen como un todo. Sin embargo, aunque muchos esperan que señale un final a las objeciones basadas en la no existencia de un soporte literal de las modificaciones, dicho párrafo no parece expresar en realidad nada nuevo.

Las Directrices también han añadido en el apartado H-III 2.1 que “debe entenderse como una oportunidad para proporcionar argumentos convincentes … de por qué las modificaciones son directamente y sin ambigüedad derivables de la solicitud tal y como fue presentada … [Estos argumentos] son particularmente importantes … cuando no exista soporte literal de las modificaciones en la solicitud tal y como fue inicialmente presentada “.

Por lo tanto, podría parecer que se hace hincapié en la necesidad de proporcionar una argumentación detallada con el fin de justificar las modificaciones no soportadas literalmente y que, por lo tanto, dichas modificaciones serían aceptables.

El tiempo dirá la dirección y la magnitud de cualquier cambio material en la forma en que se examinan las modificaciones a las patentes y solicitudes de patente. Queda por ver si esta actualización de las Directrices traerá consigo un cambio en la práctica de los examinadores de la EPO en la interpretación del Art. 123 (2)EPC o si finalmente será una mera aclaración del enfoque actual de la Oficina, que parece lo más probable, basado en que las modificaciones deben tener un soporte literal en la solicitud tal y como fue presentada inicialmente.

Autor: Ruth Sánchez

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Marcas de color: Nuevos criterios del TJ para determinar su accesibilidad al registro

El 7 de febrero de 2002 Deutscher Sparkassen – und Giroverband eV presentó la solicitud de marca alemana nº 30211120 reproducida de la siguiente forma:


La marca consistía en el color rojo, concretamente el HKS 13 y fue concedida el 11 de julio de 2007 para determinados servicios financieros en clase 36 referidos a la banca minorista.

Contra la concesión de la marca, Oberbank y el Banco Santander decidieron iniciar un procedimiento de nulidad. Sin embargo, en la tramitación del mismo y ante diversas cuestiones que se plantearon, el tribunal alemán decidió suspender el procedimiento y plantear tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) que se resolvieron en Sentencia de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13).

1.- En la primera cuestión prejudicial, se pregunta al TJ sobre el grado de reconocimiento entre el público necesario para estimar que una marca tiene carácter distintivo. En concreto, se pregunta si es necesario presentar un sondeo de opinión que tenga como resultado un grado de reconocimiento de la marca de al menos un 70%.

El TJ recuerda en primer lugar que para determinar la existencia de carácter distintivo adquirido por el uso habrá que realizar un examen concreto y apreciar globalmente los elementos que permitan demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada. Para ello, se tendrá en cuenta, en otros, la cuota de mercado, intensidad, ámbito geográfico, duración del uso, etc. En el caso de que la autoridad pertinente experimente dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo podrá ordenar un sondeo de opinión y le corresponderá estimar qué porcentaje considera suficientemente representativo. No obstante, a la hora de evaluar el carácter distintivo, el resultado de tal sondeo no podrá constituir el único elemento determinante.

2.- En segundo lugar se pregunta si en el marco de un procedimiento de nulidad es necesario examinar si la marca adquirió carácter distintivo antes de la fecha de solicitud. En este caso el titular alegaba que había sido adquirido antes de la concesión pero después de la solicitud.

El TJ responde a esta cuestión recordando que deberá haberse probado la adquisición de carácter distintivo de la marca con anterioridad a la fecha de su presentación a no ser que la legislación de un país concreto la haya referido a una fecha posterior. Esta circunstancia no excluye que la autoridad competente tome elementos que -pese a ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud- permitan deducir conclusiones en lo que atañe a la situación tal como ésta se presentaba con anterioridad a esa fecha.

3.- En la tercera cuestión prejudicial se pregunta quién debe probar que la marca había adquirido carácter distintivo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro para no ser considerada nula.

El TJ responde que la carga de la prueba corresponde al titular de la marca y no al demandante de la nulidad. En consecuencia, si el titular de la marca no consigue probar que había adquirido carácter distintivo antes de la fecha de solicitud deberá ser declarada nula.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Nuevo criterio de la OAMI sobre pruebas adicionales presentadas fuera de plazo

El día 2 de junio la OAMI ha modificado las Directrices relativas a los procedimientos de oposición, para reflejar un cambio de jurisprudencia determinado por dos sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en el segundo semestre de 2013. En concreto, se ha adaptado la parte C, secciones 1 (aspectos procesales) y 6 (prueba de uso). Desde ese mismo día, la OAMI está aplicando este nuevo criterio en todos los casos en los que todavía no existe decisión.

Se trata de las sentencias de 18 de julio de 2013, en el asunto C-621/11P, «Fishbone» y de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-610/11P, «Centrotherm», que admiten la validez de pruebas de uso presentadas con posterioridad al plazo otorgado al oponente para ello (es decir, el plazo de presentación de pruebas de uso según la regla 22 del Reglamento de Ejecución), si se cumplen determinadas condiciones.

Estas condiciones son dos: 

  1. – Que en el plazo que se le dio al oponente para presentar la prueba de uso, se presentó alguna prueba, y esa prueba era de algún modo relevante.
  2. .- Que el oponente no está dilatando el procedimiento de forma manifiesta, ni actuando con evidente negligencia.


Ambas sentencias perfilan y dan continuidad a otras anteriores del Tribunal de Justicia como la de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P) que daclaraba que “la toma en consideración por la OAMI de hechos o pruebas presentados extemporáneamente, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración” (apdo 44 de la citada sentencia)

Las facultades discrecionales de la OAMI para que pueda tomar en consideración pruebas presentadas extemporáneamente se amplían salvo que, como indica esta jurisprudencia, no se haya presentado nada relevante en el plazo debido, o existan negligencia o prácticas dilatorias abusivas. En ningún caso la OAMI está obligada a tener en consideración esas pruebas, sino que puede ejercer su discrecionalidad y apreciar si podrían ser admisibles bajo estas condiciones. En caso de no admitirlas por su extemporaneidad debe fundamentar su decisión razonadamente.

Esta práctica es aplicable, además de a los procedimientos de oposición, a los de caducidad y nulidad (de hecho, el caso Centrotherm partió de una solicitud de caducidad).

Un aspecto mejorable es, sin duda, la necesidad de garantizar los medios de defensa de la parte contraria, donde la OAMI no parece haber tomado aún la iniciativa. Concretamente, en el punto 4.5.1 de las Directrices se ha añadido a este respecto simplemente la frase: “if necessary, a second round of observations will be granted”. 

No parece fácil imaginar un procedimiento en el que una parte presente pruebas fuera de plazo y a la parte contraria no se le otorgue el derecho a presentar sus observaciones, teniendo que esperar a lo que decida la OAMI. Es cierto que la ausencia de réplica de contrario no determina que se acepte la prueba como suficiente (sentencia de 7 de junio de 2005, T-303/03, ‘Salvita’, párrafo 79), y ello es tranquilizador, pero animamos a que la OAMI deje constancia en las Directrices que sí dará turno de réplica a esas pruebas extemporáneas. No se van a dar pocos casos, y parece una cuestión importante.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Buscar

Formulario de suscripcion

Sí, soy humano*

Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
El email ya esta en uso
Tienes que escribir un email
Tienes que cliquear el captcha
El captcha no es correcto

Pincha para oir nuestros programas de radio

Archivo