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Tag Archives: Protocolo de Madrid

Indonesia se convierte en el miembro número 100 del Sistema de Madrid

El 2 de enero de 2018 entrará en vigor el Protocolo de Madrid para Indonesia. Tras haber entrado Tailandia hace unas semanas, era la evolución natural y así lo esperábamos.

Indonesia entra en el Sistema de Madrid formulando algunas de las declaraciones más comunes que permite el Protocolo. Así pues, la Oficina de Marcas de Indonesia podrá extender el plazo de denegación de la solicitud de marca a 18 meses en virtud del art. 5.2 b) de dicho tratado y podrá percibir una tasa individual en las solicitudes, designaciones posteriores y renovaciones que afecten a Indonesia, según lo dispuesto en el art. 8.7.  El gobierno indonesio ha formulado también la declaración de la Regla 20.bis.6 del Reglamento común al Arreglo y Protocolo por la que se indica que no surtirán efecto en Indonesia las inscripciones de licencias. Para que surtan efecto, será preciso actuar ante la oficina local.

Indonesia presenta algunas particularidades en la práctica jurídico-administrativa de la tramitación de marcas. Por ejemplo, a las solicitudes nacionales se debe acompañar una declaración de buena fe. Por el momento, no parece que el Sistema de Madrid haya previsto fórmula alguna para adecuar este requisito que se exige en el ámbito nacional al ámbito internacional. Otros países del Sistema de Madrid han resuelto esta exigencia requiriendo un documento ad hoc, o incluyendo en el formulario de solicitud internacional una declaración explícita. Por otro lado, está por ver en qué manera los organismos competentes indonesios adaptan los enunciados de productos y/o servicios que resultan aceptables en origen y en sede OMPI, a una práctica nacional sui géneris como es la indonesia. Cuestiones como éstas se suscitarán en la práctica diaria y habrá que trabajar codo con codo con nuestra red de colegas locales para ir definiendo el nuevo escenario, garantizando la mejor estrategia posible para los titulares con intereses en esta jurisdicción.

Autora: Cristina Arroyo
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Tailandia se convierte en el Estado número 99º del Sistema de Madrid

Tailandia ha depositado recientemente su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, convirtiéndose en el Estado miembro número 99º. Con la adhesión de Tailandia, son ya pocos los países del sureste asiático que están fuera del sistema internacional de protección de marcas.

Gracias a esta adhesión, los titulares de derechos marcarios verán facilitado su proceso de internacionalización, a través de procedimientos simplificados de registro en una jurisdicción frecuentemente demandada. En los últimos años, Tailandia ha realizado un importante esfuerzo de armonización de su sistema marcario con vistas a su adhesión al Protocolo. Entre las medidas adoptadas, por ejemplo, se encuentra la adaptación de su sistema de clasificación de productos y servicios local “ítem by ítem” a una aplicación más homogénea de la Clasificación de Niza. Sin embargo, aún se conservan ciertas peculiaridades administrativas que es necesario tener en cuenta a la hora del registro de una marca, como, por ejemplo, la necesidad de asociar las marcas pertenecientes a un mismo titular.

Necesitaremos, por lo tanto, un cierto tiempo de rodaje para ver como el Department of Intellectual Property (DPI) responde ante este nuevo reto.

Autora: Cristina Arroyo
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El Sistema de Marca Internacional de Madrid cumplió 125 años el pasado jueves 14 de abril

Aquel sistema nacido en Madrid en 1891 para facilitar la internacionalización de las marcas, en un mundo que ya había cogido el rumbo de la internacionalización global, no ha dejado de actualizarse y de crecer desde entonces.

En la actualidad el sistema cubre 113 países, lo cual da idea de la importancia del mismo, pudiendo afirmarse que camino del 50% de las jurisdicciones del mundo pueden tramitarse por esta vía.

El sistema ha afrontado cambios, mejoras y se ha hecho más flexible con el fin de seguir cumpliendo con su vocación lo más internacional posible.

Así, entre otros hitos, en las últimas décadas y a través del Protocolo al Arreglo de Madrid, ha incorporado el inglés y el español como idiomas oficiales junto al francés. Ha permitido una flexibilidad mayor en el establecimiento de plazos, la percepción por tasas, reservas y matices en la incorporación de los países, la tramitación basada en una solicitud y no un registro de la marca base…

Con todo ello, una gran cantidad de países, algunos de ellos de gran relevancia económica, comercial y también estratégica, cultural y demográfica, han podido beneficiarse de las ventajas del sistema, tanto para ellos, como para sus nacionales o inversores extranjeros con intereses en los mismos. Mencionamos algunos como son los EE.UU., México, Colombia… Pero no nos olvidamos de ninguno, de todo ámbito geográfico, económico y cultural, incluidos países del propio ámbito europeo que también pudieron encontrar su acomodo en el Sistema de Marca Internacional a través del Protocolo.

La gestión de la OMPI/WIPO, también en continua adaptación y mejora, ha contribuido y contribuye, sin duda ninguna, a este progreso del sistema.

Sin duda quedan pendientes retos, como la mayor expansión a países de América Latina y países de otras latitudes, pero el sistema ha mostrado su capacidad de adaptación durante un siglo y cuarto en el que el mundo ha visto los mayores cambios de su historia, por lo que esta capacidad permite augurar todo lo mejor.

Felicidades desde Elzaburu a un sistema universal que, además y eso también nos enorgullece, nació en España, también símbolo de universalidad. Felicitación que hacemos claramente extensiva a la OMPI/WIPO, sin cuyos permanentes esfuerzos, el sistema no hubiera podido consolidarse y crecer como lo sigue haciendo.



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Los derechos de marca en los territorios de ultramar y las dependencias de los Estados miembros de la UE

En un aviso informativo del pasado mes de octubre, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO) proporcionaba información sobre la cobertura de una designación en el Reino Unido, mediante el Protocolo de Madrid, en relación con los Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona Británica.

El tema de la protección concedida a los derechos de marca en los territorios dependientes o de ultramar es una cuestión no exenta de confusión y contradicciones y, para los abogados especializados en el derecho de marcas, supone más de un quebradero de cabeza. De forma generalizada, no existen unas indicaciones claras y concretas que sean seguidas por todos los territorios y se observa, con frecuencia, poca armonización legislativa entre los estados y sus territorios de ultramar. De ahí, que notas informativas como la que es objeto de este comentario, sean especialmente valiosas para los profesionales y los titulares de derechos que acogeríamos también con agrado aclaraciones de países como Francia o Países Bajos.

Sin embargo, tras la lectura de estas declaraciones de la oficina británica, no podemos dejar de traer a colación nuestra experiencia en estas lides acompañada de alguna reflexión.

Cuando la IPO indica que los registros de marca internacional que designan el Reino Unido extienden su cobertura a sus territorios, hay que tener en cuenta que se está refiriendo únicamente a la designación de Reino Unido como Parte Contratante y no a derechos obtenidos en Reino Unido como consecuencia de proteger la Unión Europea por la vía internacional. En este punto las interpretaciones sobre los efectos de los derechos obtenidos por la vía nacional y por la vía comunitaria en los territorios dependientes y de ultramar nos están claras ni son unánimes.

Para ilustrarlo, ponemos el ejemplo Gibraltar, territorio considerado de ultramar, a pesar de estar situado geográficamente en la Unión Europea.

Si se parte de la literalidad de la normativa marcaria gibraltareña, la protección en Gibraltar se obtiene exclusivamente por extensión de un derecho británico registrado. Es decir, un derecho británico pero no un derecho comunitario registrado. Por deducción, entendemos que tampoco reconocen el derecho obtenido de una designación comunitaria efectuada por el Sistema de Madrid.

A pesar de ser una práctica habitual el registro de marcas en la Oficina de Gibraltar con base en marcas comunitarias, también es verdad que existe una gran incertidumbre en cuanto a la posibilidad de hacer valer estos derechos, muy especialmente en asuntos de antipiratería (tan importantes en tales territorios) o incluso cuando se pretendan invocar ante los Tribunales.

El hecho es que no existe jurisprudencia clara al respecto ni experiencia suficiente, y que, en función del interés real del cliente por uno u otro territorio, la estrategia de protección debe pasar por el asesoramiento y análisis particulares de la situación concreta. La decisión será distinta si se cuenta con un interés puramente defensivo que cuando el interés es real o incluso los riesgos, por ejemplo porque existe actividad o se va a iniciar (un buen ejemplo podría ser la puesta en marcha de un hotel en cualquier isla de ultramar) o se cuenta con un problema grave.

Otro aspecto interesante al que se refiere el aviso es el relativo a la capacidad para ostentar derechos internacionales por titulares o cesionarios y su vínculo con el Sistema de Madrid. Este punto es conflictivo, y aunque infrecuente, plantea muchas dudas en la práctica.  Parece claro que resulta imprescindible justificar que se cuenta con vínculo suficiente con el Reino Unido, en los casos en los que los titulares o cesionarios cuenten con nacionalidad, domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en algunos territorios de Ultramar (por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas o Jersey).

Para terminar, es necesario puntualizar que esta información, recientemente divulgada por la OMPI, no tiene carácter vinculante. Tampoco tiene carácter vinculante la información que la OAMI tiene publicada sobre la materia en relación con el alcance de la protección de los derechos comunitarios. A pesar de los esfuerzos en pos de una mayor armonización en las normativas de marca de los países europeos, nos encontramos aún con nichos e incertidumbres cuando llegamos a la protección de los derechos de marca en los territorios de ultramar o dependientes de los Estados miembros, y en la práctica, al menos  por el momento, parece necesario contar con esta particularidad.


Autora: Cristina Arroyo


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Argelia se adhiere al Protocolo de Madrid

Argelia ha depositado su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid el pasado 31 de julio de 2015 y su entrada en vigor está prevista para el 31 de octubre de 2015.

De los 95 miembros que actualmente forman parte del Sistema de Madrid, Argelia es el único Estado que pertenece sólo al Arreglo de Madrid. 

El Arreglo, tratado internacional mucho menos flexible y arcaico que el Protocolo, entre otras consideraciones, exige el depósito de una solicitud internacional sobre la base de un registro de marcas y la realización de determinados trámites por conducto de la oficina de origen. Además de los retrasos y complicaciones que estas rigideces provocan, el Arreglo impide la designación por la vía internacional de Estados que sean miembros únicamente del Protocolo – entre los que se encuentran jurisdicciones muy importantes como la propia OAMI, JPO o USPTO. Sin duda, este impedimento también estaba suponiendo una restricción para los titulares argelinos que hasta ahora no podían extender sus derechos por la vía internacional a países pertenecientes sólo al Protocolo.  

A partir de la entrada en vigor de esta nueva adhesión, aunque el Sistema de Madrid se rija por el Arreglo y el Protocolo y su Reglamento Común, y con la versión modificada de la cláusula de salvaguardia del 9 sexies del Protocolo por la que prevalece este tratado frente al Arreglo cuando las relaciones entre Estados comparten los dos tratados en común, la norma que pasa a regir el Sistema de Madrid es el Protocolo.


Se trata de un hecho clave para el Sistema de Madrid. A partir de ahora, todos los registros internacionales de marcas quedarán regidos exclusivamente por el Protocolo de Madrid lo cual se traduce en una gran simplificación del Sistema de Registro Internacional de Marcas. 


Autora: Cristina Arroyo


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