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¿Lujo low cost? Una sentencia sanciona las imitaciones de un bolso de Longchamp

Resumen del comentario a la SAP de Madrid 401/2017 de 15.9.2017 (ECLI:ES:APM:2017:14041), publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución

El conflicto surgió a raíz de la comercialización en la web de GROUPON de unos cupones canjeables por unos bolsos de la empresa SARASWATI (que opera comercialmente como PRISAUK) cuyo diseño recordaba al modelo 1623 LE PLIAGE de LONGCHAMP (LE PLIAGE) y cuya oferta venía acompañada de mensajes publicitarios tales como «dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp» o «bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés».

A continuación, mostramos una imagen comparativa del bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp y de los bolsos comercializados por SARASWATI en GROUPON y en su web PRIASUK:

Ante esta comercialización, CASSEGRAIN —como titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bolsos y marcas LONGCHAMP— y LONGCHAMP —en calidad de fabricante y distribuidora en exclusiva de los bolsos— entablaron demanda contra SARASWATI y GROUPON, por infracción de la marca, de derechos de autor y por competencia desleal.

En concreto, las demandantes sostenían que el bolso LE PLIAGE merecía protección como obra plástica aplicada y que el modelo comercializado por SARASWATI era una reproducción de este bolso.

Asimismo, consideraban que la utilización en la web de GROUPON de la marca LONGCHAMP y de expresiones como “lujo asequible con un toque francés” hacían referencia al origen y posicionamiento de la marca LONGCHAMP en el mercado y suponían una infracción de esta marca, que además goza de notoriedad en su sector.

Por último, las actoras entendían que la utilización de fórmulas publicitarias como “estilo LONGCHAMP” suponía un acto de imitación, explotación de la reputación ajena, publicidad ilícita y prácticas engañosas por confusión o asociación previstas en la Ley de Competencia Desleal.

Por su parte, las demandadas negaron la notoriedad de la marca LONGCHAMP y que el bolso LE PLIAGE pudiera considerarse obra. Además, GROUPON intentó hacer valer la exención de responsabilidad prevista en la Ley de Comercio Electrónico al sostener que simplemente se limitó a reproducir la descripción facilitada por SARASWATI y que desconocía la ilicitud de la información almacenada en su web.

1.      Pronunciamientos de la Sentencia de Primera Instancia.

Con fecha 18 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil n 9 de Madrid, dictó una sentencia absolutoria con respecto a las pretensiones relativas a los derechos de exclusiva, de propiedad intelectual sobre el bolso y marca sobre la denominación LONGCHAMP, pero estimatoria en lo concerniente a la imitación desleal y aprovechamiento de la reputación ajena.

Específicamente la jueza a quo consideró que no había quedado acreditado que el bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp reunía la originalidad y creatividad suficiente como para considerarse obra al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual y que como la marca LONGCHAMP no se había utilizado sobre el producto sino en la publicidad, tampoco existía infracción marcaria, sino actos de imitación desleal y aprovechamiento indebido de la reputación ajena de los preceptos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. Igualmente, concluyó que GROUPON no podía beneficiarse de la exención de responsabilidad de la Ley de Comercio Electrónico puesto que había quedado probado que el diseño de la publicidad de los bolsos litigiosos se había realizado conjuntamente entre SARASWATI y GROUPON.

2.      Avance de los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y sinopsis del comentario

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, recurrida tanto por las demandantes como por GROUPON, dio lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15.9.2017, que revierte casi por completo la decisión del Juzgado de lo Mercantil, al entender que la comercialización de los bolsos en la web de GROUPON infringía los derechos de autor sobre el modelo LE PLIAGE y la marca notoria LONGCHAMP.

El comentario completo, al que se puede acceder en el número 22 de la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución, ofrece un análisis detallado de los principales pronunciamientos de esta Sentencia en la que se tratan temas de gran interés para el sector de la moda – el denominado Derecho de la Moda o Fashion Law- como son la protección vía derechos de autor de las creaciones en este ámbito —en este caso del bolso modelo “Le Pliage” de Longchamp—; la posible infracción de una marca notoria cuando su uso se hace en la publicidad acompañado de menciones como «estilo», «tipo», «imitación»; el principio de complementariedad relativa entre las normas de los derechos de exclusiva y la Ley de competencia desleal y la responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con estas posibles infracciones.

Autora: Cristina Velasco

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Fashion Law. Moda 4.0: webs, apps y RRSS (XI)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

 

Moda 4.0. Webs, apps y RRSS: Protección y defensa

La era digital ha afectado al mundo de la moda transformando su forma de diseñar, vender o comunicar. Nadie puede limitarse a operar a través de los canales tradicionales, siendo imprescindible llegar a los consumidores a través de los medios online.

Para ello, es esencial limitar los riesgos protegiendo los activos inmateriales del negocio.

En este sentido, tener la exclusiva sobre un dominio que identifique el negocio es muy relevante, especialmente, para excluir el uso por parte de terceros. Para conseguir este monopolio debe registrarse el dominio ante el organismo correspondiente, en función del dominio que se registre, pudiendo ser nacional (.es, .us, .uk, etc.) o genérico (.com, .net, .biz, etc.).

En un sitio web también puede protegerse su contenido, apariencia y disposición. Cualquier contenido original incluido en el sitio web (imágenes, textos, vídeos, ilustraciones, etc.) se encuentra protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. Esta protección se extiende también a los contenidos subidos a las redes sociales, pues tienen la misma consideración que aquellos incluidos en una web corporativa. Igualmente, pueden protegerse como base de datos aquellas webs de las que se extraen o compilan datos e información, bien como obra o bien como derecho sui generis, siempre que se acredite la inversión realizada por el titular, siendo más habitual lo segundo.

Todo ello debe complementarse con una estrategia de protección contractual, siendo las políticas de uso de la web una herramienta idónea para limitar la reutilización de los activos intangibles del negocio.

La protección de las Apps móviles sigue un esquema similar al de las webs para sus contenidos, siendo la diferencia principal que la App puede protegerse adicionalmente como un programa de ordenador o software, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.

Finalmente, no debe olvidarse el registro de aquellas marcas utilizadas para identificar al negocio en las plataformas online.

Pero esta revolución digital está experimentando una transformación permanente, planteando nuevos retos y estrategias focalizadas en mejorar la experiencia del cliente: a través de la adaptación de las tiendas físicas a las nuevas tecnologías, la experimentación con chatbots, la personalización de prendas gracias a las novedades técnicas en los materiales utilizados, como en las prendas deportivas, cuyas características técnicas se adaptan a las exigencias de los deportistas de alto nivel, o en el diseño de ropa cuyo color cambia en función de las condiciones climáticas, y la adaptación de sus modelos de negocio a los nuevos objetivos de sostenibilidad o mejora de las condiciones medioambientales, por ejemplo, a través del uso de energías renovables en la fabricación de sus prendas o a través de nuevos medios de producción de bajo impacto.

Autor: Martín Bello

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Reforma de la Ley de propiedad intelectual española: liberalización y control de las entidades de gestión

El 14 de abril entró en vigor en España el Real Decreto –Ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto de la Ley de Propiedad Intelectual.

Con esta reforma se transponen al ordenamiento español dos Directivas: la Directiva 2017/1654 del Parlamento Europeo, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos y la Directiva 2014/26/UE, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

La reforma afecta también a cuestiones puntuales relativas a otros ámbitos, como el plazo para obtener el reembolso del pago de la compensación equitativa por copia privada o las acciones de cesación frente a los actos de elusión de medidas tecnológicas. No obstante, centraremos nuestro análisis en las cuestiones suscitadas con motivo de la transposición de la Directiva comunitaria de gestión colectiva, por ser ésta la de mayor envergadura, afectando a más de 30 artículos de la Ley.

Es bien sabido que esta reforma trae causa, en gran medida, de los escándalos a que se ha visto expuesta durante los últimos años, cierta entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual en España. El creciente desprestigio de la gestión colectiva española exigía, desde hace tiempo, la adopción de medidas legislativas dirigidas que permitieran “sanear” el sistema.

Estas medidas, en consonancia con lo dispuesto en la Directiva, han tomado dos direcciones paralelas: la de la liberalización de la gestión colectiva y la del control de las entidades de gestión.

Las medidas de liberalización están encaminadas a crear un mayor margen para la gestión individual dentro de la gestión colectiva. Concretamente, se ha tratado de evitar que el hecho de encomendar la gestión de derechos a una entidad de gestión, suponga una pérdida total y absoluta de control sobre la misma; que el titular pueda reservarse siempre y en todo caso la posibilidad de gestionar directamente determinados tipos de obras, derechos y categorías de derechos.

Las normas de la Directiva están encaminadas a limitar el alcance de la cesión de derechos a la EG, o al menos, a posibilitar que el titular pueda limitarla, de modo que la gestión colectiva sea compatible también con una gestión individual. Así:

(i)     El art. 157 impone la necesidad de que cada uno de los derechos y modalidades de explotación encomendados a la entidad se documente de forma explícita, así como los territorios en los que se va a llevar a cabo la gestión. Además, dicho contrato no podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de uso ni la de la totalidad de la obra o producción futura.

(ii)       El art. 169 recoge el derecho que tiene el titular a otorgar licencias para usos no comerciales, sin perjuicio de que haya encomendado la gestión de sus derechos a la entidad.

(iii)      El art. 158 establece el plazo máximo de duración del contrato de gestión en 3 años, y faculta al titular para no sólo revocar su mandato a la entidad, sino también para retirar parte de sus derechos, categorías de derechos o tipos de obras con un preaviso no superior a 6 meses.

(iv)      El art. 153 prevé la posibilidad de crear organismos de gestión independientes (OGIs), como alternativa a las entidades de gestión en todo aquello que quede dentro del ámbito de la gestión colectiva voluntaria. Estos organismos deberán ser entidades con ánimo de lucro y sus órganos de gobierno no podrán guardar relación alguna con los titulares cuyos derechos se gestionan. A diferencia de las entidades de gestión, no necesitan ser autorizados por el Ministerio de cultura, pero sí estarán sujetos a su supervisión y a su potestad sancionadora.

La liberalización de la gestión colectiva también se ha traducido en la posibilidad de que las entidades de gestión extranjeras presten sus servicios en España (art. 151), y en la posibilidad de que tanto dentro como fuera de España, las entidades españolas otorguen licencias multiterritoriales para el uso en línea de obras musicales.

Por otro lado, se trata de imponer un mayor control a los órganos de gobierno de las entidades, a través de:

(i)     La creación de un órgano de control interno (art. 162), independiente de los órganos de gobierno de la entidad, para facilitar el control y la rendición de cuentas por los órganos de gobierno y representación de la entidad de gestión.

(ii)     La obligación a cargo de las entidades de gestión de elaborar un informe anual de transparencia que deberá proveer con elevado nivel de detalle de información financiera y sobre gestión económica. (art. 175.5).

(iii)     La atribución de funciones específicas de supervisión, inspección y vigilancia al Ministerio de Cultura respecto de la actividad de las entidades (art. 155).

 

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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Fashion Law. Falsificación y piratería en la moda (VII)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

  Falsificación y piratería en la moda.

Desde hace ya algunos años, asistimos a la integración de las economías nacionales (incluida la española) en una única economía mundial. Las magníficas oportunidades que se abren para productores, empresas y consumidores llevan aparejadas, en muchas ocasiones, que grupos criminales que operan internacionalmente, aprovechen la flexibilidad del mercado para introducir productos ilícitos en puntos geográficos distantes.

La considerable extensión de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual en España obedece, especialmente, a las bajas penas con los que tradicionalmente venían siendo castigados estos delitos y a la práctica ausencia de concienciación social, incluso, judicial de los mismos.

Como otros sectores de producción y consumo, el mundo de la moda tampoco es ajeno a la lacra de la falsificación y la piratería.

Hay un dato especialmente preocupante sobre las falsificaciones de moda, ya que en el año 2015, el 46% del total de los productos retenidos por las aduanas en la UE, fueron artículos relacionados con la moda, concretamente, zapatillas deportivas, bolsos, carteras, relojes y ropa.

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en el año 2016 en España cerca de 800.000 productos relacionados con la moda, concretamente, calzado, joyas, relojería, marroquinería, complementos, perfumería cosméticos y textil.

La venta online ha supuesto una novedosa forma de distribución y captación de consumidores en el mundo de la moda pero los infractores han aprovechado el anonimato de la Red, la multitud de potenciales compradores y el carácter transnacional de Internet, para realizar sus negocios criminales.

Con una simple búsqueda en Internet del término «bolsos falsos» seguido del nombre de cualquier marca de lujo, se obtienen cientos de miles de resultados.

Lo anterior pone de manifiesto la enorme extensión de la piratería y la falsificación en el sector de la moda relacionada con el comercio online, lo que supone, sin duda, un verdadero desafío para la aplicación de la ley y la protección de los derechos de los titulares de las marcas, que sufren un impacto económico real con la disminución de ingresos, pérdida de empleo y con el daño al prestigio e imagen de la marca, entre otros.

Pero no todo son noticias negativas en este campo. Se han producido sucesivas reformas legislativas en España que han incorporado importantes cambios en la tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, que servirán positivamente en la lucha contra las falsificaciones.

Como ejemplo más significativo de las últimas reformas, se encuentra el esperado escalonamiento de las penas según la gravedad de las conductas realizadas por los infractores (importación, distribución al mayor, comercialización ocasional, etc.), que nos encamina a una perspectiva más justa y proporcionada de los delitos contra la propiedad industrial.

  Autora: Tránsito Ruiz

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Fashion Law. Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

Un tribunal ordena a varias compañías de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a internet de ciertas páginas web de enlaces

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona enjuicia una acción dirigida por una serie de productoras audiovisuales integrantes de la Motion Picture Association of America (MPAA) contra varias empresas de telecomunicaciones proveedoras de acceso a internet con el objeto de que éstas adopten medidas dirigidas a cortar el acceso a internet a determinados sujetos que están llevando a cabo actos de puesta a disposición del público de contenidos audiovisuales protegidos sin la preceptiva autorización de sus titulares.

A través de las páginas web HDFULL.TV y REPELIS.TV es posible acceder en  streaming a una multitud de obras cinametográficas y series de televisión que han sido subidos a internet sin la autorización de sus titulares. Ambas páginas integran contenidos de vídeo procedentes de empresas extrenas, y utilizan el servicio de una empresa llamada Cloudfare para ocultar la ubicación concreta de las webs que utilizan. Ambas páginas ordenan, clasifican y publicitan el contenido que ofrecen a través de una interfaz que no sólo permite a los usuarios buscar el contenido que desean visualizar, sino que también se les aconseja y se les sugieren determinados contenidos. Ambas páginas se nutren de publicidad de terceros.

El Juez considera que la actividad de puesta a disposición del público a través de enlaces que tiene lugar en las páginas web HDFULL y REPELIS vulnera los derechos de propiedad intellectual de las productoras demandantes. Considera que las páginas constituyen bases de datos de enlaces a contenidos ilícitos que además no se limitan a “almacenar o enlistar” enlaces, sino que inducen a los usuarios a la visualización de los contenidos al clasificarlos y presentarlos de modo atractivo, sugiriendo la concreta visualización de algunos de ellos. Son circunstancias relevantes y significativas de la ilicitud de la conducta el hecho de que esta actividad se lleve a cabo con ánimo de lucro (las páginas en cuestión se nutren de publicidad), así como la ocultación voluntaria de la titularidad de los nombres de dominio.

Lo interesante de esta sentencia es que la acción se dirige no contra el titular de la plataforma o de la web de enlaces, sino contra las compañías de comunicación proveedoras del acceso a internet. El ejercicio de este tipo de acciones se ha hecho posible gracias a la reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que entre otras cuestiones tiene por objeto “el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos”.

En lo que se refiere a la posibilidad de dirigir la acción contra los proveedores de acceso (legitimación pasiva), el Juez considera (i) que las demandadas constituyen intermediarios de la sociedad de la información tal y como se define el término en la Ley 34/2002, (ii) que los artículos 138 y 139 .1 h) TRLPI prevén de forma expresa la legitimación pasiva de estos sujetos; (iii) que tanto la jurisprudencia del TJUE (asunto Scarlet Extended) como algunas resoluciones recientes de los tribunales españoles reconocen la legitimación pasiva de los proveedores de acceso a internet en acciones de cesación por infracción de derechos de propiedad intelectual, y (iv) que tales medidas pueden solicitarse no sólo frente al proveedor de acceso al titular de las páginas donde se alojan los contenidos infractores, sino también frente a los “intermediarios que transmiten” por red la infracción.

Por último, respecto de la proporcionalidad o no de las medidas, lo que sostiene el Juez es que cualquier otra medida menos contundente (por ejemplo, el bloqueo parcial) no resultaría eficaz ni adecuada para conseguir el objetivo que se persigue, que es imposibilitar el acceso a las webs infractoras, cuyos titulares no han podido ser identificados ni localizados.

 

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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