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Forma del producto y distintividad adquirida : posible registro de la marca KIT KAT

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 16 de septiembre pasado la esperada sentencia –asunto C-215/14- que resuelve la cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice del Reino Unido a propósito de la registrabilidad como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:



Nestlé había solicitado su registro de la marca ante la Oficina de Marcas británica, la cual, estimando la oposición planteada por Cadbury, lo denegó por entender que no se había acreditado suficientemente la adquisición de carácter distintivo por la marca. Además, consideró que la forma para la que se había solicitado el registro tenía tres características:

  • la forma básica, de tableta rectangular;
  • la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta, y
  • el número de hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de «barritas».

La primera de esas características, según la Oficina británica, constituía una forma que resultaba de la propia naturaleza de los productos solicitados (con excepción de los pasteles y la pastelería), y las otras dos eran necesarias para obtener un resultado técnico.

Recurrida esta decisión ante la High Court of Justice, ésta consideró que no existía suficiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los problemas suscitados y elevó una petición de decisión prejudicial. En su sentencia, el Tribunal de Justicia invierte el orden de las tres cuestiones planteadas y examina en primer lugar la relativa a la posible aplicación acumulativa de la prohibición de registro de los signos consistentes en la forma del producto cuando esa forma viene impuesta por la naturaleza del producto y cuando es necesaria para obtener un resultado técnico, por considerar que un signo que incurra en esta prohibición no puede nunca adquirir carácter distintivo a través del uso.

A este respecto, el TJ reitera la doctrina fijada en la reciente sentencia Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233 (el caso de la silla Tripp-Trapp), en el sentido de que las tres causas particulares de prohibición de registro de las formas de los productos tienen carácter autónomo y son de aplicación independiente. Por tanto, a juicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma pueda incurrir simultáneamente en varias de las causas de denegación, siendo suficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas se aplique plenamente a la forma en cuestión.

Como explica el Abogado General en los apartados 65 y 66 de sus Conclusiones de 11 de junio de 2015, lo que el TJ excluyó en la sentencia Hauck fue la posibilidad de aplicar de forma combinada las tres diferentes causas de denegación, pero no la de aplicarlas de manera acumulada, siempre que al menos una sola de ellas afecte plenamente al signo en cuestión.

La tercera de las cuestiones planteadas por la High Court estaba relacionada con la prohibición de registro de las formas necesarias para la obtención de un resultado técnico y solicitaba aclaración sobre si esa prohibición se refiere únicamente al modo en que funciona el producto o si se aplica también al modo en que se fabrica.

El TJ considera que el punto de vista relevante al respecto es el del consumidor, para quien las funcionalidades del producto son determinantes, pero no así las modalidades de fabricación. Por tanto, interpreta que la prohibición no se aplica al modo en que se fabrica el producto.

Por último, el TJ analiza la primera cuestión prejudicial planteada. En realidad, su planteamiento obedece más a una práctica de los tribunales británicos que de la del resto de países de la UE. La razón es que en el Reino Unido los tribunales, a la hora de examinar la distintividad de una marca adquirida por el uso, consideran que no es suficiente con que su titular acredite que una proporción significativa de personas de los sectores interesados reconoce la marca y la asocia a sus productos (tal y como en el caso examinado había hecho Nestlé mediante la aportación de un estudio de mercado). Por contra, exigen además que el titular demuestre que esas personas se basan en esa marca como indicadora del origen empresarial del producto frente a otras marcas que pudieran también estar presentes.

Este requisito adicional o, si se quiere, estándar más elevado de distintividad, es lógicamente más difícil de cumplir, particularmente en el caso de las marcas consistentes en la forma del producto que, en la práctica totalidad de los casos, se presentan en el mercado acompañadas de marcas denominativas o mixtas. Así ocurre también con Kit Kat, que siempre se ha comercializado en un envase con un logotipo característico y en el que las propias palabras Kit Kat están grabadas en las cuatro barritas que componen la tableta de chocolate:


Para resolver esta cuestión, el TJ se apoya en el criterio seguido en la sentencia Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, conforme al cual para que una marca adquiera carácter distintivo a través del uso no es necesario que la marca se utilice aisladamente, sino que puede tratarse de un uso como parte de una marca registrada o en combinación con otra marca. No obstante, como hizo en la posterior sentencia Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, puntualiza que el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada.

Pues bien, en la sentencia que nos ocupa el TJ aclara -siguiendo el criterio del Abogado General- que, para cumplir con esta exigencia, el solicitante del registro de la marca debe aportar prueba de que dicha marca por sí sola, aislada del resto de elementos que en el uso de la misma hayan podido acompañarla, sirve para indicar el origen empresarial del producto.

En la práctica, el modo más directo de cumplir con este requerimiento será a través de una encuesta en la que a los encuestados se les exhiba el producto marcado exclusivamente con el signo que se pretende registrar, sin el resto de elementos adicionales con que los que habitualmente se presente en el mercado. Así lo hicieron tanto Nestlé en el procedimiento nacional que ha dado lugar a esta sentencia como Levi Strauss en el correspondiente a la sentencia Colloseum.


Autor: Carlos Morán


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El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la anulabilidad de la marca tridimensional Tripp-Trapp

La interpretación concerniente a determinadas formas tridimensionales en relación con el registro de marcas queda mejor definida tras la Sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 18 septiembre 2014 (C-205/13, caso “Tripp-Trapp”).

Tripp-Trapp es como se conoce a la silla diseñada por el danés Peter Opsvik y comercializada desde 1972 por la empresa Stokke. Se trata de una silla para bebés cuyo diseño incluye un mecanismo que permite adaptar la altura según el niño va creciendo. La originalidad del diseño no se discute, prueba de ello es que tanto en el proceso del que trae causa la presente cuestión prejudicial como en un proceso paralelo que se tramitó en Alemania, se concluye que la mencionada silla cumple con los requisitos de originalidad para beneficiarse de la protección de derechos de autorLa cosa cambia, eso sí, cuando se trata de derechos de marca.
Como bien es sabido, la protección que otorga el derecho de marca es virtualmente indefinida, por lo que, en ocasiones, puede resultar atractivo para los titulares de modelos, diseños e incluso de derechos de autor, sobre formas de productos el intentar perpetuar la protección que otorgan dichos derechos a través de la marca. De ello era consciente el legislador cuando en la Primera Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, incluye, en su artículo 3(1)(e), una causa de denegación o nulidad específica aplicable a los signos constituidos exclusivamente por:
–         la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
–         la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
–         la forma que da un valor sustancial al producto;
Así las cosas, cuando la compañía alemana Hauck GMBH & Co. KG (“Hauck”), comienza a comercializar sus sillas Alpha y Beta, con un diseño muy similar al de la silla Tripp-Trapp, la empresa Stokke decide accionar no sólo en base a derechos de autor, sino que invoca además una marca tridimensional registrada en 1998:


Hauck entonces reconviene alegando que la marca en cuestión sería nula por tratarse de un diseño que responde a la funcionalidad del producto y no a la indicación del origen empresarial. Ya en casación, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), decide suspender el procedimiento para plantear varias cuestiones prejudiciales al TJ sobre la interpretación de la causa de denegación reseñada.

Tres son los aspectos de la sentencia dictada por el TJ que merecen ser destacados:

Primero, el TJ analiza si la causa de denegación prevista en el art. 3(1)(e) primer guión (la forma impuesta por la naturaleza del propio producto), puede aplicarse únicamente a un signo exclusivamente compuesto por la forma indispensable para la función del producto, o igualmente a una forma que reviste una o varias características de uso esenciales de ese producto o a las funciones genéricas del mismo. El TJ se decanta por esta segunda interpretación del precepto. Para el TJ, la primera opción interpretativa no dejaría al productor pertinente ningún margen para una aportación personal esencial ni permitiría que la causa de denegación que nos ocupa cumpliera plenamente su objetivo.

Segundo, el TJ analiza si la prohibición relativa a la forma que da un valor sustancial al producto, puede aplicarse a un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto que tenga varias características que puedan conferirle diferentes valores sustanciales. El TJ responde a esta cuestión en sentido afirmativo. El TJ señala que esta prohibición no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor ornamental. Dicha prohibición también alcanza o alcanzaría a los productos que, además del elemento artístico, tengan otras características que le otorguen un valor relevante (p. ej., en materia de seguridad, comodidad, calidad, etc.). Sobre este particular, el TJ agrega que la percepción del signo por el consumidor relevante no es o sería un elemento decisivo sino un elemento de apreciación adicional a la hora de evaluar la aplicabilidad de esta causa de denegación.

En tercer lugar, el TJ establece que las causas de denegación del registro de la marca previstas en el art. 3(1)(e) tienen carácter autónomo y no pueden aplicarse combinadas entre sí.

Esta sentencia es importante y debe ser bienvenida porque clarifica con buen criterio los parámetros legales aplicables al registro de las marcas tridimensionales. 


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Forma del producto y obtención de un resultado técnico: ¿Pueden constituir una marca?


El TJ se acaba de pronunciar en una reciente sentencia de 6 de marzo de 2014 (Asuntos acumulados C-337/12P y C-340/12P (sólo disponible en inglés y francés) sobre la interpretación del art. 7.1.e RMC y los requisitos a valorar en aquellas marcas que pueden estar constituidas por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

Yoshida es una empresa japonesa que obtuvo el registro de dos marcas comunitarias para designar  determinados tipos de cubiertos en clase 8 y utensilios de cocina en clase 21:

CTM 001371244
                          

CTM 001372580


                                                



Las marcas se referían en la práctica a una empuñadura para cuchillos recubierta de puntos cóncavos comercializados por Yoshida, como se ve en la imagen reproducida a continuación:

                                      
Imagen obtenida en  www.yoshikin.co.jp

Esta alineación de puntos cóncavos, protegida asimismo por varias patentes, cumplía una función antideslizante para evitar que el cuchillo se resbalase de la mano al cortar.

Las empresas Pi-Design, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S instaron la nulidad de los registros comunitarios ante la OAMI sobre la base de su falta de carácter distintivo y la infracción del art. 7.1.e RMC, es decir, por tratarse de un signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Tras varios recursos el asunto llegó al TJ que se ha pronunciado recordando en primer lugar que los motivos absolutos de denegación del art. 7.1 RMC deberán interpretarse a la luz del interés general e indicando la imposibilidad de conceder a una empresa el monopolio sobre soluciones técnicas o características funcionales de un producto.

A efectos interpretar de forma correcta el art. 7.1.e RMC el TJ indica que es necesario identificar cuáles son las características esenciales de la marca. Para ello, establece que se deberá realizar un estudio caso por caso examinando los distintos tipos de elementos que conforman el signo -teniendo en cuenta además que no existe  una jerarquía entre ellos- y la impresión de conjunto que el signo causará entre el público. Además, el art. 7.1.e RMC se aplicará tanto a las marcas bidimensionales como tridimensionales.

El TJ establece en su pronunciamiento que además de lo anterior hay tener en cuenta otros elementos adicionales como la fecha de solicitud de la marca –para determinar si efectivamente concurrían los motivos de nulidad en dicha fecha-, cómo se utiliza la marca en la práctica desde dicha fecha de solicitud o la existencia de patentes anteriores; circunstancias que el TG no tuvo en cuenta y por lo que incurrió en un error de derecho.

Por la falta de consideración de los elementos anteriormente citados, el TJ devuelve el asunto al TG para su revisión.




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