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Tag Archives: Prohibiciones absolutas de registro

La Unión Europea exige una resolución “de lujo”

Mediante resolución de 22 de enero de 2014 la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO confirmaba la denegación del acceso al registro de la siguiente marca

Marca de la UE nº 011253044 (Denegada)

solicitada para una gran variedad de productos y servicios en las clases 9, 35, 39, 40, 41, 42 y 45.

El motivo del rechazo se debe a que EUIPO consideró que la marca solicitada carece de carácter distintivo e informa a los consumidores sobre la calidad de todos los productos y servicios controvertidos, sin excepción, llevando a cabo una motivación global de todos ellos.

Esta resolución fue anulada por el Tribunal General (TG) (T-222/14) al detectar un error en la motivación de la misma tras comprobar si la EUIPO había examinado y motivado suficientemente la falta de carácter distintivo del signo controvertido en relación con los productos y servicios para los que se denegó el registro de dicho signo como marca de la Unión.

El recurso de casación (C-437/15P) se centra por tanto en la cuestión de si la EUIPO debe pronunciarse sobre la capacidad o incapacidad del signo para distinguir su origen empresarial (i) en relación con cada producto o servicio, o (ii) por el contrario, si al detectar una característica común a todos ellos se podría hacer un análisis global de los mismos.

Como sabemos, la EUIPO tiene la obligación de motivar sus resoluciones con el objetivo de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones por las que se deniega el acceso al registro de su marca con el fin de poder defender sus derechos y, por otra, que el juez de la Unión pueda ejercer su control sobre la legalidad de la resolución.

En efecto, cuando se solicita el registro de una marca, la Oficina debe llevar a cabo un examen de la capacidad del signo para distinguir los productos y servicios que designe analizando todos y cada uno de ellos.

La excepción a esta regla descansa sobre el hecho de que muchas veces los productos y servicios presentan un vínculo suficientemente directo y concreto hasta el punto de que se pueden agrupar en categorías homogéneas, en cuyo caso la Oficina podrá limitarse a una motivación global por cada una de ellas.

Pues bien, el TG se basó en el auto de 18 de marzo de 2010 (Asunto C-282/09 P), para apreciar las distintas categorías  en las que se podrían encuadrar los productos y servicios de la marca denegada (cine, publicidad, almacenamiento y transporte de mercancías, etc.) al ser muy diferentes por su naturaleza, características, destino y modo de utilización. Por esta razón, la Oficina debía haberse pronunciado sobre, al menos, cada una de las categorías homogéneas de que se compone la solicitud.

No obstante, la EUIPO sostiene que, en el presente caso, basta la existencia de una característica común (que todos los productos y servicios en cuestión son susceptibles de tener una calidad más o menos elevada) para que formen una única “categoría” y, por tanto, se pueda permitir una motivación global para todos ellos, evitando de este modo una repetición sistemática del fundamento básico del rechazo, esto es, que el signo carece de carácter distintivo respecto a cada uno de ellos.

Por su parte, el Tribunal de Justicia (TJ) anula la sentencia del TG por considerar que éste tendría que haber llevado a cabo:

1.      Una verificación sobre si, en su conjunto gráfico-denominativo, la marca podrá ser percibida de un modo directo e inmediato como una afirmación de calidad superior o un mensaje elogioso, en vez de como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados.

De ser así, el rechazo de la marca estaría plenamente justificado sin necesidad de proceder al examen del signo en relación con cada producto y servicio.

2.      Una verificación sobre si, denominativamente, el término “deluxe” transmite efectivamente una noción de “calidad superior” o podría tener un significado diferente.

En este último caso la marca podría poseer un carácter distintivo suficiente en relación con alguno de los productos o servicios, lo que obligaría a un pronunciamiento sobre cada uno de los mismos pudiendo llegar a conclusiones dispares en cada caso.

De este modo, el TJ considera que el TG ha ignorado la posibilidad de que, a pesar de sus diferencias, todos los productos y servicios controvertidos pueden tener una característica común que resulte pertinente para el examen de las prohibiciones absolutas de registro, lo cual podría justificar que se clasificaran en un único grupo homogéneo permitiendo efectuar por tanto una motivación global de todos ellos.

El asunto ha sido devuelto al Tribunal General, por lo que tendremos que esperar una decisión final sobre el fondo del asunto.

Autora: Soledad Bernal
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A vueltas con las marcas funcionales: agárralo como puedas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia el pasado 11 de mayo de 2017 (Asunto C-421/15 P), en relación con la interpretación de la prohibición de registro como marca de los “signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico” contemplada en el art.7.1.e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

En los años 2002 y 2003 la empresa japonesa Yoshida Metal Industry  logró el registro de dos marcas gráficas de la Unión Europea para designar determinados cubiertos en clase 8 y utensilios y recipientes de cocina en clase 21, consistentes en la representación bidimensional de una serie de lunares negros:

(MUE nº 001371244)

(MUE nº 001372580)

Las referidas marcas se usaban en la práctica en el mango de los cuchillos comercializados por Yoshida y, correspondían a una serie de puntos cóncavos o hendiduras en la empuñadura de los cubiertos que cumplían una función antideslizante al cortar (y que estaban protegidas también por varias patentes):En 2007, las empresas PI Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S solicitaron ante la  EUIPO la anulación de dichas marcas con base en el art.7.1.e) ii), al considerar que los registros eran nulos por estar constituidos los signos por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La EUIPO estimó las solicitudes de anulación y canceló los registros de las marcas.

El TJ ha desestimado ahora el recurso de casación interpuesto por Yoshida, confirmando la nulidad de las marcas.

La mencionada sentencia, acoge y confirma por un lado los argumentos esgrimidos previamente por el Tribunal General en su sentencia de 6 de marzo de 2014 (C-337/12 P y C-340/12 P) (véase comentario en este blog), estableciendo que la prohibición observada en el art.7.1.e) ii) debe aplicarse a marcas bidimensionales y tridimensionales y declarando que dicha prohibición de registro responde a un interés general, de tal forma que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para alargar la protección sobre soluciones técnicas de manera ilimitada. Además, señala que para una correcta aplicación del precepto es necesario identificar las características esenciales de la marca realizando un estudio caso por caso.

Por otro lado, y de gran relevancia, es la actual interpretación que realiza el TJ del art.7.1.e) ii), determinando que únicamente debe denegarse el registro como marca cuando “todas las características esenciales del signo son funcionales”, es decir, que el Tribunal considera que en las marcas controvertidas, la configuración específica de los lunares negros es un elemento funcional significativo, lo que comporta la imposibilidad de acceso al registro como marca y, por ende, su nulidad. En este sentido, el Tribunal precisa que el obstáculo observado por el art.7.1.e) ii puede salvarse y por tanto podría el signo acceder al registro cuando éste incorpore otros componentes no funcionales relevantes (como por ejemplo elementos ornamentales o de fantasía).

El Tribunal ha llevado a cabo una interpretación restrictiva del art.7.1.e) ii) a la hora de registrar este tipo de marcas constituidas por la forma de un producto, para evitar así el monopolio de las soluciones técnicas o características funcionales del producto por parte de las empresas. El interés de la sentencia estriba también en la delimitación minuciosa de los requisitos indispensables para que este tipo de signos gráficos puedan ser registrados como marcas.

Autora: Ana Pérez-Prat
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El cubo de Rubik: ¿resultado técnico o signo distintivo?

La apariencia externa de los productos se está convirtiendo en un aspecto cada vez más determinante a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores. Por ello, el intento de registrar marcas tridimensionales es una práctica frecuente a efectos de proteger una forma determinada lo suficientemente influyente en esta toma de decisión.
Por otra parte, la protección de este tipo de marcas que consisten en la forma de un producto o de su presentación sin ningún otro tipo de añadido ha sido siempre una cuestión controvertida. La problemática que se plantea a la hora de conceder marcas tridimensionales es la de buscar un equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva a los titulares de estas marcas y el intentar evitar un monopolio sobre la comercialización de un determinado producto.
Así, de la prohibición de registro contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE se deriva que la marca tridimensional no puede ni debe ser un sistema de protección para resultados técnicos. Para este fin existen otros instrumentos legales más adecuados, tales como las patentes o los modelos de utilidad, cuya limitación temporal es esencial para el funcionamiento del sistema de protección de las invenciones.
En efecto, esta prohibición busca delimitar los sistemas de marcas y patentes, impidiendo la concesión de un derecho de exclusiva ilimitado en el tiempo sobre una forma técnicamente necesaria, pues ello supondría perpetuar un monopolio sobre una solución técnica.
No obstante, a veces no resulta fácil delimitar qué representaciones tienen una finalidad consistente en proteger aquellos signos que identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones técnicas del mismo.

Sobre esta cuestión versa el caso del “cubo de Rubik”, que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sociedad británica Seven Towns Ltd obtuvo en 1999 el registro de la marca de la Unión Europea tridimensional no. 162784 consistente en la forma del cubo de Rubik para distinguir en clase 28 “Puzzles tridimensionales”:





En 2006, el productor de juguetes Simba Toys GmbH & Co. KG presentó una solicitud de nulidad de esta marca. La EUIPO desestimó su solicitud, por lo que Simba Toys interpuso ante el Tribunal General un recurso con el fin de obtener la anulación esta resolución.

El Recurso se basaba fundamentalmente en el argumento de que la marca incorpora un resultado técnico consistente en la capacidad de rotación del propio producto, incurriendo por tanto en la prohibición absoluta anteriormente citada.

El Tribunal General, confirmando la decisión de la EUIPO de mantener el registro, dictó sentencia (asunto T-450/09) el 25 de noviembre de 2014, desestimando el recurso y considerando lo siguiente:

  • Las características esenciales de la marca controvertida son, por un lado, el cubo en sí mismo, y, por otro lado, la estructura cuadriculada que figura en cada una de sus caras. Afirma que las líneas negras no aluden en absoluto a la capacidad de rotación de los elementos individuales del cubo, de modo que no cumplen ninguna función técnica.
  • La capacidad de rotación del cubo (el resultado técnico) se debe a un mecanismo interno del cubo que no puede verse en sus representaciones gráficas.
  • El registro de esta marca no permite que su titular prohíba comercializar a terceros todo tipo de puzzles tridimensionales con capacidad de rotación, sino que el monopolio de comercialización del titular se limita a los puzzles tridimensionales con forma de cubo en cuyas caras figure una estructura cuadriculada.
  • La estructura cúbica difiere de manera significativa de las representaciones de otros puzzles tridimensionales disponibles en el mercado, poseyendo por tanto un carácter distintivo.
En resumen, el Tribunal General entiende que la representación protegida posee rasgos distintivos (las líneas negras y la estructura cuadriculada que presenta) que van más allá del mecanismo interno del cubo, el cual no se puede percibir en las representaciones gráficas del signo.

Ante esta decisión, Simba Toys decidió recurrir en casación (C-30/15 P). 

Hace unos días, el Abogado General ha presentado sus conclusiones (no disponibles en español) en las que afirma que el TG erró al considerar que “las representaciones gráficas de la marca controvertida no permiten saber si la forma controvertida tiene una función técnica ni, en su caso, cuál podría ser (…) no se deduce con suficiente seguridad de estas representaciones que el cubo en cuestión esté compuesto por elementos móviles y menos que dichos elementos puedan ser objeto de movimientos de rotación”. Sostiene que, aunque el TG identificó las características esenciales de la forma representada, no se detuvo a analizar la relación entre éstas y la función técnica propia del producto.

Contrariamente a lo dispuesto por el TG en su sentencia, el Abogado General considera que la estructura cuadriculada del cubo no constituye precisamente un elemento decorativo e imaginativo, sino que esta estructura divide los elementos individuales de los que se compone el puzzle, permitiendo así su rotación. Subraya que cuando se lleva a cabo el análisis de los elementos funcionales de una forma, la autoridad competente no está obligada a limitarse únicamente a la información que resulta de la representación gráfica, sino que, de ser necesario, debe tener en cuenta también otra información pertinente. Es por esto que considera que el signo está constituido por la forma de un producto que sólo expresa una función técnica, sin añadir elementos no funcionales significativos, siendo esta forma necesaria para permitir la rotación (resultado técnico) de los elementos individuales de los que se compone el producto en cuestión (el puzzle).

Recordemos que el fundamento de la prohibición contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE, relativa a las formas impuestas por la propia naturaleza del producto designado, trata de evitar que por la vía del derecho de marcas se adquiera un monopolio temporalmente ilimitado sobre una categoría de productos. El fin radica en proteger un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiación sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma.

El Abogado General finaliza argumentando que, al no contener elementos arbitrarios o decorativos, la forma del cubo de Rubik no puede ser registrada como marca, toda vez que dicho registro limita de forma significativa la libertad de otros operadores económicos de introducir en el mercado otros productos caracterizados por el mismo o similar resultado técnico, esto es, el de un puzzle tridimensional o rompecabezas que consiste en ordenar de forma lógica elementos que se pueden desplazar en el espacio.

Es más, señala que el titular de la marca no añadió en su solicitud de registro una descripción del modo en que funciona el puzzle, lo que permite que el ámbito de protección de la marca sea más amplio y cubra todo tipo de puzzles con una forma similar sin tener en cuenta su modalidad de funcionamiento, haciendo posible que el titular extienda su monopolio a las características de los productos que no sólo reúnen la función de la forma controvertida, sino también otras funciones similares.

Tendremos que esperar ahora unos meses para contar con la decisión definitiva del Tribunal de Justicia antes de poder confirmar si el cubo de Rubik continúa registrado como marca o no. 

N.B. Para un comentario sobre la sentencia final se puede acudir aquí



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Al contorno del escudo del Barça le pitan falta (de distintividad)

El F.C. Barcelona presentó la solicitud de registro de un signo figurativo que representa la silueta de su escudo, como marca comunitaria 011764354 para distinguir productos y servicios de las clases 16, 25 y 41.



La división de examen de la OAMI denegó la solicitud para todos los productos y servicios reivindicados, en aplicación del artículo 7. 1 b), del RMC, esto es, por falta de distintividad. La Sala de Recurso confirmó la denegación, y ahora lo ha vuelto a hacer el Tribunal General de la U.E. (asunto T-615/14)

En efecto, la OAMI concluyó que la marca solicitada carece de carácter distintivo intrínseco, y la sentencia afirma que basó su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, que cualquier persona (incluidos los examinadores de la OAMI y los miembros de sus salas de recurso) puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de esos productos.

Según la OAMI, la marca solicitada no contenía ningún elemento específico que pudiera llamar la atención inmediata del consumidor como indicación del origen comercial de los diferentes productos y servicios solicitados. Indicó que la marca solicitada era una marca figurativa consistente en un perfil de escudo sin ningún elemento adicional, y que el perfil simple de un escudo, por su propia naturaleza, es poco adecuado para transmitir información precisa. Asimismo, también estimó que la marca solicitada no se apartaba sustancialmente de otras formas básicas utilizadas habitualmente en diversos sectores comerciales con propósito meramente ornamental, sin cumplir una función de marca.

Entre otros motivos, el F.C. Barcelona reprochó a la Sala de Recurso haberse basado en hechos notorios para concluir que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, y consideró que esa explicación fue demasiado vaga e incorrecta.

El Tribunal General indica en la sentencia que si bien corresponde a la OAMI determinar en sus resoluciones la exactitud de tales hechos, ello no es así cuando se exponen hechos notorios (Stcs. OAMI/Celltech, EU:C:2007:224, y Wash & Coffee, EU:T:2014:647). Añade que nada impide que en su apreciación la OAMI tome en consideración hechos notorios [Stc. Deutsche Bank/OAMI (Passion to Perform), T 291/12, EU:T:2014:155] derivados de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, sin necesidad de ofrecer ejemplos específicos [Stc. Storck/OAMI (Forma de papillote), T 402/02, Rec, EU:T:2004:330].

Sin embargo, de la lectura de la decisión inicial denegatoria en su fase de examen no se desprende en absoluto que se fundamente únicamente en hechos notorios, porque la examinadora se preocupó de poner ejemplos de multitud de siluetas de escudos de fútbol, e incluso mostró la evolución del escudo del F.C. Barcelona a través del tiempo. Y esto es muy de agradecer, ya que siempre que se pueda (como en este caso) es muy positivo que la decisión inicial trate de fundamentarse con ejemplos y hechos concretos que afectan al caso.

En este caso, y a la vista de lo que se puede leer en la sentencia del Tribunal General, hemos de señalar que la motivación de la denegación de la OAMI no sólo se basó, afortunadamente, en afirmaciones sin prueba o ejemplo, como parece indicar la sentencia, sino que se fundamentó en una amplia argumentación ilustrada con ejemplos.

Es justo decirlo.


PD: …lo cual no quita para que añadamos dos buenos ejemplos, el C.D. Tenerife y el F.C. Vilafranca



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Forma del producto y distintividad adquirida : posible registro de la marca KIT KAT

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 16 de septiembre pasado la esperada sentencia –asunto C-215/14- que resuelve la cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice del Reino Unido a propósito de la registrabilidad como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:



Nestlé había solicitado su registro de la marca ante la Oficina de Marcas británica, la cual, estimando la oposición planteada por Cadbury, lo denegó por entender que no se había acreditado suficientemente la adquisición de carácter distintivo por la marca. Además, consideró que la forma para la que se había solicitado el registro tenía tres características:

  • la forma básica, de tableta rectangular;
  • la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta, y
  • el número de hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de «barritas».

La primera de esas características, según la Oficina británica, constituía una forma que resultaba de la propia naturaleza de los productos solicitados (con excepción de los pasteles y la pastelería), y las otras dos eran necesarias para obtener un resultado técnico.

Recurrida esta decisión ante la High Court of Justice, ésta consideró que no existía suficiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los problemas suscitados y elevó una petición de decisión prejudicial. En su sentencia, el Tribunal de Justicia invierte el orden de las tres cuestiones planteadas y examina en primer lugar la relativa a la posible aplicación acumulativa de la prohibición de registro de los signos consistentes en la forma del producto cuando esa forma viene impuesta por la naturaleza del producto y cuando es necesaria para obtener un resultado técnico, por considerar que un signo que incurra en esta prohibición no puede nunca adquirir carácter distintivo a través del uso.

A este respecto, el TJ reitera la doctrina fijada en la reciente sentencia Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233 (el caso de la silla Tripp-Trapp), en el sentido de que las tres causas particulares de prohibición de registro de las formas de los productos tienen carácter autónomo y son de aplicación independiente. Por tanto, a juicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma pueda incurrir simultáneamente en varias de las causas de denegación, siendo suficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas se aplique plenamente a la forma en cuestión.

Como explica el Abogado General en los apartados 65 y 66 de sus Conclusiones de 11 de junio de 2015, lo que el TJ excluyó en la sentencia Hauck fue la posibilidad de aplicar de forma combinada las tres diferentes causas de denegación, pero no la de aplicarlas de manera acumulada, siempre que al menos una sola de ellas afecte plenamente al signo en cuestión.

La tercera de las cuestiones planteadas por la High Court estaba relacionada con la prohibición de registro de las formas necesarias para la obtención de un resultado técnico y solicitaba aclaración sobre si esa prohibición se refiere únicamente al modo en que funciona el producto o si se aplica también al modo en que se fabrica.

El TJ considera que el punto de vista relevante al respecto es el del consumidor, para quien las funcionalidades del producto son determinantes, pero no así las modalidades de fabricación. Por tanto, interpreta que la prohibición no se aplica al modo en que se fabrica el producto.

Por último, el TJ analiza la primera cuestión prejudicial planteada. En realidad, su planteamiento obedece más a una práctica de los tribunales británicos que de la del resto de países de la UE. La razón es que en el Reino Unido los tribunales, a la hora de examinar la distintividad de una marca adquirida por el uso, consideran que no es suficiente con que su titular acredite que una proporción significativa de personas de los sectores interesados reconoce la marca y la asocia a sus productos (tal y como en el caso examinado había hecho Nestlé mediante la aportación de un estudio de mercado). Por contra, exigen además que el titular demuestre que esas personas se basan en esa marca como indicadora del origen empresarial del producto frente a otras marcas que pudieran también estar presentes.

Este requisito adicional o, si se quiere, estándar más elevado de distintividad, es lógicamente más difícil de cumplir, particularmente en el caso de las marcas consistentes en la forma del producto que, en la práctica totalidad de los casos, se presentan en el mercado acompañadas de marcas denominativas o mixtas. Así ocurre también con Kit Kat, que siempre se ha comercializado en un envase con un logotipo característico y en el que las propias palabras Kit Kat están grabadas en las cuatro barritas que componen la tableta de chocolate:


Para resolver esta cuestión, el TJ se apoya en el criterio seguido en la sentencia Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, conforme al cual para que una marca adquiera carácter distintivo a través del uso no es necesario que la marca se utilice aisladamente, sino que puede tratarse de un uso como parte de una marca registrada o en combinación con otra marca. No obstante, como hizo en la posterior sentencia Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, puntualiza que el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada.

Pues bien, en la sentencia que nos ocupa el TJ aclara -siguiendo el criterio del Abogado General- que, para cumplir con esta exigencia, el solicitante del registro de la marca debe aportar prueba de que dicha marca por sí sola, aislada del resto de elementos que en el uso de la misma hayan podido acompañarla, sirve para indicar el origen empresarial del producto.

En la práctica, el modo más directo de cumplir con este requerimiento será a través de una encuesta en la que a los encuestados se les exhiba el producto marcado exclusivamente con el signo que se pretende registrar, sin el resto de elementos adicionales con que los que habitualmente se presente en el mercado. Así lo hicieron tanto Nestlé en el procedimiento nacional que ha dado lugar a esta sentencia como Levi Strauss en el correspondiente a la sentencia Colloseum.


Autor: Carlos Morán


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