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El examen de la claridad en procedimientos de oposición ante la EPO: decisión G3/14

La Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes ha emitido recientemente una importante decisión (G3/14) sobre el examen de la claridad de las reivindicaciones en los procedimientos de oposición ante dicha Oficina.

La falta de claridad de las reivindicaciones (Art. 84 del Convenio de la Patente Europea) no es un motivo de oposición de los comprendidos en la lista cerrada del Art.100 de dicho Convenio. Sin embargo, cuando durante el procedimiento de oposición el titular ha realizado modificaciones en su patente, el Art. 101(3) indica que la División de Oposición debe examinar si la patente modificada cumple con los requisitos del Convenio (incluyendo el requisito de claridad del Art. 84), y, por tanto, debe decidir si la mantiene con las modificaciones introducidas o si la revoca.

De manera recurrente se ha planteado la cuestión de si la EPO debe examinar la claridad de las reivindicaciones modificadas durante una oposición o un recurso. A este respecto, han surgido dos líneas divergentes de decisiones
– La línea seguida por la decisión T 301/87 (línea “convencional), que indica que, cuando se modifican las reivindicaciones durante un procedimiento de oposición, no están permitidas las objeciones por falta de claridad si dichas objeciones no tienen su origen en las modificaciones realizadas (“do not arise out of the amendments made”, en el original en inglés). 
– La línea seguida por las decisiones T 1459/05 y T 459/09 (línea “divergente). La decisión T 1459/05 indicó que, durante el procedimiento de oposición, se puede examinar la claridad de una característica introducida en una reivindicación independiente concedida y procedente de una reivindicación dependiente concedida, especialmente cuando dicha característica adicional sea decisiva para distinguirse de la técnica anterior pero pueda considerarse que adolece de falta de claridad. En la decisión T459/09 se expuso que un “ejercicio sin restricciones” de la facultad de realizar el examen según el Art. 101(3) estaba justificado cuando las reivindicaciones hubieran sido modificadas con una característica técnicamente significativa.

A la vista de la situación, se pidió a la Alta Cámara de Recursos que emitiera una opinión sobre la cuestión de si era permisible examinar la claridad de las reivindicaciones modificadas en aquellos casos en los que uno o varios elementos de una reivindicación dependiente fueran añadidos a una reivindicación independiente, y, de ser así, se le pidió aclarar el alcance de dicho examen de claridad.

La Alta Cámara de Recursos contestó que, de cara al examen previsto en el Art. 101(3),  las reivindicaciones de la patente pueden ser examinadas con el objeto de cumplir con los requisitos del Art. 84 sólo cuando la modificación introduzca el incumplimiento del Art. 84, y el alcance del examen de claridad estará limitado el estudio de si la modificación introduce el incumplimiento del Art. 84.

Además, la  Alta Cámara de Recursos aprobó la “línea convencional” y desaprobó la “línea divergente” de manera explícita.

Por tanto, la conclusión es que a partir de la decisión G3/14 el examen de la claridad de las reivindicaciones en procedimientos de oposición deberá tener un alcance mucho más limitado que el que habían establecido las decisiones de la “línea divergente”.

Autor: Pedro Saturio

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Tomates y brécol: los productos obtenidos por procesos esencialmente biológicos sí son patentables


La primavera ha llegado acompañada de dos importantes decisiones sobre plantas: las decisiones G2/12 (Tomates II) y G2/13 (Brécol II) de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Ambas confirman que la EPO considera admisibles reivindicaciones de producto relativas a plantas e, incluso, a partes de plantas (G2/13) y a material vegetal tal como los frutos (G2/12), incluso en el caso de que, en la fecha de presentación de la solicitud, las plantas a proteger sólo puedan obtenerse por un método esencialmente biológico descrito en la solicitud. La sentencia sobre el brécol (G2/13) especifica, además, que la planta o el material vegetal a proteger pueden estar definidos por reivindicaciones en las que el producto quede definido por su procedimiento de obtención (“product-by-process claims”), aunque las características de dicho procedimiento indiquen que se trata de un proceso esencialmente biológico de obtención de plantas, todo ello con la condición de que la reivindicación no se refiera a una única variedad vegetal.

Las dos decisiones aclaran que la exclusión de patentabilidad de los procesos esencialmente biológicos de producción de plantas y animales, definida por el Artículo 53(b) del Convenio de la Patente Europea (EPC), no se extiende a las plantas y partes de plantas obtenidas mediante dichos procesos. Ello no altera, sin embargo, que las reivindicaciones que intenten proteger tales productos no podrán referirse a una única variedad vegetal, pues la protección de variedades vegetales y animales está también excluida de patentabilidad según el Artículo 53(b) del EPC. Este mismo requisito queda expresado con mayor detalle en la Regla 27(b) del Reglamento de Ejecución, donde se especifica que las invenciones biotecnológicas que se refieren a plantas sólo son patentables si es técnicamente posible llevarlas a efecto en más de una variedad vegetal concreta.

No es la primera vez que la interpretación del Artículo 53(b) del Convenio de la Patente Europea (EPC) ha requerido una decisión de la Alta Cámara de Recursos. De hecho, existen dos decisiones previas, G1/08 y G2/07, relacionadas también con tomate y brécol, que intentaban aclarar qué condiciones debe cumplir un proceso de producción de plantas para ser considerado “esencialmente biológico” y, por ello, excluido de patentabilidad. Las dos decisiones recientemente emitidas, G2/12 y G2/13, confirman que los productos obtenidos por tales procedimientos pueden ser patentables, siempre y cuando cumplan los requisitos generales de patentabilidad, como cualquier otro producto, y las condiciones impuestas por la Regla 27(b) del Reglamento de Ejecución.


La importancia de todas estas decisiones radica no sólo en la clarificación de los criterios para juzgar la patentabilidad de las invenciones en función del Artículo 53(b) del EPC, sino en la importancia comercial de los productos a los que afectan y a los que podrían afectar en un futuro.

Por otra parte, las invenciones que han dado lugar a dichas decisiones ilustran además el incesante afán del ser humano por modificar las especies vegetales y lograr, entre otros muchos objetivos, una mayor diversidad de alimentos. El brécol o brócoli (Brassica oleracea italica), en particular, es una buena muestra de los logros obtenidos, pues es una variedad perteneciente a la misma especie que el repollo, la coliflor o las coles de Bruselas, todas ellas variantes que tienen a la col silvestre como ancestro común y que han ido apareciendo mediante cultivo selectivo a lo largo de los años. La intervención del ser humano en la diversificación de especies y en la modificación de sus características ha sido tan habitual desde el Neolítico que no es percibida por el público en general como un proceso biotecnológico que dé lugar a inquietantes productos con consecuencias impredecibles, sino como un hecho natural, consustancial a nuestra evolución. Otras invenciones biotecnológicas, sin embargo, por estar basadas en hallazgos más recientes, provocan fácilmente un fuerte rechazo social, que en ocasiones influye en las decisiones sobre su patentabilidad o en la legislación que determina su marco de desarrollo y sus condiciones de comercialización.  



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La Oficina Europea de Patentes actualiza sus Directrices de Examen

La Oficina Europea de Patentes (EPO) ha publicado una edición 2014 de sus Directrices de Examen. Aunque las Directrices no son jurídicamente vinculantes, son el texto oficial sobre la correcta aplicación del Convenio Europeo de Patentes (EPC) y su Reglamento. Esta última edición de las Directrices entró en vigor el pasado 1 de noviembre de 2014.
Oficina Europea de Patentes
¿Qué ha cambiado?

Como era de esperar, algunas de las modificaciones más importantes de las Directrices reflejan los últimos cambios en las Reglas que regulan los plazos para la presentación de nuevas solicitudes divisionales y la disponibilidad de búsquedas adicionales para las solicitudes internacionales a las que se les objete falta de unidad de invención.

Otra modificación adicional está relacionada con la admisibilidad de las reivindicaciones relativas a un segundo o adicional uso médico de productos farmacéuticos conocidos. También hay nuevas consideraciones sobre la compatibilidad de las reivindicaciones de método con la regla de una única reivindicación por categoría, así como una revisión de las indicaciones sobre múltiples solicitudes del mismo solicitante dirigidas a una misma invención.

Sin embargo, el cambio que parecía más notable se refiere a la cuestión de adición de materia. En virtud del Artículo 123 (2) del EPC, no es admisible la modificación a una patente o a una solicitud de patente Europea que añada materia que se extienda más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada inicialmente.

Tal y como se interpreta actualmente en la Oficina Europea, esta disposición tiene el efecto de que, para que sea admisible dicha modificación, el texto de la misma debe ser derivable de forma directa y sin ambigüedad del contenido de la solicitud tal y como fue presentada. Aunque la Cámara de Recurso ha querido subrayar que esto no implica una interpretación estricta de que se necesite un soporte literal de dicha modificación en la solicitud original, sin embargo, no es raro encontrar objeciones relativas a que las modificaciones introducidas por los solicitantes añaden materia simplemente porque carecen de una base estrictamente literal, es decir, palabra a palabra, en la solicitud inicialmente presentada.

El nuevo párrafo en el apartado H-IV 2.3 de las Directrices establece lo siguiente:
“Al evaluar la conformidad de las reivindicaciones modificadas a los requisitos del Art. 123 (2), la atención debe centrarse en lo que divulgan los documentos tal y como fueron presentados para un experto en la materia…En particular, el examinador debe evitar centrarse de manera desproporcionada en la estructura de las reivindicaciones tal como fueron presentadas, en detrimento de la materia que el experto en la materia derivaría directamente y sin ambigüedad de la solicitud en su conjunto”.
En otras palabras, podría interpretarse que este nuevo párrafo parece indicar que la “materia” de la solicitud se entiende ahora que no corresponde a la secuencia literal de las palabras que figuran impresas en las páginas de la solicitud, sino de una manera más flexible, a la enseñanza general que esas palabras implican para un experto en la materia cuando se leen como un todo. Sin embargo, aunque muchos esperan que señale un final a las objeciones basadas en la no existencia de un soporte literal de las modificaciones, dicho párrafo no parece expresar en realidad nada nuevo.

Las Directrices también han añadido en el apartado H-III 2.1 que “debe entenderse como una oportunidad para proporcionar argumentos convincentes … de por qué las modificaciones son directamente y sin ambigüedad derivables de la solicitud tal y como fue presentada … [Estos argumentos] son particularmente importantes … cuando no exista soporte literal de las modificaciones en la solicitud tal y como fue inicialmente presentada “.

Por lo tanto, podría parecer que se hace hincapié en la necesidad de proporcionar una argumentación detallada con el fin de justificar las modificaciones no soportadas literalmente y que, por lo tanto, dichas modificaciones serían aceptables.

El tiempo dirá la dirección y la magnitud de cualquier cambio material en la forma en que se examinan las modificaciones a las patentes y solicitudes de patente. Queda por ver si esta actualización de las Directrices traerá consigo un cambio en la práctica de los examinadores de la EPO en la interpretación del Art. 123 (2)EPC o si finalmente será una mera aclaración del enfoque actual de la Oficina, que parece lo más probable, basado en que las modificaciones deben tener un soporte literal en la solicitud tal y como fue presentada inicialmente.

Autor: Ruth Sánchez

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La EPO podrá realizar búsquedas de más de una invención para una misma solicitud


El Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha retirado el impedimento de realizar búsquedas adicionales a aquellas solicitudes en fase regional europea (solicitudes de patentes europeas derivadas de solicitudes PCT) a las que se había objetado falta de unidad de invención.

Bajo las actuales reglas 164 y 135 EPC, si se realiza una objeción de falta de unidad de invención a una solicitud en fase regional europea, la EPO únicamente realiza la búsqueda de técnica anterior de la invención que aparece mencionada en primer lugar en las reivindicaciones, por lo que no es posible realizar una búsqueda del resto de invenciones. Dado que la materia que no ha sido objeto de búsqueda no puede ser objeto de esa solicitud de patente, los solicitantes interesados en reivindicar la materia no buscada, hasta ahora tenían como única alternativa presentar una solicitud divisional, con los costes adicionales que ello conlleva puesto que, entre otros costes eventuales, para presentar la solicitud divisional es necesario abonar nuevamente todas las tasas oficiales abonadas hasta esa fecha para la solicitud principal, incluyendo todas las anualidades acumuladas, lo que en algunos casos puede suponer un coste importante.

La regla 164 EPC va a ser modificada de modo que se permitirá solicitar búsquedas adicionales en aquellos casos en los que la EPO objete a una solicitud en fase regional europea falta de unidad de invención. La EPO realizará una búsqueda de la primera invención mencionada en las reivindicaciones y dará la opción al solicitante de, en un periodo de dos meses, pagar tasas de búsqueda adicionales para el resto de invenciones no buscadas.


La nueva regla entrará en vigor el 1 de noviembre de 2014.


Autora: Ruth Sánchez

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Las solicitudes divisionales podrán presentarse nuevamente mientras la solicitud anterior esté pendiente


La Oficina Europea de Patentes, en su Consejo de Administración del pasado 16 de octubre de 2013, ha aprobado modificar, nuevamente, la Regla 36 EPC relativa a solicitudes divisionales. El propósito de esta modificación es cambiar el actual enfoque de los requisitos para la solicitud de una patente divisional.

La Oficina modifica las Reglas 36 y 135 EPC de modo que se permita presentar una solicitud divisional siempre que la solicitud anterior esté pendiente. Es decir, esta modificación supone un regreso a la Regla 36 EPC previa a la actualmente en vigor desde el 1 de abril de 2010. Sin embargo, no es el único cambio que ha sido aprobado, ya que se establece además una tasa adicional como parte de la tasa de solicitud para el caso de solicitudes divisionales presentadas respecto a una solicitud anterior que sea a su vez una solicitud divisional. De este modo se modifica también la Regla 38 EPC.

El objetivo de las sucesivas modificaciones de la Regla 36 EPC ha sido el de limitar el uso de divisionales como estrategia para prolongar la vida de la solicitud de patente cuando dicha solicitud tuviera visos de ser denegada. La Oficina intentaba dar seguridad a terceros y lograr un descenso en el número de solicitudes divisionales presentadas y por lo tanto en la carga adicional de trabajo que suponían.

En la modificación actualmente vigente la Oficina introdujo un periodo de 24 meses como límite para presentar una solicitud divisional. Más específicamente estipula que una solicitud divisional puede presentarse antes del fin de:
  • un periodo de 24 meses desde la primera comunicación de la División de Examen respecto de la primera solicitud para la cual ha sido emitida una comunicación, o bien,
  • un periodo de 24 meses desde cualquier comunicación en la que la División de Examen objete que la solicitud anterior no cumple los requisitos de unidad de invención (Art. 82 EPC), siempre que esta objeción fuera notificada por primera vez.

Sin embargo, la realidad está siendo distinta a lo esperado. El número de solicitudes divisionales ha aumentado, posiblemente porque, como medida de precaución, los solicitantes presentan solicitudes divisionales antes del vencimiento del periodo de 24 meses. A esto se añade que interpretar la redacción actual de la Regla 36 EPC no es fácil, de hecho, fue revisada unos meses después de su entrada en vigor. Además, existen numerosas quejas de los solicitantes que consideran que la actual redacción de la Regla 36 EPC menoscaba sus intereses. Otro aspecto que no ha podido ser mejorado es que sigue siendo posible presentar sucesivas divisionales de una misma solicitud inicial. En definitiva, la actual Regla 36 EPC ha resultado ser un problema más que una solución.

La Oficina ha decidido con esta nueva modificación aportar un enfoque distinto para resolver el problema inicial que era limitar el uso de divisionales como herramienta para prolongar indefinidamente la vida de las solicitudes de patente.

Este nuevo enfoque establece la eliminación del periodo de 24 meses por lo que vuelve a ser posible presentar una solicitud divisional mientras la solicitud anterior esté pendiente, pero añade una tasa adicional a la tasa de solicitud, lo que puede ser un modo más sencillo y proporcionado de desalentar a aquellos solicitantes interesados en presentar sucesivas solicitudes divisionales.

Aunque la cuantía de dicha tasa se discutirá próximamente, la idea es que el importe de la misma aumente progresivamente con el número de divisionales sucesivas presentadas. Se establece también que la primera solicitud divisional presentada no será gravada con dicha tasa adicional.

La fecha de entrada en vigor de la modificación de la Regla 36 EPC será el próximo 1 de abril de 2014 y se aplicará a las solicitudes divisionales presentadas a partir de dicha fecha.


Autora: Ruth Sánchez

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