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Nueva sentencia del TJUE sobre la distintividad de la forma del Kit Kat

El largo enfrentamiento entre Nestlé y Cadbury (ahora Mondelez) a propósito del registro como marca de la forma característica de los chocolates Kit Kat continúa dando lugar a interesantes pronunciamientos judiciales en torno a la adquisición de carácter distintivo por una marca a través de su uso.

Como se recordará, primero fue la denegación del registro de la marca en Reino Unido la que provocó el planteamiento de una cuestión prejudicial resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2015 (asunto C-215/14). Contra lo que muchos esperaban, esa decisión no motivó que la High Court of Justice británica resolviera a favor del registro de la marca de Nestlé. Por contra, en su sentencia de 20 de enero de 2016, el juez Arnold interpretó que el TJUE había considerado que la asociación por una gran mayoría de encuestados de la imagen de la tableta con el chocolate Kit Kat no era suficiente para entender que esa forma había adquirido distintividad como marca. En su opinión, habría sido necesario demostrar que los consumidores percibían que el producto procedía de un determinado empresario como consecuencia del signo en cuestión aisladamente considerado, sin consideración a otras marcas que pudieran estar también presentes. De forma que la denegación de la marca británica término confirmándose.

Sin embargo, Nestlé había conseguido registrar la forma del chocolate Kit Kat como marca de la Unión Europea (tridimensional) en el año 2006. Al año siguiente, Cadbury presentó solicitud nulidad del registro ante la EUIPO sobre la base de que se trataba de un signo carente de carácter distintivo. La Sala de Recurso de la EUIPO consideró que aunque el signo carecía en origen de distintividad, Nestlé había probado la adquisición de distintividad por el uso. Esta decisión fue anulada por el Tribunal General mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016 a causa de la omisión de pronunciamiento de la Sala de Recurso acerca de la adquisición de distintividad de la marca en una parte de la Unión Europea (en concreto, en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal).

La cuestión controvertida se refería en esencia a la extensión geográfica de la prueba de la adquisición de distintividad por el uso. Mientras Nestlé y la EUIPO sostenían que debía ser suficiente con acreditar que la marca había adquirido carácter distintivo en una parte significativa de la Unión, el Tribunal General consideró que debía acreditarse en todo el territorio de la Unión Europea, y no sólo en una parte sustancial o en la mayor parte del territorio.

Pues bien, recurrida en casación la sentencia del Tribunal General, el Tribunal de Justicia ha confirmado la decisión de este último en su sentencia de 25 de julio de 2018 (asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P). En efecto, el TJ entiende que el artículo 7.3 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea exige que se acredite la adquisición de distintividad en aquella parte de la Unión en la que la marca no gozaba ab initio de distintividad. Si esta situación se producía en toda la Unión Europea, la prueba debe comprender todo su territorio, sin que sea bastante una parte sustancial del mismo.

La sentencia aclara, no obstante, que no es necesaria la aportación de pruebas separadas para cada uno de los Estados miembros, sino que pueden presentarse pruebas referidas de modo conjunto a varios Estados. Pero esos elementos probatorios -individuales o conjuntos- deben abarcar todo el territorio de la Unión. Por consiguiente, la decisión de la Sala de Recurso, al omitir pronunciarse sobre la adquisición de carácter distintivo de la marca de Nestlé en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, había incurrido en un error de derecho.

El nivel de prueba que exige el Tribunal de Justicia es elevado. Repárese en que en este caso tanto la EUIPO como el Tribunal General habían considerado que Nestlé había probado la adquisición de carácter distintivo en 10 países de la Unión, incluyendo los de mayor población (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido). Parece, por tanto, que los titulares de marcas de la Unión Europea que pretendan ampararse en la distintividad adquirida por el uso para defender la validez de sus registros deberán estar preparados para afrontar unas pruebas difíciles y costosas en caso de impugnación.

  Autor: Carlos Morán
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El cubo de Rubik: ¿resultado técnico o signo distintivo?

La apariencia externa de los productos se está convirtiendo en un aspecto cada vez más determinante a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores. Por ello, el intento de registrar marcas tridimensionales es una práctica frecuente a efectos de proteger una forma determinada lo suficientemente influyente en esta toma de decisión.
Por otra parte, la protección de este tipo de marcas que consisten en la forma de un producto o de su presentación sin ningún otro tipo de añadido ha sido siempre una cuestión controvertida. La problemática que se plantea a la hora de conceder marcas tridimensionales es la de buscar un equilibrio entre la concesión de un derecho de exclusiva a los titulares de estas marcas y el intentar evitar un monopolio sobre la comercialización de un determinado producto.
Así, de la prohibición de registro contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE se deriva que la marca tridimensional no puede ni debe ser un sistema de protección para resultados técnicos. Para este fin existen otros instrumentos legales más adecuados, tales como las patentes o los modelos de utilidad, cuya limitación temporal es esencial para el funcionamiento del sistema de protección de las invenciones.
En efecto, esta prohibición busca delimitar los sistemas de marcas y patentes, impidiendo la concesión de un derecho de exclusiva ilimitado en el tiempo sobre una forma técnicamente necesaria, pues ello supondría perpetuar un monopolio sobre una solución técnica.
No obstante, a veces no resulta fácil delimitar qué representaciones tienen una finalidad consistente en proteger aquellos signos que identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones técnicas del mismo.
Sobre esta cuestión versa el caso del “cubo de Rubik”, que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La sociedad británica Seven Towns Ltd obtuvo en 1999 el registro de la marca de la Unión Europea tridimensional no. 162784 consistente en la forma del cubo de Rubik para distinguir en clase 28 “Puzzles tridimensionales”: 
 
En 2006, el productor de juguetes Simba Toys GmbH & Co. KG presentó una solicitud de nulidad de esta marca. La EUIPO desestimó su solicitud, por lo que Simba Toys interpuso ante el Tribunal General un recurso con el fin de obtener la anulación esta resolución.
El Recurso se basaba fundamentalmente en el argumento de que la marca incorpora un resultado técnico consistente en la capacidad de rotación del propio producto, incurriendo por tanto en la prohibición absoluta anteriormente citada.
El Tribunal General, confirmando la decisión de la EUIPO de mantener el registro, dictó sentencia (asunto T-450/09) el 25 de noviembre de 2014, desestimando el recurso y considerando lo siguiente:
  • Las características esenciales de la marca controvertida son, por un lado, el cubo en sí mismo, y, por otro lado, la estructura cuadriculada que figura en cada una de sus caras. Afirma que las líneas negras no aluden en absoluto a la capacidad de rotación de los elementos individuales del cubo, de modo que no cumplen ninguna función técnica.
  • La capacidad de rotación del cubo (el resultado técnico) se debe a un mecanismo interno del cubo que no puede verse en sus representaciones gráficas.
  • El registro de esta marca no permite que su titular prohíba comercializar a terceros todo tipo de puzzles tridimensionales con capacidad de rotación, sino que el monopolio de comercialización del titular se limita a los puzzles tridimensionales con forma de cubo en cuyas caras figure una estructura cuadriculada.
  • La estructura cúbica difiere de manera significativa de las representaciones de otros puzzles tridimensionales disponibles en el mercado, poseyendo por tanto un carácter distintivo.
En resumen, el Tribunal General entiende que la representación protegida posee rasgos distintivos (las líneas negras y la estructura cuadriculada que presenta) que van más allá del mecanismo interno del cubo, el cual no se puede percibir en las representaciones gráficas del signo.Ante esta decisión, Simba Toys decidió recurrir en casación (C-30/15 P). Hace unos días, el Abogado General ha presentado sus conclusiones (no disponibles en español) en las que afirma que el TG erró al considerar que “las representaciones gráficas de la marca controvertida no permiten saber si la forma controvertida tiene una función técnica ni, en su caso, cuál podría ser (…) no se deduce con suficiente seguridad de estas representaciones que el cubo en cuestión esté compuesto por elementos móviles y menos que dichos elementos puedan ser objeto de movimientos de rotación”. Sostiene que, aunque el TG identificó las características esenciales de la forma representada, no se detuvo a analizar la relación entre éstas y la función técnica propia del producto. Contrariamente a lo dispuesto por el TG en su sentencia, el Abogado General considera que la estructura cuadriculada del cubo no constituye precisamente un elemento decorativo e imaginativo, sino que esta estructura divide los elementos individuales de los que se compone el puzzle, permitiendo así su rotación. Subraya que cuando se lleva a cabo el análisis de los elementos funcionales de una forma, la autoridad competente no está obligada a limitarse únicamente a la información que resulta de la representación gráfica, sino que, de ser necesario, debe tener en cuenta también otra información pertinente. Es por esto que considera que el signo está constituido por la forma de un producto que sólo expresa una función técnica, sin añadir elementos no funcionales significativos, siendo esta forma necesaria para permitir la rotación (resultado técnico) de los elementos individuales de los que se compone el producto en cuestión (el puzzle). Recordemos que el fundamento de la prohibición contenida en el art. 7.1 apartado e) RMUE, relativa a las formas impuestas por la propia naturaleza del producto designado, trata de evitar que por la vía del derecho de marcas se adquiera un monopolio temporalmente ilimitado sobre una categoría de productos. El fin radica en proteger un mercado competitivo, al impedir posibles intentos de apropiación sobre la forma de un producto que, por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma. El Abogado General finaliza argumentando que, al no contener elementos arbitrarios o decorativos, la forma del cubo de Rubik no puede ser registrada como marca, toda vez que dicho registro limita de forma significativa la libertad de otros operadores económicos de introducir en el mercado otros productos caracterizados por el mismo o similar resultado técnico, esto es, el de un puzzle tridimensional o rompecabezas que consiste en ordenar de forma lógica elementos que se pueden desplazar en el espacio. Es más, señala que el titular de la marca no añadió en su solicitud de registro una descripción del modo en que funciona el puzzle, lo que permite que el ámbito de protección de la marca sea más amplio y cubra todo tipo de puzzles con una forma similar sin tener en cuenta su modalidad de funcionamiento, haciendo posible que el titular extienda su monopolio a las características de los productos que no sólo reúnen la función de la forma controvertida, sino también otras funciones similares. Tendremos que esperar ahora unos meses para contar con la decisión definitiva del Tribunal de Justicia antes de poder confirmar si el cubo de Rubik continúa registrado como marca o no. N.B. Para un comentario sobre la sentencia final se puede acudir aquí
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Forma del producto y distintividad adquirida : posible registro de la marca KIT KAT

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 16 de septiembre pasado la esperada sentencia –asunto C-215/14- que resuelve la cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice del Reino Unido a propósito de la registrabilidad como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:



Nestlé había solicitado su registro de la marca ante la Oficina de Marcas británica, la cual, estimando la oposición planteada por Cadbury, lo denegó por entender que no se había acreditado suficientemente la adquisición de carácter distintivo por la marca. Además, consideró que la forma para la que se había solicitado el registro tenía tres características:

  • la forma básica, de tableta rectangular;
  • la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta, y
  • el número de hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de «barritas».

La primera de esas características, según la Oficina británica, constituía una forma que resultaba de la propia naturaleza de los productos solicitados (con excepción de los pasteles y la pastelería), y las otras dos eran necesarias para obtener un resultado técnico.

Recurrida esta decisión ante la High Court of Justice, ésta consideró que no existía suficiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los problemas suscitados y elevó una petición de decisión prejudicial. En su sentencia, el Tribunal de Justicia invierte el orden de las tres cuestiones planteadas y examina en primer lugar la relativa a la posible aplicación acumulativa de la prohibición de registro de los signos consistentes en la forma del producto cuando esa forma viene impuesta por la naturaleza del producto y cuando es necesaria para obtener un resultado técnico, por considerar que un signo que incurra en esta prohibición no puede nunca adquirir carácter distintivo a través del uso.

A este respecto, el TJ reitera la doctrina fijada en la reciente sentencia Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233 (el caso de la silla Tripp-Trapp), en el sentido de que las tres causas particulares de prohibición de registro de las formas de los productos tienen carácter autónomo y son de aplicación independiente. Por tanto, a juicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma pueda incurrir simultáneamente en varias de las causas de denegación, siendo suficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas se aplique plenamente a la forma en cuestión.

Como explica el Abogado General en los apartados 65 y 66 de sus Conclusiones de 11 de junio de 2015, lo que el TJ excluyó en la sentencia Hauck fue la posibilidad de aplicar de forma combinada las tres diferentes causas de denegación, pero no la de aplicarlas de manera acumulada, siempre que al menos una sola de ellas afecte plenamente al signo en cuestión.

La tercera de las cuestiones planteadas por la High Court estaba relacionada con la prohibición de registro de las formas necesarias para la obtención de un resultado técnico y solicitaba aclaración sobre si esa prohibición se refiere únicamente al modo en que funciona el producto o si se aplica también al modo en que se fabrica.

El TJ considera que el punto de vista relevante al respecto es el del consumidor, para quien las funcionalidades del producto son determinantes, pero no así las modalidades de fabricación. Por tanto, interpreta que la prohibición no se aplica al modo en que se fabrica el producto.

Por último, el TJ analiza la primera cuestión prejudicial planteada. En realidad, su planteamiento obedece más a una práctica de los tribunales británicos que de la del resto de países de la UE. La razón es que en el Reino Unido los tribunales, a la hora de examinar la distintividad de una marca adquirida por el uso, consideran que no es suficiente con que su titular acredite que una proporción significativa de personas de los sectores interesados reconoce la marca y la asocia a sus productos (tal y como en el caso examinado había hecho Nestlé mediante la aportación de un estudio de mercado). Por contra, exigen además que el titular demuestre que esas personas se basan en esa marca como indicadora del origen empresarial del producto frente a otras marcas que pudieran también estar presentes.

Este requisito adicional o, si se quiere, estándar más elevado de distintividad, es lógicamente más difícil de cumplir, particularmente en el caso de las marcas consistentes en la forma del producto que, en la práctica totalidad de los casos, se presentan en el mercado acompañadas de marcas denominativas o mixtas. Así ocurre también con Kit Kat, que siempre se ha comercializado en un envase con un logotipo característico y en el que las propias palabras Kit Kat están grabadas en las cuatro barritas que componen la tableta de chocolate:


Para resolver esta cuestión, el TJ se apoya en el criterio seguido en la sentencia Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, conforme al cual para que una marca adquiera carácter distintivo a través del uso no es necesario que la marca se utilice aisladamente, sino que puede tratarse de un uso como parte de una marca registrada o en combinación con otra marca. No obstante, como hizo en la posterior sentencia Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, puntualiza que el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada.

Pues bien, en la sentencia que nos ocupa el TJ aclara -siguiendo el criterio del Abogado General- que, para cumplir con esta exigencia, el solicitante del registro de la marca debe aportar prueba de que dicha marca por sí sola, aislada del resto de elementos que en el uso de la misma hayan podido acompañarla, sirve para indicar el origen empresarial del producto.

En la práctica, el modo más directo de cumplir con este requerimiento será a través de una encuesta en la que a los encuestados se les exhiba el producto marcado exclusivamente con el signo que se pretende registrar, sin el resto de elementos adicionales con que los que habitualmente se presente en el mercado. Así lo hicieron tanto Nestlé en el procedimiento nacional que ha dado lugar a esta sentencia como Levi Strauss en el correspondiente a la sentencia Colloseum.


Autor: Carlos Morán


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El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la anulabilidad de la marca tridimensional Tripp-Trapp

La interpretación concerniente a determinadas formas tridimensionales en relación con el registro de marcas queda mejor definida tras la Sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 18 septiembre 2014 (C-205/13, caso “Tripp-Trapp”).

Tripp-Trapp es como se conoce a la silla diseñada por el danés Peter Opsvik y comercializada desde 1972 por la empresa Stokke. Se trata de una silla para bebés cuyo diseño incluye un mecanismo que permite adaptar la altura según el niño va creciendo. La originalidad del diseño no se discute, prueba de ello es que tanto en el proceso del que trae causa la presente cuestión prejudicial como en un proceso paralelo que se tramitó en Alemania, se concluye que la mencionada silla cumple con los requisitos de originalidad para beneficiarse de la protección de derechos de autorLa cosa cambia, eso sí, cuando se trata de derechos de marca.
Como bien es sabido, la protección que otorga el derecho de marca es virtualmente indefinida, por lo que, en ocasiones, puede resultar atractivo para los titulares de modelos, diseños e incluso de derechos de autor, sobre formas de productos el intentar perpetuar la protección que otorgan dichos derechos a través de la marca. De ello era consciente el legislador cuando en la Primera Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, incluye, en su artículo 3(1)(e), una causa de denegación o nulidad específica aplicable a los signos constituidos exclusivamente por:
–         la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
–         la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
–         la forma que da un valor sustancial al producto;
Así las cosas, cuando la compañía alemana Hauck GMBH & Co. KG (“Hauck”), comienza a comercializar sus sillas Alpha y Beta, con un diseño muy similar al de la silla Tripp-Trapp, la empresa Stokke decide accionar no sólo en base a derechos de autor, sino que invoca además una marca tridimensional registrada en 1998:


Hauck entonces reconviene alegando que la marca en cuestión sería nula por tratarse de un diseño que responde a la funcionalidad del producto y no a la indicación del origen empresarial. Ya en casación, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), decide suspender el procedimiento para plantear varias cuestiones prejudiciales al TJ sobre la interpretación de la causa de denegación reseñada.

Tres son los aspectos de la sentencia dictada por el TJ que merecen ser destacados:

Primero, el TJ analiza si la causa de denegación prevista en el art. 3(1)(e) primer guión (la forma impuesta por la naturaleza del propio producto), puede aplicarse únicamente a un signo exclusivamente compuesto por la forma indispensable para la función del producto, o igualmente a una forma que reviste una o varias características de uso esenciales de ese producto o a las funciones genéricas del mismo. El TJ se decanta por esta segunda interpretación del precepto. Para el TJ, la primera opción interpretativa no dejaría al productor pertinente ningún margen para una aportación personal esencial ni permitiría que la causa de denegación que nos ocupa cumpliera plenamente su objetivo.

Segundo, el TJ analiza si la prohibición relativa a la forma que da un valor sustancial al producto, puede aplicarse a un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto que tenga varias características que puedan conferirle diferentes valores sustanciales. El TJ responde a esta cuestión en sentido afirmativo. El TJ señala que esta prohibición no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor ornamental. Dicha prohibición también alcanza o alcanzaría a los productos que, además del elemento artístico, tengan otras características que le otorguen un valor relevante (p. ej., en materia de seguridad, comodidad, calidad, etc.). Sobre este particular, el TJ agrega que la percepción del signo por el consumidor relevante no es o sería un elemento decisivo sino un elemento de apreciación adicional a la hora de evaluar la aplicabilidad de esta causa de denegación.

En tercer lugar, el TJ establece que las causas de denegación del registro de la marca previstas en el art. 3(1)(e) tienen carácter autónomo y no pueden aplicarse combinadas entre sí.

Esta sentencia es importante y debe ser bienvenida porque clarifica con buen criterio los parámetros legales aplicables al registro de las marcas tridimensionales. 


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El aspecto de la superficie del vidrio de una botella puede ser registrado como marca comunitaria. Sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2011, Freixenet (C-344/2010 P y C-345/2010 P).

1.- Hechos. La compañía Freixenet solicitó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro como marca de la imagen de una botella de vidrio descrita como “botella esmerilada negra mate” y la de otra botella descrita como “botella esmerilada blanca que al estar llena de vino espumoso adopta una apariencia dorada mate parecida a una botella escarchada”. En sus solicitudes Freixenet declaró que no deseaba obtener protección sobre la forma del envase, sino sobre el aspecto específico de su superficie.

La OAMI denegó el registro de las solicitudes por considerar que carecían de carácter distintivo, conforme al artículo 7.1 b) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Reglamento núm. 40/94). La decisión fue confirmada por la Sala de Recursos de la OAMI y posteriormente por el Tribunal General. Freixenet recurrió en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.




2.- Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia comienza realizando una recapitulación de su doctrina jurisprudencial sobre el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7.1 b) del Reglamento núm. 40/94, en particular en relación con las marcas tridimensionales. Conforme a la misma, dado que el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, sólo una marca que de una manera significativa difiera de la norma o de los usos del sector y que por este motivo cumpla su función esencial de indicación del origen no está desprovista de carácter distintivo.

El Tribunal de Justicia considera que esta jurisprudencia es también válida para las marcas solicitadas por Freixenet aunque no reivindiquen la forma del envase sino el aspecto específico de su superficie. Y concluye que el Tribunal General cometió un error al no seguir esa jurisprudencia para examinar el caso.

La sentencia señala que el Tribunal General, en lugar de comprobar si las marcas solicitadas diferían de manera significativa de la norma o de los usos del sector, se limitó a observar de modo genérico que el color y el bruñido del vidrio de la botella no podían funcionar como marca si no se utilizaban en relación con un elemento denominativo. El Tribunal de Justicia considera que esta apreciación conduce sistemáticamente a excluir de la protección como marca comunitaria a
todas las marcas constituidas por la forma del envase del propio producto que no incluyan un elemento denominativo.

Por este motivo, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y las resoluciones de la OAMI que habían denegado el registro de las marcas de Freixenet.

3.- Comentario.

La sentencia del Tribunal de Justicia constituye sin duda una buena noticia para los productores de bebidas, puesto que confirma la posibilidad de registrar como marca comunitaria algún rasgo particular y característico de una botella, sin que sea necesario que vaya acompañado de un signo denominativo. Eso sí, siempre que tenga la suficiente distintividad, para lo cual tendrá que asegurarse de que “difiere significativamente de la norma o de los usos del sector”. 


Autor: Carlos Morán Medina


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