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¿Lujo low cost? Una sentencia sanciona las imitaciones de un bolso de Longchamp

Resumen del comentario a la SAP de Madrid 401/2017 de 15.9.2017 (ECLI:ES:APM:2017:14041), publicado en la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución

El conflicto surgió a raíz de la comercialización en la web de GROUPON de unos cupones canjeables por unos bolsos de la empresa SARASWATI (que opera comercialmente como PRISAUK) cuyo diseño recordaba al modelo 1623 LE PLIAGE de LONGCHAMP (LE PLIAGE) y cuya oferta venía acompañada de mensajes publicitarios tales como «dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp» o «bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés».

A continuación, mostramos una imagen comparativa del bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp y de los bolsos comercializados por SARASWATI en GROUPON y en su web PRIASUK:

Ante esta comercialización, CASSEGRAIN —como titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bolsos y marcas LONGCHAMP— y LONGCHAMP —en calidad de fabricante y distribuidora en exclusiva de los bolsos— entablaron demanda contra SARASWATI y GROUPON, por infracción de la marca, de derechos de autor y por competencia desleal.

En concreto, las demandantes sostenían que el bolso LE PLIAGE merecía protección como obra plástica aplicada y que el modelo comercializado por SARASWATI era una reproducción de este bolso.

Asimismo, consideraban que la utilización en la web de GROUPON de la marca LONGCHAMP y de expresiones como “lujo asequible con un toque francés” hacían referencia al origen y posicionamiento de la marca LONGCHAMP en el mercado y suponían una infracción de esta marca, que además goza de notoriedad en su sector.

Por último, las actoras entendían que la utilización de fórmulas publicitarias como “estilo LONGCHAMP” suponía un acto de imitación, explotación de la reputación ajena, publicidad ilícita y prácticas engañosas por confusión o asociación previstas en la Ley de Competencia Desleal.

Por su parte, las demandadas negaron la notoriedad de la marca LONGCHAMP y que el bolso LE PLIAGE pudiera considerarse obra. Además, GROUPON intentó hacer valer la exención de responsabilidad prevista en la Ley de Comercio Electrónico al sostener que simplemente se limitó a reproducir la descripción facilitada por SARASWATI y que desconocía la ilicitud de la información almacenada en su web.

1.      Pronunciamientos de la Sentencia de Primera Instancia.

Con fecha 18 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil n 9 de Madrid, dictó una sentencia absolutoria con respecto a las pretensiones relativas a los derechos de exclusiva, de propiedad intelectual sobre el bolso y marca sobre la denominación LONGCHAMP, pero estimatoria en lo concerniente a la imitación desleal y aprovechamiento de la reputación ajena.

Específicamente la jueza a quo consideró que no había quedado acreditado que el bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp reunía la originalidad y creatividad suficiente como para considerarse obra al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual y que como la marca LONGCHAMP no se había utilizado sobre el producto sino en la publicidad, tampoco existía infracción marcaria, sino actos de imitación desleal y aprovechamiento indebido de la reputación ajena de los preceptos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal. Igualmente, concluyó que GROUPON no podía beneficiarse de la exención de responsabilidad de la Ley de Comercio Electrónico puesto que había quedado probado que el diseño de la publicidad de los bolsos litigiosos se había realizado conjuntamente entre SARASWATI y GROUPON.

2.      Avance de los pronunciamientos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y sinopsis del comentario

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, recurrida tanto por las demandantes como por GROUPON, dio lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15.9.2017, que revierte casi por completo la decisión del Juzgado de lo Mercantil, al entender que la comercialización de los bolsos en la web de GROUPON infringía los derechos de autor sobre el modelo LE PLIAGE y la marca notoria LONGCHAMP.

El comentario completo, al que se puede acceder en el número 22 de la Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución, ofrece un análisis detallado de los principales pronunciamientos de esta Sentencia en la que se tratan temas de gran interés para el sector de la moda – el denominado Derecho de la Moda o Fashion Law- como son la protección vía derechos de autor de las creaciones en este ámbito —en este caso del bolso modelo “Le Pliage” de Longchamp—; la posible infracción de una marca notoria cuando su uso se hace en la publicidad acompañado de menciones como «estilo», «tipo», «imitación»; el principio de complementariedad relativa entre las normas de los derechos de exclusiva y la Ley de competencia desleal y la responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con estas posibles infracciones.

Autora: Cristina Velasco

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¿Puedes poner tu nombre a una marca?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido recientemente su sentencia de 30 de mayo 2018 mediante la que se pone fin al conflicto de marca surgido entre el Sr. Kenzo Tsujimoto y la compañía Kenzo.

Lo realmente interesante de esta controversia es la cuestión de si el uso a título de marca del nombre de una persona (en este caso el nombre propio del Sr. Tsujimoto, Kenzo) constituiría un uso con justa causa si existiera, como ocurre en este asunto, un registro de marca anterior idéntico o similar.

El Sr. Kenzo Tsujimoto solicitó la protección de su marca KENZO ESTATE en la Unión Europea a través de dos registros distintos de marca internacional (nº 0953373 y nº 1016724), frente a los cuales Kenzo presentó oposición con base en su renombrada marca de la Unión Europea nº 000720706 KENZO.

El TJUE debía ponderar los intereses del Sr. Kenzo Tsujimoto por un lado, y los de los consumidores y el titular de la marca KENZO por otro.

Si bien parece lógico que el Sr. Tsujimoto reclame su derecho a utilizar su propio nombre para distinguir sus productos y servicios, lo cierto es que no debemos olvidar que la función principal de la marca es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores.

Recordemos que las marcas sirven para garantizar que los productos o servicios que vamos a adquirir tienen un origen empresarial concreto y, por tanto, poseen ciertas características que vinculamos al titular de la marca (valor, calidad, procedencia, etc.).

Dado el renombre de la marca KENZO, no es improbable que el consumidor adquiera un producto distinguido por la marca KENZO ESTATE con el pensamiento de que el mismo proviene de la compañía Kenzo, lo que conllevaría una confusión por parte del consumidor con el consiguiente aprovechamiento indebido (incluso, un posible perjuicio) de la reputación de la marca KENZO al beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por Kenzo para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

Asimismo, señala el Tribunal que el registro de nombres propios como marca no es una práctica infrecuente y, si bien en ocasiones la simple adición de un apellido o algún otro elemento que aporte individualidad y carácter distintivo al signo es suficiente para evitar un riesgo de confusión con otras marcas, en este caso la adición del término ESTATE no es considerado suficiente por carecer de carácter distintivo en relación con los productos y servicios de interés. Es más, el nombre de origen japonés Kenzo no es en absoluto un nombre muy común en el conjunto de la UE, lo que dota de mayor distintividad a este elemento, haciendo que las marcas en liza no puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

De este modo, el Tribunal concluye que el mero hecho de que Kenzo sea el nombre del Sr. Tsujimoto no basta para constituir una justa causa, sino que éste debió demostrar que el registro de KENZO ESTATE obedece a un motivo legítimo (su uso en mercado con anterioridad al registro de la marca de Kenzo por ejemplo). Por tanto, considerar automáticamente que el uso de un nombre propio como marca tiene justa causa supondría despojar de su función esencial a toda marca anterior que incluya el mismo nombre.

Autora: Soledad Bernal

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Buenas noticias para los titulares de marcas renombradas

LA MARCA RENOMBRADA EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA PUEDE HACERSE VALER TAMBIÉN EN LOS ESTADOS EN LOS QUE NO TIENE RENOMBRE

En la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2015 en el caso Iron & Smith kft/Unilever (C-125/14) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una interesante cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro sobre la eficacia territorial del renombre de una marca comunitaria a efectos del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (denegación de una solicitud de marca por su incompatibilidad con una marca comunitaria renombrada anterior para distintos productos). En definitiva se trataba de determinar si el renombre de una marca comunitaria en algunos países de la Unión Europea puede también ser esgrimido y tener consecuencias jurídicas en otros países de la Unión en los que el signo no es renombrado.

La cuestión prejudicial planteada por el tribunal húngaro no quitará el sueño al tranquilo ciudadano europeo, pero resulta apasionante para los profesionales de la propiedad industrial por su directa relación con los pilares del sistema de marcas de la Unión Europea, fundamentalmente el carácter unitario de la marca comunitaria y su compatibilidad con los sistemas nacionales.

Estos dos principios son consagrados rotundamente por el Reglamento de la marca comunitaria y vertebran el régimen marcario de la Unión, pero la realidad puede suscitar problemas dialécticos y prácticos tan interesantes y difíciles de valorar como el planteado por el tribunal húngaro en su cuestión prejudicial, pues efectivamente los grandes principios y dogmas no suelen resultar tan claros y reconfortantes cuando tenemos que descender a analizar casos concretos de acuerdo con las distintas realidades de los mercados locales.

El carácter unitario de la marca comunitaria implica que ésta producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea, tal y como afirma expresamente el artículo 1 del reglamento sobre la marca comunitaria. La expresión “los mismos efectos” debe significar no sólo que el registro como tal resulta formalmente vigente en los 28 estados miembros de la Unión, sino que las facultades que otorga a su titular, fundamentalmente el ius prohibendi, tengan la misma eficacia en cualquier lugar de la Unión Europea.

En este caso, el Tribunal Justicia debía determinar si las facultades prohibitorias que se derivan del renombre de una marca comunitaria en algunos países también pueden esgrimirse en aquellos países de la Unión Europea donde no existe tal renombre. En el asunto analizado por el tribunal húngaro que planteó la cuestión prejudicial, la marca comunitaria anterior en la que se basaba la oposición a una solicitud de marca posterior se consideraba renombrada en el Reino Unido e Italia, pero no en Hungría, país de la nueva solicitud. Como agudamente observó el tribunal húngaro, la cuestión presentaba ciertas analogías con el debatido tema del uso de la marca comunitaria y de cuál debe ser su extensión territorial para ser considerado suficiente, cuestión resuelta por el Tribunal de Justicia fundamentalmente en el caso Leno (C-149/11). Sin embargo, como veremos el Tribunal afirma que la valoración del renombre de la marca debe realizarse con criterios propios no necesariamente coincidentes con los utilizados para valorar el uso.

El tribunal ha dictado una sentencia bien estructurada y bastante más clara de lo habitual. Así, de una forma alejada de la ambigüedad a la que nos tiene acostumbrados, el tribunal afirma con nitidez lo siguiente:
  1. Cuando se acredite el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial de la Unión Europea, que puede incluso coincidir con el territorio de un solo Estado miembro, debe considerarse que esa marca comunitaria anterior goza de renombre en toda la Unión Europea.
  2. Los criterios establecidos por la jurisprudencia acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son aplicables necesariamente para determinar la existencia del renombre.
  3. La marca comunitaria renombrada puede beneficiarse de la protección específica establecida en la directiva para tales marcas incluso en los estados miembros donde no goce de renombre si se acredita que una parte del público, comercialmente no insignificante, conoce la marca y establece un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, y que existe una infracción efectiva y actual contra la marca comunitaria o un serio riesgo de que se produzca en el futuro.


Así pues, la marca comunitaria renombrada anterior gozará de la protección reforzada de las marcas renombradas incluso en aquellos países en los que no se consideraría como tal, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de riesgo real y perjuicio efectivo que en realidad la jurisprudencia ya venía exigiendo incluso en aquellos territorios donde no había duda del renombre de la marca anterior, por ejemplo en las sentencia de los casos General Motors (C-375/97) o Royal Shakespeare (T-60/10) (texto sólo en inglés).



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El Tribunal General considera que es hora de poner límite al alcance de protección de la marca de relojes SWATCH

Via Wikimedia Commons
El Tribunal General ha dictado hace 72 horas una sentencia (Caso T-71/14) por la que confirma la concesión de la marca SWATCHBALL, depositada por la empresa PANAVISION EUROPE, para productos y servicios propios de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipamiento fotográfico y cinematográfico (clases 9, 35, 41 y 42). La peculiaridad de la solicitud es que expresamente se excluían productos y servicios relativos al control de tiempos o cronometraje.

SWATCH AG, la reputada empresa Suiza de relojes, formuló oposición al entender que la nueva marca era incompatible con sus registros de marca prioritarios SWATCH, así como un intento de aprovecharse de la reputación ajena. También se invocaba que la marca SWATCHBALL causaba un perjuicio para el carácter distintivo y la reputación de la marca prioritaria.

El Tribunal reconoce que existe una similitud entre las marcas confrontadas, así como el carácter notorio y la reputación de las marcas SWATCH. Sin embargo, considera que para que la prohibición de registro del art. 8.5 del Reglamento 207/2009 opere es necesario que el publico relevante entienda que existe una conexión entre las dos marcas, de tal forma que sin la concurrencia de ese vínculo no puede haber aprovechamiento indebido o perjuicio a la reputación o al carácter distintivo de la marca prioritaria.

Aunque aprecia el Tribunal que hay factores que revelarían la concurrencia de ese vínculo (similitud de marcas y reputación de la marca SWATCH), considera que su existencia se diluye cuando se examina la diferente naturaleza de los productos y servicios de las marcas controvertidas (máxime si se tiene presente la limitación efectuada por PANAVISION); cuando se repara en los diferentes canales de distribución y segmentos de mercado; cuando se advierte que los productos no entran en competencia y no son intercambiables; pero, sobre todo, cuando se constata la existencia de dos públicos relevantes diferenciados: el público general en el caso de los relojes SWATCH y un público mucho mas especializado en el caso de los productos y servicios de PANAVISION.

Es más, el propio Tribunal considera que aún cuando es probable que el público especializado de los productos de PANAVISION conozca también los productos de la marca SWATCH, no es previsible que llegue a establecer un vínculo entre unos y otros, entre las marcas SWATCHBALL y SWATCH.

Esta sentencia nos demuestra que incluso las marcas más reputadas tienen que hacer un esfuerzo a la hora de acreditar la existencia del requisito del vínculo, necesario para que opere la prohibición del art. 8.5, para que la marca notoria y reputada despliegue todos sus efectos.

Autor: Luis Baz


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El titular de una marca renombrada tendrá que tolerar el uso de signos semejantes cuando haya una justa causa: uso anterior y buena fe


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia con fecha de 6 de febrero de 2014 (caso C-65/12) respondiendo a una cuestión prejudicial relativa al uso sin justa causa de una marca renombrada.


Red Bull es titular en Benelux de una marca mixta (a partir de ahora, marca renombrada) solicitada el día 11 de julio de 1983 para bebidas no alcohólicas en clase 32 que se reproduce de la manera siguiente:



Por otra parte, De Vries es titular en Benelux de la marca denominativa THE BULLDOG en clase 32 y de las siguientes dos marcas mixtas (a partir de ahora marca/s semejante/s):



Las marcas THE BULLDOG son posteriores a la marca RED BULL.  Sin embargo, antes de que Red Bull solicitase su marca, De Vries ya usaba THE BULLDOG como nombre comercial para una actividad de servicios de restauración, de hostelería y de despacho de bebidas (servicios “horeca”). Posteriormente, se empezaron a usar las marcas THE BULLDOG para bebidas energéticas.

En el marco del procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo de Holanda en el que Red Bull solicitaba el cese de la producción y comercialización de dichas bebidas energéticas con el signo THE BULLDOG, el Tribunal manifestó ciertas dudas en relación a la interpretación del concepto de justa causa establecido en el art. 5.2 de la Directiva 89/104 de Marcas, por lo que decidió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, se preguntó si podría calificarse de justa causa el uso por un tercero de un signo semejante (THE BULLDOG) a una marca renombrada (RED BULL KRATING-DAENG) para un producto idéntico (bebidas energéticas) cuando se ha probado que el signo semejante se había utilizado con anterioridad a la solicitud de la marca renombrada.

El Tribunal indica que, a efectos de determinar si este uso anterior podría calificarse de justa causa y podría permitir justificar que se obtenga una ventaja del renombre , hay que tener en cuenta dos elementos: 

1) Implantación del signo usado anteriormente y apreciación de la reputación de que goza este signo entre el público interesado y 
2) La intención del titular del signo semejante. 

Para ello, deberá tenerse en cuenta el grado de similitud entre los productos y servicios para los que la marca semejante se ha utilizado, cuándo se empezó a utilizar THE BULLDOG para el producto idéntico al de la marca renombrada y en qué momento la marca renombrada adquirió dicho renombre.

En el presente asunto se entendió que el hecho de que De Vries utilizase las marcas THE BULLDOG para bebidas energéticas no suponía una ventaja del renombre de la marca de Red Bull sino que se trataba de una ampliación de la gama de los productos y servicios que antes comercializaba.

En conclusión, el Tribunal establece que efectivamente podrá obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido del art. 5.2 de la Directiva 89/104, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante para un producto idéntico al registrado por la marca renombrada, siempre que el signo del tercero se hubiese utilizado con anterioridad a solicitud de la marca renombrada y siempre que este signo semejante se hubiese utilizado de buena fe. Para apreciar tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta la implantación y reputación del signo semejante a la marca renombrada; grado de similitud entre los productos distinguidos por la marca renombrada y aquellos para los que se amplía la gama de productos del signo semejante y la relevancia económica y comercial del uso realizado por el signo semejante.



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