Tag Archives: Marcas de la UE

Balance del MWC 2019 de Barcelona

El Tribunal de lo Mercantil de Barcelona y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante acaban de hacer público su informe resumen sobre la aplicación del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress celebrado la semana pasada en Barcelona (MWC 2019). Para quienes, como ELZABURU, han vivido muy de cerca las peripecias procesales de este Congreso, los datos facilitados en este informe no son ninguna sorpresa.

1. Los Tribunales han atendido y resuelto un total de 50 asuntos, lo que representa un incremento del 42% sobre los asuntos ingresados en 2018.

2. Para tratar de evitar la adopción de medidas cautelares inaudita altera parte, se presentaron 38 escritos preventivos, 36 en Barcelona en materia de patentes y 2 en Alicante en materia de marcas y diseños de la Unión Europea. Todos ellos fueron tramitados y resueltos en 24 horas.

3. Para verificar la presencia durante la Feria de mercancía sospecha de infracción de patentes, el Tribunal atendió 5 solicitudes de Diligencias de comprobación de hechos, que fueron tramitadas y concedidas en un plazo de 48 horas. 2 de estas solicitudes se notificaron y ejecutaron, mediante la aprehensión de ejemplares, con la inauguración misma del Congreso.

4. En materia de medidas cautelares inaudita altera parte el Tribunal de Barcelona atendió 5 solicitudes que fueron presentadas y concedidas en un plazo de 48 horas antes del comienzo del Congreso. Las medidas se ejecutaron durante la tramitación del Congreso, con el embargo de ejemplares in situ. Curiosamente, en uno de los casos la interesada pudo presentar en dos días escrito de oposición y el Tribunal estimó la oposición levantando las medidas sobre la marcha.

5. ELZABURU ha seguido en vivo y en directo la celebración del MWC2019 interviniendo en 6 procedimientos judiciales, preparando la estrategia de defensa en otros 2 casos adicionales que han seguido otros derroteros y asistiendo al Congreso in situ para hacer frente a los incidentes que pudieran producirse.

Por lo demás, la actuación de los Juzgados de Barcelona y Alicante no ha podido ser más ejemplar, si se mide por la inmediatez de la respuesta judicial y por la efectividad de los mecanismos establecidos en el Protocolo. Ahora a pensar en el MWC2020!

Autor: Enrique Armijo
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/ 

Se abre la “línea telefónica” de los Juzgados para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 en Barcelona

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona acaban de hacer público el Protocolo de Servicio de Guardia y de actuaciones rápidas para el MOBILE WORLD CONGRESS 2019 adoptado el pasado 13 de diciembre. Es el quinto año consecutivo que los Juzgados de Barcelona dan cobertura a este importante foro internacional haciendo posible la adopción de medidas cautelares y la tramitación de escritos preventivos en condiciones de máxima urgencia. Pero este año el Protocolo trae consigo algunas novedades importantes.

Por primera vez, el Protocolo es suscrito al mismo tiempo por el Tribunal Mercantil de Barcelona y por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante. De esta manera el Protocolo será efectivo no sólo con respecto a infracciones de patentes sino también para los casos de infracción de marcas y diseños de la Unión Europea. Las medidas cautelares que puedan adoptarse por el Tribunal de Alicante en este contexto podrán ser ejecutadas por los Juzgados de Barcelona durante la propia celebración del Congreso.

El Protocolo estará en vigor durante todo el mes de febrero y particularmente durante los días del evento, del 25 al 28 de febrero. El compromiso judicial consiste en tramitar y resolver las solicitudes de medidas cautelares urgentes en plazo de 2 días (sin audiencia del demandado) o de 10 días (con la celebración previa de Vista) en función de si se ha presentado previamente un escrito preventivo.

Pero el Protocolo propone además un criterio para evaluar el factor de riesgo que justifica la adopción de las medidas sin audiencia del demandado. A estos efectos será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. El Protocolo enfatiza que “será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente”.

Estas previsiones del Protocolo invitan a las empresas que participan en el MWC a ponderar y poner en marcha cuanto antes las estrategias defensivas o preventivas que garanticen su posición. No hay que olvidar que en 2018 se llevaron a cabo 35 actuaciones en la MWC por los Jueces de Barcelona, 7 de las cuales consistieron en medidas cautelares adoptadas sin audiencia de los demandados encaminadas a conseguir la retirada de productos exhibidos en los stands.

Autor: Enrique Armijo
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Diferencias fonéticas entre marcas de cerveza. Existencia de riesgo de confusión, incluso si se pide de forma oral.

En el asunto T-859/16 (ECLI:EU:T:2018:352), Sociedad Anónima Damm contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el Tribunal General declaró que las diferencias fonéticas entre los signos en conflicto eran suficientes para descartar la existencia de cualquier similitud para el público pertinente, a pesar del entorno ruidoso en el que se pida el producto de que se trate.

 

Antecedentes

El 8 de octubre de 2013, la parte coadyuvante, Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz GmbH & Vo KG, presentó una solicitud de registro del siguiente signo figurativo para productos y servicios de las clases 32, 33 y 43:

 

El 17 de febrero de 2014, Plataforma Continental, S.L., formuló oposición sobre la base de las marcas denominativas españolas anteriores KELER (nº 1918524) y KELER 18 (nº 405653), ambas para productos de la clase 32.

Cuando la División de Oposición desestimó la oposición, Plataforma Continental interpuso un recurso. Sin embargo, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso por considerar que no existía riesgo de confusión con las marcas anteriores. Sociedad Anónima Damm, quien adquirió las marcas denominativas españolas anteriores tras la resolución de la División de Oposición, llevó el asunto al Tribunal General, el cual dictó sentencia el pasado 19 de junio de 2018.

 

Sentencia del Tribunal General

Centrándonos en primer lugar en la cuestión de los elementos distintivos y dominantes de la marca solicitada, el Tribunal General recuerda en su sentencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por los signos. En este sentido, la comparación debe efectuarse examinando cada una de las marcas en su conjunto, lo que no significa que, en determinadas circunstancias, la impresión de conjunto producida en el público relevante por una marca compuesta no pueda estar dominada por uno o varios de sus componentes.

Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal General entendió que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el elemento figurativo de la marca solicitada presentaba cierto carácter distintivo y que era correcto examinar la impresión de conjunto producida en el público relevante por la marca solicitada, y tener en cuenta todos los elementos que la componen.

En segundo lugar, al comparar los signos en liza, el Tribunal señaló las diferencias fonéticas existentes entre los mismos, entendiendo que eran suficientes para descartar la existencia de una similitud para el público relevante, a pesar del entorno ruidoso en el que puede tener lugar el pedido de los productos de que se trata (cerveza), como alegaba Damm.

El Tribunal General consideró que existían diferencias fonéticas debidas al diferente número de sílabas y señaló que, en general, los consumidores prestarán más atención al principio de una marca que a su fin. Además, estimó que la Sala de Recurso consideró acertadamente que, sobre la base de una impresión de conjunto, los signos de que se trata serán percibidos de forma diferente por el público relevante, a saber, el público en general y los consumidores empresariales (sic.), cuyo nivel de atención oscila entre bajo y medio.

Por último, el Tribunal General, al considerar que la marca solicitada y la marca anterior eran globalmente diferentes, confirmó que no existía riesgo de confusión entre ellos.

 

Comentario

Esta sentencia del Tribunal General pone de manifiesto que la apreciación del riesgo de confusión implica una gran subjetividad. Como recuerdan a menudo la EUIPO y los órganos jurisdiccionales, su actividad es discrecional y, en función de la importancia concedida a cada elemento de la comparación (visual, fonética y conceptual), el resultado de la apreciación del riesgo de confusión puede variar en cada caso.

En determinadas ocasiones, cuando las diferencias entre los signos no son totalmente claras desde un punto de vista teórico, el elemento determinante para resolver la existencia de riesgo de confusión reside en las pruebas aportadas por las partes. Así, en el caso que nos ocupa, tales pruebas (por ejemplo, una encuesta entre el público español sobre las dos marcas y cualquier posible confusión) habrían sido cruciales para determinar la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

 

Este artículo apareció por primera vez en WTR Daily,  29 de junio de 2018.

Autoras: Marta Rodríguez y Mireia Guiu
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/  

Nueva sentencia del TJUE sobre la distintividad de la forma del Kit Kat

El largo enfrentamiento entre Nestlé y Cadbury (ahora Mondelez) a propósito del registro como marca de la forma característica de los chocolates Kit Kat continúa dando lugar a interesantes pronunciamientos judiciales en torno a la adquisición de carácter distintivo por una marca a través de su uso.

Como se recordará, primero fue la denegación del registro de la marca en Reino Unido la que provocó el planteamiento de una cuestión prejudicial resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2015 (asunto C-215/14). Contra lo que muchos esperaban, esa decisión no motivó que la High Court of Justice británica resolviera a favor del registro de la marca de Nestlé. Por contra, en su sentencia de 20 de enero de 2016, el juez Arnold interpretó que el TJUE había considerado que la asociación por una gran mayoría de encuestados de la imagen de la tableta con el chocolate Kit Kat no era suficiente para entender que esa forma había adquirido distintividad como marca. En su opinión, habría sido necesario demostrar que los consumidores percibían que el producto procedía de un determinado empresario como consecuencia del signo en cuestión aisladamente considerado, sin consideración a otras marcas que pudieran estar también presentes. De forma que la denegación de la marca británica término confirmándose.

Sin embargo, Nestlé había conseguido registrar la forma del chocolate Kit Kat como marca de la Unión Europea (tridimensional) en el año 2006. Al año siguiente, Cadbury presentó solicitud nulidad del registro ante la EUIPO sobre la base de que se trataba de un signo carente de carácter distintivo. La Sala de Recurso de la EUIPO consideró que aunque el signo carecía en origen de distintividad, Nestlé había probado la adquisición de distintividad por el uso. Esta decisión fue anulada por el Tribunal General mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016 a causa de la omisión de pronunciamiento de la Sala de Recurso acerca de la adquisición de distintividad de la marca en una parte de la Unión Europea (en concreto, en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal).

La cuestión controvertida se refería en esencia a la extensión geográfica de la prueba de la adquisición de distintividad por el uso. Mientras Nestlé y la EUIPO sostenían que debía ser suficiente con acreditar que la marca había adquirido carácter distintivo en una parte significativa de la Unión, el Tribunal General consideró que debía acreditarse en todo el territorio de la Unión Europea, y no sólo en una parte sustancial o en la mayor parte del territorio.

Pues bien, recurrida en casación la sentencia del Tribunal General, el Tribunal de Justicia ha confirmado la decisión de este último en su sentencia de 25 de julio de 2018 (asuntos acumulados C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P). En efecto, el TJ entiende que el artículo 7.3 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea exige que se acredite la adquisición de distintividad en aquella parte de la Unión en la que la marca no gozaba ab initio de distintividad. Si esta situación se producía en toda la Unión Europea, la prueba debe comprender todo su territorio, sin que sea bastante una parte sustancial del mismo.

La sentencia aclara, no obstante, que no es necesaria la aportación de pruebas separadas para cada uno de los Estados miembros, sino que pueden presentarse pruebas referidas de modo conjunto a varios Estados. Pero esos elementos probatorios -individuales o conjuntos- deben abarcar todo el territorio de la Unión. Por consiguiente, la decisión de la Sala de Recurso, al omitir pronunciarse sobre la adquisición de carácter distintivo de la marca de Nestlé en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, había incurrido en un error de derecho.

El nivel de prueba que exige el Tribunal de Justicia es elevado. Repárese en que en este caso tanto la EUIPO como el Tribunal General habían considerado que Nestlé había probado la adquisición de carácter distintivo en 10 países de la Unión, incluyendo los de mayor población (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido). Parece, por tanto, que los titulares de marcas de la Unión Europea que pretendan ampararse en la distintividad adquirida por el uso para defender la validez de sus registros deberán estar preparados para afrontar unas pruebas difíciles y costosas en caso de impugnación.

  Autor: Carlos Morán
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

¿Puedes poner tu nombre a una marca?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido recientemente su sentencia de 30 de mayo 2018 mediante la que se pone fin al conflicto de marca surgido entre el Sr. Kenzo Tsujimoto y la compañía Kenzo.

Lo realmente interesante de esta controversia es la cuestión de si el uso a título de marca del nombre de una persona (en este caso el nombre propio del Sr. Tsujimoto, Kenzo) constituiría un uso con justa causa si existiera, como ocurre en este asunto, un registro de marca anterior idéntico o similar.

El Sr. Kenzo Tsujimoto solicitó la protección de su marca KENZO ESTATE en la Unión Europea a través de dos registros distintos de marca internacional (nº 0953373 y nº 1016724), frente a los cuales Kenzo presentó oposición con base en su renombrada marca de la Unión Europea nº 000720706 KENZO.

El TJUE debía ponderar los intereses del Sr. Kenzo Tsujimoto por un lado, y los de los consumidores y el titular de la marca KENZO por otro.

Si bien parece lógico que el Sr. Tsujimoto reclame su derecho a utilizar su propio nombre para distinguir sus productos y servicios, lo cierto es que no debemos olvidar que la función principal de la marca es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores.

Recordemos que las marcas sirven para garantizar que los productos o servicios que vamos a adquirir tienen un origen empresarial concreto y, por tanto, poseen ciertas características que vinculamos al titular de la marca (valor, calidad, procedencia, etc.).

Dado el renombre de la marca KENZO, no es improbable que el consumidor adquiera un producto distinguido por la marca KENZO ESTATE con el pensamiento de que el mismo proviene de la compañía Kenzo, lo que conllevaría una confusión por parte del consumidor con el consiguiente aprovechamiento indebido (incluso, un posible perjuicio) de la reputación de la marca KENZO al beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por Kenzo para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

Asimismo, señala el Tribunal que el registro de nombres propios como marca no es una práctica infrecuente y, si bien en ocasiones la simple adición de un apellido o algún otro elemento que aporte individualidad y carácter distintivo al signo es suficiente para evitar un riesgo de confusión con otras marcas, en este caso la adición del término ESTATE no es considerado suficiente por carecer de carácter distintivo en relación con los productos y servicios de interés. Es más, el nombre de origen japonés Kenzo no es en absoluto un nombre muy común en el conjunto de la UE, lo que dota de mayor distintividad a este elemento, haciendo que las marcas en liza no puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

De este modo, el Tribunal concluye que el mero hecho de que Kenzo sea el nombre del Sr. Tsujimoto no basta para constituir una justa causa, sino que éste debió demostrar que el registro de KENZO ESTATE obedece a un motivo legítimo (su uso en mercado con anterioridad al registro de la marca de Kenzo por ejemplo). Por tanto, considerar automáticamente que el uso de un nombre propio como marca tiene justa causa supondría despojar de su función esencial a toda marca anterior que incluya el mismo nombre.

Autora: Soledad Bernal

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Buscar

Formulario de suscripcion

Sí, soy humano*

Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
El email ya esta en uso
Tienes que escribir un email
Tienes que cliquear el captcha
El captcha no es correcto

Pincha para oir nuestros programas de radio

Archivo