• BLOG ELZABURU

    Blog de Propiedad Industrial e Intelectual
  • 1

Tag Archives: Marcas de la UE

El caso de la flor de algodón, ¿una sentencia de “qualité”?

El pasado 8 de Junio, el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia (C-689/15) sobre la utilización de una marca individual como sello de calidad y la posible nulidad o caducidad  de este tipo de marcas cuando no se garantiza la calidad de los productos y servicios que identifica.

El litigio principal en el que se suscitan las cuestiones prejudiciales tiene como una de las partes, a Verein Bremer Baumwollbörse (VBB), una asociación que se dedica, entre otros, a la celebración de contratos de licencia en los que las empresas afiliadas se comprometen a incluir la siguiente marca para productos confeccionados con fibras de algodón de buena calidad: 

La parte contraria, Wolfgang Gözze y W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, una sociedad alemana que incluye, sin autorización, un signo similar a la marca de VBB en las etiquetas de las toallas que comercializa:

Ante esta situación, el Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf planteó ante el TJ una serie de cuestiones prejudiciales de gran interés y relevancia.

La primera cuestión prejudicial planteada consiste en saber si una marca individual de la UE utilizada como sello de calidad comporta un uso efectivo de la  misma, facultando por tanto al titular de la marca a prohibir que terceros utilicen un signo similar en productos idénticos, por causar riesgo de confusión en el consumidor.

A la primera cuestión prejudicial planteada, el TJ concluye que sólo se está ante un uso efectivo de la marca cuando éste se realiza de acuerdo con su función principal, esto es, que el consumidor o usuario final identifique el origen del producto o servicio marcado.

De esta forma, el TJ matiza que el uso de una marca como sello de calidad por parte del titular o de un tercero autorizado no supone un uso efectivo si la misma no cumple con la función esencial indicadora de origen empresarial. No obstante, si cumple dicha función y además, el titular garantiza a los consumidores que dichos productos proceden de una empresa responsable bajo cuyo control se fabrican, sí constituiría un uso efectivo otorgando al titular la posibilidad de prohibir a terceros el uso de un signo similar que cause riesgo de confusión al público.

¿Se podría por tanto, declarar la nulidad o caducidad de una marca individual como sello de calidad cuando el titular no garantiza mediante controles la veracidad de la calidad alegada? No, el TJ afirma que no puede declararse la nulidad o caducidad en dichos supuestos, al no ser uno de los motivos recogidos por el Reglamento nº 207/2009 sobre la Marca de la Unión Europea.

Finalmente, ante la cuestión prejudicial en la que se plantea si se podrían aplicar las disposiciones relativas a las marcas colectivas en este tipo de situaciones, el TJ realiza una interpretación restrictiva  del Reglamento nº 207/2009, concluyendo que dichas disposiciones no pueden aplicarse a las marcas individuales de la UE, ya que el propio Reglamento vincula expresamente estas disposiciones a las marcas colectivas.

Mediante esta sentencia, el TJ recuerda que la función principal de la marca es indicar el origen empresarial a los consumidores, por lo que, si no concurre dicha circunstancia, resulta irrelevante que exista cualquier otro uso o función accesoria a la hora de ejercer los derechos exclusivos otorgados a los titulares de las marcas.

La sentencia viene a señalar que cada tipo de marca tiene una finalidad o función y sus propios requisitos de uso.

Actualmente y, en ocasiones a través de licencias, se está utilizando la figura de la marca individual para esquivar figuras más complicadas – que requieren el cumplimiento de requisitos más estrictos, como el de ir acompañadas las solicitudes por el reglamento de uso – como son las marcas colectivas o las de certificación o garantía.

De la lectura de la sentencia se desprende la necesidad de una revisión profunda de los criterios que, a veces, se siguen en la práctica a la hora de optar por el registro de una  marca individual y el otorgamiento de licencias de uso de la misma como una alternativa más cómoda al registro de una marca de certificación, garantía o colectiva. Asimismo, con carácter general, habrá que prestar especial atención a las estrategias de marca basadas en el otorgamiento de licencias para asegurarse de que el uso que hagan los licenciatarios pueda considerarse uso efectivo de la marca.

Autores: Rebeca Bonet y Miguel Á. Medina

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

La Unión Europea exige una resolución “de lujo”

Mediante resolución de 22 de enero de 2014 la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO confirmaba la denegación del acceso al registro de la siguiente marca

Marca de la UE nº 011253044 (Denegada)

solicitada para una gran variedad de productos y servicios en las clases 9, 35, 39, 40, 41, 42 y 45.

El motivo del rechazo se debe a que EUIPO consideró que la marca solicitada carece de carácter distintivo e informa a los consumidores sobre la calidad de todos los productos y servicios controvertidos, sin excepción, llevando a cabo una motivación global de todos ellos.

Esta resolución fue anulada por el Tribunal General (TG) (T-222/14) al detectar un error en la motivación de la misma tras comprobar si la EUIPO había examinado y motivado suficientemente la falta de carácter distintivo del signo controvertido en relación con los productos y servicios para los que se denegó el registro de dicho signo como marca de la Unión.

El recurso de casación (C-437/15P) se centra por tanto en la cuestión de si la EUIPO debe pronunciarse sobre la capacidad o incapacidad del signo para distinguir su origen empresarial (i) en relación con cada producto o servicio, o (ii) por el contrario, si al detectar una característica común a todos ellos se podría hacer un análisis global de los mismos.

Como sabemos, la EUIPO tiene la obligación de motivar sus resoluciones con el objetivo de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones por las que se deniega el acceso al registro de su marca con el fin de poder defender sus derechos y, por otra, que el juez de la Unión pueda ejercer su control sobre la legalidad de la resolución.

En efecto, cuando se solicita el registro de una marca, la Oficina debe llevar a cabo un examen de la capacidad del signo para distinguir los productos y servicios que designe analizando todos y cada uno de ellos.

La excepción a esta regla descansa sobre el hecho de que muchas veces los productos y servicios presentan un vínculo suficientemente directo y concreto hasta el punto de que se pueden agrupar en categorías homogéneas, en cuyo caso la Oficina podrá limitarse a una motivación global por cada una de ellas.

Pues bien, el TG se basó en el auto de 18 de marzo de 2010 (Asunto C-282/09 P), para apreciar las distintas categorías  en las que se podrían encuadrar los productos y servicios de la marca denegada (cine, publicidad, almacenamiento y transporte de mercancías, etc.) al ser muy diferentes por su naturaleza, características, destino y modo de utilización. Por esta razón, la Oficina debía haberse pronunciado sobre, al menos, cada una de las categorías homogéneas de que se compone la solicitud.

No obstante, la EUIPO sostiene que, en el presente caso, basta la existencia de una característica común (que todos los productos y servicios en cuestión son susceptibles de tener una calidad más o menos elevada) para que formen una única “categoría” y, por tanto, se pueda permitir una motivación global para todos ellos, evitando de este modo una repetición sistemática del fundamento básico del rechazo, esto es, que el signo carece de carácter distintivo respecto a cada uno de ellos.

Por su parte, el Tribunal de Justicia (TJ) anula la sentencia del TG por considerar que éste tendría que haber llevado a cabo:

1.      Una verificación sobre si, en su conjunto gráfico-denominativo, la marca podrá ser percibida de un modo directo e inmediato como una afirmación de calidad superior o un mensaje elogioso, en vez de como una indicación del origen comercial de los productos y servicios designados.

De ser así, el rechazo de la marca estaría plenamente justificado sin necesidad de proceder al examen del signo en relación con cada producto y servicio.

2.      Una verificación sobre si, denominativamente, el término “deluxe” transmite efectivamente una noción de “calidad superior” o podría tener un significado diferente.

En este último caso la marca podría poseer un carácter distintivo suficiente en relación con alguno de los productos o servicios, lo que obligaría a un pronunciamiento sobre cada uno de los mismos pudiendo llegar a conclusiones dispares en cada caso.

De este modo, el TJ considera que el TG ha ignorado la posibilidad de que, a pesar de sus diferencias, todos los productos y servicios controvertidos pueden tener una característica común que resulte pertinente para el examen de las prohibiciones absolutas de registro, lo cual podría justificar que se clasificaran en un único grupo homogéneo permitiendo efectuar por tanto una motivación global de todos ellos.

El asunto ha sido devuelto al Tribunal General, por lo que tendremos que esperar una decisión final sobre el fondo del asunto.

Autora: Soledad Bernal
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

A vueltas con las marcas funcionales: agárralo como puedas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia el pasado 11 de mayo de 2017 (Asunto C-421/15 P), en relación con la interpretación de la prohibición de registro como marca de los “signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico” contemplada en el art.7.1.e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

En los años 2002 y 2003 la empresa japonesa Yoshida Metal Industry  logró el registro de dos marcas gráficas de la Unión Europea para designar determinados cubiertos en clase 8 y utensilios y recipientes de cocina en clase 21, consistentes en la representación bidimensional de una serie de lunares negros:

(MUE nº 001371244)

(MUE nº 001372580)

Las referidas marcas se usaban en la práctica en el mango de los cuchillos comercializados por Yoshida y, correspondían a una serie de puntos cóncavos o hendiduras en la empuñadura de los cubiertos que cumplían una función antideslizante al cortar (y que estaban protegidas también por varias patentes):En 2007, las empresas PI Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S solicitaron ante la  EUIPO la anulación de dichas marcas con base en el art.7.1.e) ii), al considerar que los registros eran nulos por estar constituidos los signos por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La EUIPO estimó las solicitudes de anulación y canceló los registros de las marcas.

El TJ ha desestimado ahora el recurso de casación interpuesto por Yoshida, confirmando la nulidad de las marcas.

La mencionada sentencia, acoge y confirma por un lado los argumentos esgrimidos previamente por el Tribunal General en su sentencia de 6 de marzo de 2014 (C-337/12 P y C-340/12 P) (véase comentario en este blog), estableciendo que la prohibición observada en el art.7.1.e) ii) debe aplicarse a marcas bidimensionales y tridimensionales y declarando que dicha prohibición de registro responde a un interés general, de tal forma que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para alargar la protección sobre soluciones técnicas de manera ilimitada. Además, señala que para una correcta aplicación del precepto es necesario identificar las características esenciales de la marca realizando un estudio caso por caso.

Por otro lado, y de gran relevancia, es la actual interpretación que realiza el TJ del art.7.1.e) ii), determinando que únicamente debe denegarse el registro como marca cuando “todas las características esenciales del signo son funcionales”, es decir, que el Tribunal considera que en las marcas controvertidas, la configuración específica de los lunares negros es un elemento funcional significativo, lo que comporta la imposibilidad de acceso al registro como marca y, por ende, su nulidad. En este sentido, el Tribunal precisa que el obstáculo observado por el art.7.1.e) ii puede salvarse y por tanto podría el signo acceder al registro cuando éste incorpore otros componentes no funcionales relevantes (como por ejemplo elementos ornamentales o de fantasía).

El Tribunal ha llevado a cabo una interpretación restrictiva del art.7.1.e) ii) a la hora de registrar este tipo de marcas constituidas por la forma de un producto, para evitar así el monopolio de las soluciones técnicas o características funcionales del producto por parte de las empresas. El interés de la sentencia estriba también en la delimitación minuciosa de los requisitos indispensables para que este tipo de signos gráficos puedan ser registrados como marcas.

Autora: Ana Pérez-Prat
Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Buscador