El pasado 8 de Junio, el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia (C-689/15) sobre la utilización de una marca individual como sello de calidad y la posible nulidad o caducidad  de este tipo de marcas cuando no se garantiza la calidad de los productos y servicios que identifica.

El litigio principal en el que se suscitan las cuestiones prejudiciales tiene como una de las partes, a Verein Bremer Baumwollbörse (VBB), una asociación que se dedica, entre otros, a la celebración de contratos de licencia en los que las empresas afiliadas se comprometen a incluir la siguiente marca para productos confeccionados con fibras de algodón de buena calidad: 

La parte contraria, Wolfgang Gözze y W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, una sociedad alemana que incluye, sin autorización, un signo similar a la marca de VBB en las etiquetas de las toallas que comercializa:

Ante esta situación, el Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf planteó ante el TJ una serie de cuestiones prejudiciales de gran interés y relevancia.

La primera cuestión prejudicial planteada consiste en saber si una marca individual de la UE utilizada como sello de calidad comporta un uso efectivo de la  misma, facultando por tanto al titular de la marca a prohibir que terceros utilicen un signo similar en productos idénticos, por causar riesgo de confusión en el consumidor.

A la primera cuestión prejudicial planteada, el TJ concluye que sólo se está ante un uso efectivo de la marca cuando éste se realiza de acuerdo con su función principal, esto es, que el consumidor o usuario final identifique el origen del producto o servicio marcado.

De esta forma, el TJ matiza que el uso de una marca como sello de calidad por parte del titular o de un tercero autorizado no supone un uso efectivo si la misma no cumple con la función esencial indicadora de origen empresarial. No obstante, si cumple dicha función y además, el titular garantiza a los consumidores que dichos productos proceden de una empresa responsable bajo cuyo control se fabrican, sí constituiría un uso efectivo otorgando al titular la posibilidad de prohibir a terceros el uso de un signo similar que cause riesgo de confusión al público.

¿Se podría por tanto, declarar la nulidad o caducidad de una marca individual como sello de calidad cuando el titular no garantiza mediante controles la veracidad de la calidad alegada? No, el TJ afirma que no puede declararse la nulidad o caducidad en dichos supuestos, al no ser uno de los motivos recogidos por el Reglamento nº 207/2009 sobre la Marca de la Unión Europea.

Finalmente, ante la cuestión prejudicial en la que se plantea si se podrían aplicar las disposiciones relativas a las marcas colectivas en este tipo de situaciones, el TJ realiza una interpretación restrictiva  del Reglamento nº 207/2009, concluyendo que dichas disposiciones no pueden aplicarse a las marcas individuales de la UE, ya que el propio Reglamento vincula expresamente estas disposiciones a las marcas colectivas.

Mediante esta sentencia, el TJ recuerda que la función principal de la marca es indicar el origen empresarial a los consumidores, por lo que, si no concurre dicha circunstancia, resulta irrelevante que exista cualquier otro uso o función accesoria a la hora de ejercer los derechos exclusivos otorgados a los titulares de las marcas.

La sentencia viene a señalar que cada tipo de marca tiene una finalidad o función y sus propios requisitos de uso.

Actualmente y, en ocasiones a través de licencias, se está utilizando la figura de la marca individual para esquivar figuras más complicadas – que requieren el cumplimiento de requisitos más estrictos, como el de ir acompañadas las solicitudes por el reglamento de uso – como son las marcas colectivas o las de certificación o garantía.

De la lectura de la sentencia se desprende la necesidad de una revisión profunda de los criterios que, a veces, se siguen en la práctica a la hora de optar por el registro de una  marca individual y el otorgamiento de licencias de uso de la misma como una alternativa más cómoda al registro de una marca de certificación, garantía o colectiva. Asimismo, con carácter general, habrá que prestar especial atención a las estrategias de marca basadas en el otorgamiento de licencias para asegurarse de que el uso que hagan los licenciatarios pueda considerarse uso efectivo de la marca.

Autores: Rebeca Bonet y Miguel Á. Medina

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