Tag Archives: Marcas comunitarias

El titular de una marca comunitaria está protegido contra cualquier tercero que utilice su marca, incluso aquél que sea titular de un registro posterior a su favor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, (C-561/11).


1. Hechos. La Fédération Cynologique Internationale, titular de la marca comunitaria 4438751 FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES para las clases 35, 41, 42 y 44, ejercitó ante el Juzgado de marca Comunitaria nº 1 de Alicante una acción  por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, quien a su vez era titular de diversos registros españoles de marca en torno a la expresión FCI (uno de ellos prioritarios sobre la marca comunitaria de la actora), así como de un registro comunitario de marca figurativa FCI.



Habida cuenta los antecedentes del caso, el Juzgado de  Marca Comunitaria de Alicante se planteó si el titular de una marca comunitaria puede hacer valer el ius prohibendi que se deriva de su registro frente al titular de otra marca registrada o si, por el contrario, el ejercicio de la acción por violación de marca está condicionado a la previa o simultánea anulación de la marca comunitaria de la entidad demandada.

En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero alcance del art. 9.1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria, en particular si en la expresión “cualquier tercero” queda excluido aquel que haga uso de su propio registro de marca, en tanto no se anule dicho registro de marca posterior.

2. Pronunciamientos. La Sentencia que se comenta (asunto C-561/11) subraya sin ambages (párrafo 33) que “el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria” y añade que, como ya puso de manifiesto en el plano de los diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10) “esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca”.

Pero el Tribunal no se queda ahí. Afirma que “el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias”. Se plantea, por tanto, como una alternativa, como una facultad de disposición para el titular de un registro comunitario de marca.

El Tribunal interpreta el precepto legal a la luz del “principio de prioridad”, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.

Concluye el Tribunal  afirmando que “la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero” (párrafo 51).

3. Comentario. La Sentencia dictada aplica exactamente el mismo criterio que ya mantuvo el Tribunal en materia de diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10). Constituye, claro está, una garantía para el titular del registro de marca anterior, pero se opone en cierta medida a la obligación de uso que tiene todo titular de marca. A tenor de la Sentencia ahora dictada, la posición del titular del registro posterior será durante los primeros años de uso de la marca débil y vulnerable.

El Tribunal de Justicia no entra en la sentencia, sin embargo, a valorar la reflexión final que el Abogado General había realizado obiter dicta en el párrafo 55 de sus conclusiones, en el que afirmaba que  «en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de tercero (…) tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».

Es importante destacar en este punto que el criterio que mantiene el Tribunal Supremo español es muy diferente al del Tribunal de Justicia. En efecto, el criterio del Alto Tribunal español es el de que para que se declare la infracción y, consecuentemente, se estime la acción de indemnización de daños y perjuicios, es necesaria la previa o coetánea declaración de nulidad de la marca registrada infractora posterior (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2012).

Es, sin duda, una diferencia que habrá que tener muy presente a la hora de afrontar el ejercicio de una acción judicial y, sobre todo, a la hora de valorar si resulta preferible el registro de una marca española o comunitaria. También cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo español, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, cambie su criterio. Esperemos acontecimientos. 


Autor: Luis Baz

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Una vuelta de tuerca a la caducidad de marcas por falta de uso: la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2012 en el Caso Leno.


La exigencia de uso de la marca comunitaria y su extensión territorial sigue suscitando no pocas controversias. Una reciente Sentencia del TJUE (caso C-149/11) ha venido a proclamar, con cierta solemnidad, que para valorar el requisito del uso efectivo en la Comunidad de una marca comunitaria a efectos de caducidad “debe prescindirse de las fronteras de los Estados miembros“. Esta declaración tan rotunda, sin embargo, no resuelve todas las incógnitas.

El caso pone de nuevo sobre el tapete la vieja cuestión de si el uso de una marca en un solo Estado miembro (en este caso, los Países Bajos) es suficiente para cumplir el requisito del “uso efectivo en la Comunidad”. La cuestión prejudicial trae causa de un procedimiento de oposición ante la Oficina del Benelux en el que se exigió prueba de uso a la parte oponente, pero ya se comprende que la doctrina que encierra la sentencia es aplicable a acciones de caducidad ante la OAMI o reconvenciones de caducidad frente a acciones por violación basadas en marcas comunitarias.

El Tribunal descarta explicitamente, por no constituir actos jurídicos vinculantes, tanto las Directrices de la OAMI como cierta Declaración conjunta que se decantaba por aceptar que el uso en un solo país constituye uso efectivo en la Comunidad. Pero tampoco lo hace para apartarse totalmente de este criterio. La sentencia admite que la marca comunitaria, al gozar de una protección más amplia, debería ser utilizada en un territorio “más vasto que el de un solo Estado miembro“, pero añade inmediatamente que no puede excluirse que en determinadas circunstancias el mercado de los productos y servicios para los que la marca se ha registrado “pueda circunscribirse al territorio de un solo Estado“. 

A la postre el Tribunal se decanta por huir de una norma de minimis; confiesa que es imposible determinar a priori de un modo abstracto la extensión territorial exigible; y delega en el juez nacional la apreciación del carácter efectivo del uso, a la luz del conjunto de hechos y circunstancias de cada cada caso concreto. Según la Sentencia, será necesario demostrar “que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada“, atendiendo al respecto a las caracterísitcas del mercado, la naturaleza de los productos, el ámbito territorial del uso, su extensión cuantitativa o su frecuencia y regularidad. 

Se abre la ocasión ahora para extraer las consecuencias que se infieren de la sentencia y revisar estrategias a propósito de la siempre delicada tarea de optar entre las marcas nacionales y las comunitarias, no sólo a efectos de presentar oposición sino de mantener las propias carteras.



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El TJUE clarifica el marco de actuación de la OAMI en los procedimientos de oposición basados en marcas nacionales

El TJUE en sentencia de 24 de mayo de 2012 (asunto C-196/11), ha estimado el recurso de casación interpuesto por Formula One Licensing B.V. contra la sentencia del Tribunal General que rechazó la oposición formulada por la compañía holandesa sobre la base de sus marcas nacionales y comunitarias en torno al elemento F1 contra la solicitud de la marca figurativa F1-LIVE cursada por la compañía Global Sports Media Ltd.



El Tribunal General entendió que la coincidencia del elemento denominativo F1 en las marcas enfrentadas no bastaba para generar un riesgo de confusión en el público por cuanto que dicho elemento se percibiría como descriptivo en la marca solicitada. El TJUE casa ahora la sentencia del Tribunal General y admite la tesis de la recurrente de que el entendimiento por la OAMI y por el Tribunal General de que el elemento F1 se percibirá como una referencia genérica, equivale a una anulación de facto de las marcas nacionales F1. El TJUE declara en particular, que el examen por la OAMI de la percepción por el público relevante de las marcas enfrentadas no puede en ningún caso desembocar en la declaración de falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional anterior por cuanto que ello sería incompatible con el principio de coexistencia de marcas comunitarias y marcas nacionales y con el art. 8.1(b) del Reglamento de Marca Comunitaria.

Todo ello lleva al TJUE a anular la sentencia recurrida y a devolver el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre la oposición, sin partir de la supuesta falta de carácter distintivo del elemento F1 presente en las marcas anteriores.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2012 en el asunto IP TRANSLATOR revoluciona el mundo de las marcas

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de indicar en el caso “IP TRANSLATOR” (C-307-10) que si se desea proteger todos los servicios o productos de una determinada clase del Nomenclator Internacional de productos y servicios (Arreglo de Niza) mediante la indicación del enunciado general de la clase correspondiente, debe hacerse una indicación expresa al respecto a la hora de solicitar una marca en la UE. De no hacerlo, la marca protegería sólo lo que literalmente significa el enunciado general.  (*)

La sentencia, de fecha 20 de Junio, ha provocado la inmediata reacción de la OAMI, que con la Comunicación del Presidente no. 2/12, que obliga a los solicitantes de marcas comunitarias a hacer esa indicación expresa en caso de que se desee proteger todos los productos y servicios en una clase determinada, en todas las solicitudes presentadas desde el día 21 de Junio pasado.

Nuestra firma, siguiendo la tradición de proteger los intereses de los clientes, ha reaccionado de inmediato y desde esa fecha (21 de Junio de 2012), todas las solicitudes que contienen el enunciado general de una clase del Nomenclator llevan esa indicación expresa al objeto de proteger todo lo incluible en esa clase determinada.

También  desde ese día todas nuestras solicitudes españolas también llevan esa indicación para proteger todo lo incluible en esa clase, salvo que en la orden de presentación se indique lo contrario.


( *) Por ejemplo, como ocurrió en el caso de la sentencia que comentamos, los “servicios de traducción” no quedarían protegidos si se solicita el enunciado general sin hacer la indicación expresa de que se desea proteger todo lo incluible en la clase 41, cuyo enunciado general es “Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”.

Autor: Ramón Cañizares

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ALICANTE AL HABLA: Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de enero de 2012 en el asunto (C-53/11 P) “R10”

En un interesante caso en el que se analizan aspectos procedimentales de las oposiciones y recursos ante la OAMI, Nike International Ltd (Nike) presentó oposición contra la solicitud de Marca Comunitaria “R 10” presentada por D. Aurelio Muñoz (Sr. Muñoz). 

Se da la circunstancia de que con frecuencia los seguidores de fútbol se refieren a los jugadores estrella mediante la unión de la inicial del nombre del juzgador y el número de su camiseta. Entre los años 2003 y 2008, Ronaldinho fue jugador estrella del FC Barcelona, con el núm. 10.


Por este motivo, los propietarios de los derechos del jugador presentaron en oposición contra la solicitud de Marca Comunitaria, con base en un derecho de marca no registrada. Posteriormente, estos derechos fueron transferidos a Nike, que se subrogó como nuevo oponente.

La división de reposición de la OAMI desestimó la oposición porque el nuevo oponente no substanció dentro del plazo oportuno que era el nuevo propietario del derecho que fundamentó la oposición. Posteriormente, la sala de recurso de la OAMI declaró inadmisible el recurso presentado por el Sr. Muñoz porque Nike no había demostrado en el procedimiento de oposición su condición de parte en el procedimiento, por lo tanto, no estaba facultado para interponer recurso.

El Sr. Muñoz acudió al Tribunal General, y éste anuló la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, debido a que los Reglamentos de Marca Comunitaria no contienen una disposición legal expresa relativa a la prueba de la cesión del derecho anterior invocado en apoyo de una oposición. En estas circunstancias, el Tribunal General indicó en su sentencia que las directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI deben ser respetadas ante la ausencia de norma legal. Se da la circunstancia de que en dichas directrices, se establece que si el nuevo titular del derecho anterior informa a la OAMI acerca de la cesión pero no aporta suficientes pruebas al respecto, el procedimiento de oposición debe suspenderse para conceder de nuevo al oponente un plazo de dos meses para presentar las pruebas de la cesión.

Sin embargo, la OAMI recurrió la sentencia del Tribunal General, acudiendo al Tribunal de Justicia. En esta última instancia, el Tribunal de Justicia anuló la Sentencia del Tribunal General porque entendió que sí existe una norma legal que regula la cuestión suscitada (regla 49 del Reglamento de ejecucion), por lo que no se debió acudir a aplicaciones analógicas de otros artículos, ni a las directrices de la OAMI.

La conclusión que podemos sacar de todo esto es que es imperativo que las directrices de la OAMI no contradigan lo estipulado en los Reglamentos, ni se aparten de la práctica real aplicada por los examinadores de dicha Oficina, ya que es una herramienta diaria y fundamental para todo el que pretende ser un experto en procedimientos de Marca Comunitaria.


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