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El significado o la pronunciación de una marca comunitaria en una lengua no oficial de la UE también puede tenerse en cuenta

Normalmente tenemos claros cuáles son los factores que debemos tener en cuenta a la hora de efectuar un examen del riesgo de confusión entre dos marcas, como, por ejemplo, el grado de similitud entre los signos distintivos o entre los productos o servicios designados. También sabemos que para valorar la similitud entre los signos, la valoración se debe hacer desde una triple perspectiva: la fonética, la visual y la conceptual.

Estos son, en definitiva, factores que todo profesional en la materia conoce y aplica a la hora de examinar el riesgo de confusión. Pero, ¿qué sucede cuando estamos ante dos marcas escritas en una lengua no oficial de la Unión Europea? ¿Se debe tener en cuenta también el significado de sus palabras en la lengua de origen o incluso su modo de pronunciación? ¿Cómo debe interpretarse el artículo 9.1 (b) del Reglamento de Marca Comunitaria?


Estas fueron precisamente las dudas que planteó el Tribunal Mercantil de Bruselas al TJUE en la cuestión prejudicial C-147/14 y cuya resolución ha sido finalmente publicada en el día de ayer.

La respuesta del Tribunal de Justicia no admite dudas: para determinar si se debe tener en cuenta o no el significado y la pronunciación de unos términos escritos en una lengua foránea hay que estar a si el público pertinente tiene conocimientos básicos en el idioma en cuestión.


En este caso concreto, las marcas examinadas contenían términos árabes escritos tanto con caracteres latinos como también árabes, y presentaban un elevado grado de similitud desde el punto de vista visual. Sin embargo, si se comparaban desde el punto de vista de la lengua árabe, las marcas presentaban grandes diferencias fonéticas y visuales al tener significados y pronunciaciones sustancialmente diferentes. 

De otra parte, los productos comercializados con las marcas comunitarias eran productos alimenticios de origen eminentemente árabe, de modo que el público pertinente estaría integrado necesariamente por consumidores musulmanes con conocimientos básicos en la lengua árabe escrita.

El TJUE, a la vista de estas circunstancias, llega a la conclusión lógica de que “el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca comunitaria y un signo que abarquen productos idénticos o similares, y que contengan sendos términos árabes dominantes y similares desde el punto de vista gráfico, escritos con caracteres latinos y con caracteres árabes, debe tenerse en cuenta el significado y la pronunciación de esos términos, en un contexto en el que el público pertinente de la marca comunitaria y del signo en cuestión tenga conocimientos básicos de la lengua árabe escrita”.

Una conclusión que se ajusta muy bien a la realidad económica y social de la Unión Europea, un mercado en el que concurren consumidores de todas las nacionalidades y etnias. Esta es seguramente, sin apartarse del sentido literal de la norma, la decisión más acertada.  



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El Tribunal de Justicia devuelve a la OAMI el caso GOLDEN BALLS/BALLON D’OR por la ausencia de examen del requisito de la notoriedad

En 2007 la empresa Golden Balls Limited solicitó dos marcas denominativas con el distintivo GOLDEN BALLS. La primera de las solicitudes se refería a las clases 9, 28 y 41 mientras que la segunda designaba las clases 16, 21, 24. La marca GOLDEN BALLS hace referencia a prendas de ropa deportiva y además posteriormente se otorgó una licencia para denominar de esta forma un concurso emitido en la televisión británica.

A dichas solicitudes se opuso la sociedad francesa Intra-Presse, organizadora del premio al mejor jugador de fútbol del año, en base a su marca comunitaria anterior BALLON D’OR registrada en clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41.

Ballon d’Or
(de Jaime de la Fuente via Wikimedia) 
Las oposiciones fueron examinadas en primera instancia por la División de Oposición de la OAMI las cuales fueron desestimadas totalmente y concedió las marcas solicitadas. Intra- Presse recurrió entonces ambas resoluciones desestimatorias ante la Sala de Recursos de la OAMI. La Sala de Recursos estimó parcialmente los recursos entendiendo que las marcas eran conceptualmente similares y que la mayor parte de los productos y servicios en clases comunes eran idénticos. Únicamente consideró que algunos productos concretos en algunas de estas clases eran diferentes.

Golden Balls recurrió las resoluciones de la Sala de Recursos ante el Tribunal General que, por su parte, entendió que (casos T-437/11 y T-448/11) la similitud conceptual entre ambas marcas era baja ya que, entre otras cosas, para entender que GOLDEN BALLS era similar a BALLON D’OR se requería una traducción previa de la denominación y reconoce la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos.


El 20 de noviembre de 2014 el Tribunal de Justicia resolvió los dos recursos presentados (C-581/13 P y C-581/13 P). En su Sentencia el Tribunal indica que, por lo que respecta a los productos que se habían catalogado como diferentes, se cometió un error de derecho ya que no se tuvo en cuenta el argumento basado en el art. 8.5, es decir, la notoriedad de la marca anterior BALLON D’OR. Como dicho examen no se produjo, el Tribunal de Justicia anula la resoluciones del Tribunal de General y de la Sala de Recursos de la OAMI y le devuelve finalmente el asunto a la OAMI para que valore si la marca es notoria en el territorio comunitario y teniendo esto en cuenta, si habría riesgo de confusión entre el público.


Efectivamente y tal y como aprecia el Tribunal de Justicia en su Sentencia, el Tribunal General no entra a valorar si la marca BALLON D’OR goza o no de notoriedad en el territorio comunitario. Dicho examen goza de una especial relevancia ya que, según el art. 8.5 RMC, si dos marcas son consideradas similares desde el punto de vista denominativo o conceptual pero se aplican a productos o servicios distintos, se deberá denegar el registro de la nueva solicitud de marca si la marca anterior es considerada como notoria y haya una aprovechamiento indebido de dicha notoriedad.

Por otra parte, respecto a la valoración de la similitud conceptual entre  GOLDEN BALLS y BALLON D’OR, es cierto que tal y como indica el Tribunal General, desde la perspectiva del consumidor francés no es inmediata la asociación entre la denominación GOLDEN BALLS y el premio al mejor jugador del año BALLON D’OR. En consecuencia, parece que la apreciación de la confundibilidad entre las marcas sería distinta desde el punto de vista del art. 8.1b –podría no existir riesgo de confusión- o el 8.5 RMC que parece llevaría a entender que efectivamente podría haber un riesgo de conexión y vinculación. Por tanto, habrá que esperar a la nueva valoración por parte de la OAMI del requisito de la notoriedad y su decisión sobre la existencia de riesgo de confusión entre las marcas.




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Nuevo criterio de la OAMI sobre pruebas adicionales presentadas fuera de plazo

El día 2 de junio la OAMI ha modificado las Directrices relativas a los procedimientos de oposición, para reflejar un cambio de jurisprudencia determinado por dos sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en el segundo semestre de 2013. En concreto, se ha adaptado la parte C, secciones 1 (aspectos procesales) y 6 (prueba de uso). Desde ese mismo día, la OAMI está aplicando este nuevo criterio en todos los casos en los que todavía no existe decisión.

Se trata de las sentencias de 18 de julio de 2013, en el asunto C-621/11P, «Fishbone» y de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-610/11P, «Centrotherm», que admiten la validez de pruebas de uso presentadas con posterioridad al plazo otorgado al oponente para ello (es decir, el plazo de presentación de pruebas de uso según la regla 22 del Reglamento de Ejecución), si se cumplen determinadas condiciones.

Estas condiciones son dos: 

  1. – Que en el plazo que se le dio al oponente para presentar la prueba de uso, se presentó alguna prueba, y esa prueba era de algún modo relevante.
  2. .- Que el oponente no está dilatando el procedimiento de forma manifiesta, ni actuando con evidente negligencia.


Ambas sentencias perfilan y dan continuidad a otras anteriores del Tribunal de Justicia como la de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P) que daclaraba que “la toma en consideración por la OAMI de hechos o pruebas presentados extemporáneamente, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración” (apdo 44 de la citada sentencia)

Las facultades discrecionales de la OAMI para que pueda tomar en consideración pruebas presentadas extemporáneamente se amplían salvo que, como indica esta jurisprudencia, no se haya presentado nada relevante en el plazo debido, o existan negligencia o prácticas dilatorias abusivas. En ningún caso la OAMI está obligada a tener en consideración esas pruebas, sino que puede ejercer su discrecionalidad y apreciar si podrían ser admisibles bajo estas condiciones. En caso de no admitirlas por su extemporaneidad debe fundamentar su decisión razonadamente.

Esta práctica es aplicable, además de a los procedimientos de oposición, a los de caducidad y nulidad (de hecho, el caso Centrotherm partió de una solicitud de caducidad).

Un aspecto mejorable es, sin duda, la necesidad de garantizar los medios de defensa de la parte contraria, donde la OAMI no parece haber tomado aún la iniciativa. Concretamente, en el punto 4.5.1 de las Directrices se ha añadido a este respecto simplemente la frase: “if necessary, a second round of observations will be granted”. 

No parece fácil imaginar un procedimiento en el que una parte presente pruebas fuera de plazo y a la parte contraria no se le otorgue el derecho a presentar sus observaciones, teniendo que esperar a lo que decida la OAMI. Es cierto que la ausencia de réplica de contrario no determina que se acepte la prueba como suficiente (sentencia de 7 de junio de 2005, T-303/03, ‘Salvita’, párrafo 79), y ello es tranquilizador, pero animamos a que la OAMI deje constancia en las Directrices que sí dará turno de réplica a esas pruebas extemporáneas. No se van a dar pocos casos, y parece una cuestión importante.



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Forma del producto y obtención de un resultado técnico: ¿Pueden constituir una marca?


El TJ se acaba de pronunciar en una reciente sentencia de 6 de marzo de 2014 (Asuntos acumulados C-337/12P y C-340/12P (sólo disponible en inglés y francés) sobre la interpretación del art. 7.1.e RMC y los requisitos a valorar en aquellas marcas que pueden estar constituidas por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

Yoshida es una empresa japonesa que obtuvo el registro de dos marcas comunitarias para designar  determinados tipos de cubiertos en clase 8 y utensilios de cocina en clase 21:

CTM 001371244
                          

CTM 001372580


                                                



Las marcas se referían en la práctica a una empuñadura para cuchillos recubierta de puntos cóncavos comercializados por Yoshida, como se ve en la imagen reproducida a continuación:

                                      
Imagen obtenida en  www.yoshikin.co.jp

Esta alineación de puntos cóncavos, protegida asimismo por varias patentes, cumplía una función antideslizante para evitar que el cuchillo se resbalase de la mano al cortar.

Las empresas Pi-Design, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S instaron la nulidad de los registros comunitarios ante la OAMI sobre la base de su falta de carácter distintivo y la infracción del art. 7.1.e RMC, es decir, por tratarse de un signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Tras varios recursos el asunto llegó al TJ que se ha pronunciado recordando en primer lugar que los motivos absolutos de denegación del art. 7.1 RMC deberán interpretarse a la luz del interés general e indicando la imposibilidad de conceder a una empresa el monopolio sobre soluciones técnicas o características funcionales de un producto.

A efectos interpretar de forma correcta el art. 7.1.e RMC el TJ indica que es necesario identificar cuáles son las características esenciales de la marca. Para ello, establece que se deberá realizar un estudio caso por caso examinando los distintos tipos de elementos que conforman el signo -teniendo en cuenta además que no existe  una jerarquía entre ellos- y la impresión de conjunto que el signo causará entre el público. Además, el art. 7.1.e RMC se aplicará tanto a las marcas bidimensionales como tridimensionales.

El TJ establece en su pronunciamiento que además de lo anterior hay tener en cuenta otros elementos adicionales como la fecha de solicitud de la marca –para determinar si efectivamente concurrían los motivos de nulidad en dicha fecha-, cómo se utiliza la marca en la práctica desde dicha fecha de solicitud o la existencia de patentes anteriores; circunstancias que el TG no tuvo en cuenta y por lo que incurrió en un error de derecho.

Por la falta de consideración de los elementos anteriormente citados, el TJ devuelve el asunto al TG para su revisión.




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Modernización del sistema marcario de la Unión Europea


En marzo de 2013 la Comisión Europea adoptó diversas propuestas para refundir la Directiva para la armonización del derecho de marcas de la Unión Europea (ahora codificada como Directiva 2008/95/CE) y para la revisión del Reglamento sobre  la marca comunitaria (ahora codificada como Reglamento del Consejo  N.º 207/2009) y el Reglamento relativo a las tasas  (codificado como Reglamento de la Comisión (CE) N.º 2869/95).

Las propuestas no buscan crear un sistema nuevo; en su lugar, pretenden modernizar las disposiciones existentes para que el sistema de registro de marcas de Europa sea más accesible, coherente y eficiente.

Entre las nuevas propuestas se incluyen:

Nueva terminología:
La OAMI cambiará su nombre por el de “Agencia Europea de Diseños y Marcas”  (en inglés “European Union Trade Marks and Designs Agency” o “EUTMDA”) y se modificarán los términos Marca comunitaria y Tribunal de Marca Comunitaria por “Marca Europea” y “Tribunal de Marca Europea”.

Tasas:
Se reducirá el número de clases cubiertas por la tasa de solicitud de MC, pasando de tres clases a una única clase y la tasa de solicitud será menor para reflejar este cambio.

Definición de marca europea:
Se eliminará el requisito que establece que una marca ha de poder ser objeto de una representación gráfica.

Motivos absolutos:
Las marcas que se soliciten en un idioma extranjero no podrán ser consideradas aptas para su protección si se deniega su registro por motivos absolutos al ser traducida a un idioma oficial de un Estado Miembro.

Designación y clasificación de productos y servicios:
Los nuevos textos legales codificarán la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso “IP Translator” (interpretación literal). Los solicitantes deberán especificar los productos y servicios que han de quedar cubiertos en lugar de utilizar el enunciado general de la clase. Los propietarios de MC solicitadas antes del 22 de junio de 2012 dispondrán de un periodo (probablemente de seis meses) para evaluar y reformular la lista de productos y servicios.

Derechos que confiere una Marca Europea:
– Las demandas por violación de una Marca Europea se harán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad (artículo16(1) del acuerdo sobre los ADPIC)
– En los casos de doble identidad y similitud (en relación con los signos y productos y servicios en cuestión) solo importará la indicación de la función de origen (las funciones de publicidad, comunicación e inversión dejarán de merecer protección).
– El uso del nombre comercial de una marca protegida será tratado como una infracción.

–  La defensa del “nombre propio” solo será aplicable a nombres personales. 
 – Los titulares de derechos podrán impedir el uso de sus marcas en publicidad comparativa ilícita.

Protección de indicaciones geográficas y términos tradicionales:
Los motivos de denegación se adaptarán a lo establecido en las leyes europeas con respecto a indicaciones geográficas y términos tradicionales en el mercado vitivinícola y otras especialidades. 
Se prevé expresamente la invocabilidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas por la legislación de la Unión Europea como prohibición relativa de registro y, por tanto, su empleo como posible base de oposición.

Marcas comunitarias de certificación:
Se introducen las marcas comunitarias de certificación, que actualmente existen únicamente en algunos estados miembros a nivel nacional.

Cambios en los procedimientos:
– Los Estados miembro deberán establecer un procedimiento administrativo para la anulación y revocación de marcas registradas (en lugar de procesos judiciales).
– Los exámenes de oficio realizados por las Oficinas Nacionales se limitarán a motivos absolutos. 
– Se eliminará la opción de realizar solicitudes de marcas europeas en las Oficinas Nacionales.

Medidas antipiratería:
–  Los titulares de derechos podrán oponerse al tránsito de mercancías infractoras por el territorio aduanero de la UE, sin importar si las mercancías hubieran sido despachadas a libre práctica. 
– Los titulares de derechos podrán impedir la importación de mercancías infractoras a la UE incluso aunque el expedidor actúe con fines comerciales (con el objetivo de combatir la venta de mercancías falsificadas por Internet).
– Los titulares de derechos podrán impedir la distribución y venta de etiquetas y embalajes que puedan posteriormente utilizarse con mercancías ilícitas

Las marcas como objetos de propiedad:
Incorporación de nuevas normas relativas a la explotación comercial de marcas.


Se espera que las propuestas aquí descritas sean adoptadas formalmente en la primavera de 2014. Una vez se hayan adoptado estas propuestas, los países de la UE deberán incorporar las normas de la nueva Directiva sobre marcas a sus respectivas legislaciones nacionales en un plazo de dos años. En lo que respecta al nuevo Reglamento sobre la marca europea, la mayoría de enmiendas pasarán a
tener efecto tras su entrada en vigor en 2014.



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